朱寶華

淺談發(fā)明構(gòu)思在化合物制備方法創(chuàng)造性審查中的運用

朱寶華?

本文針對化合物制備方法的特點，結(jié)合一個具體案例分析如何運用發(fā)明構(gòu)思進行創(chuàng)造性審查，并與機械運用“三步法”的審查結(jié)果進行比較，闡述如何立足發(fā)明構(gòu)思，正確運用“三步法”進行創(chuàng)造性審查。

創(chuàng)造性 發(fā)明構(gòu)思 三步法

一、創(chuàng)造性審查的一般原則和方法

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章中規(guī)定的創(chuàng)造性審查原則指出，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應當審查發(fā)明是否具有顯著的進步。在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。創(chuàng)造性審查要站位本領域技術(shù)人員，運用現(xiàn)有技術(shù)進行創(chuàng)造性分析說理。創(chuàng)造性審查最重要的是我們是否在掌握了現(xiàn)有技術(shù)和正確理解發(fā)明的基礎上，能夠正確運用現(xiàn)有技術(shù)還原發(fā)明形成過程并進行分析說理，讓申請人接受我們對創(chuàng)造性審查意見和結(jié)論。

“三步法”審查創(chuàng)造性包括首先要確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎。然后確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務。最后判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）。

二、目前創(chuàng)造性審查中存在的問題

根據(jù)多年的審查實踐，筆者總結(jié)目前在創(chuàng)造性審查中通常存在以下問題。

（1）創(chuàng)造性評判意識不強，有時仍然用事實認定條款《專利法》26條3款和26條4款代替創(chuàng)造性審查，沒有堅持以三性評判為主線的審查。

（2）檢索時沒有考慮整體發(fā)明構(gòu)思，僅按照技術(shù)特征檢索，導致最接近對比文件選擇有誤。

（3）沒有站位本領域技術(shù)人員，對現(xiàn)有技術(shù)整體狀況了解不夠，導致還原發(fā)明能力不足。

（4）沒有真正讀懂本申請和對比文件，不能準確把握發(fā)明實質(zhì)和智慧貢獻。

（5）權(quán)利要求的解讀能力不足，有時候?qū)⒄f明書的內(nèi)容加到權(quán)利要求中加以考慮。

（6）機械僵化地使用三步法，只注重技術(shù)特征對比，忽略發(fā)明構(gòu)思的對比。

（7）沒有真正回到發(fā)明原點進行評判，常常犯事后諸葛專屬。

（8）對現(xiàn)有技術(shù)是否存在啟示的認定有誤，濫用公知常識和常規(guī)技術(shù)手段。

三、運用發(fā)明構(gòu)思的審查方法

為了解決上述問題，更加客觀準確地評判創(chuàng)造性，本文提出運用發(fā)明構(gòu)思進行創(chuàng)造性評判的方法。運用發(fā)明構(gòu)思的審查方法是對“三步法”的進一步完善，不是與“三步法”相孤立，而是將發(fā)明構(gòu)思融入到“三步法”中，準確認定該申請及對比文件的技術(shù)事實，避免機械地運用三步法。該方法包括確定發(fā)明所屬的技術(shù)領域，了解現(xiàn)有技術(shù)存在的問題以及該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、解決該問題采用的手段以及產(chǎn)生的效果，如果現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)有了類似的解決問題的方法，而且技術(shù)效果也差不多，那么這個方法可能不具備創(chuàng)造性。如果解決方法相差很大，而且確有技術(shù)效果，可能就有創(chuàng)造性。

正確把握發(fā)明構(gòu)思需要從申請文件中準確理解以下三個方面：一是了解發(fā)明是怎么想的？即找出發(fā)明要解決的技術(shù)問題。二是了解發(fā)明是怎么做的？即發(fā)明為了解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段。三是看發(fā)明做得如何？即通過說明書的記載確定產(chǎn)生的技術(shù)效果如何。在授權(quán)時要有三問：一問申請人想要什么——原始權(quán)利要求；二問審查員給了什么——授權(quán)權(quán)利要求；三問審查員為什么給——與現(xiàn)有技術(shù)相比該申請作出了什么樣的智慧貢獻，與權(quán)利要求的保護范圍是否匹配？

四、化合物制備方法的主要特點

化合物制備方法的申請大部分集中在工藝的細小改進上，具有步驟多、流程長、技術(shù)特征多的特點，不好檢索。通?，F(xiàn)有技術(shù)文獻較多，有的公開了同一產(chǎn)品的相同制備方法但沒有公開具體的操作流程，有的公開了具體的流程但可能原料和產(chǎn)品不同，或者各個步驟或其類似步驟分散在多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻中等。另外由于區(qū)別技術(shù)特征多，在審查實踐中難以選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，難以確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。使得這類案件有時用“三步法”很難準確評判創(chuàng)造性，可以采用發(fā)明構(gòu)思法進行評判。

在有機化工領域，記載了催化劑、原料上位概念的方法類權(quán)利要求是常見的一類權(quán)利要求。通過審查員對創(chuàng)造性的評判或者申請人對有關(guān)創(chuàng)造性的意見陳述，這類權(quán)利要求的創(chuàng)造性常常能夠獲得認可。但是，由于權(quán)利要求中記載的催化劑、原料等特征的定義范圍較寬，而說明書中卻提供了少量真正有效果的實施例，對于這樣的申請應當以部分方案有效果不足以使得整個權(quán)利要求都具備創(chuàng)造性為由，讓申請人將權(quán)利要求加以進一步限定，解決以前用支持條款評述的問題，使得審查意見更具有說服力。

五、結(jié)合案例如何運用發(fā)明構(gòu)思審查創(chuàng)造性

【案例】一種催化合成乙二醇的方法

（一）申請概況

1.現(xiàn)有技術(shù)及存在的問題：乙二醇（EG）是一種重要的石油化工基礎原料。目前國內(nèi)外大型乙二醇生產(chǎn)都采用直接水合法亦稱加壓水合法的工藝路線：環(huán)氧乙烷和水，缺點：生產(chǎn)工藝流程長、設備多、能耗高，直接影響乙二醇的生產(chǎn)成本。以合成氣為原料直接合成乙二醇、甲醛縮合合成乙二醇以及甲醛羰基化合成乙二醇都有較多文獻報道，但以甲醛、一氧化碳和氫氣為原料一步合成乙二醇相對研究較少。

2.該申請發(fā)明目的：提供一條經(jīng)濟合理，以三聚甲醛為原料合成乙二醇的清潔生產(chǎn)工藝路線。

3.權(quán)利要求書：

權(quán)利要求1：一種催化合成乙二醇的方法，其特征在于該方法以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機化合物為催化劑，以離子液體為溶劑，在反應溫度70～200℃，反應壓力為2～10MPa，反應時間4～24h的條件下進行；其中所述的離子型銠金屬有機化合物催化劑分子式如下（略）：其中雙齒配體可以是（雙二苯基磷乙烷）或（雙二苯基胂乙烷）；其中的Rh為金屬銠。

權(quán)利要求2：引用權(quán)1，限定所述的離子型金屬銠有機催化劑采用以下方法制備（略）。

權(quán)利要求3：引用權(quán)1，限定所述的溶劑離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽并寫明其制備方法（略）。

4.技術(shù)效果：反應產(chǎn)物分離簡單，催化劑可重復使用，乙二醇收率57%左右，選擇性70%左右。

（二）機械運用三步法評判創(chuàng)造性的過程

審查員以三聚甲醛、甲醛、合成氣、一氧化碳、氫氣、乙二醇和銠為關(guān)鍵詞以及相關(guān)分類號檢索到2篇對比文件：對比文件1：US4405821“制備乙縮醛和/或乙二醇的方法”；對比文件2：中文期刊“非石油路線合成乙二醇方法評述 ”。

審查員將該申請與對比文件的技術(shù)特征進行對比見表1。

表1 該申請與對比文件的技術(shù)特征對比表

審查員在“第一次審查意見通知書”中指出對比文件1公開了一種乙二醇的方法，并具體公開了以下的技術(shù)特征“將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇”（參見對比文件1的權(quán)利要求21）；該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別在于：該發(fā)明原料為三聚甲醛，對比文件的原料為甲醛，另外銠催化劑的配體和反應溶劑的不同，這些區(qū)別特征中，特征“原料為三聚甲醛”已被對比文件2公開（參見對比文件2的第36頁1.2.1甲醛氫甲?；ú糠郑?，且所起的作用相同，都是用于反應原料，也就是說對比文件2給出了將上述技術(shù)特征用于該對比文件1以解決其技術(shù)問題的啟示。另外，本領域技術(shù)人員根據(jù)不同的反應原料和條件將選擇不同配套的銠催化劑和反應溶劑。由此可知，在對比文件1的基礎上結(jié)合對比文件2，得出該權(quán)利要求的技術(shù)方案，對本技術(shù)領域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，因此該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，因而不具備創(chuàng)造性。

申請人答復“第一次審查意見通知書”時，不同意審查員觀點，認為對比文件1和2的催化劑與該申請不同，解決的技術(shù)問題也不同，強調(diào)該申請使用特定的催化劑和反應溶劑，實現(xiàn)反應與分離同時進行。

審查員繼續(xù)發(fā)出“第二次審查意見通知書”，指出不支持問題。認為權(quán)利要求1中“離子液體”范圍太大，而說明書實施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基）。

申請人答復“第二次審查意見通知書”時指出，將權(quán)利要求3的內(nèi)容并入到權(quán)利要求1中。即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”。

審查員予以授權(quán)。

（三）正確運用發(fā)明構(gòu)思的審查思路

從上述（二）的評判過程，可以看出審查員機械地運用“三步法”，沒有準確把握該申請和對比文件的事實，只進行技術(shù)特征的對比，沒有分析各技術(shù)特征所起的作用，從而不能真正地把握本申請的發(fā)明實質(zhì)和技術(shù)貢獻，導致創(chuàng)造性評判不準確。那么如何正確運用發(fā)明構(gòu)思來評判創(chuàng)造性？具體包括以下幾個步驟：

1.認真閱讀發(fā)明，提煉發(fā)明構(gòu)思

該發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供一種簡潔、經(jīng)濟、高效催化合成乙二醇的方法；所采用的技術(shù)手段是以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機化合物為催化劑，以離子液體為反應介質(zhì)；產(chǎn)生的技術(shù)效果：實施例部分以1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽，1-丙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽和1-正丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽為離子液體溶劑，以權(quán)利要求1中的特定銠為催化劑進行反應，乙二醇選擇性70%左右，收率57%左右。

2.準確把握發(fā)明實質(zhì)和智慧貢獻

（1）以特定的離子液體為反應介質(zhì)，這樣可以使特定的離子型催化劑有效的分散在反應介質(zhì)中，從而提高其催化效率；

（2）由于一氧化碳和氫氣在離子液體中的溶解性能遠高于在普通溶劑中的溶解性，因此有利于使反應條件更溫和；

（3）由于產(chǎn)物乙二醇在高溫下溶于離子液體，而在室溫下完全不溶于離子液體，這就使產(chǎn)物的分離變得簡單；

（4）反應結(jié)束后離子型銠金屬有機化合物催化劑仍在離子液體中，因此不需分離即可重復使用，使得原本復雜的催化劑分離與循環(huán)使用問題得到有效解決。

3.進一步了解對比文件的發(fā)明構(gòu)思

對比文件1：US4405821，涉及的技術(shù)領域是制備乙縮醛和/或乙二醇的方法；要解決的技術(shù)問題：提高乙縮醛的收率；所采用的技術(shù)手段：將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇，改進之處在于第一步反應中加入氧化膦，銠催化劑為常用的銠催化劑，與該發(fā)明不同；產(chǎn)生的技術(shù)效果：提高了乙縮醛的收率和甲醛的轉(zhuǎn)化率。

對比文件2：中文期刊綜述，僅公開了以三聚甲醛為原料，以銠配合物為催化劑進行甲醛氫甲?；ê铣梢叶?，沒有具體公開反應條件，催化劑與本申請不同。

4.發(fā)明構(gòu)思對比見表2

表2 該申請與對比文件的發(fā)明構(gòu)思對比表

從上面的發(fā)明構(gòu)思對比可以看出，對比文件1與該申請解決的技術(shù)問題、所采用的技術(shù)手段和達到的技術(shù)效果均不相同，因此可以初步判斷本申請具備創(chuàng)造性。

5.判斷擬授權(quán)的范圍與技術(shù)貢獻是否相匹配

（1）權(quán)利要求1要求保護的 “離子液體為溶劑”的全部技術(shù)方案是否均具備創(chuàng)造性？

（2）說明書中僅提到“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基是乙基、丙基或正丁基） ”，其他離子液體是否也能實現(xiàn)本發(fā)明的效果？

經(jīng)審查，說明書實施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基），本領域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)無法確定其他離子液體也能實現(xiàn)該發(fā)明的效果，因此權(quán)利要求1要求保護的 “離子液體為溶劑”的技術(shù)方案不都具備創(chuàng)造性。申請人如果修改，將權(quán)利要求3的內(nèi)容并入到權(quán)利要求1中，即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”，本申請即可授權(quán)。

（四）該案給出的啟示

評述創(chuàng)造性需要把握發(fā)明實質(zhì)，不能簡單對比技術(shù)特征的不同，對于區(qū)別特征（不同的催化劑和溶劑）所起的作用應當加以分析。要對整個權(quán)利要求的保護范圍審查是否都具有創(chuàng)造性。

六、總 結(jié)

基于以上分析和探討，筆者認為立足發(fā)明構(gòu)思，正確運用“三步法”進行創(chuàng)造性審查應遵循以下原則。

（一）立足發(fā)明構(gòu)思，正確運用“三步法”

1.“最接近現(xiàn)有技術(shù)”的選取

最接近的現(xiàn)有技術(shù)應依據(jù)發(fā)明構(gòu)思進行選擇，不能以公開技術(shù)特征的多少來衡量。僅從技術(shù)領域或技術(shù)特征出發(fā)，可能造成“最接近現(xiàn)有技術(shù)”的選取不當，還要結(jié)合發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果來選取相同或相近發(fā)明構(gòu)思的現(xiàn)有技術(shù)。

2.區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的確定

不能僅僅從區(qū)別特征的作用來確定實際解決的技術(shù)問題，要將區(qū)別特征放在發(fā)明的整體中看待，不能脫離了發(fā)明構(gòu)思來確定解決的技術(shù)問題。不能僅進行技術(shù)特征的對比，而忽視了發(fā)明構(gòu)思的對比。要全面考慮特征之間的聯(lián)系，不能孤立地看待各個技術(shù)特征。

3.創(chuàng)造性的判斷

要還原發(fā)明來源的思維過程，回到發(fā)明原點進行整體評判。避免特征的割裂，重視技術(shù)方案和技術(shù)效果的整體性，全面客觀地考量發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻所在。發(fā)明構(gòu)思與“三步法”的有機結(jié)合，無論是否采用“三步法”的方式評述都應該緊緊把握發(fā)明構(gòu)思。

（二）運用發(fā)明構(gòu)思評判創(chuàng)造性的思路

（1）確定本申請的權(quán)利要求保護范圍。

（2）認真閱讀說明書，分析該申請要解決的技術(shù)問題，解決該技術(shù)問題采用的技術(shù)手段和實際取得的技術(shù)效果，準確把握發(fā)明實質(zhì)和智慧貢獻，提煉出該申請的發(fā)明構(gòu)思。

（3）在檢索中運用發(fā)明構(gòu)思，選好最接近的對比文件。

（4）讀懂對比文件要解決的技術(shù)問題，解決該技術(shù)問題采用的技術(shù)手段和技術(shù)效果，提煉出對比文件的發(fā)明構(gòu)思。

（5）比較該申請和對比文件的發(fā)明構(gòu)思是否相同，初步判斷創(chuàng)造性。

（6）依據(jù)說明書實際公開的內(nèi)容，確定權(quán)利要求保護的所有技術(shù)方案是否都能達到所述的技術(shù)效果以及整個權(quán)利要求是否都具備創(chuàng)造性。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局化學發(fā)明審查部。