文 肖恩?科林、康拉德 ?C?皮茨 翻譯《法人》記者 李立娟

知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查權(quán)如何合理行使

文 肖恩?科林、康拉德 ?C?皮茨 翻譯《法人》記者 李立娟

涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查不只是一個(gè)技術(shù)性的法律過程。在實(shí)踐的過程中，這個(gè)過程充斥在客戶的每一個(gè)業(yè)務(wù)流程程中。一旦整合，客戶最寶貴的資產(chǎn)—知識(shí)產(chǎn)權(quán)，將會(huì)得到更好的保護(hù)

對一些以知識(shí)產(chǎn)權(quán)收購和許可為首要經(jīng)營目標(biāo)的跨國公司來說，知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以說是整個(gè)公司的血液。通過這些交易的管理，律師們可以幫助他們的客戶增加其所需的價(jià)值。

那些未能把握這些挑戰(zhàn)的人，或許不能得到其所想要的結(jié)果。而對于那些提前重視這些問題的人，則可以避免潛在的災(zāi)難。因此，對這種交易策略過程中的盡職調(diào)查至關(guān)重要。這一過程的執(zhí)行情況，對公司內(nèi)部律師意味著明顯的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，而“做出正確的選擇”是公司內(nèi)部律師唯一的路徑。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查離不開內(nèi)部律師

在實(shí)踐中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查權(quán)可以通過外部律師的“放棄合法權(quán)利”來實(shí)現(xiàn)，這與知識(shí)產(chǎn)權(quán)與企業(yè)并購后的利益息息相關(guān)?，F(xiàn)實(shí)中，經(jīng)常發(fā)生公司內(nèi)部律師因?yàn)橹R(shí)匱乏而將盡職調(diào)查外包給外部律師的情形。

然而，外部律師的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)是異常重要的，其不應(yīng)對公司內(nèi)部律師交易產(chǎn)生影響，因?yàn)閮?nèi)部律師對交易業(yè)務(wù)更為熟悉而非外部律師。

為此，筆者總結(jié)了數(shù)百個(gè)涉及數(shù)億美元日常交易過程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)，通過這些經(jīng)驗(yàn)，可以輕易得到這樣的結(jié)論：盡管知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一個(gè)相當(dāng)專業(yè)的問題，但是在本質(zhì)上，它與其他資產(chǎn)的并購案件是相似的，其他資產(chǎn)的審查購買問題同樣適用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

其中最核心的幾個(gè)問題是：資產(chǎn)標(biāo)的物的轉(zhuǎn)移是否合法？標(biāo)的物的法律性質(zhì)和權(quán)利屬性？在標(biāo)的物的司法管轄權(quán)內(nèi)，標(biāo)的物的合法權(quán)利有哪些限制？客戶本身是否滿足這些權(quán)利的范圍？標(biāo)的物以及合法權(quán)利是否滿足客戶收購后的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)？

前三個(gè)問題可以由外部律師進(jìn)行解決，因?yàn)樗麄冊诮灰椎乃痉ü茌牂?quán)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用懷疑。然而，對于最后兩個(gè)問題的解決，關(guān)于客戶經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，內(nèi)部律師恐怕更加適合。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查過程，可以反映企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新管理。這種價(jià)值不僅僅體現(xiàn)在資產(chǎn)標(biāo)的物是什么，更多時(shí)候體現(xiàn)在其如何使用以及商業(yè)化的過程中，而且這種效益可以隨著時(shí)間進(jìn)一步延續(xù)。

因此，一個(gè)合格的盡職調(diào)查過程并不是僅僅考量知識(shí)產(chǎn)權(quán)“是什么”，更應(yīng)該考慮在其司法管轄權(quán)內(nèi)知產(chǎn)潛在權(quán)利的擴(kuò)展，即“可以做什么”?；谶@個(gè)原因，戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)的分析需要對客戶效益都熟悉的內(nèi)部律師進(jìn)行思量。

這就解釋了為什么把整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查過程全部外包給外部律師很少卓有成效的原因。通常交易的各方并沒有意識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律層面的闡述以及標(biāo)的物的合法性，與客戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)商業(yè)化的合法轉(zhuǎn)化是大為不同的。內(nèi)部律師的能力在盡職調(diào)查的過程中異常重要。

內(nèi)部律師在盡職調(diào)查過程的最佳實(shí)踐

對任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查過程是直接而系統(tǒng)的。遵循系統(tǒng)性將會(huì)建立一個(gè)直觀的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析，對內(nèi)部律師及企業(yè)都大有益處。

在每個(gè)步驟的最后，可以建立一個(gè)“缺陷列表”來記錄每個(gè)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)的禁止情況，這就好像一個(gè)準(zhǔn)許列表的功能。接下來介紹的系統(tǒng)會(huì)幫助內(nèi)部律師在緊跟每個(gè)步驟后，更加迅速地訪問相關(guān)數(shù)據(jù)，并分析和決策公司是否應(yīng)該繼續(xù)抑或是結(jié)束交易。這種逐步的分析過程降低了成本并提高了效率。它充斥在交易的每個(gè)步驟中，提高了交易的價(jià)值。

即使是以科技為主的交易，這一過程或也許會(huì)促進(jìn)相關(guān)的商業(yè)機(jī)密、公開說明材料的版權(quán)或生產(chǎn)過程中以及與品牌的價(jià)值，避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值被誤導(dǎo)。因?yàn)樵谝恍┙灰字?，品牌可能更多像域名一樣，體現(xiàn)在其潛在價(jià)值中。

而且，通過正確的盡職調(diào)查，你或許會(huì)發(fā)現(xiàn)，交易的真正價(jià)值或許不在于專利、版權(quán)以及商標(biāo)的形式，而存在于未被保護(hù)的創(chuàng)新或者是以商業(yè)秘密形式存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。因此，任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查，需要檢查所在國家及管轄權(quán)內(nèi)實(shí)際或潛在形式存在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

以下介紹的步驟，適用于所有的國企以及私企：

確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的范圍、交易的潛在主體及其法律保護(hù)、專利、商業(yè)秘密等類別。

確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)在資產(chǎn)中的出處，是公司內(nèi)部員工創(chuàng)造的，或是由外部的收購、許可、聯(lián)合開發(fā)抑或是其他方式而來，并確定所有發(fā)明人/創(chuàng)造者的名稱，地位和法人實(shí)體，以及發(fā)明的時(shí)間和地點(diǎn)。

確保合同標(biāo)的上權(quán)利的合法性；雇傭合同中進(jìn)行排他的限制以及不可雇傭競爭對手員工的條款，明確雇傭關(guān)系以及標(biāo)的物轉(zhuǎn)讓權(quán)利義務(wù)等，并且對相類似的權(quán)利進(jìn)行審核，明確可能會(huì)對知產(chǎn)標(biāo)的物產(chǎn)生影響的權(quán)利。

經(jīng)過上述的評估后，對于潛在的可能具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的資產(chǎn)，在相關(guān)國家進(jìn)行一系列的注冊，如專利、版權(quán)、域名、商標(biāo)。注冊并不僅僅是記錄在案，更重要的是對抵押權(quán)以及財(cái)產(chǎn)權(quán)的注冊（在美國，需要進(jìn)行UCC1搜索，以確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的標(biāo)的是否已經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益化與運(yùn)營）。

如果在交易的發(fā)生國，知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以作為交易的標(biāo)的物，比較上述步驟的搜索結(jié)果與交易的目的，也就是說，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的登記及許可范圍可以反映出實(shí)際的經(jīng)營許可范圍。

比較專利的范圍以及專利可覆蓋的范圍，并確定專利所覆蓋的技術(shù)在市場上的優(yōu)勢及專利所帶來的商業(yè)價(jià)值（比如商業(yè)秘密、版權(quán)等）。

如果專利糾紛被牽扯到訴訟中，任何已經(jīng)注冊的專利都是極具有價(jià)值的存在，因?yàn)樽缘闹a(chǎn)是起訴審查的文件根據(jù)，足夠的證據(jù)及可供支持的證據(jù)記錄在案，可以大大增加勝訴的空間。

要求及重新審查內(nèi)部律師關(guān)于交易所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其相關(guān)搜索。

要求及重新審查案件所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文書、信件以及與知產(chǎn)相關(guān)的接受和反饋的相關(guān)內(nèi)容。

如果有的話，確定交易知識(shí)產(chǎn)權(quán)所涉及國家的警務(wù)以及執(zhí)法系統(tǒng)是否到位。

對于交易標(biāo)的價(jià)值存在爭議的，要么請求交易標(biāo)的的內(nèi)部律師就專利或商標(biāo)發(fā)表相關(guān)專業(yè)意見（這需要不同國家的內(nèi)部律師按照國家情況，因地制宜地進(jìn)行解釋），要么就相關(guān)的爭議問題聘請專業(yè)的法律顧問進(jìn)行解答。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的整合難題

對于上述問題，有一個(gè)替代性的解決方案，除去交易標(biāo)的物說明或要求意見的干擾，根據(jù)相關(guān)的搜索確定所涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，并不僅僅是一個(gè)事實(shí)收集和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估過程那么簡單。如果并不存在任何的法律保護(hù)，或者如果在交易的過程中或潛在的侵權(quán)危險(xiǎn)會(huì)因過多的信息收集而增加風(fēng)險(xiǎn)，或者你以為意識(shí)到第三者侵權(quán)從而不立即實(shí)施收購但是怠于解決問題，這些情況的分析或許會(huì)提供交易停止的關(guān)鍵信息。

對于專利和商標(biāo)的價(jià)值存在爭議的，如果注冊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)能夠在跨國收購后在交易國家雙方體現(xiàn)更多商業(yè)上的價(jià)值，以及標(biāo)的物能夠得到更多保護(hù)，應(yīng)根據(jù)這些進(jìn)行相關(guān)的搜索后再進(jìn)行決策（如已注冊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否能覆蓋現(xiàn)有或預(yù)期的商業(yè)用途）。

根據(jù)上述的問題起草相關(guān)文件，以及確保內(nèi)部律師將上述交易標(biāo)的物所涉及的問題反饋在最終的陳述文件中。

上述問題的各步驟可由公司內(nèi)部律師、外部律師各自獨(dú)立，抑或是由兩者與團(tuán)隊(duì)成員共同完成。如果這一過程能夠嚴(yán)格地進(jìn)行規(guī)劃，聘請外部律師的花費(fèi)以及內(nèi)部律師的時(shí)間效率都可進(jìn)行最為有效的控制。按照上述步驟，圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的關(guān)鍵問題將在盡職調(diào)查過程中逐一得到解決，資源的最有效利用以及風(fēng)險(xiǎn)的最小化控制也將迎刃而解。

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