◇胡婧冉

論我國立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的完善

◇胡婧冉

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.027

立體商標(biāo)因其具有的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)，成為備受追捧的研究對(duì)象。但是現(xiàn)實(shí)中對(duì)于立體商標(biāo)認(rèn)定的難度較大，其中最重要的問題就是如何判斷商標(biāo)是否具有顯著性。本文通過闡述商標(biāo)顯著性的一般性理論，進(jìn)而分析了立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的現(xiàn)實(shí)困難，并通過介紹美國與歐盟的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國目前對(duì)于立體商標(biāo)顯著性的立法規(guī)定，從立法與實(shí)踐兩個(gè)方面提出了相關(guān)的建議。立法方面建議區(qū)分立體商標(biāo)的不同種類，并且明確固有顯著性與獲得顯著性的實(shí)踐應(yīng)用；實(shí)踐方面建議從消費(fèi)者、廠商與競爭者三個(gè)角度綜合判斷立體商標(biāo)是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結(jié)合，多角度的判斷立體商標(biāo)顯著性這一問題。

立體商標(biāo)；顯著性；顯著性判斷

一、商標(biāo)顯著性概述

相較于傳統(tǒng)平面商標(biāo)的表達(dá)限制，立體商標(biāo)在表現(xiàn)商品特性方面具有直觀性和具象性等優(yōu)勢(shì)，更能博得眼球。正是由于這些優(yōu)點(diǎn)，自從2001年我國《商標(biāo)法》對(duì)立體商標(biāo)予以規(guī)定后，立體商標(biāo)在應(yīng)用和推廣上迅速發(fā)展。但是實(shí)踐中仍然存在著立體商標(biāo)認(rèn)定難度較大的困境。由于商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生的前提條件就是商標(biāo)要具有顯著性，而商標(biāo)保護(hù)的內(nèi)容就在于維護(hù)其顯著性，所以，立體商標(biāo)的認(rèn)定中最關(guān)鍵的問題就是如何判斷商標(biāo)是否具有顯著性。

（一）商標(biāo)顯著性的概念

商標(biāo)是經(jīng)營者用來標(biāo)識(shí)其提供的商品或服務(wù)，并將該商品或服務(wù)區(qū)別于其他經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)。商標(biāo)標(biāo)識(shí)經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)的屬性被稱為商標(biāo)的標(biāo)識(shí)性，商標(biāo)將經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)與其他經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)相區(qū)別的屬性，被稱為商標(biāo)的區(qū)別性，商標(biāo)的顯著性就是商標(biāo)標(biāo)識(shí)性和區(qū)別性的統(tǒng)稱。

（二）商標(biāo)顯著性的分類

首先，根據(jù)商標(biāo)顯著性取得方式的不同，商標(biāo)顯著性可以分為固有顯著性和獲得顯著性。所謂固有顯著性，是指一個(gè)標(biāo)志由于其創(chuàng)造性或者正確使用而具有天然的顯著特征，而獲得顯著性是指一個(gè)本身缺乏固有顯著性的標(biāo)志，經(jīng)過長期連續(xù)不間斷地使用而產(chǎn)生的新的含義，具備了標(biāo)識(shí)商品與服務(wù)來源的功能。區(qū)分固有顯著性與獲得顯著性的合理性在于使用者對(duì)于一個(gè)原本不具有固有顯著性的公有領(lǐng)域中的詞匯長期投資，花費(fèi)了人力、物力，最終在消費(fèi)者中建立起了該詞語指示商品來源的功能，應(yīng)當(dāng)對(duì)于使用者的這種行為予以回報(bào)，一方面是對(duì)使用者長期投資行為取得良好結(jié)果的認(rèn)可，另一方面通過使用擴(kuò)大了商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)志的資源，有利于維護(hù)經(jīng)營者的利益，即“第二涵義”。其次，商標(biāo)顯著性還有事實(shí)顯著性和法律顯著性的劃分。從最近幾年歐盟的判例來看，判斷商標(biāo)顯著性的視角從消費(fèi)者處移到了競爭政策問題，也就是競爭者是否有使用該標(biāo)識(shí)的需要。這也就是事實(shí)上的顯著性和法律上的顯著性的劃分標(biāo)準(zhǔn)，即從消費(fèi)者是否能從商標(biāo)處獲得標(biāo)識(shí)與區(qū)分商品的信息這種角度來判斷顯著性是事實(shí)的顯著性，而從競爭政策來看這個(gè)問題就是法律上的顯著性。在此基礎(chǔ)上，美國將商標(biāo)細(xì)分為臆造商標(biāo)、任意商標(biāo)、暗示商標(biāo)和敘述商標(biāo)。

二、我國立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的現(xiàn)實(shí)困境

繼2007年北京市第一中級(jí)人民法院撤消商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)費(fèi)列羅商標(biāo)的駁回申請(qǐng)決定書之后，費(fèi)列羅案作為國內(nèi)法院認(rèn)定的首例立體商標(biāo)受到了廣泛關(guān)注。而對(duì)于立體商標(biāo)如何認(rèn)定也成為一個(gè)難題，究其原因主要有以下幾點(diǎn)：

（一）立體商標(biāo)在固有顯著性和獲得顯著性上的判斷均存在困難

首先，對(duì)于產(chǎn)品外形或外觀設(shè)計(jì)與產(chǎn)品包裝來說，本就屬于產(chǎn)品的一部分，消費(fèi)者見到產(chǎn)品不同的外形只會(huì)將之與產(chǎn)品的性能、作用聯(lián)系起來，因而不具備固有顯著性，只能通過判斷其是否有“第二含義”來認(rèn)定是否存在獲得顯著性；而且，對(duì)于商品外包裝來說，雖說可能具備固有顯著性，但是對(duì)于這種具備條件的舉證也很困難。其次，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣將文字商標(biāo)和圖形商標(biāo)作為標(biāo)識(shí)商品來源的標(biāo)志，當(dāng)他們看到不屬于相關(guān)商品常用的詞語時(shí)，自然會(huì)認(rèn)為這是商品特有的標(biāo)識(shí)，商標(biāo)從而具有顯著性，由此，立體商標(biāo)的取得顯著性并沒有傳統(tǒng)平面商標(biāo)那樣具有優(yōu)勢(shì)。

（二）立體商標(biāo)顯著性與外觀設(shè)計(jì)新穎性在判斷標(biāo)準(zhǔn)上存在競合性

我國《專利法》第二條和第二十三條規(guī)定，新穎性是外觀設(shè)計(jì)取得專利保護(hù)的前提條件，它要求外觀專利與申請(qǐng)日以前的設(shè)計(jì)有明顯區(qū)別，這一點(diǎn)與立體商標(biāo)顯著性的判斷要點(diǎn)契合。而對(duì)外觀設(shè)計(jì)是否近似的判斷應(yīng)當(dāng)以一般消費(fèi)者的判斷為標(biāo)準(zhǔn)，是要考察外觀設(shè)計(jì)整體上是否具有顯著影響，如果沒有顯著影響，那么前后兩個(gè)外觀設(shè)計(jì)就是近似的。這里判斷外觀設(shè)計(jì)新穎性的顯著影響要素與立體商標(biāo)的顯著性要素難以區(qū)分，都是要求具有顯著性，能夠?qū)⒉煌臉?biāo)志區(qū)分開來，那么這兩者之間又有何區(qū)別，判斷要素是否相同，這都是實(shí)踐中判斷的難點(diǎn)。

（三）立體商標(biāo)顯著性與作品獨(dú)創(chuàng)性難以區(qū)分

作品的獨(dú)創(chuàng)性是著作權(quán)保護(hù)的核心概念，因?yàn)橹鳈?quán)在作品完成之時(shí)就產(chǎn)生并且受到保護(hù)，并不像專利與商標(biāo)一樣需要注冊(cè)才行，所以獨(dú)創(chuàng)性的要求就顯得尤為重要。按照《著作權(quán)法實(shí)施條例》的解釋，創(chuàng)作是一種智力活動(dòng)，必須由作者的智力投入其中才算創(chuàng)作，作品才可稱為有獨(dú)創(chuàng)性。在我國，對(duì)于獨(dú)創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn)可以區(qū)分為“質(zhì)”和“量”兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，“量”的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)確定，即是必須由作者獨(dú)立創(chuàng)作完成，而對(duì)于“質(zhì)”的標(biāo)準(zhǔn)，眾說紛紜，但是需要具備“最低限度的創(chuàng)造性”是一定的。而立體商標(biāo)的顯著性在某種程度上與獨(dú)創(chuàng)性很難區(qū)分，在國外判例中就有規(guī)定認(rèn)為具有顯著性的立體商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是本行業(yè)不常見的三維標(biāo)志，所以立體商標(biāo)顯著性在某種程度上與獨(dú)創(chuàng)性很難區(qū)分。在我國曾經(jīng)發(fā)生的ZIPPO打火機(jī)案和費(fèi)列羅案都說明了我國關(guān)于立體商標(biāo)認(rèn)定的經(jīng)驗(yàn)不足，容易將作品獨(dú)創(chuàng)性與立體商標(biāo)顯著性混淆。比如在費(fèi)列羅案中，被告商標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為費(fèi)列羅巧克力的外形是常見的外形，不具備顯著性，同樣法院最后認(rèn)定由于其不具備本行業(yè)所常規(guī)選擇范圍之內(nèi)，具有顯著性。由此可以看出，我國實(shí)踐中并不能將立體商標(biāo)顯著性與作品獨(dú)創(chuàng)性很好地區(qū)分開來，這也構(gòu)成了立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定困難的原因之一。

三、歐盟與美國在立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

由于美國是英美法系國家，其在一系列的判例中逐步完善并發(fā)展了英國首創(chuàng)的“功能性理論”，用以判斷立體商標(biāo)是否可以得到注冊(cè)保護(hù)。所以先后的判斷標(biāo)準(zhǔn)不斷變化發(fā)展，最終由Wal-mart案確定下來：美國最高法院在2000年3月“Wal-Mart”一案中對(duì)商品包裝外觀和商品自身的外觀進(jìn)行了區(qū)別：商標(biāo)包裝的主要目的是為了銷售商品，消費(fèi)者可能認(rèn)為具有顯著性的商品包裝是商品來源的標(biāo)志；而商品自身外觀的主要目的通常是使商品更吸引人或者更有使用價(jià)值。因此，消費(fèi)者不可能認(rèn)為商品自身的外觀是商品的產(chǎn)源標(biāo)志。相應(yīng)的，商品自身外觀只有通過使用獲得第二含義之后才能獲得保護(hù)。而且，在“沃爾瑪”一案中，美國最高法院確認(rèn)了商品外觀不具備固有顯著性，必須獲得第二含義之后才能得到保護(hù)，這樣一來，舉證證明商品外觀具有顯著性的證明責(zé)任就落在商標(biāo)權(quán)人一方，對(duì)于未被市場接受，不具第二含義但是可能具有固有顯著性的立體商標(biāo)十分不利。而歐洲各國由于結(jié)成了統(tǒng)一聯(lián)盟，所以歐盟近些年來對(duì)立體商標(biāo)保護(hù)問題的原則基本上趨于一致。但相同點(diǎn)就是這兩者都不大承認(rèn)立體商標(biāo)的固有顯著性，而要通過證明其具有“第二含義”證明其有獲得顯著性。

判斷立體商標(biāo)是否具有獲得顯著性，即要判斷其是否具有“第二含義”，對(duì)于“第二含義”的判斷美國和歐盟的做法基本一致。美國巡回上訴法院認(rèn)為，對(duì)于“第二含義”的判斷標(biāo)準(zhǔn)就是考察其是否能夠產(chǎn)生實(shí)際的混淆，可以通過顧客調(diào)查結(jié)果、實(shí)際使用方式、廣告數(shù)量以及方式、銷售數(shù)量、客戶數(shù)量和在市場上所建立的地位，而歐盟與其相似，主張以顧客認(rèn)知程度為判斷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)志所占市場份額、標(biāo)志使用強(qiáng)度、對(duì)其投資數(shù)額、商會(huì)或者其他團(tuán)體的聲明綜合判斷。由此可見，這兩者的考察因素基本一致，主要是看申請(qǐng)人如何使用標(biāo)志，這種使用能否起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。

但是兩者在對(duì)于立體商標(biāo)顯著性的判斷嚴(yán)格程度不同。美國專利商標(biāo)局在2000年8月15日發(fā)布了2000年第二號(hào)審查指南，適應(yīng)了Wal-mart案的判決結(jié)果，這個(gè)指南的核心變化就是對(duì)于商品包裝與商品外形的顯著性判斷實(shí)行區(qū)別對(duì)待。商品外形不可能具有內(nèi)在顯著性，所以除非申請(qǐng)人能夠證明其取得了“第二含義”否則商標(biāo)審查員必須一律予以駁回，而對(duì)于商品包裝來說，首先要先判斷其是否具備內(nèi)在顯著性，如不具備才需要提供“第二含義”的證明，所以說法院對(duì)于商品外形顯著性的認(rèn)定采取了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。相反的，歐盟的審查標(biāo)準(zhǔn)中并未區(qū)分商品包裝與商品外形，也就更不會(huì)對(duì)商品外形顯著性采取更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

四、我國立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的立法現(xiàn)狀及完善建議

（一）我國立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的立法現(xiàn)狀

我國《商標(biāo)法》直接規(guī)定了商標(biāo)的固有顯著性，也規(guī)定了商標(biāo)可以通過使用獲取“第二含義”。在固有顯著性的規(guī)定方面，由于商標(biāo)具有固有顯著性的情形不能一一列舉出來，我國采取了從反面規(guī)定不得作為商標(biāo)使用的文字、圖形，對(duì)具有《商標(biāo)法》第十條、第十一條規(guī)定的官方標(biāo)志、徽記、通用名稱、描述性標(biāo)志、地名都不認(rèn)定具有固有顯著性，但是通用名稱、描述性標(biāo)志和地名可以通過使用獲得“第二含義”；同時(shí)，我國關(guān)于商標(biāo)獲得顯著性的規(guī)定在《商標(biāo)法》第十一條第二款：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)?！?/p>

雖然我國《商標(biāo)法》規(guī)定了商標(biāo)可以通過使用獲得顯著性，但是對(duì)于“第二含義”如何判斷，應(yīng)當(dāng)考慮何種要素并沒有詳加規(guī)定，將這一問題留待實(shí)踐解決，但是法官對(duì)于具體案件的判斷因?yàn)閭€(gè)人判斷差異而有所不同。在這方面，可以借鑒美國的做法：《美國反不正當(dāng)競爭法重述》中對(duì)于認(rèn)定描述性商標(biāo)是否已經(jīng)獲得第二含義提出了原則性的指導(dǎo)意見，認(rèn)為可以從直接證據(jù)與間接證據(jù)兩個(gè)方面考察。直接證據(jù)包括消費(fèi)者的個(gè)人證詞、問卷調(diào)查及消費(fèi)者的實(shí)際混淆，間接證據(jù)主要是指該標(biāo)識(shí)的使用行為，既包括商標(biāo)權(quán)人也包括競爭者的使用行為。因而，在借鑒美國相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為，至少應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)的使用情況，消費(fèi)者評(píng)價(jià)，使用標(biāo)志的時(shí)間、空間跨度綜合判斷。

（二）對(duì)于我國立體商標(biāo)顯著性認(rèn)定的完善建議

1.立法層面。首先，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品與商標(biāo)的關(guān)系，對(duì)立體商標(biāo)有個(gè)大致的分類。我國2001年修訂的《商標(biāo)法》第八條已經(jīng)提及過立體商標(biāo)，可以將其概括為“能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的三維標(biāo)志”。但是，何種商標(biāo)為立體商標(biāo)，立體商標(biāo)究竟分為幾類在有關(guān)立法文件中并沒有被涉及到。但是立體商標(biāo)的分類對(duì)于其顯著性的判斷也有重要意義，因?yàn)椴煌愋偷牧Ⅲw商標(biāo)的顯著性判斷由于其與商品的密切程度不同也不相同。所以根據(jù)立體商標(biāo)與其所代表的商品之間的關(guān)系，立體商標(biāo)可分為三類：第一是游離于商品之外，與商品可以完全分離的立體標(biāo)志，比如說勞斯萊斯汽車上的“小飛人”；第二類是有識(shí)別性的商品的外包裝，如可樂的流線型瓶身；第三類就是商品自身的形狀，如美國好時(shí)巧克力的螺旋外形。其次，明確固有顯著性與獲得顯著性在不同立體商標(biāo)類型上的應(yīng)用。若認(rèn)定一種立體商標(biāo)可以具有固有顯著性，那么可以直接判斷其具有顯著性因而構(gòu)成立體商標(biāo)，而若認(rèn)定一種立體商標(biāo)只能通過使用獲得顯著性，那么就只能提供證據(jù)證明其獲得“第二含義”。所以，在立法中規(guī)定了立體商標(biāo)的分類之后，也應(yīng)該明確不同類型的立體商標(biāo)的顯著性標(biāo)準(zhǔn)。

2.實(shí)踐層面。我國在實(shí)踐審查中，可以參照美國法院對(duì)于商標(biāo)顯著性判斷的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合立體商標(biāo)的特征，從消費(fèi)者、廠商與競爭者三個(gè)角度綜合判斷立體商標(biāo)是否具有顯著性，做到主觀方面與客觀方面相結(jié)合，多角度的判斷立體商標(biāo)顯著性這一問題。首先，從消費(fèi)者角度來看，消費(fèi)者的主觀意圖并不能完全作為顯著性的判斷依據(jù)，還要結(jié)合消費(fèi)群體、使用方式和市場情形等客觀因素進(jìn)行綜合考量。其次，從競爭者的角度看，有些法院在審查商標(biāo)顯著性時(shí)除了審查其是否為事實(shí)上的顯著性即其是否具有標(biāo)識(shí)性和區(qū)分性，同時(shí)也審查該標(biāo)識(shí)是否應(yīng)當(dāng)留給其他競爭者免費(fèi)使用，維護(hù)公共利益。所以若是競爭者有使用該標(biāo)識(shí)的需要，即使商標(biāo)實(shí)際上具有顯著性，也因?yàn)楦偁幷叩木壒什荒苜x予其顯著性。最后，從生產(chǎn)者的角度看，廠商對(duì)于商品的投資與廣告、商標(biāo)本身的內(nèi)在特征、商品的市場份額以及商標(biāo)的使用時(shí)間等因素在判斷商品外形是否構(gòu)成立體商標(biāo)時(shí)也有很大的借鑒意義，這些因素的共同作用下，使得產(chǎn)品接觸的消費(fèi)者多，進(jìn)而可以使更多消費(fèi)者了解商品外形、熟悉商品外形，有利于其獲得顯著性。

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（作者單位：福州大學(xué)法學(xué)院）