王廣震

摘要：

商標(biāo)侵權(quán)的民事訴訟中，被控侵權(quán)人提出注冊商標(biāo)無效進(jìn)行抗辯時，法院因無權(quán)直接對注冊商標(biāo)效力做出判決，導(dǎo)致糾紛解決程序復(fù)雜，效率低下。借鑒國外的相關(guān)制度，在現(xiàn)有法律規(guī)則內(nèi)，法院應(yīng)積極審查當(dāng)事人提出的注冊商標(biāo)無效抗辯事由是否成立，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)對侵權(quán)糾紛審理判決。

關(guān)鍵詞：無效抗辯；程序簡化；制度契合；司法審查

中圖分類號：

DF523.3

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：ADOI：10.3969/j.issn.1008-4355.2017.01.09

一、 問題的提出

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展及權(quán)利意識的覺醒，涉商標(biāo)侵權(quán)案件更加復(fù)雜，越來越多地被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)無效并應(yīng)宣告無效為由抗辯侵權(quán)指控。目前司法實踐的做法是，當(dāng)事人以涉案注冊商標(biāo)無效抗辯，若注冊商標(biāo)無效宣告已進(jìn)入行政程序處理時，法院將中止審理，待注冊商標(biāo)無效宣告結(jié)果確定后再繼續(xù)審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛；否則視為注冊商標(biāo)效力是確定的并繼續(xù)審理，而無論當(dāng)事人提交的證據(jù)能否證明注冊商標(biāo)無效宣告的事由成立。

目前我國注冊商標(biāo)無效宣告及其救濟程序中行政程序與司法程序相互糾纏并可能循環(huán)往復(fù)、周期較長，由當(dāng)事人申請啟動的注冊商標(biāo)無效宣告一般會經(jīng)過商標(biāo)行政管理機關(guān)的裁定、法院一審、法院二審三個程序。當(dāng)事人提出注冊商標(biāo)無效宣告申請后，通常由商標(biāo)評審委員會作出維持注冊或宣告無效的裁定。當(dāng)事人不服裁定結(jié)果的，向法院提出行政訴訟，由知識產(chǎn)權(quán)法院、高級人民法院進(jìn)行一審、二審。如法院判決撤銷商標(biāo)評審委員會裁定并令其重新作出裁定，對依據(jù)新的事實和理由重新作出的裁定當(dāng)事人仍不服時，上述程序可能循環(huán)往復(fù)地進(jìn)行。我國《商標(biāo)法》第45條還規(guī)定，商標(biāo)評審委員會對無效宣告請求審查時，如所涉及的在先權(quán)利的確定必須以法院正在審理或行政機關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)，可以中止審查，待中止原因消除后即在先權(quán)利確定后再恢復(fù)審查程序。即審理侵權(quán)糾紛的法院中止審理等待商標(biāo)評審委員會對注冊商標(biāo)無效宣告的裁定結(jié)果時，商標(biāo)評審委員會可能也處于中止審查狀態(tài)而在等待其它法院或行政機關(guān)對在先權(quán)利的處理結(jié)果。由此可見，最復(fù)雜的注冊商標(biāo)侵權(quán)案件的民事訴訟，將經(jīng)歷商標(biāo)評審委員會的行政裁定、法院或其它行政機關(guān)如專利局對在先外觀設(shè)計權(quán)利的確定、法院對商標(biāo)評審委員會裁定的行政訴訟、再裁決和再訴訟等程序。民事訴訟、行政訴訟、行政裁定、行政確權(quán)等司法與行政程序相互滲透，在如此復(fù)雜的制度設(shè)計中注冊商標(biāo)無效問題也許要用幾年時間方能塵埃落定，這種“環(huán)節(jié)過多、費時耗力弊病” [1]一直飽受學(xué)者詬病。

在法院無權(quán)直接對注冊商標(biāo)無效宣告抗辯事由進(jìn)行審理時，等待注冊商標(biāo)無效宣告結(jié)果的處理方式將過多地占據(jù)行政與司法資源，大大增加民事糾紛解決的經(jīng)濟成本和時間成本，造成較為突出的商標(biāo)侵權(quán)案件“審理周期長”以及形成新的商標(biāo)秩序?qū)е聠栴}復(fù)雜化的社會問題，影響市場交易的效率。而無視當(dāng)事人的注冊商標(biāo)無效抗辯時，一旦做出侵權(quán)判決而涉案的注冊商標(biāo)又被宣告無效，法院判決的公正性和權(quán)威性將受到不可歸因于法院自身的無端質(zhì)疑，事實上承受了制度的“負(fù)效應(yīng)”（Negative Externality）。商標(biāo)侵權(quán)訴訟中存在“程序繁瑣冗長、行政資源和其他社會資源被不合理地耗費等弊端”，其原因在于我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟制度的民事訴訟與注冊商標(biāo)無效宣告程序嚴(yán)重脫節(jié)的程序性缺陷[2]。

財產(chǎn)的價值只有在適當(dāng)?shù)姆芍贫润w系內(nèi)才能實現(xiàn)，故上述問題的解決依賴于商標(biāo)司法與行政之間制度張力的消除。借鑒其它國家注冊商標(biāo)無效宣告的解決機制及商標(biāo)侵權(quán)訴訟的司法實踐，在未將決定注冊商標(biāo)無效的權(quán)力配置給法院的背景下，應(yīng)由法院獨立判定注冊商標(biāo)無效抗辯事由成立與否是有效的路徑選擇。

二、注冊商標(biāo)無效抗辯的合理性

（一）訴訟請求權(quán)的滅失。商標(biāo)專用權(quán)注冊取得模式下，商標(biāo)行政管理機關(guān)的注冊直接影響著商標(biāo)財產(chǎn)權(quán)的存無。邊沁在《道德與立法原則導(dǎo)論》中批判了英國法學(xué)家威廉·布萊克斯通建立在有體物基礎(chǔ)之上對“財產(chǎn)”的定義，認(rèn)為財產(chǎn)不過是思想的產(chǎn)物，是抽象的而非物質(zhì)的[3]，打破了財產(chǎn)限于有體物的界定。之后的司法判例逐漸將商標(biāo)視為有價值的財產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，20世紀(jì)美國法理學(xué)家霍菲爾德（W.N.Hohfeld）依據(jù)判例中蘊含的法理將財產(chǎn)視為人與之間的一組法律關(guān)系[4]。至此隨著財產(chǎn)含義的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)代的注冊商標(biāo)已經(jīng)被完全納入到財產(chǎn)的范疇。實際上自19世紀(jì)60年代英國展開“商標(biāo)是否是一種財產(chǎn)”的討論后[5]，以現(xiàn)代注冊商標(biāo)制度建立為標(biāo)志，注冊商標(biāo)屬于無形財產(chǎn)、注冊商標(biāo)專用權(quán)為包括使用、收益、處分權(quán)能的私權(quán)理念已經(jīng)成為現(xiàn)代商標(biāo)法的共識。與有體物及其財產(chǎn)權(quán)相比，注冊商標(biāo)和注冊商標(biāo)專用權(quán)必須經(jīng)商標(biāo)行政管理機關(guān)注冊產(chǎn)生。

但“商標(biāo)注冊只是商標(biāo)權(quán)的推定，它的有效性只是一個假定”[6]，不符合法律規(guī)定的注冊將導(dǎo)致注冊商標(biāo)喪失合法性基礎(chǔ)，不再屬于法律保護(hù)的財產(chǎn)客體。商標(biāo)注冊由民事主體提出申請，再經(jīng)商標(biāo)局審核注冊，審核過程將因主、客觀方面原因出現(xiàn)有悖于商標(biāo)法規(guī)定的情形。主觀原因為各審查員對其所審查的注冊條件，如描述性標(biāo)志、功能性標(biāo)志、顯著性、與在先權(quán)利沖突的判斷存在差異。客觀原因為任何國家的商標(biāo)局都僅能對申請注冊的商標(biāo)與在先注冊商標(biāo)、在先申請注冊的商標(biāo)之間的沖突進(jìn)行審查，而無法對與其他在先權(quán)利，如在先著作權(quán)、外觀設(shè)計權(quán)、姓名權(quán)等的沖突進(jìn)行審查[7]。無論何種原因產(chǎn)生注冊商標(biāo)無效宣告事由時，注冊商標(biāo)僅具有合法權(quán)利的外衣而實質(zhì)上處于無效的狀態(tài)，注冊商標(biāo)無效宣告僅是消解這一“合法形式”的途徑。

商標(biāo)民事侵權(quán)糾紛過程中，被告若提出注冊商標(biāo)無效的抗辯且被法院采納，將從根本上摧毀原告的請求權(quán)基礎(chǔ)，否定各項訴訟請求。注冊商標(biāo)被證明不符合注冊的實質(zhì)條件，將導(dǎo)致“商標(biāo)在注冊之初便不符合法律的要求，因而所有權(quán)應(yīng)當(dāng)恢復(fù)到未產(chǎn)生的狀態(tài)，即所有權(quán)應(yīng)被視為自始不存在”的法律后果[8]，這是由商標(biāo)注冊無效的本質(zhì)特征決定的[9] 。

（二）商標(biāo)侵權(quán)糾解決效率的提高。商標(biāo)法律制度的變遷與演化，體現(xiàn)著商人利益集團(tuán)對自身利益的訴求，促進(jìn)商事交易效率是商事審判的獨立理念[10]，為商業(yè)和市場發(fā)展提供制度的便捷性是商標(biāo)法律價值所在。商人群體對商標(biāo)法的影響最早可追溯到歐洲的商業(yè)行會自發(fā)要求成員進(jìn)行商標(biāo)注冊的中世紀(jì)（公元476年至公元1453年）。在美國1791年以塞繆爾·布雷克（Samuel Breck）為首的波士頓帆布商即向當(dāng)時的國務(wù)卿托馬斯·杰斐遜建議，政府應(yīng)立法允許他們可以使用一種專有的標(biāo)記以區(qū)分本地與外地產(chǎn)品。費城的商人致信波士頓報紙予對此以支持[11]。在英國，1862年謝菲爾德向英國的下議院提交了由不同地區(qū)商人和商會起草的允許將商標(biāo)在財產(chǎn)法規(guī)則下轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)法議案[7]?？梢娚虡?biāo)法從來就是與商業(yè)相伴相生的，其名稱“Trademark”充分展示了與“商業(yè)”的血源關(guān)系?！吧虡?biāo)法是規(guī)范商事活動的法，商事活動具有很強的時效性，商標(biāo)法必須考慮到商事活動的這一特點”[12]，因而商標(biāo)法律制度應(yīng)提供便捷、高效的權(quán)利糾紛解決程序。。

行政與司法公共資源的節(jié)約無疑是體現(xiàn)效率制度化的現(xiàn)實要求。將效率作為對法律程序具有強烈影響的因素是一種法律學(xué)術(shù)范式，在普通法系和民法法系國家都比較流行[13]。當(dāng)事人無需通過宣告注冊商標(biāo)無效制度即可由法院解決侵權(quán)糾紛，迅速、便捷地解決其損害賠償?shù)仍V訟要求；商標(biāo)行政管理機關(guān)無需啟動注冊商標(biāo)無效宣告的程序，節(jié)省了行政資源；法院也沒有增加相應(yīng)的司法審判工作，而且還減少了可能對商標(biāo)評審委員會提起的行政訴訟，節(jié)省了司法資源。行政資源和司法資源得到節(jié)省，當(dāng)事人糾紛得以迅速處理，商標(biāo)行政管理機關(guān)、法院、當(dāng)事人三種不同社會力量要求通過對注冊商標(biāo)無效理由的司法審查得以契合，完全符合經(jīng)濟學(xué)上的“帕累托效率（Pareto efficiency）”。

資源分配的一種理想狀態(tài)，在人員和資源確定的前提下，從一種分配狀態(tài)變化到另一種狀態(tài)，沒有使任何人境況變壞，但卻使得其中至少一個人變得更好。

由法院審查商標(biāo)侵權(quán)訴訟中被告提出的注冊商標(biāo)無效抗辯利于實現(xiàn)商人追求的高效率，有利于解決程序循環(huán)、審查周期長的弊病，極大減輕當(dāng)事人的訴訟成本及市場交易成本，系保障公平競爭利于經(jīng)濟發(fā)展的工具主義進(jìn)路。無需與其它可供選擇的法律工具相互競爭，幾乎不需要法律經(jīng)濟學(xué)的理論進(jìn)行論證，出于制度效率的考慮，一個更簡單的程序和審判制度可能產(chǎn)生更加低成本的判決[14]。效率引入法律制度是較少具有主觀性的價值判斷，增強了法律制度的客觀性。我國臺灣地區(qū)“智慧財產(chǎn)案件審理法”就確立了法院對當(dāng)事人提出的知識產(chǎn)權(quán)廢止抗辯自為判斷的規(guī)則

我國臺灣地區(qū)“智慧財產(chǎn)案件審理法”第16條：“當(dāng)事人主張或抗辯知識產(chǎn)權(quán)有應(yīng)撤銷、廢止之原因者，法院應(yīng)就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標(biāo)法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關(guān)停止訴訟程序之規(guī)定。前項情形，法院認(rèn)有撤銷、廢止之原因時，知識產(chǎn)權(quán)人于該民事訴訟中不得對于他造主張權(quán)利?！薄?/p>

三、注冊商標(biāo)無效抗辯司法審查的確證

（一）法律適用中的注冊商標(biāo)無效事由。司法裁判是一個以規(guī)則或規(guī)范為前提的法律適用的邏輯運算過程，判定行為模式后根據(jù)法律規(guī)則確定法律后果。法律適用大致包括有效的規(guī)則（validity of rule）、法律解釋（interpretation）、被證實的事實（facts held proven）和法律裁判（legal consequences appropriate to the proven facts）四個要素[15]。在侵權(quán)民事訴訟中，注冊商標(biāo)無效宣告事由和注冊商標(biāo)效力的證實屬于行為模式判定中的事實因素。法院對注冊商標(biāo)無效抗辯的審查，其性質(zhì)并非對注冊商標(biāo)效力進(jìn)行確權(quán)，而是在選擇適用的法律規(guī)則過程中對侵權(quán)行為模式的認(rèn)定及相關(guān)事實判斷，與行政訴訟中對商標(biāo)行政管理機關(guān)注冊行為合法性的審查性質(zhì)迥然。例如，當(dāng)事人認(rèn)為注冊商標(biāo)為功能性標(biāo)志因而構(gòu)成注冊商標(biāo)無效宣告事由的，法院首先應(yīng)確定注冊的三維標(biāo)志是否屬于僅由商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀或功能性形狀，若判定符合法律規(guī)范中的功能性標(biāo)志，在現(xiàn)有法律規(guī)則下該“行為模式”將產(chǎn)生不應(yīng)被注冊或注冊商標(biāo)應(yīng)被宣告無效的“法律后果”。

在有些國家看來，商標(biāo)注冊的狀態(tài)被視為證明注冊商標(biāo)專用權(quán)有效的一個證據(jù)，如南非、印度等國的《商標(biāo)法》規(guī)定“注冊是有效性的初步證據(jù)”

南非《商標(biāo)法》第51條：在所有與注冊商標(biāo)（包括本法第25條規(guī)定的申請）有關(guān)的訴訟中，某人被注冊為商標(biāo)所有人這一事實應(yīng)被作為證明原始商標(biāo)注冊及其后續(xù)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)移具有有效性的初步證據(jù)。印度《商標(biāo)法》第31條：注冊為有效性的初步證據(jù)。。這樣的法理基礎(chǔ)下，商標(biāo)侵權(quán)訴訟中拒絕注冊的事由、注冊行為的合法性、注冊商標(biāo)專用權(quán)的效力等就被轉(zhuǎn)換為對證據(jù)和法律事實的判定。而在法律適用上對事實狀態(tài)的審查，法院擁有獨立判斷權(quán)[16]。我國司法系統(tǒng)的觀點目前比較明確，相關(guān)文件均主張對商標(biāo)侵權(quán)案件中涉及到的事實認(rèn)定、法律適用進(jìn)行“全面合法性審查”

最高人民法院《關(guān)于全面加強知識產(chǎn)權(quán)審判工作，為建設(shè)創(chuàng)新型國家提供司法保障的意見》（法發(fā)【2007】1號）提出，“在事實認(rèn)定和法律適用上對行政行為進(jìn)行全面的合法性審查”。最高人民法院《關(guān)于貫徹實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略若干問題的意見》（法發(fā)【2009】16號）再次提出：“在事實認(rèn)定和法律適用上對專利和商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政行為進(jìn)行全面的合法性審查，……又要對相關(guān)的實質(zhì)性授權(quán)條件進(jìn)行獨立審查判斷，切實依法全面履行司法復(fù)審的基本職責(zé)。”。認(rèn)為注冊商標(biāo)無效抗辯的司法審查可在更廣闊的法律視野中根據(jù)證據(jù)對商業(yè)標(biāo)志的合法性、顯著性、與他人在先權(quán)利沖突等事實進(jìn)行審查，這恰為精于處理民事糾紛的司法所擅長；法官的知識背景也使其更擅長行使法律規(guī)定的自由裁量權(quán)，具有更為嫻熟的法律適用技術(shù)[17]。司法機關(guān)對注冊商標(biāo)無效抗辯進(jìn)行審查不存在理論方面的障礙。所以對提出注冊商標(biāo)無效抗辯的，法院可直接審查認(rèn)定注冊商標(biāo)是否違反了注冊的積極要件和消極要件[18]，即是否構(gòu)成注冊商標(biāo)無效宣告的事由，并據(jù)此判決不侵權(quán)或繼續(xù)考察其它因素解決侵權(quán)糾紛問題。限制法院對此抗辯進(jìn)行審查的觀念，裁定中止審理等待行政機關(guān)對注冊商標(biāo)效力裁定的結(jié)果的主張不過是一種路徑依賴，不外是偏愛行政救濟輕視民事抗辯的思維作祟。

對注冊商標(biāo)無效事由的司法審查也與侵權(quán)糾紛舉證責(zé)任制度中法院的角色地位相契合。商標(biāo)注冊人向法院請求侵權(quán)損害賠償，舉證證明自己享有注冊商標(biāo)專用權(quán)；被控侵權(quán)人抗辯注冊商標(biāo)無效并以證據(jù)證明存在注冊商標(biāo)宣告無效的事由，以徹底否定商標(biāo)注冊人救濟請求權(quán)的根本，無需承擔(dān)停止“侵權(quán)行為”或承擔(dān)賠償損失、排除妨礙、消除危險、消除影響、賠禮道歉等責(zé)任。控、辯雙方順利地往復(fù)對抗方能實現(xiàn)法律事實的查明，忽視其中一方都無法真正實現(xiàn)舉證責(zé)任制度的價值追求，處于中立地位的法院同時審查雙方的理由及證據(jù)是民事訴訟制度得以構(gòu)建的基石。

（二）注冊商標(biāo)無效事由的最終司法審查權(quán)。從商標(biāo)法的比較研究來看，法院不但可以直接宣判注冊商標(biāo)無效而且這種模式還被更多國家/地區(qū)所選擇。目前通行的宣告注冊商標(biāo)無效的權(quán)力行使模式有三種：一是僅由商標(biāo)行政管理機關(guān)行使，包括由原審核注冊的行政機關(guān)或?qū)ｉT設(shè)置的行政機構(gòu)，如我國的商標(biāo)評審委員會、俄羅斯的專利爭議局。二是僅由司法機關(guān)行使，如法國、意大利和埃及，法國《知識產(chǎn)權(quán)法》典規(guī)定，商標(biāo)注冊依司法決定被判決無效

法國《知識產(chǎn)權(quán)法典（法律部分）》L.714-3條規(guī)定，違反L.711-1條至L.711-4條規(guī)定的商標(biāo)注冊依司法決定被判決無效。檢察院可依職權(quán)依照L.711-1條、L.711-2條及L.711-3條提起無效訴訟，只有在先權(quán)利人可依照L.711-4條提起無效訴訟。但是商標(biāo)已依善意獲得注冊且已被容忍使用5年的，該訴訟不予受理。。三是法院和行政機關(guān)均可宣告注冊商標(biāo)無效，如英國、巴西、德國、南非和美國。巴西《知識產(chǎn)權(quán)法（商標(biāo)、地理標(biāo)志部分）》規(guī)定商標(biāo)注冊因違反規(guī)定無效時，應(yīng)通過行政決定的方式予以宣布；當(dāng)事人應(yīng)向聯(lián)邦法院主張注冊行為無效

《巴西知識產(chǎn)權(quán)法（商標(biāo)、地理標(biāo)志部分）》第168條、第175條。。

在實行后兩種模式的國家，法院有權(quán)直接判決注冊商標(biāo)無效，當(dāng)然可對當(dāng)事人提出的注冊商標(biāo)無效事由進(jìn)行審查。在法國的一宗仿冒商標(biāo)和不正當(dāng)競爭案中，原告SA Setric Biologie公司注冊了“LALVIN 522 Davis”和“LALVIN 2056”兩個商標(biāo)，而被告SA Oeno Fance公司認(rèn)為由于缺乏顯著性所以原告在任何情況下都不能對兩個涉案商標(biāo)主張據(jù)為己有的權(quán)利，

并據(jù)此提出宣告注冊商標(biāo)無效的反訴。1994年法國南特大法院在全面分析當(dāng)事人雙方的請求、理由、所爭議商標(biāo)是否滿足法律規(guī)定的注冊條件及相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上，判決駁回訴訟請求，并直接宣告已注冊商標(biāo)無效。凡爾賽上訴法院同樣判決商標(biāo)應(yīng)宣告無效，只是將理由改為了注冊是通過欺詐取得[19]。美國的“OCL公司訴日本酒業(yè)進(jìn)出口公司商標(biāo)侵權(quán)、不公平競爭和使用虛假原產(chǎn)地案”中，被告提出抗辯認(rèn)為原告的注冊商標(biāo)是通用名稱，按規(guī)定應(yīng)宣告聯(lián)邦注冊無效，上訴法院對證據(jù)進(jìn)行了審查并認(rèn)為涉案商標(biāo)是通用名稱，不能受到商標(biāo)法的保護(hù)[8]38。

我國注冊商標(biāo)無效宣告制度采用第一種模式，宣告注冊商標(biāo)無效的權(quán)力僅由商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會行使。但自2001年《商標(biāo)法》修改后，確立了法院對商標(biāo)行政管理機關(guān)裁決進(jìn)行司法審查的職能，改變了之前商標(biāo)評審委員會對注冊商標(biāo)無效的處理（當(dāng)時稱為“撤銷”）為終局裁決的做法?！禩RIPS協(xié)定》第41條強制要求各成員國應(yīng)當(dāng)對最終行政決定提供司法救濟

TRIPS第41條第4款原文： Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and， subject to jurisdictional provisions in a Members law concerning the importance of a case， of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However， there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.。根據(jù)該項要求可以推定，注冊商標(biāo)無效宣告的權(quán)力歸屬并未限定為行政機關(guān)，法院應(yīng)行使對行政機關(guān)做出行政決定的理由、法律依據(jù)進(jìn)行司法審查的權(quán)力，事實上法院已經(jīng)擁有了最終決定注冊商標(biāo)無效宣告正當(dāng)性的管轄。根據(jù)我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第44、45條，當(dāng)事人對商標(biāo)評審委員會決定或裁定不服的可向法院起訴，法院有權(quán)審查商標(biāo)評審委員會作出注冊商標(biāo)無效或維持商標(biāo)注冊決定的事實和理由。通過對商標(biāo)行政機關(guān)宣告注冊商標(biāo)無效行為合法性的審查，以撤銷或維持其決定并同時要求商標(biāo)行政機關(guān)重新做出行政決定的判決為途徑，法院間接行使了確定注冊商標(biāo)無效的權(quán)力。從邏輯上推論，侵權(quán)訴訟中被控侵權(quán)人提出注冊商標(biāo)無效抗辯，法院應(yīng)查明相關(guān)的事實、理由、證據(jù)及應(yīng)適用的法律是否符合《TRIPS協(xié)定》的強制要求和我國《商標(biāo)法》的規(guī)則。

四、注冊商標(biāo)無效抗辯司法審查的制度實現(xiàn)

商標(biāo)法對商標(biāo)注冊條件的規(guī)定以禁止性規(guī)范為主，禁止特定的行為模式并強制規(guī)定了法律后果，為注冊商標(biāo)無效抗辯的司法審查提供了具體的制度空間。商標(biāo)法強制規(guī)定有拒絕注冊絕對事由的，不得作為商標(biāo)使用或注冊；有拒絕注冊相對事由的，不予注冊并禁止使用或駁回申請不予公告。發(fā)生上述禁止特定的行為模式的法律后果為商標(biāo)注冊應(yīng)被宣告無效，不再成為法律保護(hù)的財產(chǎn)客體，事實上注冊商標(biāo)專用權(quán)僅具有形式合法的表象。消解這種形式上合法的權(quán)利或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容的變動需要經(jīng)由法定的程序，侵權(quán)訴訟中提出的注冊商標(biāo)無效抗辯不過是未啟動這一程序但卻具有合法依據(jù)的權(quán)利行使。

法律文本的表述是對上述抽象法理的直接轉(zhuǎn)換。如《商標(biāo)法》第12條規(guī)定功能性標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊

狹義上指僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀。，第59條規(guī)定違反第12條注冊的法律后果是無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用，即商標(biāo)注冊人不享有禁止權(quán)或排他權(quán)，實現(xiàn)的路徑是按照《商標(biāo)法》第44的規(guī)定由商標(biāo)局宣告注冊商標(biāo)無效。因而在具有第12條規(guī)定的情形時，侵權(quán)訴訟中當(dāng)事人以注冊商標(biāo)無效的抗辯僅僅是未要求商標(biāo)行政機關(guān)啟動無效宣告程序，并不改變在實體上當(dāng)事人不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的法律狀態(tài)。以功能性標(biāo)志注冊的商標(biāo)存在兩種情形，第一種情形為，整個注冊商標(biāo)除功能性標(biāo)志外不含有其它文字、字母、數(shù)字、形狀等組成要素，屬于違反商標(biāo)法不得注冊的典型情形。因任何同類商品都具有相同的形狀，無法區(qū)分來源，不具有顯著性。為避免公共領(lǐng)域的縮減，妨礙思想交流及信息傳遞，“并且一旦私權(quán)化會妨礙公共利益”[20]，不應(yīng)由某一商業(yè)主體所壟斷，不得作為商標(biāo)注冊。如果已經(jīng)成為注冊商標(biāo)，應(yīng)宣告無效，此時《商標(biāo)法》第59條第2款的“無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用”已經(jīng)隱喻商標(biāo)注冊人不擁有注冊商標(biāo)的使用權(quán)、禁用權(quán)和侵害救濟權(quán)，注冊商標(biāo)實質(zhì)上已經(jīng)無效，不具有受法律保護(hù)之效力，被控侵權(quán)人的使用不受其注冊商標(biāo)專用權(quán)的控制而屬正當(dāng)性使用，注冊商標(biāo)無效抗辯也是題中應(yīng)有之意。第二種情形為，功能性標(biāo)志是注冊商標(biāo)的部分構(gòu)成要素，除此以外被注冊的標(biāo)志還包括其它要素。注冊商標(biāo)專用權(quán)的控制范圍僅限于核準(zhǔn)的商品或服務(wù)上，出此特定區(qū)域，普通公眾、市場主體的使用行為與商標(biāo)專用權(quán)互不影響，仍可正當(dāng)使用

法院認(rèn)為《商標(biāo)法》第59條屬于合理使用抗辯（參見浙江省高級人民法院課題組徐杰.關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)訴訟抗辯事由的調(diào)研法律適用[J]. 2012（1）：81）；立法者認(rèn)為，第59條是對注冊商標(biāo)專用權(quán)使用限制的規(guī)定（參見：朗勝.商標(biāo)法釋義[M].北京：法律出版社，2013：112）；也有法官認(rèn)為第1、2款規(guī)定的情形在注冊商標(biāo)權(quán)利范圍之外，故屬于正當(dāng)使用行為，無需考慮是否侵權(quán)的問題，只有第3款才是對注冊商標(biāo)禁用權(quán)的限制。（參見：蔣利瑋.從目的解釋的角度看商標(biāo)法59條3款[J/OL].[2016-09-01].http：//www.zhichanli.com/article/7705（2015-06-25））?？梢娚虡?biāo)法的現(xiàn)有規(guī)則已經(jīng)為法院審查注冊商標(biāo)無效抗辯提供了制度空間，適當(dāng)?shù)乃季S轉(zhuǎn)換即可實現(xiàn)法律的寄寓。

司法實踐為此提供了鮮活的樣本。在注冊商標(biāo)“賽克思SAIKESI”侵權(quán)糾紛再審案中，最高人民法院認(rèn)為涉案注冊商標(biāo)是以違反誠實信用原則利用職務(wù)上的便利或業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢惡意取得，不應(yīng)受到法律保護(hù)，對在先使用企業(yè)字號的權(quán)利人提起侵權(quán)之訴，不具有正當(dāng)性，確認(rèn)在先權(quán)利的抗辯理由成立，維持了一審法院“駁回訴訟請求”的判決

參見：最高人民法院民事判決書（2014）民提字第168號。。該案提出的抗辯事由為在先權(quán)利的正當(dāng)使用，一審法院和再審的最高人民法院均審查了構(gòu)成“在先權(quán)利”的相關(guān)證據(jù)及事由，并直接做出不侵權(quán)的判決。根據(jù)該案事實，注冊商標(biāo)“賽克思SAIKESI”的取得系違反《商標(biāo)法》第32條規(guī)定的不得損害他人現(xiàn)有在先權(quán)利的情形，該情形構(gòu)成注冊商標(biāo)無效宣告的相對事由，如果以“注冊商標(biāo)無效宣告”進(jìn)行抗辯，法院審查的證據(jù)、事實、法律適用等并沒有什么不同，得出不侵權(quán)的結(jié)論亦符合法律規(guī)范。同年在湖北十堰武當(dāng)山特區(qū)仙尊釀酒有限公司因“武當(dāng)紅”等五個注冊商標(biāo)侵權(quán)糾紛再審案中，法院遵循了同樣的理念，并表述得更為直接。最高人民法院認(rèn)為注冊商標(biāo)本身符合商標(biāo)法的要求是合法權(quán)利獲得法律保護(hù)的前提，如果注冊商標(biāo)是搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而獲得的，在先使用人有權(quán)依據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，“在一定的期限內(nèi)對商標(biāo)本身的注冊行為提出異議或者無效請求，其同樣可以在民事侵權(quán)訴訟中以此為由提出不侵權(quán)的抗辯”，并由法院

做出不侵權(quán)判決

參見：最高人民法院民事裁定書（2014）民申字第1234號。。

與對注冊商標(biāo)無效宣告抗辯如此曲折、隱晦的規(guī)定不同，《商標(biāo)法》對以三年不使用應(yīng)撤銷注冊商標(biāo)為由抗辯的，明確規(guī)定被控侵權(quán)人享有抗辯權(quán)。即法院無須決定是否撤銷注冊商標(biāo)，也無須認(rèn)定侵權(quán)與否，直接判決不予以賠償?！渡虡?biāo)法》第64條規(guī)定，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人此前三年內(nèi)未實際使用該注冊商標(biāo)而提出抗辯的，法院可以判決被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。同為注冊商標(biāo)專用權(quán)滅失制度，注冊商標(biāo)無效在民事侵權(quán)訴訟的地位應(yīng)受到法律的平等對待。《專利法》對構(gòu)成專利無效事由的處理提供了更為直接的規(guī)范樣本。我國《專利法》第62條規(guī)定，專利侵權(quán)訴訟中被控侵權(quán)人以公知技術(shù)抗辯并有證據(jù)加以證明時，法院可直接判決不構(gòu)成侵權(quán)。

五、結(jié)論

商標(biāo)民事侵權(quán)訴訟中，當(dāng)事人選擇注冊商標(biāo)無效抗辯是其理性選擇。為提高解決侵權(quán)糾紛的效率，減少程序環(huán)節(jié)，商標(biāo)侵權(quán)訴訟中當(dāng)事人以注冊商標(biāo)無效作為抗辯時，“由法院直接裁決知識產(chǎn)權(quán)無效，是改革的基本思路。”[2]129如南非

南非《商標(biāo)法》第52.（1）：在任何訴訟中，商標(biāo)注冊行為的有效性存在爭議的，法院如果認(rèn)定注冊行為有效，可以對此出具證明。、英國

英國《商標(biāo)法》第47（2F）（3）（a）：如果有爭議商標(biāo)的訴訟仍處于法院審理中，無效申請必須向法院提出。、巴西

巴西《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第173條獨立款規(guī)定：在司法程序中，法官可以在滿足相關(guān)條件的情況下，中止注冊的效力以及中止商標(biāo)的繼續(xù)使用。商標(biāo)法規(guī)定對訴訟中的商標(biāo)法院有權(quán)決定注冊的效力，同樣法國、美國的司法實踐經(jīng)驗值得借鑒。

在不突破注冊商標(biāo)無效宣告的行政權(quán)力唯一歸屬的框架內(nèi)，制度改良的方式更具有實踐意義。即法院可直接審查注冊商標(biāo)無效抗辯事由并根據(jù)法院自己的判斷審理侵權(quán)案件，而“無需認(rèn)定在后注冊商標(biāo)無效，也無需等待商標(biāo)行政確權(quán)程序的結(jié)果?！?[21]法院對被控侵權(quán)人提交證明注冊商標(biāo)無效的證據(jù)進(jìn)行審查、判斷后，認(rèn)為確有規(guī)定的注冊商標(biāo)無效宣告事由情形的，在判決書中做出明確陳述，認(rèn)定當(dāng)事人的抗辯符合法律規(guī)定，對于商標(biāo)侵權(quán)之訴直接判決駁回原告的訴訟請求（包括構(gòu)成侵權(quán)、要求賠償、停止注冊商標(biāo)使用等），但不應(yīng)直接認(rèn)定注冊商標(biāo)專用權(quán)無效。無法證明或法院判斷不屬于拒絕注冊無效事由的，按民事訴訟程序繼續(xù)對侵權(quán)糾紛進(jìn)行審理。其核心在于，在當(dāng)事人未啟動注冊商標(biāo)無效宣告程序的情形下，法院不應(yīng)中止案件的審理，而必須審查當(dāng)事人提交的證據(jù)，并對涉案注冊商標(biāo)是否存在拒絕注冊的事由，即構(gòu)成注冊商標(biāo)無效宣告無效的事由進(jìn)行審查。

審判期間當(dāng)事人已經(jīng)向商標(biāo)評審委員會提起注冊商標(biāo)無效宣告申請的，因注冊商標(biāo)專用權(quán)的效力問題已經(jīng)進(jìn)入行政程序，屬于“必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)”的情形，法院應(yīng)中止審判等待注冊商標(biāo)無效宣告的最終結(jié)果。

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