李棣森++China+IP

2016年12月8日，北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司訴恒寶股份有限公司發(fā)明專(zhuān)利侵權(quán)案塵埃落定，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決原告握奇公司勝訴，并作出共計(jì)5000萬(wàn)的賠償金判決，刷新了北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建院以來(lái)專(zhuān)利侵權(quán)案件所判決之賠償金額的紀(jì)錄。值得一提的是，5000萬(wàn)的判賠金額中包含了由被告承擔(dān)原告100萬(wàn)元的律師費(fèi)用。對(duì)此，法院特別指出，判決由被告承擔(dān)原告的100萬(wàn)元律師費(fèi)用之依據(jù)在于案件代理的必要性、難易程度、律師的實(shí)際付出等，是綜合考量上述因素而對(duì)律師費(fèi)數(shù)額做出的合理認(rèn)定。本案一經(jīng)判決即引發(fā)熱議，不少業(yè)內(nèi)人士表示，本案對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)損害賠償案件中律師費(fèi)用的認(rèn)定提出了明確的指引。

無(wú)獨(dú)有偶，同樣是2016年12月8日，在遙遠(yuǎn)的大洋彼岸，美國(guó)懷威律師事務(wù)所（White and Williams LLP）贏得了一起源于德克薩斯州東區(qū)，由"非執(zhí)業(yè)實(shí)體"（NPE）發(fā)起、針對(duì)懷威客戶(hù)及一些其他企業(yè)的案件。法庭不但判決NPE方賠償律師費(fèi)，還極為罕見(jiàn)地判決NPE方的律師事務(wù)所一同承擔(dān)律師費(fèi)的賠償責(zé)任。該判決對(duì)于美國(guó)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟中律師費(fèi)賠償方式的認(rèn)定具有極為深遠(yuǎn)的意義，因?yàn)槠湔J(rèn)定，如果“專(zhuān)利蟑螂”的律師惡意追究案件，則其應(yīng)為對(duì)方律師費(fèi)承擔(dān)連帶責(zé)任?；趯?duì)本案的關(guān)注，China IP記者對(duì)本案的主辯律師Frank Bruno及勝訴方GUST公司的CEO及創(chuàng)始人David S. Rose先生進(jìn)行了專(zhuān)訪，深入了解了本案背后的故事。

懷威所代理的本案被告Gust公司以在線(xiàn)眾籌為主營(yíng)業(yè)務(wù)，原告AlphaCap Ventures則是一個(gè)NPE，亦被稱(chēng)為“專(zhuān)利蟑螂”，以專(zhuān)利為其唯一的資產(chǎn)，將起訴其他公司專(zhuān)利侵權(quán)視為其僅有的業(yè)務(wù)。2015年，原告AlphaCap在德克薩斯州東區(qū)的起訴了Gust及其他九名在線(xiàn)眾籌行業(yè)的企業(yè)，指控被告侵犯了其三項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利。面對(duì)指控，其他九名被告在短時(shí)間內(nèi)紛紛選擇和解，而只有Gust拒絕而選擇應(yīng)訴。從案件伊始，Gust就堅(jiān)持主張涉案專(zhuān)利是無(wú)效的，并要求AlphaCap支付因這種毫無(wú)價(jià)值的訴訟而產(chǎn)生的律師費(fèi)。

由于原被告雙方，即AlphaCap和Gust都與德克薩斯沒(méi)有任何聯(lián)系，故而作為Gust的委托代理人，懷威律師團(tuán)隊(duì)主張將案件從德克薩斯州東區(qū)轉(zhuǎn)移到Gust的住所所在地紐約南區(qū)，這里也是Gust員工辦公場(chǎng)所的所在地。該主張成功得到了德克薩斯州法院的支持，法院認(rèn)為該案在德克薩斯州沒(méi)有當(dāng)事人或證據(jù)，例如文件或證人，因此亦沒(méi)有理由將案件保留于此。

案件移送紐約后，Gust向法院主張本案為35 U.S.C.§285的例外情形，并為法院采納。本案Cote法官認(rèn)定AlphaCap的訴訟在客觀上不合理，因?yàn)閰⒄彰绹?guó)最高法院的判例Alice v. CLS Bank，涉案專(zhuān)利是無(wú)效的。同時(shí)，法官還認(rèn)定AlphaCap在主觀上動(dòng)機(jī)不良：它發(fā)起訴訟的目的不是為了因有效專(zhuān)利被侵權(quán)而追討合理的費(fèi)用，而是榨取一點(diǎn)騷擾費(fèi)。

最后，懷威代表Gust證明了AlphaCap的律師是這起“毫無(wú)意義”的訴訟的共犯，惡意提起本次訴訟。因此，法院最終判決Gust在此次訴訟中獲勝，并根據(jù)28 U.S.C.§1927，判決AlphaCap的代理律所Gutride Safier LLP對(duì)所需賠償?shù)穆蓭熧M(fèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。

“法院的這項(xiàng)裁決具有重要意義，因?yàn)樗J(rèn)定如果‘專(zhuān)利蟑螂的律師惡意追究案件，則其應(yīng)為對(duì)方律師費(fèi)承擔(dān)連帶責(zé)任，這將在很大程度上阻止律師代表NPE通過(guò)毫無(wú)意義的專(zhuān)利訴訟實(shí)現(xiàn)從合法企業(yè)敲詐的目的?！闭劶氨景冈诿绹?guó)專(zhuān)利訴訟律師費(fèi)賠償問(wèn)題上的里程碑意義，Bruno律師難掩其自豪與喜悅。在采訪中，Bruno律師和Rose先生亦與China IP記者暢談了案件訴訟過(guò)程中的策略與部署，并分享了其認(rèn)為本案將會(huì)為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的啟示。

China IP：本案最突出的亮點(diǎn)在哪里？

Bruno：這個(gè)案件有著很重要的意義，因?yàn)榉ㄔ翰枚ㄔ鍭lphaCap Ventures以及為其提供代理服務(wù)的Gutride Safier的律師共同負(fù)責(zé)被告Gust的律師費(fèi)。在美國(guó)法律制度中，無(wú)論哪一方在訴訟中獲勝，每一方都要支付其各自的法律費(fèi)用。只有在特殊情況下，敗訴方才需要承擔(dān)獲勝方的律師費(fèi)，其中，由律師事務(wù)所承擔(dān)勝訴方律師費(fèi)的情形則更不常見(jiàn)。

China IP：本案最終判定對(duì)方律所需賠償?shù)穆蓭熧M(fèi)數(shù)額是如何計(jì)算得來(lái)的？您認(rèn)為這種計(jì)算方式及其最終確定的數(shù)額是否合理？

Bruno：作為被告Gust的代理律師，我們向法院提供了詳細(xì)的結(jié)算報(bào)告，并相應(yīng)地附加了我們所做的解釋。此外，在案件伊始之際，法院就將預(yù)判利率定為9%，并以待確定的利率作為判決后的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。本案中，我們的律師費(fèi)總計(jì)超過(guò)55萬(wàn)美元。我們認(rèn)為，這項(xiàng)裁決是公平合理的，因?yàn)榧词乖嫒思捌渎蓭煷撕蟪姓J(rèn)了該訴訟的確是毫無(wú)價(jià)值的，這仍不能規(guī)避其提起并繼續(xù)此項(xiàng)訴訟的行為本身的不合理性。

China IP：本案中，根據(jù)美國(guó)法律，獲得律師費(fèi)的"勝訴方"所指代的具體含義是什么？

Bruno：根據(jù)美國(guó)法律，除非特別規(guī)則適用，否則無(wú)論哪一方在訴訟中獲勝，每一方都要支付其各自的法律費(fèi)用。在美國(guó)專(zhuān)利法中，只有當(dāng)案件根據(jù)35 U.S.C.§285.被判定為“例外”時(shí)，勝訴方才可以從對(duì)方收取律師費(fèi)。一方成為勝訴方有以下幾種方式：（1）當(dāng)事人通過(guò)陪審團(tuán)的裁決勝訴； （2）當(dāng)事人在簡(jiǎn)易判決中勝訴； （3）對(duì)方不起訴或者撤訴。在本案中，當(dāng)案件從德克薩斯移送到紐約時(shí)，原告就迅速撤銷(xiāo)了對(duì)Gust的案件，使Gust成為勝訴方，并有資格根據(jù)35 U.S.C.§285.將負(fù)擔(dān)律師費(fèi)的責(zé)任轉(zhuǎn)移給對(duì)方。

China IP：在整個(gè)案件的訴訟過(guò)程中，特別是針對(duì)應(yīng)由對(duì)方律所承擔(dān)相應(yīng)的律師費(fèi)賠償責(zé)任這一主張，您在訴訟策略以及程序安排等方面做出了哪些努力？從哪些方面進(jìn)行了布局和考量？或者有哪些特別的安排？

Bruno：首先，從案件開(kāi)始，我們告訴原告，Gust不會(huì)為和解支付任何金額，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為涉案專(zhuān)利是無(wú)效的，并且要求他們支付我們的律師費(fèi)。我們將這些信件往來(lái)提交給法院作為索取律師費(fèi)的證據(jù)，以證明我們的立場(chǎng)是一貫并合理的。其次，我們?cè)诎讣蹙吞嶙h將案件從德克薩斯移送到紐約，目的是能夠?qū)讣杆俳鉀Q。另外，我們收集了重要證據(jù)，證明了原告是所謂的“專(zhuān)利蟑螂”，例如，證據(jù)顯示原告沒(méi)有資產(chǎn)或收入，并向其他被告低價(jià)收取和解費(fèi)用，同時(shí)原告律師的律師費(fèi)是從案件中所贏取費(fèi)用中提成的。上述的所有都促成了法院在本案對(duì)律師費(fèi)的判決。

China IP：本案對(duì)于律師費(fèi)賠償方式的判決，將會(huì)對(duì)今后的專(zhuān)利侵權(quán)案件產(chǎn)生怎樣的影響？其里程碑意義體現(xiàn)在哪些方面？

Bruno：這項(xiàng)決定將導(dǎo)致“專(zhuān)利蟑螂”及其律師在提起類(lèi)似訴訟之前更加慎重，三思而后行。在過(guò)去，最糟糕的結(jié)果是“專(zhuān)利蟑螂”可能拖欠被判罰的律師費(fèi)。對(duì)此“專(zhuān)利蟑螂”不必?fù)?dān)心，因?yàn)樗麄儽揪蜎](méi)有資產(chǎn)可供償付。但本案的判決意味著今后代表“專(zhuān)利蟑螂”的律師事務(wù)所可能需要對(duì)律師費(fèi)負(fù)責(zé)，這些律師事務(wù)所有著實(shí)際的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有資產(chǎn)用于支付律師費(fèi)。在這種情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)他們將不太可能帶來(lái)新的訴訟。

Rose：不能說(shuō)大多數(shù)，但可以說(shuō)許多“專(zhuān)利蟑螂”案件是在原告無(wú)法支付足額律師費(fèi)的情況下，由原告律師所采取的從裁決金額中提成的方式來(lái)獲取律師費(fèi)，并且律師通常能夠獲得最終裁決金額的1/3。因?yàn)閷?duì)任何一方都沒(méi)有什么不利的一面，并且在大多數(shù)情況下，前幾個(gè)愿意和解的被告所支付的“騷擾費(fèi)”就已經(jīng)足夠抵消成本，故而NPE及其律師很容易因有利可圖而發(fā)起這類(lèi)案件。在本案中原告律師明知訴訟毫無(wú)意義卻仍然向前推進(jìn)，法庭在經(jīng)濟(jì)上向原告律師追責(zé)，透過(guò)本案的判決發(fā)出的明確訊息將可能阻止其他律師與“專(zhuān)利蟑螂”客戶(hù)在今后的合作。

China IP：您認(rèn)為本案的判決對(duì)于中國(guó)企業(yè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者來(lái)說(shuō)能帶來(lái)哪些啟示？

Bruno：首先，中國(guó)公司在美國(guó)起訴專(zhuān)利侵權(quán)，應(yīng)該找到合格的專(zhuān)利律師，并在案件開(kāi)始之初就進(jìn)行徹底的調(diào)查，包括審查涉案專(zhuān)利以及了解原告等等。就像在我們的案例中，我們的調(diào)查顯示AlphaCap是“專(zhuān)利蟑螂”，這為我們制定防御措施提供了很大幫助。其次，如果你被一個(gè)“專(zhuān)利蟑螂”起訴，考慮反擊，而不是和解。雖然這不能保證你會(huì)贏得律師費(fèi)，但如果涉案專(zhuān)利確實(shí)很弱，那么贏得律師費(fèi)對(duì)你而言則是很可能的。例如本案，原告在訴訟開(kāi)始后僅僅幾個(gè)月內(nèi)將和解金額降低為零，但我的客戶(hù)拒絕接受該要約，并繼續(xù)要求律師費(fèi)。第三，從案件開(kāi)始就提出索要律師費(fèi)的請(qǐng)求，同時(shí)收集能夠指證原告是“專(zhuān)利蟑螂”的證據(jù)并提交法院。最后，在案件中占據(jù)合理的立場(chǎng)進(jìn)行訴訟，并盡快根據(jù)案情結(jié)束案件。

Rose：專(zhuān)利是用來(lái)保護(hù)創(chuàng)新發(fā)明的。濫用法律系統(tǒng)、利用專(zhuān)利來(lái)騷擾無(wú)辜企業(yè)是一個(gè)很壞（自本案后也可能會(huì)是一個(gè)很昂貴）的想法。

China IP：透過(guò)本案，對(duì)于同樣深受NPE困擾的中國(guó)企業(yè)而言，在訴訟策略方面，您有什么建議或者獨(dú)到的見(jiàn)解？

Bruno：基于本案來(lái)看，首先，我并不建議中國(guó)企業(yè)在德克薩斯州東區(qū)設(shè)立辦公室，因?yàn)檫@將增加將“專(zhuān)利蟑螂”訴訟從德克薩斯州轉(zhuǎn)移到紐約的可能性。相反，我建議在紐約南部的紐約市設(shè)立辦事處，也就是本案法院判決的所在地。在此需要提到的是，美國(guó)最高法院的TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC一案將于2017年宣判，目前所有專(zhuān)利律師都在密切關(guān)注此案，因?yàn)榇税傅呐袥Q可能?chē)?yán)重限制專(zhuān)利案件的原告將管轄法院選擇到被告被并入或有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的州的權(quán)利。無(wú)論如何，出于管轄方面的考慮，應(yīng)當(dāng)在紐約市注冊(cè)或擁有辦公室。其次，在案件開(kāi)始時(shí)，企業(yè)需要與專(zhuān)利律師討論并就訴訟預(yù)算達(dá)成一致?！皩?zhuān)利蟑螂”通常瞄準(zhǔn)他們期望會(huì)很快和解的小公司。這些小公司可能沒(méi)有足夠的資金進(jìn)行大規(guī)模的“戰(zhàn)斗”，所以實(shí)踐中我們倡導(dǎo)《孫子兵法》中的“善之善者”即“不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也”。在訴訟中，這種形式通常表現(xiàn)在早期解決--即本案中的通過(guò)甄別和攻擊其弱點(diǎn)迫使原告放棄案件。例如本案中，原告希望在德克薩斯州提起訴訟，所以我們很快將案件移送紐約。一旦案件轉(zhuǎn)移到紐約，原告隨即放棄了案件，Gust最終贏得了律師費(fèi)。

不幸的是，NPEs利用專(zhuān)利撐起他們的主要業(yè)務(wù)。完全規(guī)避NPE訴訟幾近不可能，而且非常困難。然而，中國(guó)公司可以考慮通過(guò)以下幾種方法管理或減輕NPE訴訟風(fēng)險(xiǎn)：

第一，早期開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查和法律分析。在美國(guó)銷(xiāo)售產(chǎn)品之前，建議至少對(duì)產(chǎn)品的某些功能進(jìn)行徹底的自由操作分析，以評(píng)估潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

第二，認(rèn)真對(duì)待NPE的請(qǐng)求信。起訴前，一些（但不是全部）NPE可能會(huì)向其目標(biāo)公司發(fā)出請(qǐng)求信，指控專(zhuān)利侵權(quán)，并聲稱(chēng)如果不滿(mǎn)足某些要求（例如繳納許可費(fèi)），就會(huì)起訴。中國(guó)公司應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待這些信件，密切關(guān)注并評(píng)估NPE侵權(quán)的指控，分析涉案專(zhuān)利的有效性，并迅速有效地做出響應(yīng)。在某些情況下，利用雙邊專(zhuān)利復(fù)審（IPR， inter-parte review，類(lèi)似我國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)無(wú)效程序）而不是利用法庭來(lái)無(wú)效對(duì)方專(zhuān)利也是一個(gè)可行的選擇。

第三，加入防御性專(zhuān)利聚合（DPA， defensive patent aggregation）。

第四，目前已有保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售專(zhuān)利侵權(quán)險(xiǎn)，以防公司被控專(zhuān)利侵權(quán)，其中涵蓋“專(zhuān)利蟑螂”案件。

堅(jiān)守陣地！ 正如法官在本案中所指出的，任何選擇應(yīng)訴的被告都會(huì)贏得這一案件。但是，由于原始被告中的另外九家企業(yè)都已經(jīng)選擇和解，所以這起案件花費(fèi)的時(shí)間更長(zhǎng)，成本更高，因?yàn)槲覀円患夜静坏貌怀袚?dān)全部成本。