蔡振一

摘 要：禮來公司訴常州華生制藥有限公司侵害其奧氮平制備工藝專利權一案最終以常州華生制藥有限公司有限公司勝訴告終。盡管此類糾紛多以仿制藥生產(chǎn)企業(yè)最終勝訴告終，但這些企業(yè)往往也在曠日持久的“ 拖延戰(zhàn)”中付出了很大的代價。而提出此類訴訟的跨國藥企則在其專利到期后，憑借這種“訴訟戰(zhàn)術”變相的將獨占期延長了十來年，獲取了高額利潤。本文就仿制藥企業(yè)專利侵權風險做出了分析，并針對如何規(guī)避此類風險提出了一些建議.

關鍵詞：仿制藥；專利侵權；商業(yè)秘密；知識產(chǎn)權

2016年6月16日，曠日持久的禮來公司訴常州華生制藥有限公司（以下簡稱華生制藥）侵害發(fā)明專利權上訴案在最高人民法院宣判。 認定被訴侵權的華生制藥奧氮平制備工藝的反應路線未落入涉案專利權保護范圍，判決撤銷一審判決，駁回禮來公司訴訟請求。[1]

奧氮平是一種抗精神病藥，由禮來公司開發(fā)，于1996年在美國獲批上市，并于1998 年首次獲準進入我國市場[2]。華生制藥于2001年7月，向國家藥品監(jiān)督管理局申請奧氮平及其片劑的新藥證書，并于2003年5月9日，奧氮平原料藥和奧氮平片《新藥證書》和《藥品注冊批件》。2003年9月29日，禮來公司以華生制藥侵害其奧氮平的發(fā)明專利權（涉案專利CN91103346.7）為由，向南京中院提起訴訟。經(jīng)鑒定華生制藥涉案工藝路線不能生成奧氮平，華生公司最終因舉證不能而被認定侵權，二審被判停止侵權并賠償50萬元。2013年7月15日，2013年7月15日，禮來公司以華生公司持續(xù)使用其擁有的91103346.7號方法發(fā)明專利生產(chǎn)藥物奧氮平，侵害了其專利權為由向江蘇高院提起訴，請求賠償額高達1.5億元以上。該案一審法院基于前案二審相同的理由認定華生制藥侵權并判令其賠償人民幣350萬元。兩公司均不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最終，因華生制藥二審提出新的關鍵性證據(jù)，即其2008年向國家食品藥品監(jiān)督管理總局備案并于2010年獲批的奧氮平制備工藝，并證明其于2003年至今持續(xù)使用該工藝，最終經(jīng)技術調(diào)查官比對該工藝與禮來涉案專利（91103346.7），證明該工藝與涉案專利方法不同的，相應的技術特征也不屬于基本相同的技術手段，達到的技術效果存在較大差異，未構成等同特征。因此，華生制藥奧氮平制備工藝未落入涉案專利權保護范圍。[1]

近年來，我國醫(yī)藥工業(yè)水平雖然有了較大提高，但多數(shù)藥企仍然以仿制為主。隨著近兩年大批專利到期，有較多國內(nèi)藥企提出了3.1類仿制藥申請。[3]與大量藥品專利到期帶來的“仿制潮”一同出現(xiàn)的是許多因仿制藥引發(fā)的專利侵權訴訟。其中較具有代表性的有法國賽諾菲安萬特訴江蘇恒瑞多西他賽專利侵權案，日本三共公司訴北京萬生藥業(yè)公司“奧美沙坦酯”專利侵權案，美國禮來公司訴江蘇豪森藥業(yè)公司“鹽酸吉西他濱”專利侵權案，美國禮來公司訴江蘇豪森藥業(yè)公司“奧氮平”專利侵權案以及本文提到的美國禮來公司訴華生制藥“奧氮平”專利侵權案。盡管此類糾紛最終多以仿制藥企勝訴告終，但這些案件有一個共同點，那就是此類糾紛大多是持續(xù)數(shù)年甚至十多年“拖延戰(zhàn)“。雖然最終勝訴，但仿制藥企在這些漫長的訴訟中付出了很大的代價，而提出訴訟跨國藥企則在其專利到期后，憑借這種“訴訟戰(zhàn)術”變相的將獨占期延長了十來年，獲取了高額利潤。

因此，如何有效的規(guī)避專利侵權風險，是我國仿制藥生產(chǎn)企業(yè)面臨的一個重要課題。那么我國仿制藥企業(yè)應該采取哪些手段來防控侵權風險呢？

1 商業(yè)秘密和專利的有效結合

在研發(fā)過程中，企業(yè)知識產(chǎn)權管理部門應配合研發(fā)部門，對每一個關鍵環(huán)節(jié)進行評估，決定采用何種知識產(chǎn)權保護辦法。根據(jù)技術的特點和階段，將商業(yè)秘密和專利的保護有效結合。例如，在技術路線的知識產(chǎn)權保護方式選擇方面，因藥品研發(fā)的特殊性，最終的路線往往要經(jīng)過不斷摸索和優(yōu)化才能確定，即便確定了路線，進行了藥品注冊工作。為了增加競爭力，藥企仍然會對路線進行不斷的優(yōu)化，從而提高純度和收率。因此，在前期可以考慮依靠商業(yè)秘密保護，等技術成熟，對某些環(huán)節(jié)申請專利。

這種做法是藥品的特殊性決定的，在電子產(chǎn)品領域，通過合法購買產(chǎn)品，拆解研究，通過反向工程破解產(chǎn)品商業(yè)秘密并不是什么難事，甚至這種方法常常成為一些廠商的研發(fā)捷徑。而對于藥品則很難通過產(chǎn)品本身去進行反向工程。因此，藥品研發(fā)過程中，在技術路線成熟之前，采取商業(yè)秘密進行保護有著其特殊優(yōu)勢性。但需要注意的是，如果采用這個方案進行保護，應做到幾點：一是企業(yè)需明確商業(yè)秘密范圍、涉密人員、保密期限、保密義務，并采取必要保密措施。二是人力資源部門和研發(fā)部門配合做好人員管理，包括保密方面的入職培訓、競業(yè)限制協(xié)議的簽訂、對涉密人員的工作記錄的保存、涉密人員離職后保密費的支付和去向的監(jiān)控。

不得不提的是，因為仿制藥的特殊性且常見的化學合成方法往往都是公知的，大部分企業(yè)很少會去從頭摸索新的路線，而多半是在原研藥工藝專利的基礎上進行改變。這么操作有可能出現(xiàn)一種風險，那就是在企業(yè)選擇商業(yè)秘密進行保護而未申請專利的時候，其他企業(yè)已經(jīng)對該技術申請了專利。在這種情況下，企業(yè)需做好迎接訴訟的準備，并盡可能在一定范圍內(nèi)爭取先用權。

2 專利風險預警貫穿始終

此外，還應當注意防范一種情況。那就是一些企業(yè)為了某些目的，會利用法律規(guī)定來實施其專利戰(zhàn)略。比如，我國專利法第三十四條規(guī)定，國務院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認為符合本法要求的，自申請日起滿十八個月，即行公布。國務院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請。[4]雖然專利法規(guī)定，發(fā)明專利如不請求提前公布，18個月自行公開。但本條有個前提，就是必須先通過初步審查才可以公開。個別企業(yè)會利用該點，在初次遞交申請文件的時候故意形成各種需要補正的缺陷，并多次利用審查員初步審查和補正，來實質(zhì)上延長初審時間，從而實際上延后了公布時間。而在這種已申請非公開狀態(tài)下，這些“潛水艇專利”。[5]在公開前是不會被檢索到的。但因其申請日在先，不管后面的企業(yè)對相同技術申請專利與否，都于事無補。除了利用專利法的相關規(guī)定延后公開，有些企業(yè)會故意變換關鍵詞等方式來防止被檢索到。而其他企業(yè)在不知情的情況下已經(jīng)投入資金進行開發(fā)，甚至已經(jīng)開拓好市場之后，在先申請的企業(yè)突然要求公開專利，然后通過提起訴訟等手段把后來者擠出局，從而搶占市場。

盡管醫(yī)藥領域比較特殊，并不像電子產(chǎn)品等領域同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，“潛水艇專利”出現(xiàn)的可能性較低，但醫(yī)藥產(chǎn)品開發(fā)投入大，周期長，審批環(huán)節(jié)多而繁瑣，一旦這種情況發(fā)生，企業(yè)將遭受非常重大的損失。因此，在產(chǎn)品的整個研發(fā)過程中，除了注重自身知識產(chǎn)權的保護，仍應定期頻繁的檢索該產(chǎn)品的專利情況，做好專利風險防范工作，以防侵權情況的發(fā)生。但要做到這一點，對專利工作人員技術要求非常高，對此，建議企業(yè)可以在技術團隊中進行專門的專利檢索的培訓，直接由技術人員針對性更強的來完成這項工作。

3 主動采取法律手段維護自身利益

主動提起專利不侵權確認之訴對于仿制藥企業(yè)是一個非常有效的武器。因知識產(chǎn)權權利人的侵權警告函，他與不特定的義務人之間，原本存在的正常法律關系，處于不明確狀態(tài)。在快速化、復雜化、高度化的現(xiàn)代社會中，法律關系的不明確，將導致經(jīng)濟、社會的重大損害。所以企業(yè)在收到侵權警告函時，就應當靈活運用確認訴訟的預防性機能，先請求法院進行不侵權的確認，盡量減少損失。[6]對于仿制藥生產(chǎn)企業(yè)而言，原研藥企發(fā)起的動輒數(shù)年甚至十余年的漫長專利戰(zhàn)爭，會帶來難以負擔的損失。一旦收到停止侵權警告函或?qū)Ψ讲扇∠鄳纱胧?，那么仿制藥企業(yè)可以確切證明自身不侵權的前提下，主動提出確認不侵權之訴，化被動為主動，去減少專利訴訟帶來的損失。

無效宣告是仿制藥企業(yè)的又一利器。對于一些原研藥企業(yè)而言，核心專利到期后，制劑專利和晶型專利往往持續(xù)多年。而這些制劑專利常常屬于沒有技術含量的低質(zhì)量專利。這些專利實質(zhì)上阻礙了技術進步，行業(yè)的發(fā)展。對專利進行分析和研究，運用法律手段，通過無效宣告來掃除這些專利壁壘可以有效的加快注冊和上市進程。2015年5月，北京市高級人民法院做出終審判決，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團旗下方正醫(yī)藥研究院訴德國拜耳“莫西沙星氯化鈉注射液”專利無效一案，近日獲終審勝訴。拜耳公司莫西沙星氯化鈉注射液專利因此提前五年到期。方正醫(yī)藥不僅打破專利壁壘，掃清了發(fā)展障礙，這起無效宣告也成為了國內(nèi)制藥企業(yè)挑戰(zhàn)跨國藥企專利并獲得成功的首例，具有標志性的意義。仿制藥企業(yè)不妨通過研究方正醫(yī)藥的無效宣告案例，來為自身應對專利侵權風險提供一些新的思路。

4 加強知識產(chǎn)權管理工作

企業(yè)可以根據(jù)自身需求，結合《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范》[7]建立科學的知識產(chǎn)權管理體系，在企業(yè)研發(fā)到最終上市銷售的各個環(huán)節(jié)，規(guī)范化的做好知識產(chǎn)權管理工作。企業(yè)應當根據(jù)自身情況去設計知識產(chǎn)權管理的相應規(guī)章制度，及時頒布實施和修改。在知識產(chǎn)權體系運行過程中，除了切實的按照體系運行要求去執(zhí)行，還應該加強管理評審工作，對體系的運行情況進行評估和修正。

例如，知識產(chǎn)權管理體系中，建立《研發(fā)項目立項制度》，《專利檢索制度》明確立項程序，嚴格執(zhí)行有效減少侵權風險。跨國藥企為了保護自身利益，經(jīng)常通過專利布局申請諸多晶型專利，工藝專利配方專利和新適應癥專利。對于仿制藥生產(chǎn)企業(yè)而言，在在項目立項初期，更應當做好擬立項產(chǎn)品的專利檢索工作。并與技術研發(fā)部門緊密結合，對專利進行分析，有效地規(guī)避，從項目立項初期就能有效防止字面侵權和等同侵權。[8]

不論是原研還是仿制，藥品研發(fā)是一個長期，艱苦的過程。對于開發(fā)過程中的知識產(chǎn)權風險防控就顯得尤為重要，既要保證自身的成果收到很好的保護，同時也要積防范任何侵權的風險。應建立一套全面覆蓋的知識產(chǎn)權體系，從研發(fā)到銷售全方位的進行監(jiān)控和預警，及時發(fā)現(xiàn)被侵權并規(guī)避侵權。

參考文獻

[1] 中華人民共和國最高人民法院（2015）民三終字第1號民事判決書

[2] 余國漢，馬崔，丁國安等.奧氮平與氯氮平治療精神分裂癥的對照研究[J].中華精神科雜志，2001 ，2 ： 125.

[3]《藥品注冊管理辦法》（局令第28號）

[4]中華人民共和國專利法

[5]孫兆剛.潛水艇專利的規(guī)避對策研究[J].科技管理研究，2012 ，9.

[6]鄧宏光，唐文.論知識產(chǎn)權不侵權確認之訴[J].《法律適用》，2006， 1.

[7] GB/T 29490-2013，企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范[S]

[8] 張衛(wèi)平：《訴訟架構與程式――民事訴訟的法理分析》[M]，清華大學出版，2000，242