楊靜安

關鍵詞 撤銷成功率 調(diào)查方法 應對策略

《商標法》第四十九條規(guī)定，“注冊商標……沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標”。該規(guī)定在實務中被稱為“撤銷商標三年不使用”，簡稱“撤三”。撤三主要用于解決在先障礙問題：企業(yè)在申請注冊商標時，若查詢到在先商標近似程度較高甚至完全相同，直接申請會面臨駁回風險，但如果該障礙商標注冊已經(jīng)滿三年并且沒有使用記錄，則可以通過撤三來排除障礙。用撤三來解決申請障礙，相比于洽談轉(zhuǎn)讓、共存等方式，經(jīng)濟成本要低得多。

我國的有效商標注冊總量已經(jīng)達到世界的三分之一，并且增長迅猛，可供自由選擇的商標資源日益有限，自己能想到的好商標，很多時候都已經(jīng)被他人“捷足先登”，申請注冊一枚想要的商標越來越難。在這種情況下，撤三必然會越來越頻繁地被企業(yè)運用，成為商標申請注冊過程中排除在先障礙的常用手段。本文從實務的角度，討論撤三申請與“答辯”雙方的攻守策略及技巧。

一、撤三申請實務與技巧

（一）分析和調(diào)查撤銷成功率

1.撤銷成功率分析

可以結(jié)合實際情況，從不同角度綜合分析是否有實際使用行為，或者是否存在使用可能，從而判斷撤銷的成功機率。

第一，了解有沒有使用的線索。如果有，則分析使用是否規(guī)范。比如是否使用在核定的商品項目上，使用在哪些核定商品項目上，使用的商標圖樣與核準的商標圖樣是否相同或者顯著部分相同。

第二，注冊人是公司還是自然人。如果是自然人，由于營業(yè)條件限制等原因，使用可能性相對稍低。

第三，注冊地址是否變化。商標注冊地址與實際經(jīng)營地址，如果不一致，則容易出現(xiàn)難以收到官方下發(fā)的《提供使用證據(jù)通知書》的情況，從而難以參與案件程序，這將更容易導致商標撤銷。自然人注冊商標出現(xiàn)這種情況的可能性更高。

第四，是否具備使用資質(zhì)。不少行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要特定的資質(zhì)，比如藥品生產(chǎn)等。通過查詢資質(zhì)情況，可以推斷是否有使用商標的條件，從而推測使用可能性。

第五，核心商標還是保護性商標。如果擬申請撤銷的商標是注冊人主營業(yè)務所在類別上的商標，則撤銷可能性較低；如果是注冊人在非營業(yè)范圍上注冊的防御性商標，則撤銷可能性相對較高。

第六，商標注冊時間長還是短。一般而言，注冊時間越長，商標獲得有效管理和使用的可能性越低；注冊時間越短，商標得到重視和使用的可能性相對越高。

2.撤銷分析過程中的調(diào)查方法

第一，商標查詢。比如查詢商標注冊的地址等信息，注冊的相同或近似商標的情況，是否有許可備案等。

第二，網(wǎng)絡調(diào)查。比如利用“百度圖片”搜索注冊人經(jīng)營信息、產(chǎn)品信息；通過工商信息網(wǎng)站查詢經(jīng)營資質(zhì)、關聯(lián)公司、公司地址變更信息等。

第三，實地調(diào)查。比如對注冊人企業(yè)所在地進行調(diào)查，了解是否有相應產(chǎn)品生產(chǎn)的情況；對相關產(chǎn)品的銷售場所做調(diào)查，了解是否有相應產(chǎn)品銷售的情況。

第四，其他調(diào)查。比如郵寄掛號信確認注冊人能否正常收取郵件。

（二）撤三申請操作實務中的方法與技巧

1.撤三申請主體

一般不將實際需求者作為撤銷申請人，而是選擇沒有關聯(lián)的第三方作為申請人，尤其是自然人。這種做法主要是為了隱藏撤銷申請人的真實需求，避免暴露“目標”，提升撤銷成功率，同時也為下一步可能開展的洽談轉(zhuǎn)讓等工作創(chuàng)造條件。

2.申請撤銷的商品項目

實踐中常常會爭論，到底申請撤銷部分商品項目還是全部商品項目？多數(shù)人會選擇對部分類似商品群組上的商品予以撤銷群組，其理由在于更有針對性，即，所提撤銷的商品項目上，注冊人必須提供商標使用證據(jù)，否則這些商品就會被撤銷。但需注意的是，從實踐情況來看，目前審查商標撤銷案件的商標局的做法是：無論全部撤銷還是部分撤銷，只要商標注冊人在申請撤銷的一項商品上使用過注冊商標，則在全部商品上的注冊均予以維持。與此形成差異的是，在對商標撤銷進行復審的商評委那里，無論全部撤銷還是部分撤銷，均按類似群進行審查，具體而言，商標注冊人在核定的一項商品上使用注冊商標的，僅在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持。

這就意味著，不能簡單地認為針對部分商品撤銷，注冊人就必須在這部分商品上提供有效的使用證據(jù)才能維持注冊。相反，既然在商標局階段提部分商品撤銷與提全部商品撤銷沒有明顯區(qū)分，何不直接針對全部核定商品提起撤銷？這種做法的好處在于，在后續(xù)的復審程序中，如果注冊人在提供證據(jù)時，不清楚撤銷申請真正想要撤銷的到底是哪個群組上的商品項目，就很難有的放矢，有針對性地提供相應商品上的使用證據(jù)。也就是說，若考慮到復審程序的審理特點，反而是提全部撤銷更有助于“迷惑”注冊人，從而提高真正想要撤銷商品上的撤銷成功率。當然，到底選擇哪一種方式，還是要基于對使用可能性的評估、案件周期的預估與計劃等多方面因素來綜合確定。

3.關于多份撤銷與連續(xù)撤銷

上文提到了到底申請撤銷部分商品項目還是全部商品項目的問題，有人選擇同時提起多份全部撤銷的申請以及部分撤銷的申請，或者針對每項商品逐一提出申請。也有人甚至針對同樣的撤銷多次、重復提交申請，如果注冊人疲于應付，針對其中一次申請沒有提供有效證據(jù)，該申請中被裁定商標撤銷的，則相應的商標權利（也可能是部分商品上的權利）歸于滅失。從撤銷申請人的角度來講，想盡一切辦法增加成功幾率，這無可厚非。但是這樣做會增加撤銷申請人、被申請人的成本和負擔，即通常所說的增加“訴累”，并增加不必要的案件申請量，為本來就不堪重負的審查資源帶來更大壓力。因此，撤銷申請仍應做好前期調(diào)查，有的放矢，制定更為精確的策略，而不是一味地采用“海量戰(zhàn)術”。

4.撤三申請的時間及與其他程序的銜接

撤三申請的同時往往伴隨著撤銷申請人一方的后續(xù)新申請?！俺啡焙汀靶律暾垺笔且粚M合，銜接好時間才能達到想要的效果。一方面，從“撤三+新申請”的需要來看，新申請的商標應該緊跟著被撤銷的商標，因此提出申請的時間不能太晚。否則，注冊人會知曉被撤三信息，然后立即補充申請，帶來新的障礙商標。另一方面，撤三與新申請之間應存在時間差，注冊申請時間過早，審查時撤三結(jié)果還不能確定，申請會被駁回。

實務中還有這樣的疑問：撤三申請與新申請同時提出更好，還是新申請的商標被駁回之后再提出更好呢？實際上，二者各有優(yōu)劣：同時提出顯然有利于盡早確定撤三結(jié)果，從而實現(xiàn)撤銷申請人一方早日注冊想要的商標的目的。但所撤銷的商標并非一定就是自身申請商標被駁回時所引證的商標。具體而言，可能不引證該商標，也可能在引證該商標的同時還引證了其他更多的商標，即存在一定的不確定性。如果等待駁回之后，引證商標情況可以完全確定，此時提起撤三能夠解決“不確定性”的問題。但是，駁回復審程序中不一定能夠等待撤三的審查結(jié)果。因為撤三申請后續(xù)還可能發(fā)生復審、訴訟程序，這些程序的時間周期遠長于駁回復審程序，撤銷結(jié)論久久不能做出，很可能導致申請的商標在駁回復審程序中得不到支持。

結(jié)合大量的“撤三+申請”實踐經(jīng)驗以及當前商評委支持“緩裁”的現(xiàn)狀來看，目前相對穩(wěn)妥的做法是提交撤三的同時提交注冊申請，如果駁回，在駁回復審中等待撤三結(jié)果最終確定。駁回復審過程中撤三結(jié)果不能審結(jié)的，可以向商評委書面請求中止審理，等待撤三結(jié)果確定后再做出審理。當然，這僅是結(jié)合當前的操作實際而言的，如果“緩裁”的做法發(fā)生變化，則前述策略很難發(fā)生作用。

二、應對撤三的策略與要點

（一）提交商標使用證據(jù)的方法與注意事項

1.可以作為商標在商品或者服務上使用的證據(jù)

商標直接使用在商品、商品包裝或者容器、商品交易文書上，或者使用在服務場所及服務相關物品上，或者使用在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，都屬于撤三案件中的“商標使用”。其中商品商標直接使用的證據(jù)相對容易收集，實踐中更多的疑問主要是在服務商標使用證據(jù)的體現(xiàn)形式上，其可以包括：使用于服務的介紹手冊、服務場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上等類似使用方式，關鍵在于能夠用于識別服務來源。

2.證據(jù)形式：原件或公證

在商標確權案件中，廣泛存在認可復印件的情況。但撤三案件的審理主要取決于使用證據(jù)本身，因此證據(jù)的形式非常重要。特別是，后續(xù)程序走得越遠，案件雙方當事人在證據(jù)“三性”上越是較真，因此，商標注冊人應當盡可能提供證據(jù)原件來證明商標的使用情況。如果提供原件確有困難，可以提供經(jīng)公證與原件一致的復印件。

3.關鍵證據(jù)：發(fā)票

發(fā)票是撤三案件中非常重要的使用證據(jù)。一方面，發(fā)票是市場交易雙方支付費用的憑證，能夠證明雙方交易行為的實際履行情況。當商標注冊人擬證明其使用商標的商品用于市場銷售時，除了提供記載使用該商標的商品銷售合同之外，如果能夠提供發(fā)票證明該合同實際履行，則有助于形成較為完整的商標使用證據(jù)鏈。另一方面，發(fā)票經(jīng)過稅務機關的認證，相比于當事人自己制定的合同以及產(chǎn)品包裝等可以自制的證據(jù)而言，證明力更強，并且發(fā)票便于核實真實性。需要注意的是，在商業(yè)慣例中，商標圖樣不會出現(xiàn)在發(fā)票中，發(fā)票中主要記載的是文字，商標名稱可以通過發(fā)票中的商品名稱體現(xiàn)出來，但圖形商標則較難實現(xiàn)這一點。也有很多發(fā)票中只記載產(chǎn)品通用名稱，而不記載商品名，如此一來，發(fā)票中就不能直接體現(xiàn)商標使用情況。在這種情況下，就需要通過銷售合同甚至是產(chǎn)品照片等方面的證據(jù)予以佐證，證明發(fā)票中記載的信息與涉案商標有關。這也同時提醒企業(yè)，需要將商標管理思維融入到生產(chǎn)經(jīng)營的整個過程中，在擬定產(chǎn)品銷售合同、開具銷售發(fā)票時，盡可能體現(xiàn)商標和商品名稱。

4.證據(jù)鏈與證據(jù)量

常常有企業(yè)咨詢，撤三案件中到底提供什么樣的證據(jù)最好。實際上，撤三案件中的商標使用證據(jù)，應當能夠顯示使用的商標標識、使用的商品或服務項目、使用主體、使用日期以及使用地域范圍等信息，很難有哪個單一的證據(jù)可以完整呈現(xiàn)這些信息，更多的還是應當考慮形成完整證據(jù)鏈。比如，提供實際的產(chǎn)品以及產(chǎn)品包裝，能夠顯示具體的商標圖樣、生產(chǎn)時間（生產(chǎn)批號）、生產(chǎn)主體信息；提供產(chǎn)品的銷售合同，可以顯示產(chǎn)品的銷售時間、地域范圍情況；提供合同對應的發(fā)票，可以證明合同的實際履行情況；提供與產(chǎn)品有關的媒體報道或者展會信息等，可以進一步佐證前述證據(jù)的真實性。在實踐中，有時候找到相互印證的完整證據(jù)鏈會比較困難，這時候需要通過增加證據(jù)的量，即，只要是實際使用商標的證據(jù)，盡可能多提供，從而在整體上反映出存在真實使用商標的意圖和事實。

（二）主動防范撤三風險的做法

從尊重法律規(guī)定、促進法律價值實現(xiàn)的角度來講，商標注冊人有實際使用商標的，在面臨被撤三時應當盡力收集使用證據(jù)材料，力爭維持注冊商標；如果商標確實沒有使用的，則需要承擔因不使用而被撤銷的后果。但事實上，很多企業(yè)的注冊商標盡管沒有使用，但仍有重要的現(xiàn)實價值，比如申請注冊今后可能用到的儲備性商標，或者為避免他人在主營業(yè)務相關聯(lián)商品或服務上搶注商標，甚至是通過阻止他人在其他類別的申請注冊行為從而保護自身品牌不被淡化等。不少大型企業(yè)提出，多年來通過大量注冊積累所構(gòu)筑的完整保護體系，如今常常面臨被撤銷的威脅，令人防不勝防，對企業(yè)多年的工作成果造成威脅。還有一些更為極端的情況，某些企業(yè)濫用撤三的法律程序，謀取不正當利益。

在撤三頻發(fā)的情況下，對于商標注冊人來說，除了在被提起撤三時積極準備證據(jù)材料之外，還需要在日常管理過程中做好多方面的基礎工作，未雨綢繆，降低被撤銷的風險。同時，在發(fā)現(xiàn)被撤銷的跡象時，主動做一些補救性的新申請注冊。主動防范撤銷風險的做法一般包括如下情形：

1.市場預測。應當在商標管理過程中通過對市場動向的關注，預測自身注冊商標被撤銷的可能性。比如，自身注冊商標被行業(yè)內(nèi)其他公司擅自使用，并在短期內(nèi)獲得了很大的市場規(guī)模，這種情況下該商標很可能就會成為被撤銷的目標。

2.商標監(jiān)測。通過商標監(jiān)測軟件能夠盡早知悉商標被提撤銷的情況，可提前準備使用證據(jù)。而針對營業(yè)地址變更后與商標注冊地址不一致的情況，更需要通過設置監(jiān)測掌握官方發(fā)布的公告送達信息。事實上，當商標注冊人不能正常收取官方下發(fā)的提供使用證據(jù)通知書時，很多公告送達信息都是通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的。

3.追加申請。預測到可能被提撤三或者得知已經(jīng)被提撤三時，應當立即追加新的注冊申請。這就相當于在被申請撤銷的商標之后增加一個新的權利，以擋住撤銷申請人的注冊申請。假如被提撤銷的商標最終被決定撤銷，新申請的商標若能獲準注冊，還可以延續(xù)在先的商標權利。

4.盡量使用。如果商標在短期內(nèi)確實沒有使用需求，但又需要防范被撤三的，可以考慮階段性、小批量地投入使用，然后通過公證購買等方式保存證據(jù)。商標注冊人還可以考慮許可有條件的企業(yè)使用，比如許可給經(jīng)銷商、關聯(lián)公司、生產(chǎn)商等。

5.批量注冊。對很多大型企業(yè)而言，要將所注冊的重要商標都投入使用確實不現(xiàn)實。這種情況下，一些企業(yè)將重要商標批量篩選出來，每三年內(nèi)重新提交一次申請。這就相當于原來注冊的商標剛滿三年，可能會面臨撤三風險時，又增加了新的商標，使得權利能夠一直延續(xù)下去。

以上防范撤三風險的做法中，有些是不值得廣泛提倡的。比如，純粹為了規(guī)避被撤銷風險的小批量臨時使用行為，在審查過程中很可能被審查機關視為“象征性使用”行為而不予認可。而每三年批量補充注冊一次的做法，會進一步不合理地增加整體的商標注冊量。我們?nèi)匀徽J為，商標的生命在于使用，企業(yè)應當盡可能基于正當?shù)氖褂眯枰?，合理和適量地注冊商標。