王璐+富永隆介+石橋克之

關(guān)鍵詞 美國審查實務(wù) 限定解釋的風險 橋頭堡權(quán)利要求

近年，日本企業(yè)在國內(nèi)專利申請量并無上升，但PCT申請量增勢卻非常明顯，這說明日本企業(yè)選擇申請專利的地域從日本轉(zhuǎn)向了其他國家（一部分中國高科技企業(yè)，例如中興、華為也有同樣趨勢）。而在向日本特許廳提交的專利申請文件時，日本專利申請人也會在專利申請書撰寫中考慮到其他國家的專利申請需求，便于后續(xù)的翻譯。因此，專利說明書的寫法需要考慮到世界各國的實務(wù)特色情況。特別是在PCT申請對翻譯要求（Mirror Translation）、時間等方面都存在嚴格規(guī)定，所以PCT申請的說明書也需要重視世界各國的實務(wù)特色。

作為實現(xiàn)專利申請國際化的第一步，本論文不僅在文件形式上，也從實體層面上對美國、歐洲、中國的專利審查實務(wù)特色進行探討，提出相應(yīng)的撰寫對策。以下按照美國、歐洲、中國的順序進行闡述。

考慮美國審查實務(wù)特點的撰寫對策

為了在訴訟中進行的權(quán)利要求解釋能使權(quán)利人在美國更有力地行使權(quán)利，同時符合聯(lián)邦最高法院在KSR案件以后對專利創(chuàng)造性的標準，以使專利申請能更快被美國專利局審查后授權(quán)，筆者對專利說明書的寫法作出說明。

1.降低權(quán)利要求被限定解釋的風險

在美國，關(guān)于“present invention”（本發(fā)明）的表述被作為限定權(quán)利要求的解釋依據(jù)，這種情況存在判例。比如：在Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp. 案件中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）用專利US6359880 的權(quán)利要求1記載的說明書內(nèi)容作為限定解釋的依據(jù)，在解釋“l(fā)ocalized wireless gateway system（地區(qū)無線網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)）”的內(nèi)容時，法院認為：“Thus， in one aspect， the present invention relates to alocalized wireless gateway system. … The gatewaycompresses and decompresses voice frequency communication signals …”（第4 頁6-15 行），在本案中，CAFC認為：“專利用‘本發(fā)明對特征進行說明時，該說明即限定發(fā)明范圍?！保ā癢hen a patent thus describes the features of the ‘present invention as a whole， thisdescription limits the scope of the invention.”），支持了按照說明書的記載限定權(quán)利要求范圍的判決思路。

因為該判決的存在，專利說明書中應(yīng)該避免直接用“present invention（本發(fā)明）”的文字，特別是，由于“Summary of the invention（摘要）”的內(nèi)容作為解釋權(quán)利要求的根據(jù)被重視，所以“Summary of the invention”中的記載內(nèi)容應(yīng)該慎重撰寫，持相同觀點的美國律師不在少數(shù)。

在實務(wù)中，這樣的觀點能夠在美國申請人制作的專利說明書中發(fā)現(xiàn)。比如“Field of the Invention”和“Summary of the Invention”，而不直接用“present invention（本發(fā)明）”的文字表述，專利說明書中采用“The present disclosurerelates to…”“In accordance with an embodimentof the present invention…”“In one embodiment…”類似的表述較多。

與傳統(tǒng)日本專利說明書中的表述相比，“本發(fā)明是關(guān)于…的”、“在本發(fā)明的裝置是具備…的”等表述經(jīng)常被采用。這些翻譯為英文是“The present inventionrelates to …”，“An apparatus according to thepresent invention comprises …”等，所以這樣的表述在美國行使權(quán)利時會有被限定解釋的可能性。

因此，為了降低美國權(quán)利要求在解釋時被限定的風險，應(yīng)該考慮直接翻譯時會發(fā)生的情況，撰寫專利說明書不應(yīng)該直接使用“本發(fā)明”的文字，采用如“本披露是…”的表述時，或采用“本發(fā)明的至少若干個實施例形態(tài)是關(guān)于…裝置”類似的表述。

專利權(quán)利要求的內(nèi)容在審查階段中也會因修改等情形而產(chǎn)生變更。特別是美國，與他國不同，由于STF（Special Technical Feature特別技術(shù)特征）不存在限定審查對象單一性規(guī)定的情況，審查員允許將最初申請時的獨立權(quán)利要求刪去或者替代一部分限定內(nèi)容。所以在獨立權(quán)利要求撰寫時，需要考慮到美國以及采用STF單一性審查標準的日本、歐洲的實務(wù)特色。因此，該內(nèi)容雖然是關(guān)于獨立權(quán)利要求的限定內(nèi)容，也應(yīng)該作為實施例的說明的形式進行描述。

2.以確保獨立權(quán)利要求范圍最大化為目的的從屬權(quán)利要求的撰寫方法

在美國，通過法院判決結(jié)果建立起了一種權(quán)利要求解釋原則，即“權(quán)利要求區(qū)別解釋原則”（Doctrine of Claim Differentiation）。根據(jù)權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，對于每一項專利中的多項權(quán)利要求，法院應(yīng)當解釋為每一項權(quán)利要求均有其不同的保護范圍，每一項權(quán)利要求均不是多余的。也就是說，按照該原則，表述不同的各項權(quán)利要求被推定為不同的權(quán)利要求。

一般來說，根據(jù)權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，獨立權(quán)利要求與各從屬權(quán)利要求所限定的保護范圍各不相同，獨立權(quán)利要求的保護范圍大于從屬權(quán)利要求的保護范圍的情況下有利于專利權(quán)人。比如，Phillips v. AWH Corp.的案件判決認為，“追加的從屬權(quán)利要求限定了獨立權(quán)利要求的技術(shù)范圍，推定為該限定不存在獨立權(quán)利要求中?！保ā癟he presenceof a dependent claim that adds a particularlimitation gives rise to a presumption that thelimitation in question is not present in the independent claim.”），CAFC支持了此種想法。

所以，從屬權(quán)利要求的存在對獨立權(quán)利要求的限定解釋產(chǎn)生影響，在撰寫權(quán)利要求時，雖然獨立權(quán)利要求是最重要的，但是不能僅僅考慮獨立權(quán)利要求，不仔細考慮從屬權(quán)利要求?？紤]到美國專利實務(wù)特色，為了拓寬獨立權(quán)利要求的權(quán)利范圍，撰寫從屬權(quán)利要求是在撰寫權(quán)利要求書中很重要的一部分。

為了有效地利用權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，根據(jù)獨立權(quán)利要求中技術(shù)思想的下位概念，需要設(shè)立不同的、多樣的從屬權(quán)利要求。比如，將每個實施例對應(yīng)的特征作為該實施例限定的從屬權(quán)利要求，從而作為更大范圍的獨立權(quán)利要求也可能包括這些實施例以外的技術(shù)思想。

3.有利于通過美國審查的從屬權(quán)利要求的撰寫方式（橋頭堡權(quán)利要求）

近年來，美國實務(wù)審查的動態(tài)是，與過去相比，因缺乏創(chuàng)造性而被拒絕授權(quán)的情況下，申請人僅通過反駁而不變更修改權(quán)利要求是很難獲得授權(quán)的。這是因為KSR案件判決的影響下，修改后的MPEP（美國專利審查指南）不僅以TSM標準（Teaching- Suggestion-Motivation test），也包括其他缺乏創(chuàng)造性的原因駁回專利申請，創(chuàng)造性（非顯而易見性）審查制度更加嚴格。所以與其他國家相比，在美國將現(xiàn)有技術(shù)中不存在的創(chuàng)新發(fā)明點的構(gòu)成要素作為限定的權(quán)利要求的技術(shù)特征，在審查戰(zhàn)略層面上具有很大意義。

但根據(jù)先申請主義，在申請前一定時間內(nèi)完成對現(xiàn)有技術(shù)的調(diào)查是相當困難的，所以在現(xiàn)實中，基本上是在對確定具有新穎性構(gòu)成要素不確定的情況下，撰寫專利說明書。另外，存在許多自認為現(xiàn)有技術(shù)調(diào)查已經(jīng)完成后，在審查中發(fā)現(xiàn)影響技術(shù)創(chuàng)造性的重要現(xiàn)有技術(shù)文件的情況。

所以，在申請時會根據(jù)已掌握的現(xiàn)有技術(shù)資料，制作授予專利權(quán)可能性高的獨立權(quán)利要求，與此同時要考慮到萬一在審查階段中發(fā)現(xiàn)了影響申請的現(xiàn)有技術(shù)文件，也可以主張具有創(chuàng)造性的從屬權(quán)利要求來獲得授權(quán)，所以在申請前充分準備從屬權(quán)利要求非常重要。本文將這樣的從屬權(quán)利要求稱為“橋頭堡權(quán)利要求”。在審查階段的攻守中，審查員提出的現(xiàn)有技術(shù)與申請人發(fā)明技術(shù)的覆蓋領(lǐng)域，就如同戰(zhàn)爭中雙方爭奪的領(lǐng)地，在獨立權(quán)利要求的專利性被現(xiàn)有技術(shù)否定時，從屬權(quán)利要求可以為申請人建立起獨自領(lǐng)域的橋頭堡（泛指作為進攻的據(jù)點），具有此種效果的從屬權(quán)利要求，在本文中被稱為“橋頭堡權(quán)利要求”。所有獨立要求的技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)文件中被公開的情況下，用橋頭堡權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)對比，以其創(chuàng)造性提高獲得授權(quán)的可能性，同時最小限度縮小獨立權(quán)利要求范圍以促進審查進程。

那么，如何撰寫橋頭堡權(quán)利要求？比如，以獨立權(quán)利要求是具備A+B兩個技術(shù)特征的情況為例，假設(shè)這個獨立權(quán)利要求被審查時，審查員會先調(diào)查這兩個技術(shù)特征A和B同時存在的現(xiàn)有技術(shù)文件。如果沒有發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)有技術(shù)的情況下，A技術(shù)公開的現(xiàn)有文件1以及B公開的現(xiàn)有技術(shù)文件2可以作為缺乏創(chuàng)造性的證據(jù)。反過來說，多數(shù)的現(xiàn)有技術(shù)文件1以及2的組合來否定獨立要求（A+B）的顯而易見性的情況下，審查員沒有發(fā)現(xiàn)技術(shù)特征A以及技術(shù)特征B同時存在的現(xiàn)有技術(shù)文件可能性較高。（如果審查員發(fā)現(xiàn)技術(shù)特征A以及技術(shù)特征B同時存在的現(xiàn)有技術(shù)文件，意味著本發(fā)明不具有新穎性，不需要討論本發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。）在這種審查情況下，在申請時可以附加“內(nèi)限定”，例如，“該A是隨著該B的延長方向被放置該B的內(nèi)部中”，進一步技術(shù)特征A和技術(shù)特征B的互相關(guān)系的從屬權(quán)利要求等作為橋頭堡權(quán)利要求寫在申請專利的權(quán)利要求中，這樣的方法有利于申請人主張其技術(shù)具有創(chuàng)造性。隨著審查情況的發(fā)展，在申請人的預(yù)期情況下，獨立權(quán)利要求被現(xiàn)有文件1和2的組合拒絕，依然存在橋頭堡權(quán)利要求被授權(quán)的可能性。

預(yù)先設(shè)立盡量多的橋頭堡權(quán)利要求有利于申請人，假設(shè)第一項的橋頭堡權(quán)利要求拒絕，其他橋頭堡權(quán)利要求被授權(quán)的可能性是存在的。橋頭堡權(quán)利要求設(shè)立數(shù)量多，在審查初期的階段也可以讓審查員從各個方面審查權(quán)利要求，從而申請人能夠在第一次收到駁回審查意見書后，根據(jù)對審查員掌握資料的了解，在授權(quán)的途徑上走最高效的道路。在這種情況下，到授權(quán)階段為止，這可以減少駁回審查意見的數(shù)量；使申請可以盡早被授權(quán)，節(jié)省答復(fù)費用。