黃瑩瑩

(廣東財經(jīng)大學法學院 廣東 廣州 510000)

商標反向混淆研究
——以新百倫商標權案為切入點

黃瑩瑩

(廣東財經(jīng)大學法學院 廣東 廣州 510000)

新百倫商標權案，因其巨額的判決賠償金后改判賠償款成為商標侵權經(jīng)典案例，產生重要的影響。透過對新百倫商標權案的分析，研究如何認定商標的反向混淆侵權問題，進一步探討反向混淆，并提出認定的規(guī)則標準。

新百倫;反向混淆;商標侵權;必要性

據(jù)人民網(wǎng)報道，美國知名運動品牌New Balance在國內市場遭遇商標侵權訴訟。2015年4月24日，廣州中院作出一審判決。新百倫公司因使用他人已注冊商標“新百倫”，構成對他人商標專用權侵犯，須賠償對方9800萬元。①其賠償數(shù)額巨大。直至2016年6月23日，備受關注的新百倫商標糾紛案塵埃落定。廣東高院終審判決認定新百倫公司構成侵權，但賠償款由一審9800萬元被改判為500萬元，②從而引出了許多關于商標反向混淆侵權討論。本文從對New Balance商標之爭的反向混淆進行剖析。

1 反向混淆的概述

1.1 反向混淆的概念及背景

反向混淆，是指消費者將在先商標所有人提供的商品或者服務，錯誤地當成了在后商標所有人的商品或者服務。實踐中，在后商標使用人可能將他人在先注冊的商標用作商標、商號、商品名稱等商業(yè)標識。在1918年，美國法官Holmes就首先提出反向混淆的侵權類型可以提起訴訟。這是反向混淆的理論依據(jù)。直到1977年，美國聯(lián)邦第十巡回法院關于BigO案的判決使得反向混淆理論在美國法院系統(tǒng)和專利商標局得到接受，奠定其作為商標侵權的法律基礎。

1.2 認定反向混淆的必要性分析

1.2.1 保護消費者權益的需要

在反向混淆中，在后使用人通過對在先權利人商標的使用，使得相關公眾會誤以為在先權利人的產品其實來源于在后使用人，或二者之間存在著某種聯(lián)系。消費者可能基于在后使用人的良好信譽，希望獲得其優(yōu)質商品，結果買到在先權利人質次商品，這就造成消費者的利益損失，同時增加消費者搜索成本和額外的經(jīng)濟負擔。

1.2.2 有助于制止不正當競爭行為

我國實行注冊商標制度。為防止大企業(yè)利用其優(yōu)勢市場地位竊取中小企業(yè)合法取得的商標，維護公平競爭市場秩序，規(guī)制反向混淆具有必要性。

1.2.3 公平正義的要求

在商標權權屬明確的情況下，不能因為商標權人的主體經(jīng)濟效益不高、規(guī)模較小而不給予等同于經(jīng)濟實力強大的主體的保護水平，這也是符合羅爾斯的第二正義原則。禁止反向混淆行為，保護商標權人的合法權益，是公平正義的要求。

1.2.4 符合帕累托最優(yōu)效率原則

經(jīng)濟效率是知識產權法律所要實現(xiàn)的基本價值，保持現(xiàn)有的商標權屬狀態(tài)就屬于帕累托最優(yōu)。禁止反向混淆最壞的情況就是先使用人的商譽沒有恢復，但這樣的結果不會比禁止反向混淆之前的情況更糟。

1.2.5 明確商標的原始取得原則的體現(xiàn)

商標作為區(qū)別商品和服務的標志，具有排他性，在各國都是采用先到先得的原則，都需要保障在先權利人的權利，有利于維護商標法的公平性和一貫性。

1.2.6 保護消費者和保護商標權人的有效手段

在反向混淆情形下，會降低商標權人的商標價值，損害商標權人的商譽，使其逐漸失去其顯著性和獨特性。

2 認定構成商標反向混淆的原則

在司法實踐中，商標反向混淆理論為法院解決紛繁復雜的商標侵權新問題延伸了視野和空間，而逐漸成為解決商標侵權糾紛的重要理論。

2.1 在后商標使用人處于市場強勢地位

由于在后商標使用人往往處于市場優(yōu)勢地位，其憑借強大的經(jīng)濟實力和市場支配力進行廣泛商業(yè)宣傳，這些都會引起消費者對產品產生混淆。

2.2 反向混淆不以主觀惡意為構成要件

商標反向混淆理論目的在于依法保護在先商標注冊人在市場中的獨立身份，自主提升自身商譽的合法權益。反向混淆案件中，原、被告雙方往往在經(jīng)濟實力、企業(yè)知名度上相差懸殊。處于強勢地位的在后商標使用人在商品上使用他人在先商標并不必然出于惡意，也可能系使用之前檢索不善導致。

2.3 反向混淆的損害后果不同于一般混淆

反向混淆產生混淆可能的損害后果在于侵權人通過大規(guī)模的宣傳促銷活動，導致消費者誤將在先商標權人的商品認為來源于在后使用人，或認為兩者存在某種聯(lián)系。這會造成合法商標權人與注冊商標之間的特定聯(lián)系被割裂，商標權人寄予商標拓展商業(yè)發(fā)展前景的愿望受到抑制。最終造成商標權人商譽和企業(yè)身份的淹沒、弱化，造成商標權人權益受到侵害。

綜上，筆者認為本案法院適用反向混淆理論判決New Balance公司承擔責任在法理之中，一審的天價賠償?shù)蕉徃呐匈r償在合理的范圍內。

3 認定構成商標反向混淆的考慮因素

3.1 在先商標應是合法、善意注冊的商標

首先，在先商標應是注冊商標。由于我國商標權的取得采用注冊原則，如果是未注冊的商標，則不會構成反向混淆。如果在先商標和在后商標均未注冊，則在先商標的使用在先無法排除在后商標使用，在后商標使用人若通過自己的經(jīng)營使其商標取得了比在先商標更大的影響，這種投入應當受到法律保護，不構成反向混淆侵權。只有在其為注冊商標的前提下，在后商標的某些使用才可能構成反向混淆。

其次，在先注冊的商標應是合法、善意的。根據(jù)我國《商標法》第7條第1款③第13條第2款④以及第32條⑤的規(guī)定，在先商標的注冊應當符合誠實信用原則，而不是對已注冊商標的惡意模仿，更不是對他人商標的搶注或竊取。與通常的正向混淆不同，反向混淆案件中，由于在先使用商標的商業(yè)強度通常比較弱，因而法官會著重考慮在后使用商標的商業(yè)強度以及公眾對在后使用商標的熟知程度，以衡量在后使用商標所造成的強勢是否會淹沒在先使用商標，吸收消費者對該商標的認識。

3.2 在后商標使用人主觀過錯

傳統(tǒng)意義上的商標混淆理論的視角是以制止搭便車行為為核心的，其主要目的在于防止惡意假冒不發(fā)行為，制止非法利用他人商標的欺詐行為。但是，在反向混淆的情形當中，在后使用人并不具有利用在先使用人商譽的意圖，也沒有利用其商譽的必要，主觀過錯的內容體現(xiàn)在其他方面：

一是故意，即在后使用人通過商標檢索或其他途徑，明知在先使用人使用某商標并享有商標權，仍然使用與之相同或近似的商標，意圖將其據(jù)為己有從而為自身的經(jīng)營活動服務。

二是過失，即在后使用人雖未明知在先商標的存在，但并未盡到必要的商標檢索或查詢義務，在未確定是否有在先權利人的前提下即開始使用商標。

在存在過失情形中，由于商標注冊信息是面向社會公開的，未盡到必要檢索義務，本身就構成過錯。在后商標人負有注意義務，要求在其應該進行必要的商標檢索，避免侵犯他人既存的商標權利。當然，第二種情形也能轉化為第一種情形，當在后商標人在不知情的情形下不當使用，而在先權利人給予告知，在后使用人無視提醒仍使用，即從從過失轉為故意意圖。

3.3 在先商標權利人與在后使用人有過接觸與信息的交流

主要包括以下三種情形：一是在先商標權利人在得知使用行為后，通知在后使用人該商標的存在。二是在后商標使用人曾積極地與在先商標人接觸，謀求商標許可。三是其他形式得知在先商標的存在與狀態(tài)。如果在后商標使用人知曉后仍憑借其經(jīng)濟優(yōu)勢對相同或者近似的商標進行密集的廣告宣傳，可認定在后商標使用人的主觀惡意。主觀惡意的存在有助于侵權行為的認定，并且對于確定應否對在先商標權利人進行賠償，以及賠償數(shù)額問題有著重要意義。

3.4 實際混淆程度

無論在正向混淆還是在反向混淆中，權利主張方都需要提出消費者發(fā)生實際混淆的證據(jù)，因而有多少產生了混淆的消費者數(shù)量比例才能證明存在混淆。一般美國法院認為，11%-49%都可以被認為存在混淆。

3.5 在后使用人的意圖

這里的意圖并不是指在后使用者要搭便車或借助在先使用者商譽的意圖，而是指在后使用者要使市場飽和而覆蓋在先使用者名聲的意圖。

4 余論

從鬧得沸沸揚揚的New Balance商標之爭，由賠償9800萬改判500萬元，結局也是峰回路轉，反思此案所涉及法律問題就會發(fā)現(xiàn)，中國現(xiàn)行商標法理論存在著一定缺陷，以至于法理判定依據(jù)與社會大眾的普遍認識存在不少差異。此案引發(fā)的熱議定能促進更為詳盡的司法解釋出臺。因此，有必要以明確反向混淆的分析原則和分析方法，完善相關舉證責任分配、賠償問題，使商標法更加切實有效地實行。

注釋：

① http://leaders.people.com.cn/n/2015/0429/c58278-26920994.html，2016年3月2日訪問

② http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2016-06/23/content_6686052.htm，2016年 6月24日訪問

③ 我國《商標法》第7條第1款：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則?！?/p>

④ 我國《商標法》第13條第2款：“就相同或類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。

⑤ 我國《商標法》第32條：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。”

黃瑩瑩(1990-)，女，廣東潮州人，廣東財經(jīng)大學法學院14級經(jīng)濟法研究生，研究方向：經(jīng)濟法。

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1672-5832(2016)07-0220-02