文/賀保平 田小伍

關(guān)于商標(biāo)法第三十二條在先權(quán)利的分析
——以一則商標(biāo)行政糾紛案為例

文/賀保平 田小伍

一、基本案情

案例名稱：鄭州某專利事務(wù)所有限公司訴國家商評委商標(biāo)行政糾紛案

原告：鄭州某專利事務(wù)所有限公司

被告：國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

第三人：河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司

案由：商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案

一審：京（2012）—中知行初字第1785號

二審：京（2013）高行終字第353號

【案情介紹】

2003年12月25日，河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司申請注冊第3861597號“中原”商標(biāo)（簡稱被異議商標(biāo)），指定使用的服務(wù)為第42類的商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、包裝設(shè)計、工業(yè)品外觀設(shè)計、知識產(chǎn)權(quán)評估、知識產(chǎn)權(quán)咨詢。

鄭州某專利事務(wù)所有限公司在法定期限內(nèi)向商標(biāo)局提出異議申請，其主要理由是：異議人及其“中原”品牌在相關(guān)行業(yè)具有一定的知名度，河南某商標(biāo)事務(wù)所有限公司申請注冊被異議商標(biāo)的行為侵犯了其商號權(quán)，并涉嫌以不正當(dāng)手段搶先注冊異議人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反了《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱《商標(biāo)法》）第三十一條之規(guī)定。2010年5月16日，商標(biāo)局作出（2010)商標(biāo)異字第10414號“中原”商標(biāo)異議裁定書，認(rèn)定異議理由不成立，被異議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊。鄭州某專利事務(wù)所有限公司不服第10414號裁定，向商標(biāo)評審委員會提出復(fù)審請求，2012年3月7日，商標(biāo)評審委員會作出商評字[2012]第10112號《關(guān)于第3861597號“中原”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》，認(rèn)為鄭州某專利事務(wù)所有限公司提供的證據(jù)不能證明在被異議商標(biāo)注冊申請曰之前，“中原”作為異議人的企業(yè)字號在與被異議商標(biāo)核定使用的相同服務(wù)或類似服務(wù)上具有一定的知名度，裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。鄭州某專利事務(wù)所有限公司不服第10112號裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求撤銷第10112號裁定。

二、法院判決

北京市第一中級人民法院審理后認(rèn)為：在被異議商標(biāo)申請注冊之前，原告使用在專利申請代理業(yè)務(wù)上的“中原”商號已經(jīng)具有了一定的知名度。同時，第三人與原告均位于河南省鄭州市同一行政區(qū)。因此，被異議商標(biāo)核定使用在與專利申請代理服務(wù)相同或類似的“商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、知識產(chǎn)權(quán)評估、知識產(chǎn)權(quán)咨詢”服務(wù)上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為第三人提供的服務(wù)與原告提供的服務(wù)來源相同或者二者之間具有密切的關(guān)聯(lián)性，從而對原告的商號權(quán)造成損害。故被異議商標(biāo)的申請注冊違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，依法不應(yīng)當(dāng)予以在上述服務(wù)上核準(zhǔn)注冊。判決撤銷商標(biāo)評審委員會作出的第10112號裁定、由商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。

第三人不服一審判決，提起上訴。北京市高級人民法院判決駁回上訴，維持原判。

三、案例評析

（一）保護(hù)字號權(quán)的法律適用問題

《商標(biāo)法》第三十二條（原《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，但對在先權(quán)利的范圍并無具體規(guī)定。依據(jù)此法律條款的字面含義，無法確定字號權(quán)是否屬于在先權(quán)利的一種，如果確定字號權(quán)屬于商標(biāo)法本條款規(guī)定的在先權(quán)利，則法官在審理案件時候就可以引用該條文進(jìn)行裁判，如果字號權(quán)不屬于商標(biāo)法本條款規(guī)定的在先權(quán)利，法官引用此條款裁判就存在法律適用錯誤的嫌疑。此問題不僅對法官形成了考驗，也是律師等法律工作者在司法實踐中無法回避的難題，本案即涉及此爭議問題。

一種觀點認(rèn)為在知識產(chǎn)權(quán)司法領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)堅持權(quán)利法定原則，清華大學(xué)的崔國斌教授曾在《中國法學(xué)》上發(fā)表文章《知識產(chǎn)權(quán)法官造法的批判》，主張在知識產(chǎn)權(quán)司法實踐中應(yīng)嚴(yán)格限制法官的造法活動。持此觀點的人們認(rèn)為，查遍中國全部現(xiàn)行有效的法律，未曾找到關(guān)于字號權(quán)或者商號權(quán)的規(guī)定，《民法通則》中關(guān)于企業(yè)名稱權(quán)的規(guī)定不能等同于字號權(quán)或者商號權(quán)，所以字號權(quán)（商號權(quán)）并不屬于商標(biāo)法第32條中的在先權(quán)利。此觀點在我國司法實踐中已經(jīng)有大量的體現(xiàn)，比如北京市第一中級人民法院曾有判決記載“我國現(xiàn)行法律、法規(guī)沒有對字號權(quán)做出明確的規(guī)定，當(dāng)事人據(jù)此主張權(quán)利缺乏法律依據(jù)”。

另外一種觀點認(rèn)為不宜對在先權(quán)利進(jìn)行刻板的理解，企業(yè)名稱中起到識別作用的主要元素在于字號，如果將字號權(quán)排除出在先權(quán)利范圍，將導(dǎo)致社會上大量搶注他人字號為注冊商標(biāo)的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象顯然是不具有正當(dāng)性的，如果固守權(quán)利法定理念，司法面臨這種搶注行為將會處于無法可依的尷尬局面。持此種觀點的人還指出《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)進(jìn)行擴大解釋，明確在先權(quán)利包括“商號權(quán)（即字號權(quán)）、著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等”，雖然此文件是商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會在審理案件時適用的規(guī)范性文件，人們法院在進(jìn)行裁判時可以參照適用。這種觀點在我國司法實踐中也有體現(xiàn)，比如同樣是北京市第一中級人民法院的判決，在判決說理部分記載到“企業(yè)字號是企業(yè)名稱中的一個重要組成部分，具有重要的識別和區(qū)分的作用，在先權(quán)利中應(yīng)當(dāng)包括字號的權(quán)利”。

本案一審法院認(rèn)為商標(biāo)法第32條中的在先權(quán)利包含字號權(quán)（商號權(quán)），并據(jù)此撤銷了商評委的復(fù)審裁定，二審對上述判決予以維持。筆者認(rèn)為，目前我國司法界對字號權(quán)的保護(hù)已經(jīng)形成共識，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的商號相同或者基本相同的文字申請注冊為商標(biāo)，容易導(dǎo)致中國相關(guān)公眾混淆的不予核準(zhǔn)注冊。

（二）如何審查字號的知名度

這里涉及到相關(guān)公眾的界定以及知名度的認(rèn)定。司法實踐中，審查某字號在相關(guān)公眾中是否擁有一定的知名度時，相關(guān)公眾一般是使用字號的企業(yè)所在的行業(yè)。該相關(guān)公眾也可以是使用字號企業(yè)產(chǎn)品的流通領(lǐng)域直接相關(guān)者，或者使用字號企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的消費者。但是，針對不同的相關(guān)公眾，當(dāng)事人的舉證內(nèi)容側(cè)重點有差異。在相關(guān)公眾為使用字號的企業(yè)所在的行業(yè)情形下，當(dāng)事人提供行業(yè)主管部門或者行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的榮譽資料即可證明，如本案中原告提供的“2003年度專利工作先進(jìn)集體”和“全國專利系統(tǒng)先進(jìn)集體”榮譽稱號；而在相關(guān)公眾為使用字號企業(yè)產(chǎn)品的流通領(lǐng)域直接相關(guān)者或者使用字號企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的消費者情形下，當(dāng)事人可提供使用字號企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)覆蓋的地域、產(chǎn)品/服務(wù)的市場占有率、媒體及宣傳持續(xù)的時間及頻度、權(quán)威調(diào)查公司（如零點調(diào)查公司）公正的調(diào)查報告等予以證明。本案中，原告在訴訟中提供了其歷年來代理全國部分省市和河南省各市縣企業(yè)、科研機構(gòu)、高等院校及自然人的專利申請情況，其在河南省代理機構(gòu)中代理量排名等證據(jù)，旨在證明原告的服務(wù)覆蓋的地域、市場占有率等，進(jìn)而證明其在相關(guān)領(lǐng)域的知名度。

（三）企業(yè)字號產(chǎn)生的權(quán)益能否承繼

本案還涉及一個特殊的問題，就是企業(yè)字號所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益能否承繼的問題。擁有一定知名度的企業(yè)字號，具有重要的識別和區(qū)分的作用，這些權(quán)益以企業(yè)字號為載體，經(jīng)過改制而新設(shè)的企業(yè)，能否自然承繼改制前企業(yè)字號的相關(guān)權(quán)益，對本案結(jié)果有著重大影響。基于民事權(quán)利的一般理解，企業(yè)名稱權(quán)（字號權(quán)）屬于人格權(quán)的一種，如同自然人的姓名權(quán)一樣，具有很強的人身屬性，不能承繼、轉(zhuǎn)讓、許可他人使用。筆者認(rèn)為企業(yè)名稱,尤其是字號，是區(qū)別不同市場主體的商業(yè)標(biāo)識，不同于一般意義上的人身權(quán)，其本質(zhì)上屬于一種財產(chǎn)權(quán)益，或者說財產(chǎn)屬性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人身屬性，字號所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益可以承繼。本案的法官接受了筆者的觀點，認(rèn)為原告的“中原”字號在改制前已經(jīng)取得了一定的知名度，改制后原告的“中原”字號承繼了改制前的知名度。

根據(jù)原告提供的工商資料，其前身于1996年1月26日經(jīng)中國專利局、河南省專利管理局批準(zhǔn)、市工商行政管理局某分局核準(zhǔn)成立，核準(zhǔn)住所為河南省鄭州市某區(qū)，經(jīng)營范圍主營“專利申請代理”，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為股份合作制，機構(gòu)代碼為41109。原告自此開始在專利代理服務(wù)項目上使用“中原”字號，以“鄭州某專利事務(wù)所”名義開展專利代理服務(wù)。2004年11月23日，原告的前身經(jīng)河南省知識產(chǎn)權(quán)局同意、鄭州市工商行政管理局某分局核準(zhǔn)，依照國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于專利代理機構(gòu)脫鉤改制的實施意見進(jìn)行規(guī)范，改制成現(xiàn)在的原告，其法定代表人、經(jīng)營場所、經(jīng)營范圍均未發(fā)生變化，其機構(gòu)代碼仍然為41109。自1996年1月26日至今，原告在專利代理服務(wù)上持續(xù)使用“中原”字號。而第三人于2003年12月25日申請注冊訴爭商標(biāo)，時間明顯晚于原告商號權(quán)的取得時間。根據(jù)原告提供的榮譽資料，基于其前身2003年度在河南省專利工作中做出了優(yōu)異成績，2004年3月被河南省知識產(chǎn)權(quán)局評為“2003年度專利工作先進(jìn)集體”；基于其前身成立以來（尤其是1999年以來）對全國專利事業(yè)發(fā)展作出的突出貢獻(xiàn)，2004年1月被中華人民共和國人事部、國家知識產(chǎn)權(quán)局于授予“全國專利系統(tǒng)先進(jìn)集體”榮譽稱號。上述資料證明在被異議商標(biāo)申請注冊日前原告的前身已將“中原”作為企業(yè)字號使用在與被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)相同或類似的服務(wù)上，并具有一定的知名度，原告擁有“中原”在先字號權(quán)。第三人與原告同處鄭州市某區(qū)，被異議商標(biāo)指定使用在與專利申請代理服務(wù)相同或類似的“商標(biāo)代理、專利代理、法律服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)管理、知識產(chǎn)權(quán)評估、知識產(chǎn)權(quán)咨詢”等服務(wù)項目上，容易使相關(guān)公眾認(rèn)為其服務(wù)與原告提供的服務(wù)來源相同或者二者具有密切的關(guān)聯(lián)性，從而對原告的商號權(quán)造成損害。被異議商標(biāo)的注冊顯然違反《商標(biāo)法》第三十二條（原《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，依法不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。

作者系北京大成（鄭州）律師事務(wù)所律師