文/陳璐旸

企業(yè)名稱與商標沖突疑難問題解決路徑探討

文/陳璐旸

面對企業(yè)名稱與商標之間沖突產(chǎn)生的兩個難題：一是當事人以在后注冊商標侵犯其在先登記企業(yè)名稱權(quán)為由起訴時，如何應對并切實保護在先合法權(quán)益；二是當企業(yè)名稱與馳名商標產(chǎn)生沖突時，企業(yè)名稱如何避讓馳名商標。應從具體案例著手，并從法律、法理、學說等不同角度尋求解決方向和路徑,即逐漸放開在先企業(yè)名稱與注冊商標沖突時侵權(quán)者責任承擔的形式，妥善運用聯(lián)想理論對馳名商標權(quán)利人的合法權(quán)益予以保護。

企業(yè)名稱；馳名商標；在先權(quán)利；權(quán)利沖突；聯(lián)想理論

企業(yè)名稱與注冊商標之間的糾紛，一直是法院審理的難點和理論界探討的熱點。由于企業(yè)名稱專有權(quán)和商標專有權(quán)的取得方式不同，注冊登記機關也不同，因此企業(yè)名稱（字號）和商標之間很可能會因為相同或近似，產(chǎn)生權(quán)利沖突。在后權(quán)利也可能因為想搭在先權(quán)利的“名氣便車”，而產(chǎn)生侵權(quán)或不正當競爭行為。簡單來說分為兩類：第一類是在先企業(yè)名稱和在后注冊商標之間的糾紛。如廣州市高士實業(yè)有限公司與好美家裝潢建材有限公司商標專用權(quán)糾紛案1上海市第二中級人民法院（2009）滬二中民五（知）初字第26號一審民事判決、上海市高級人民法院（2010）滬高民三（知）終字第44號二審民事判決。、江蘇紅螞蟻裝飾設計工程有限公司訴上海紅螞蟻裝潢設計有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭案2上海市高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第7號民事判決。、蘇州小羚羊電動車有限公司訴天津捷安達車業(yè)有限公司、高啟萍侵犯企業(yè)名稱權(quán)糾紛案3江蘇省蘇州市中級人民法院（2009）蘇中知民初字第0317號民事判決。等。第二類是在后企業(yè)名稱和在先注冊商標之間的糾紛。如上?？死蚪z汀食品有限公司訴蘇州市克莉絲汀食品有限公司等商標侵權(quán)糾紛4上海市第二中級人民法院（2003）滬二中民五（知）初字第92號民事判決。、施華洛世奇有限公司訴北京施華洛婚紗攝影有限公司侵犯商標專用權(quán)及擅自使用他人企業(yè)名稱案5北京市第二中級人民法院（2008）二中民初字第10067號民事判決。等。

一、問題提出

法院在處理這類權(quán)利沖突時遵循誠實信用原則和保護在先權(quán)利原則。需要注意的是，在先權(quán)利不能僭越原來使用范圍，擅自改變使用方式，否則亦會構(gòu)成侵權(quán)。然而，由于我國法律對于商標采取的是“強保護”，對于企業(yè)名稱采取的是“弱保護”，現(xiàn)實中遇到具體案件，兩個權(quán)利碰撞在一起時，保護的天平可能會向商標傾斜。例如，一些企業(yè)攀附某知名企業(yè)名稱商譽，將其字號或企業(yè)名稱簡稱注冊為商標使用，對于這類現(xiàn)象，是否能以在后注冊商標侵犯在先企業(yè)名稱權(quán)提起訴訟？根據(jù)《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》，原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法起訴規(guī)定的，人民法院應當受理。但有人質(zhì)疑：注冊商標之間的糾紛，法院尚且難以直接受理，當事人需通過商標爭議程序獲得相應救濟6參加《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款。，若當事人以注冊商標侵犯其企業(yè)名稱專有權(quán)為由起訴，法院受理后所能采取的裁判方式對受侵害方權(quán)益維護能否起到切實作用，是否會僭越行政程序？一旦認定侵權(quán)，法院能否根據(jù)訴請判決商標持有人停止使用注冊商標？值得探究。

若在后登記與注冊商標相同或類似的字號在相同或相類似商品上突出使用，容易引起相關公眾誤認，根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，該行為屬于侵犯注冊商標專用權(quán)行為。若將他人馳名商標登記為企業(yè)名稱中的字號，并將字號標注于不相同或不相類似的商品、服務上，可否認定為侵犯馳名商標專用權(quán)的行為？實踐中，馳名商標的反淡化保護已經(jīng)滲透至字號領域。若將字號標注于不相同或不相類似的商品、服務上，已經(jīng)構(gòu)成商標法上的商標使用行為，自然可以適用商標法對馳名商標進行保護。但若僅作為字號或企業(yè)名稱進行使用，比如在簽訂合同、商務宣傳中使用字號（企業(yè)名稱），這種非傳統(tǒng)商標法意義上的使用行為是否構(gòu)成對馳名商標的侵犯，可否適用反不正當競爭法加以保護？

二、解決路徑探尋

上文提出的兩個問題：一是當事人以在后注冊商標侵犯其在先登記企業(yè)名稱權(quán)為由起訴時，如何應對并切實保護在先合法權(quán)益；二是當企業(yè)名稱與馳名商標產(chǎn)生沖突時，企業(yè)名稱如何避讓馳名商標。如何解決這兩個疑難問題，筆者將嘗試從不同視角探尋路徑。

（一）在先登記企業(yè)名稱與在后注冊商標沖突

若一方以在后注冊的商標侵犯其在先登記的企業(yè)名稱為由，向法院提起訴訟，這類案件如何處理才能切實保護在先權(quán)利人的利益？現(xiàn)階段我國主要由《反不正當競爭法》對侵犯企業(yè)名稱權(quán)的行為進行規(guī)范?！斗床徽敻偁幏ā芬?guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人商品的經(jīng)營行為構(gòu)成不正當競爭。企業(yè)登記主管機關依法登記注冊的企業(yè)名稱，以及在中國境內(nèi)進行商業(yè)使用的外國（地區(qū)）企業(yè)名稱，應當認定為反不正當競爭法意義上的“企業(yè)名稱”。具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號，可以認定為反不正當競爭法意義上的“企業(yè)名稱”。從上述規(guī)定、法律及司法解釋可以看出，企業(yè)名稱要受到真正意義上的司法保護，必須滿足下列要件：1.境內(nèi)企業(yè)名稱必須經(jīng)過核準登記，取得專用權(quán)。2.外國企業(yè)名稱必須在中國境內(nèi)進行商業(yè)使用。3.知名度也是在審理侵犯企業(yè)名稱權(quán)案件的重要考慮因素。反不正當競爭法調(diào)整的行為本身以存在主體競爭關系為前提，對于企業(yè)名稱的保護也以引起主體混淆為結(jié)果要件，總而言之，反不正當競爭法對于企業(yè)名稱的保護限制條件多、不夠全面。如上海精密科學儀器有限公司訴被告上海精學科學儀器有限公司、成都科析儀器成套有限公司擅自使用他人企業(yè)名稱一案7上海市浦東新區(qū)人民法院（2010）浦民三（知）初字第769號民事判決。，法院最終認定原告企業(yè)名稱簡稱“上海精科”、“精科”在業(yè)內(nèi)具有一定知名度，被告注冊“精科”商標并使用該注冊商標的行為侵犯了原告企業(yè)名稱權(quán)，構(gòu)成不正當競爭，判決停止該不正當競爭行為，然而對于被告是否還能繼續(xù)以其他方式使用該注冊商標并未體積。從表面上看，判決將原告所指控的被告關于注冊商標現(xiàn)有的使用行為一網(wǎng)打盡，卻并不能防控未來。由于被告仍具有該注冊商標專有權(quán)，若其將該注冊商標換種方式進行使用，是否還會構(gòu)成不正當競爭，則需要另行辨析，可能引起又一場訴訟。所以注冊商標侵犯企業(yè)名稱權(quán)時，反不正當競爭法對于企業(yè)名稱的保護并不是根本性保護。若想要反不正當競爭法對具有廣泛知名度的企業(yè)名稱進行較強的保護，那么需要被告存在攀附惡意并存在不規(guī)范使用注冊商標的情形。如蘇州小羚羊電動車有限公司訴天津捷安達車業(yè)有限公司、高啟萍侵犯企業(yè)名稱權(quán)糾紛案，法院認定被告行為主觀上具有攀附小羚羊公司商譽的故意，客觀上超出核定使用范圍不規(guī)范使用注冊商標，因此判決被告立即停止銷售帶有“小羚羊”字樣的電動自行車。然而，在先知名企業(yè)名稱不可能像馳名商標那樣獲得跨類保護，反不正當競爭法在侵權(quán)認定條件、侵權(quán)責任承擔方式、賠償數(shù)額設置上均不盡如意，給在先權(quán)利者的保護和對侵權(quán)者的打擊力度顯得“力不從心”。

可否從《商標法》中尋求對在先企業(yè)名稱的保護途徑呢？《商標法》第32條明確規(guī)定申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，正是由于商標權(quán)容易與一些他人已經(jīng)取得的權(quán)利，如外觀設計專利權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等發(fā)生沖突，在先權(quán)利人可以通過三個月異議程序以及五年的無效宣告程序?qū)ψ约旱臋?quán)利進行救濟，五年一過，在先權(quán)利人若提起訴訟，法院裁判并不能從根本上禁止被告使用惡意注冊商標，只能依據(jù)反不正當競爭法對已經(jīng)發(fā)生的行為予以規(guī)范。對于經(jīng)過行政程序予以確立的兩種權(quán)利的沖突，法院司法經(jīng)歷了形式主義向?qū)嵸|(zhì)主義的轉(zhuǎn)變，根據(jù)實質(zhì)主義觀點，被控侵權(quán)的權(quán)利是否經(jīng)過行政程序授權(quán)，對于將有關知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突納入民事訴訟范圍并無影響8孔祥俊著：《商標法適用的基本問題》（增訂版），中國法制出版社2014年版，第162-164頁。。根據(jù)《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，被告使用注冊商標復制摹仿或者翻譯原告馳名商標，構(gòu)成侵犯商標權(quán)，人民法院可以依訴請判決禁止被告使用該商標。該司法解釋的規(guī)定已然放寬了責任承擔的方式。既然如此，何不順勢放開侵犯在先知名企業(yè)名稱糾紛侵權(quán)方責任承擔的形式，從而切實保護在先權(quán)利人的合法權(quán)益，免除其后顧之憂，也能對注冊商標搭知名企業(yè)名稱便車的行為起到一定的威懾作用。

對于在后注冊商標，但是經(jīng)過長期使用，已經(jīng)足以與在先企業(yè)名稱區(qū)分開來，是否還需要考慮其最初的“惡意”？根據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》，對于此類訴爭商標與在先商業(yè)標識的沖突，應準確把握商標法保護在先商業(yè)標志權(quán)益，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。這條處理原則給司法者留下足夠的裁量空間。

（二）企業(yè)名稱對馳名商標的避讓

商標法對于馳名商標的特殊保護，即跨商品類別保護，是以在商品或服務上商標性使用與馳名商標相同或類似的標識為前提的。適用反不正當競爭法對馳名商標進行保護也需要首先存在市場競爭關系，不同行業(yè)類別之間很難認定成立競爭關系。因而，若一企業(yè)將與馳名商標相同或類似的企業(yè)名稱規(guī)范性使用，且其生產(chǎn)或經(jīng)營的內(nèi)容也與馳名商標對應的商品或服務不搭界，則按照現(xiàn)有的法律，該企業(yè)使用企業(yè)名稱的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)，也不構(gòu)成不正當競爭。根據(jù)馳名商標“反淡化理論”，這種使用行為削弱了商標的顯著性和識別性，也是一種侵害商標權(quán)行為。然而“反淡化理論”給予馳名商標的絕對保護并未在司法實踐中廣泛適用。另一種相反的觀點是傳統(tǒng)“混淆理論”，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》對企業(yè)名稱侵犯注冊商標專用權(quán)的行為是以傳統(tǒng)的混淆理論為基礎。然而對于馳名商標的保護早已突破了混淆理論。第三種觀點則認為解決該問題的方式是“聯(lián)想理論”。該理論基于反淡化理論，只要這種使用造成了消費者的聯(lián)想，就削弱了或減低了有關商標指示商品或服務來源上的能力，削弱或淡化了該馳名商標與特定商品或服務之間的強有力的關聯(lián)9林山泉：《馳名商標與企業(yè)名稱權(quán)沖突之解決——以“聯(lián)想理論”為思考基準》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2006年第3期，第50頁。，因而構(gòu)成對馳名商標的侵害。根據(jù)該理論，企業(yè)對于企業(yè)名稱使用的性質(zhì)并不限于商標性的使用，例如企業(yè)在對外簽訂合同時使用與某馳名商標相同或類似的企業(yè)名稱，將企業(yè)名稱標識于所生產(chǎn)的產(chǎn)品上，這種使用若削弱或減低了馳名商標與特定商品或服務之間的關聯(lián)，則根據(jù)“聯(lián)想理論”，該種行為即構(gòu)成侵犯對方商標權(quán)的行為。

筆者認為，“聯(lián)想理論”確實能提供一種解決企業(yè)名稱與馳名商標之間糾紛的思路。但是需要注意的是，適用“聯(lián)想理論”具有如下前提：首先，被控侵權(quán)的企業(yè)名稱與馳名商標之間所涉商品或服務領域并沒有特定的關聯(lián)性，若存在關聯(lián)性則可以直接從侵犯商標專用權(quán)方向?qū)で蟊Ｗo；其次，馳名商標的知名度需要達到家喻戶曉的地步。這是因為，家喻戶曉的馳名商標與特定行業(yè)內(nèi)相關公眾知曉的馳名商標，其受到保護的范圍肯定是不一樣的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》指出，對于已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護范圍時，要注意與其馳名程度相適應。運用“聯(lián)想理論”時，廣泛知曉的馳名商標顯著性和標識性更強，即使所屬行業(yè)不一樣，使用與該馳名商標相同或類似的企業(yè)名稱也會造成消費者某種程度的聯(lián)想。如星巴克咖啡，若有一家生產(chǎn)服裝的企業(yè)，其企業(yè)名稱也是星巴克，在對外宣傳或企業(yè)形象經(jīng)營過程中，人們必定會將其與星巴克咖啡聯(lián)系起來，未必會造成經(jīng)營主體的混淆，但會減損注冊商標星巴克與其特定商品的關聯(lián)。將特定領域馳名的商標登記為不同領域的企業(yè)名稱，則未必會引起這種減損效果，因為離開該領域，知曉的群體并不多，在聯(lián)系其他行業(yè)考慮某種關聯(lián)時，商標的馳名度已經(jīng)被天然稀釋。

三、余論

企業(yè)名稱作為一種商業(yè)標識，凝聚了巨大的無形財產(chǎn)價值，越來越受到重視。然而涉及企業(yè)名稱的相關法律、法規(guī)，卻寥寥無幾。反不正當競爭法的特質(zhì)決定了其并不能作為全方位保護企業(yè)名稱的法律。對于司法者而言，沒有法律可循的情況，可從現(xiàn)有的法律體系中尋找可以參考借鑒的法律原則，如誠實信用原則與保護在先權(quán)利原則。但是原則并不能代替具體法條，否則很容易造成這樣一種局面：由于對原則的理解和把握存在偏差，相同類型案件處理的思路與結(jié)果不甚相同。因此，筆者建議，是否可以參照國外系統(tǒng)立法的模式10例如德國現(xiàn)行《商標法》全稱《商標和其他標志保護法（商標法）》，該法保護商標、商業(yè)標志和地理來源標志。，將一些本質(zhì)、功能上具有聯(lián)系和共性的商業(yè)標識納入商標法的保護體系。

Discussion on Solution Paths to the Problems between Enterprise Name and Trademark Conflict

There are two problems between enterprise name and trademark conflict：one is concerning that when parties prosecute because of registered trademark infringing the earlier registered enterprise name right, how to deal with and to protect the legitimate rights and interests of earlier；The second is how to avoid the well-known trademark when the enterprise name conflicts with well-known trademark and enterprise name.We should find out directions and paths to solutions from the specific cases in hand, and from different angles the of laws, legal principles, and theories.Furthermore, we shall gradually liberalize forms of infringer liability when prior registered enterprise name and trademark conflict, and properly use the association theory to protect well-known trademark obligee's legitimate rights and interests.

enterprise name; well-known trademark; prior rights; conflict of rights; association theory

陳璐旸，上海知識產(chǎn)權(quán)法院知產(chǎn)二庭。