河野英仁

近年，中國(guó)企業(yè)向日本申請(qǐng)專利的數(shù)量在增長(zhǎng)，其中主要是在中國(guó)進(jìn)行了PCT申請(qǐng)之后，再進(jìn)入日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的情況較多。

日本專利法與中國(guó)專利法有很多類似的地方，但是在實(shí)務(wù)上，存在的許多細(xì)小區(qū)別應(yīng)當(dāng)注意。另外，也見(jiàn)過(guò)許多因與專利局審查員、審判官（相當(dāng)于中國(guó)的復(fù)審委員會(huì)）及如我們這樣的日本代理人的溝通不夠而失敗的事例。

本文根據(jù)最新的判例及修改法內(nèi)容，就中國(guó)企業(yè)向日本申請(qǐng)專利時(shí)應(yīng)當(dāng)了解的幾個(gè)要點(diǎn)進(jìn)行解說(shuō)。

進(jìn)入日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)專利時(shí)的權(quán)利要求的再確認(rèn)

1.程序權(quán)利要求的撰寫(xiě)

在信息、通信、機(jī)械控制及電氣領(lǐng)域的發(fā)明內(nèi)容中，很多是包含軟件處理的。在中國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，權(quán)利要求中只能記載“裝置”或者“方法”。但是，在日本專利申請(qǐng)的權(quán)利要求中，還可以記載“程序”（日本專利法第2條第3款第1項(xiàng)）。

例如，可以將“具有技術(shù)特征A、B及C的裝置”撰寫(xiě)成“使計(jì)算機(jī)執(zhí)行A步驟、B步驟及C步驟的程序”。

近年，以包裝的形式銷售軟件的在減少，然而通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載的形式銷售的在增加。預(yù)先撰寫(xiě)程序權(quán)利要求的權(quán)利人，可以以侵害專利權(quán)為由對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)向客戶發(fā)送應(yīng)用程序的行為提起訴訟。

2.方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求

日本最高法院于2015年6月5日就方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求（在產(chǎn)品權(quán)利要求中記載該產(chǎn)品的制造方法的情況）作出了給實(shí)務(wù)帶來(lái)巨大影響的判決【平成24年（受）第1204號(hào)】、【平成24年（受）第2658號(hào)】。

在日本專利實(shí)務(wù)中，如“通過(guò)進(jìn)行A、B制造的化合物”由制造方法限定產(chǎn)品發(fā)明的方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫(xiě)已被認(rèn)可。

根據(jù)日本最高法院判決所述，即使制造方法不同，只要最終的產(chǎn)品一樣，則認(rèn)為是屬于專利的技術(shù)范圍。在上述的例子中，即使是“通過(guò)進(jìn)行A、D制造的化合物C”，只要作為產(chǎn)品的最終化合物C是一樣的，則就構(gòu)成侵權(quán)。

日本最高法院一方面如此地?cái)U(kuò)大權(quán)利范圍，另一方面對(duì)撰寫(xiě)方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求作出如下的解釋進(jìn)行一定的限制。

在產(chǎn)品發(fā)明專利的權(quán)利要求書(shū)中，一般是寫(xiě)明該產(chǎn)品的構(gòu)造或特性進(jìn)行直接限定，但有時(shí)，根據(jù)該產(chǎn)品的具體內(nèi)容、性質(zhì)等，申請(qǐng)時(shí)對(duì)該產(chǎn)品的構(gòu)造或特性進(jìn)行分析在技術(shù)上是不可能的，或者鑒于發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)谛再|(zhì)上有迅速性等的要求，進(jìn)行限定的作業(yè)需要巨大的經(jīng)費(fèi)付出和時(shí)間，要求申請(qǐng)人進(jìn)行如此的限定是不切實(shí)際的。

所以，也不應(yīng)該完全不允許在產(chǎn)品發(fā)明專利的權(quán)利要求書(shū)中記載該產(chǎn)品的制造方法。在存在以上所述的事由時(shí)，即使將技術(shù)范圍確定為與按該制造方法制造的產(chǎn)品的構(gòu)造、特性等相同的產(chǎn)品，也應(yīng)該不會(huì)對(duì)第三者的利益造成不當(dāng)?shù)膿p害。

根據(jù)以上所述，應(yīng)當(dāng)解釋為，在有關(guān)產(chǎn)品發(fā)明的發(fā)明專利的權(quán)利要求書(shū)中記載了該產(chǎn)品的制造方法的，僅限于存在申請(qǐng)時(shí)以其構(gòu)造或特性對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行直接限定是不可能的、或者是不切實(shí)際的事由時(shí)，該權(quán)利要求書(shū)的記載才能說(shuō)是符合日本專利法第36條第6款第2項(xiàng)規(guī)定的“發(fā)明是明確的”這一要求的。

如上所述，方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫(xiě)僅限于存在“不可能/不切實(shí)際的事由”的情況，在沒(méi)有該事由時(shí)，因會(huì)被認(rèn)為記載不明確，所以有必要注意。

實(shí)務(wù)上，在從中國(guó)進(jìn)入日本國(guó)內(nèi)申請(qǐng)專利時(shí)，如果包含方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，可以將其刪除，或者是另外撰寫(xiě)對(duì)應(yīng)的制造方法權(quán)利要求。

能夠進(jìn)行修改的時(shí)期及范圍

1.能夠進(jìn)行修改的時(shí)期

在中國(guó)，主動(dòng)修改是限于在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)及在收到申請(qǐng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的通知書(shū)起3個(gè)月內(nèi)，但是在日本沒(méi)有如此的限制，在這一點(diǎn)上存在區(qū)別。

在日本，在收到拒絕理由通知（相當(dāng)于中國(guó)的審查意見(jiàn)通知書(shū)）之前的任何時(shí)期都可以進(jìn)行主動(dòng)修改。因此，在中國(guó)先進(jìn)行審查并能夠獲得專利的情況下，在日本也可以通過(guò)進(jìn)行主動(dòng)修改，實(shí)現(xiàn)早期權(quán)利化。

另外，在收到拒絕理由通知后，限于在審查員指定的期限內(nèi)（3個(gè)月）能夠進(jìn)行修改。

2.能夠進(jìn)行修改的范圍

主動(dòng)修改時(shí)及第一次拒絕理由通知時(shí)，可以進(jìn)行大范圍的修改。但是，之后即在最后一次拒絕理由通知時(shí)、審判（復(fù)審/無(wú)效）請(qǐng)求時(shí)，修改僅認(rèn)可限定性的縮小修改，在這一點(diǎn)上應(yīng)當(dāng)注意。

（1）主動(dòng)修改時(shí)及第一次拒絕理由通知時(shí)

在主動(dòng)修改時(shí)及第一次拒絕理由通知時(shí)，在對(duì)申請(qǐng)書(shū)最初添附的說(shuō)明書(shū)及附圖中記載的范圍內(nèi)的修改被認(rèn)可（日本專利法第17條第3款）。即只要不追加新的記載事項(xiàng)，對(duì)權(quán)利要求可以自由地進(jìn)行修改。

例如，權(quán)利要求是“具有A、B、C的裝置”，將該權(quán)利要求擴(kuò)大修改為“具有A、B的裝置”也被認(rèn)可。當(dāng)然，如果說(shuō)明書(shū)中還記載了D技術(shù)特征，那么將該權(quán)利要求縮小修改為“具有A、B、C、D的裝置”也被認(rèn)可。

（2）最后一次拒絕理由時(shí)及審判請(qǐng)求時(shí)

最后一次拒絕理由時(shí)及審判請(qǐng)求時(shí)，由于審查已在進(jìn)行，因此僅認(rèn)可限定性的縮小修改。即只能對(duì)權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征進(jìn)行縮小修改。

例如，權(quán)利要求“具有A、B、C的裝置”，可以將技術(shù)特征B縮小為其的下位概念b，即修改為“具有A、b、C的裝置”。

但是，即使說(shuō)明書(shū)中記載了D的技術(shù)特征，“具有A、B、C、D的裝置”的縮小修改也不被認(rèn)可。同樣地，擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)的范圍的修改“具有A、B的裝置”也不被認(rèn)可。在這種情況下，有必要進(jìn)行分案申請(qǐng)。

3.授權(quán)后的修改

在中國(guó)，當(dāng)被請(qǐng)求了無(wú)效宣告時(shí)，可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行刪除等的修改。

對(duì)上述情況，在日本可以主動(dòng)地對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行補(bǔ)正（修改）。另外，即使被第三人請(qǐng)求了無(wú)效審判，也可以進(jìn)行補(bǔ)正?？梢赃M(jìn)行補(bǔ)正的范圍基本上與上述的最后一次拒絕理由通知時(shí)的情況一樣。

在日本的專利實(shí)務(wù)中，這些補(bǔ)正程序極為重要。在以侵害專利權(quán)為由行使權(quán)利時(shí)，被告大多以不具備創(chuàng)造性為理由請(qǐng)求無(wú)效審判。此時(shí)，在確保權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的同時(shí)，有必要進(jìn)行補(bǔ)正使被疑侵權(quán)產(chǎn)品歸屬于技術(shù)范圍。

通過(guò)當(dāng)?shù)氐膶＠砣伺c審查員及審判官的溝通審查基本上是以書(shū)面進(jìn)行的，不過(guò)除認(rèn)可會(huì)晤審查以外，還認(rèn)可通過(guò)電話、傳真的審查。

1.會(huì)晤審查

如果是重要的案件，推薦進(jìn)行會(huì)晤審查。在中國(guó)，直接與審查員見(jiàn)面進(jìn)行會(huì)晤審查是困難的，但是在日本基本上可以進(jìn)行限于一次的會(huì)晤審查。

在會(huì)晤審查時(shí)，可以向?qū)彶閱T進(jìn)行技術(shù)說(shuō)明，也可以向?qū)彶閱T提示多個(gè)修改方案。通過(guò)與審查員的討論，能夠取得有效的專利。尤其是進(jìn)行口頭議論，具有不易產(chǎn)生禁止反悔問(wèn)題的好處。

不過(guò)，在至答復(fù)期限為止的日數(shù)還剩很少的情況下，不受理會(huì)晤審查的情況較多。因此，優(yōu)選在期限至少還剩一個(gè)半月前申請(qǐng)會(huì)晤審查。

2.通過(guò)電話、傳真進(jìn)行審查

如果拒絕理由不是創(chuàng)造性，而是記載不完整的情況，可以通過(guò)電話、傳真有效地進(jìn)行審查。特別是來(lái)自中國(guó)的申請(qǐng)，因語(yǔ)言問(wèn)題引起的權(quán)利要求的記載不明確的情況較多。在這種情況下，可以與審查員取得聯(lián)絡(luò)，用傳真給審查員傳送修改方案。

審查員根據(jù)傳送來(lái)的修改內(nèi)容，聯(lián)絡(luò)代理人告知記載不完整是否已被消除。記載不完整還沒(méi)有被消除時(shí)，有時(shí)能從審查員那里得到修改的暗示。這樣做，可以減少拒絕理由的次數(shù)，也能減少費(fèi)用。

另外，與會(huì)晤審查一樣，在接近答復(fù)期限時(shí)由于會(huì)被拒絕，有必要提前對(duì)應(yīng)。

3.來(lái)自審判員的聯(lián)絡(luò)

提出審判請(qǐng)求（相當(dāng)于中國(guó)的復(fù)審請(qǐng)求）之后，有可能會(huì)接到自來(lái)審判員的電話聯(lián)絡(luò)。在這種情況下，審判員大多持有再進(jìn)行一點(diǎn)修改就可以授予專利權(quán)的態(tài)度，這對(duì)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)是一種機(jī)會(huì)。

由于審判員給予了代理人修改的暗示，申請(qǐng)人對(duì)該修改是否可以接受進(jìn)行討論。如果修改能夠接受，則向?qū)徟袉T用傳真?zhèn)魉托薷姆桨浮Ｈ绻暾?qǐng)人與審判員之間就修改內(nèi)容達(dá)成一致，日后審判員發(fā)出拒絕理由通知。此時(shí)，只需進(jìn)行與傳真內(nèi)容相同的修改，就能被授予專利權(quán)的決定。

根據(jù)審判員所述，近年的傾向是審判員相比于駁回更熱衷于授權(quán)，常常向申請(qǐng)人提出各種各樣的建議。

與審查員、審判員取得良好地溝通，能夠更早更好地獲得專利權(quán)，所以推薦積極地應(yīng)用這種方式。

分案申請(qǐng)的注意點(diǎn)

實(shí)務(wù)上，在重要案件的情況下大多進(jìn)行分案申請(qǐng)。在中國(guó)，限于母案申請(qǐng)是在中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局未審結(jié)的情況下可以進(jìn)行分案申請(qǐng)，但母案申請(qǐng)?jiān)谥R(shí)產(chǎn)權(quán)局已審結(jié)的情況下，即使子案申請(qǐng)是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)局未審結(jié)的也不能進(jìn)行分案申請(qǐng)。

對(duì)于上述情況，在日本限于是在日本專利局未審結(jié)的母案申請(qǐng)、子案申請(qǐng)的任何一個(gè)就可以進(jìn)行分案申請(qǐng)。例如，即母案申請(qǐng)已經(jīng)被授予專利權(quán)，只要子案申請(qǐng)是在日本專利局未審結(jié)的，無(wú)論母案申請(qǐng)是在何種狀態(tài)都可以進(jìn)行分案申請(qǐng)。

另外，在被授予了專利權(quán)的情況下，自授予專利權(quán)決定日起30日內(nèi)可以進(jìn)行分案申請(qǐng)，這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)注意。

例外的一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)注意，審判請(qǐng)求后被授予專利權(quán)的，不能進(jìn)行分案申請(qǐng)。當(dāng)然，審判請(qǐng)求后，在被通知拒絕理由的情況下，可以進(jìn)行分案申請(qǐng)。但在沒(méi)有被通知拒絕理由就被授予專利權(quán)的，不能進(jìn)行分案申請(qǐng)。

因此，如果考慮分案申請(qǐng)，則有必要在審判請(qǐng)求時(shí)，即自授予專利權(quán)決定日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行分案申請(qǐng)。這一點(diǎn)是日本特有的制度，應(yīng)當(dāng)注意。

實(shí)用新型的陷阱

在中國(guó)，實(shí)用新型專利是非常有效的，很多申請(qǐng)采用實(shí)用新型。對(duì)于實(shí)用新型，日本的實(shí)用新型制度在權(quán)利行使上會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題，日本企業(yè)幾乎都不采用，筆者也不推薦，以下說(shuō)明理由：

實(shí)用新型，在不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，保護(hù)對(duì)象僅限于產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)或者組合方面（方法、化合物、軟件不是保護(hù)對(duì)象）情況下，是與中國(guó)一樣的，但在向?qū)Ψ郊乃吐蓭熀瘯r(shí)或向法院提起專利侵權(quán)訴訟時(shí)，其被規(guī)定有義務(wù)提出實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)，這一點(diǎn)上存在區(qū)別。

1.實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)

實(shí)用新型法第29條第2款如下規(guī)定：

“實(shí)用新型權(quán)利人或者專用實(shí)施權(quán)利人，只有出示該授權(quán)實(shí)用新型的實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)進(jìn)行警告之后，才能對(duì)自己的實(shí)用新型權(quán)或者專用實(shí)施權(quán)的侵權(quán)人行使其權(quán)利?！?/p>

由于無(wú)審查就被授予專權(quán)利，因此權(quán)利人有義務(wù)在確認(rèn)了實(shí)用新型專利的有效性后，再寄送律師函、或者提起訴訟。

實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)是向日本專利局申請(qǐng)的。實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)無(wú)論是誰(shuí)都可以申請(qǐng)。因此，被判斷為有侵權(quán)可能性的第三人也能申請(qǐng)。

請(qǐng)求以后，一般在2-3個(gè)月內(nèi)被通知審查結(jié)果。實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)與一般的審查意見(jiàn)通知書(shū)（拒絕理由通知）一樣，記載引用文獻(xiàn)、是否有新穎性、是否有創(chuàng)造性。

對(duì)于實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)中的內(nèi)容不能提出不服。

2.權(quán)利無(wú)效時(shí)的損害賠償

即使得到肯定內(nèi)容的評(píng)價(jià)書(shū)，也有必要充分注意，自己再進(jìn)一步進(jìn)行專利調(diào)查等。民事訴訟后，實(shí)用新型專利因無(wú)效宣告請(qǐng)求被宣告無(wú)效時(shí)，實(shí)用新型權(quán)利人承擔(dān)因訴訟給被告造成損害的賠償責(zé)任。（日本實(shí)用新型法第29條第3款）

盡管預(yù)先取得有效的實(shí)用新型專利評(píng)價(jià)書(shū)，而且自己也進(jìn)行了專利調(diào)查，在沒(méi)有過(guò)失的情況下，沒(méi)有承擔(dān)損害賠償?shù)呢?zé)任。但是，由于存在如上所述的風(fēng)險(xiǎn)，在日本實(shí)用新型幾乎不被采用。

3.專利申請(qǐng)的變更

與中國(guó)不一樣的是實(shí)用新型專利申請(qǐng)可以更變?yōu)榘l(fā)明專利申請(qǐng)。而且，只要在實(shí)用新型申請(qǐng)后3年以內(nèi)，就可以變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。另外，如果是由第三人請(qǐng)求實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)的，即使是被申請(qǐng)無(wú)效宣告請(qǐng)求的，限于在一定期限內(nèi)也可以變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。

另外，如果實(shí)用新型權(quán)利人自己請(qǐng)求實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)的，則已不能變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。

如上所述，由于實(shí)用新型專利在行使權(quán)利時(shí)存在許多制約，因此在希望放心地行使權(quán)利時(shí)，或在希望取得更長(zhǎng)的保護(hù)期限（發(fā)明專利是20年，實(shí)用新型專利是10年）時(shí)等，可以在中途變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。在這種情況下，需要接受發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查。

結(jié)論

如以上所述，在申請(qǐng)、審查、授權(quán)、權(quán)利行使的各個(gè)階段，日本與中國(guó)存在著不同的制度。但是，如果正確地理解這些區(qū)別，通過(guò)日本代理人與審查員、審判員取得良好的溝通，就能夠高效率地取得有效的專利權(quán)。本文若能為進(jìn)入日本的中國(guó)企業(yè)提供一點(diǎn)幫助，筆者將感到非常榮幸。 ?（翻譯：王瑾）