魏辛欣

專利無效宣告程序中的一事不再理原則

魏辛欣★

一事不再理原則是專利無效宣告程序中的一項重要原則。針對該原則，《專利法實施細則》以及《專利審查指南》（2010版）僅給出了原則性的規(guī)定，該原則在具體適用時尚存在若干問題。本文就該原則中“同樣的理由和證據(jù)”的比較對象、具體涵義以及處理方式進行系統(tǒng)闡述，并重點針對證據(jù)的形式、內容、使用方式以及特征對比方式對“同樣的證據(jù)”作出深入分析，以期為涉及該原則的無效宣告案件的工作提供幫助。

一事不再理 同樣的理由和證據(jù) 無效宣告程序

《專利法》第45條規(guī)定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效?？梢姡瑢＠麢嗟臒o效宣告程序是國務院專利行政部門為糾正不當授權而設置的程序。由于無效宣告程序未對請求人以及提出請求的次數(shù)加以限制，因此實踐中容易出現(xiàn)不同請求人針對同一專利權或者同一請求人針對同一專利權多次提出無效宣告請求的情形。對于這類案件的審理，專利復審委員會應當遵循的一個重要原則就是一事不再理原則。

對于該原則，《專利法實施細則》第66條第2款規(guī)定：“在專利復審委員會就無效宣告請求作出決定之后，又 以同樣的理由和證據(jù)請求無效宣告的，專利復審委員會不予受理”。《專利審查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1節(jié)進一步指出：“對已作出審查決定的無效宣告案件涉及的專利權，以同樣的理由（簡稱無效宣告理由）和證據(jù)再次提出無效宣告請求的，不予受理和審理。如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形?！雹僦腥A人民共和國國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權出版社，2010：375.

一事不再理原則看似簡單，僅需要判斷在審和在先的無效宣告案件中是否涉及同樣的理由和證據(jù)。然而在具體的審查實踐中，上述規(guī)定均僅涉及原則性規(guī)定，在判斷是否適用一事不再理原則時，究竟該如何判斷是否構成“一事”，是否屬于同樣的理由和證據(jù)則存在一定難度。本文嘗試對涉及一事不再理原則的若干具體問題進行分析。

一、比較的對象

在無效宣告請求程序中，首先是由請求人提出無效宣告請求，結合證據(jù)說明無效宣告請求的理由。隨后，專利權人陳述意見或提交反證或修改專利文件。經(jīng)過口頭審理或書面審理，專利復審委員會作出決定，或以其他方式結束案件的審理。由于同時存在請求人提出的理由和證據(jù)以及在先決定認定的理由和證據(jù)，對于存在多個無效宣告請求的案件，在適用一事不再理原則時，對于在審和在先無效宣告案件比較的對象存在兩種觀點：一種認為應當將在審無效宣告案件中請求人提出的理由和證據(jù)與在先無效宣告案件中請求人提出的理由和證據(jù)進行比較，如果在先 無效宣告案件中的請求人曾經(jīng)提出過同樣的理由和證據(jù)，則適用一事不再理原則；另一種則認為應當將在審無效宣告案件中請求人提出的理由和證據(jù)與在先無效宣告案件中在先決定認定的理由和證據(jù)進行比較，如果在先決定中對同樣的理由和證據(jù)作出過認定，才適用一事不再理原則。

從一事不再理原則的淵源來看，該原則起源于古羅馬法的“訴權消耗”理論，同一訴訟或請求權只擁有一次訴訟系屬，不允許二次訴訟系屬的存在，從而一個請求權的第二次訴訟會因其訴訟系屬的缺失而無法成立。同時，為了維護判決的穩(wěn)定，古羅馬法又發(fā)展出判決的“既決案件”效力，判決作出后，當事人雙方對已經(jīng)正式判決的案件不得再行起訴。因此，一事不再理原則包括兩方面的內涵：訴訟系屬和案件既決后均不得再行起訴，即“禁止重復起訴”和裁判的“既判力”，禁止重復起訴側重于對當事人訴權的限制，而裁判既判力則側重于維護生效裁判的權威。②張坡，王玉國.民事訴訟法［M］.長春：吉林大學出版社，2010：250-253.具體到無效宣告程序中，《專利法實施細則》第66條第2款明確規(guī)定“在專利復審委員會就無效宣告請求作出決定之后”；《專利審查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1節(jié)也明確規(guī)定“如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形”?？梢姡瑢τ跓o效宣告程序中的一事不再理原則而言，最根本的落腳點是“一事”已被“理”過。 如果同樣的理由和證據(jù)尚未被審理過，那么不適用一事不再理原則。只有在先決定作出過認定的理由和證據(jù)，才屬于一事已被理過的理由和證據(jù)，因此比較的對象應是在先決定，而不是在先請求人提出的理由和證據(jù)。

從在先決定和請求人提出的理由和證據(jù)的關系出發(fā)，一般情況下，專利復審委員會根據(jù)請求原則進行審查，僅針對請求人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查。在依請求審查的情況下，針對請求人的無效宣告請求一般會在決定中作出判斷，那么實際上，不管是和在先請求人無效宣告請求的理由和證據(jù)進行比較，還是和在先決定進行比較，二者的結論通常應當是一致的。

特殊情況下，專利復審委員會展開依職權審查，引入請求人未提出的理由或雙方未提交的證據(jù)，作出決定。在依職權審查的情況下，在先決定涉及的理由或證據(jù)必然與在先請求人的無效宣告請求不完全一致。在這種情況下，如果將在審無效宣告請求的理由和證據(jù)與在先無效宣告請求的理由和證據(jù)進行比較，將有可能出現(xiàn)雖然與在先無效宣告請求的理由和證據(jù)不一致，但是已經(jīng)在在先決定在中予以考慮和認定的情況。

此外，《專利審查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1節(jié)特別指出“如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形”。在這種情況下，如果將在審無效宣告請求的理由和證據(jù)與在先無效宣告請求的理由和證據(jù)進行比較，將有可能出現(xiàn)雖然與在先無效宣告請求的理由和證據(jù)相一致，但是并未在在先決定中予以考慮和認定的情況。

因此，無效宣告程序中適用一事不再理原則時，應當將在審無效宣告案件請求人提出的理由和證據(jù)與在先無效宣告案件的在先決定具體評述過的理由和證據(jù)進行比較。

二、同樣的理由和證據(jù)

《專利法實施細則》第66條第2款明確規(guī)定了一事不再理原則中“一事”的判斷標準，即“同樣的理由和證據(jù)”。雖然這里只提到了理由和證據(jù)，并沒有提到事實。但就事實、理由、證據(jù)三者之間的關系而言，根據(jù)證據(jù)認定事實，在認定的事實的基礎上說明所使用的理由，事實和證據(jù)是理由的基礎。也就是說，若事實變化，那么針對該事實的證據(jù)和理由通常會變化；若證據(jù)發(fā)生變化，事實和理由也會相應變化。

下面對同樣的理由和同樣的證據(jù)進行具體分析。

1.關于同樣的理由

無效宣告程序中的理由是指在認定事實的基礎上，為得出結論所依據(jù)的具體審查標準的集合，更具體地，是指用于衡量該專利是否符合《專利法》及其實施細則、《專利審查指南》（2010版）中的審查標準性規(guī)定以及其他具體標準規(guī)定。由于理由還涉及審查標準性規(guī)定以及其他具體標準，因此在針對的事實相同的情況下，同樣的理由不僅要求涉及專利法及其實施細則的具體法律條款相同，還要求具體的審查標準相同。例如，《專利法》第26條第4款規(guī)定，“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！笔紫龋瑯与`屬于《專利法》第26條第4款，“權利要求書應當以說明書為依據(jù)”和“清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”并不屬于同樣的理由。其次，同樣是“權利要求書應當以說明書為依據(jù)”，對于上位概念概括造成的權利要求不支持和功能性限定造成的權利要求不支持也不屬于同樣的理由。

2.關于同樣的證據(jù)

在無效宣告程序中，有些理由是需要結合證據(jù)來具體說明的，比如《專利法》第22條規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性。證據(jù)是指證明事實的客觀材料，包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述等。在專利無效宣告程序中，筆者認為對于證據(jù)可作狹義和廣義之分。狹義的證據(jù)是指證據(jù)本身，包括證據(jù)的形式和具體使用的內容。證據(jù)的形式是多種多樣的，可以是專利審查檔案、專利文獻、書籍、期刊，也可以是發(fā)票、合同、圖紙以及實物等。證據(jù)的內容則是指證據(jù)本身具體起到證明作用的相關內容。廣義的證據(jù)則還包括證據(jù)的使用，例如證據(jù)間的關系、證據(jù)與涉案專利之間的關系等，對于新穎性和創(chuàng)造性的無效理由而言，還可以是指證據(jù)的組合方式、證據(jù)與涉案專利權利要求之間的特征對比方式。

相比于同樣的理由，同樣的證據(jù)的判斷情況則更為復雜。在判斷時，一種觀點認為，為了提高行政效率，減輕專利權人的負擔，避免請求人不當行使請求權，應當對同樣的證據(jù)作出寬泛的解釋，③王萌.對一事不再理原則適用的若干思考與建議［N］.中國知識產(chǎn)權報，2015-11-4（10）.在證據(jù)內容相同的情況下可以不拘泥于證據(jù)的形式，在所采用的證據(jù)相關部分相同時可以不拘泥于具體的特征對比方式；另一種觀點則認為，對于同樣的證據(jù)應當作出嚴格的解釋。④祁軼軍.淺析專利權無效程序中的“一事不再理”原則［J］.中國發(fā)明與專利，2012（06）：78-80.對此，筆者認為，本著對當事人以及社會公眾負責的態(tài)度，請求人提出的每一個理由和每一份證據(jù)都是《專利法》賦予其的正當權利，都應該得到充分的尊重。對于每一個理由和每一份證據(jù)，請求人甚至包括專利權人都希望專利復審委員會從實體上作出最終的認定，因此應當對同樣的證據(jù)作出嚴格的解釋。比較而言，法院在適用“一事不再理”原則時也通常持以謹慎的態(tài)度。雖然這種做法會在一定程度上增大專利復審委員會的工作量，但是由于在先決定已經(jīng)對理由和證據(jù)的多數(shù)內容進行過認定和評述，因此工作量的增大并不是顯著的，在審無效宣告請求案的審理可以參考在先決定，重點針對發(fā)生變化的部分進行。如果對于變化的部分僅以寬泛的一事不再理原則為由而置之不理，這顯然是不負責任的，有損于專利復審委員會作為國家機關的形象。

（1）證據(jù)的形式

一般情況下，形式不同的證據(jù)應當認定為不同的證據(jù)。

鑒于無效宣告程序中的證據(jù)不同于一般民事糾紛，具有其特殊性，有可能會出現(xiàn)雖然形式不同但內容相同的證據(jù)，例如一份中國專利文獻與其國外的同族專利文獻。對于這類情形，筆者認為也應當謹慎適用一事不再理原則。

原因如下：由于形式不同，至少從形式上來看這樣的證據(jù)屬于不同的新證據(jù)，因此在使用前必須首先判斷其是否滿足證據(jù)“三性”即真實性、合法性和關聯(lián)性的要求，對于新穎性和創(chuàng)造性的無效理由而言，還要判斷其公開日期是否滿足要求，有可能會出現(xiàn)其中一份證據(jù)符合要求，而與其形式不同的證據(jù)并不符合要求的情況；如果證據(jù)滿足“三性”要求，還要進一步核查證據(jù)的具體內容是否完全一致，對于同一份外文證據(jù)的中文譯文，專利權人和請求人都有可能存在不同的理解，一份中國專利文獻與其國外的同族專利文獻仍然可能存在區(qū)別。

（2）證據(jù)的內容、組合方式以及特征對比方式

在證據(jù)形式相同的情況下，如果所使用的證據(jù)的具體內容不同，通常不應當認為其屬于同樣的證據(jù)；進一步地，如果使用的證據(jù)的具體內容相同，但證據(jù)之間的組合方式不同，通常也不應當認為其屬于同樣的證據(jù)。

更進一步，如果證據(jù)的組合方式相同，使用的證據(jù)的具體部分也相同，是不是就必然屬于同樣的證據(jù)呢？下面以創(chuàng)造性為例結合具體案例對此情形進行探討。

某專利權利要求1中具備“環(huán)形永磁鐵”的技術特征。在針對該專利的多次無效宣告請求案中均使用了對比文件1作為證據(jù)。對比文件1包括多個實施例，其中，實施例一具有排列成菱形的四個磁鐵A；實施例二則在實施例一的基礎上，同時具有排列呈菱形的四個磁鐵A以及菱形外排列成環(huán)形的附加磁鐵B。

在第一無效宣告案件中，請求人使用實施例一，主張用磁鐵A對應于該專利的環(huán)形永磁鐵，從而評價權利要求1的創(chuàng)造性。第一在先決定對此主張作出相應的創(chuàng)造性認定。在第二無效宣告案件中，請求人使用實施例二，主張用附加磁鐵B對應于該專利的環(huán)形永磁鐵，從而評價權利要求1的創(chuàng)造性。請求人所使用證據(jù)的具體內容發(fā)生了變化，使用了不同的實施例，主張對應于環(huán)形永磁鐵的特征也發(fā)生了變化，因此，第二無效宣告案件與第一無效宣告案件不屬于“一事”。

更為典型的情況如下：在第一無效宣告案件中，請求人使用實施例二，主張用磁鐵A對應于該專利的環(huán)形永磁鐵，從而評價權利要求1的創(chuàng)造性。第一在先決定對此主張作出相應的創(chuàng)造性認定，認為磁鐵A不能相當于該專利的環(huán)形永磁鐵。在第二無效宣告案件中，請求人同樣使用實施例二，但主張用附加磁鐵B對應于該專利的環(huán)形永磁鐵，從而評價權利要求1的創(chuàng)造性。在這種情況下，請求人所使用證據(jù)的具體內容并沒有發(fā)生變化，仍然采用了相同的實施例，僅只是該實施例中對應于環(huán)形永磁鐵的特征發(fā)生了變化。在這種情況下，雖然僅只是其中一個特征的對應方式發(fā)生了變化，但這種變化體現(xiàn)在創(chuàng)造性評述上可能是整個評價思路的變化。

如前所述，專利復審委員會通常僅針對當事人提出的理由和證據(jù)依據(jù)請求原則進行審查，在少數(shù)特定的情形中進行依職權審查，然而無論是依請求審查還是依職權審查，都與實質審查階段國家知識產(chǎn)權局實質審查部門對專利申請文件的全面審查方式不同，專利復審委員會并不會針對涉案專利和當事人所提交的證據(jù)進行全面綜合的判斷。因此，針對變化后的特征對比及相應的創(chuàng)造性評述，專利復審委員會通常并沒有作出過審理，也沒有作出過決定。因此，第二無效宣告案件與第一無效宣告案件仍然不屬于“一事”。

在有些情況中，創(chuàng)造性評述時特征對比方式的變化甚至會導致區(qū)別特征發(fā)生變化，從而對最終結論帶來影響，筆者就曾經(jīng)遇到類似的案例。某專利權利要求1如下：“ 一種電加熱玻璃，包括玻璃基體，其特征在于：玻璃基體其中一側的表面上依次設有電加熱膜層、絕緣層，所述電加熱膜層與絕緣層之間設有電極，所述電極與絕緣層之間設有導電金屬片?！弊鳛樽C據(jù)的對比文件1中具有雙層玻璃，分別是前邊的平板玻璃和后邊的平板玻璃。如果用前邊的平板玻璃對應于權利要求1中的玻璃基體，則由于前邊的平板玻璃與電加熱膜層和絕緣層的位置關系不同，權利要求1中的技術特征“玻璃基體其中一側的表面上依次設有電加熱膜層、絕緣層”并未被對比文件1公開；而如果采用后邊的平板玻璃對應于權利要求1中的玻璃基體，則位置關系剛好相同，權利要求1中的技術特征“玻璃基體其中一側的表面上依次設有電加熱膜層、絕緣層”已經(jīng)被對比文件1公開?？梢钥吹剑谔卣鲗绞桨l(fā)生變化的情況下，與該特征相關聯(lián)的技術特征都會相應的發(fā)生變化，從而影響區(qū)別特征以及創(chuàng)造性的結論。

因此， 在新穎性和創(chuàng)造性評述時，特征對比的方式也應當屬于一事不再理判斷時是否屬于同樣的證據(jù)需要考慮的因素之一。在證據(jù)的組合方式相同、使用的證據(jù)的具體部分也相同的情況下，如果特征對比方式不同通常也不應當認為屬于同樣的證據(jù)。

三、處理方式

涉及一事不再理原則的處理方式，《專利法實施細則》第66條第2款指出“專利復審委員會不予受理”，《專利審查指南》（2010版）第四部分第三章第2.1節(jié)也進一步指出“不予受理和審理”。

其中，受理指的是在無效宣告請求受理階段，如果受理部門發(fā)現(xiàn)其屬于同樣的理由和證據(jù)，則可以直接發(fā)出不予受理通知書。但是在受理階段，能夠發(fā)現(xiàn)的同樣的理由和證據(jù)一般都只是請求書完全一致等比較明顯的情況。因此，在實踐中，是否適用一事不再理原則通常在合議審查階段，由合議組在決定中作出認定。

通常請求人提出的證據(jù)和理由并不會完全相同，對于屬于同樣的理由和證據(jù)的部分，合議組以一事不再理為由不予審理，而對于其他的理由和證據(jù)，合議組正常審理。

四、小 結

綜上，在無效宣告程序中，對于一事不再理原則，本文認為：

①一事不再理原則比較的對象是在審無效宣告案件請求人提出的理由和證據(jù)與在先無效宣告案件的在先決定認定的理由和證據(jù)。

②一事不再理原則的判斷標準為同樣的理由和證據(jù)，其中，同樣的理由不僅涉及《專利法》及其實施細則的具體法律條款，還涉及具體的審查標準；對于同樣的證據(jù)通常應當作出嚴格的解釋，考慮證據(jù)的形式、內容以及證據(jù)的使用，在新穎性和創(chuàng)造性評述的過程中，還應當考慮請求人主張的特征對比方式。

③涉及一事不再理原則的處理方式為不予受理或不予審理。

通過以上分析和解讀，筆者希望能夠為涉及一事不再理原則的無效宣告案件的相關工作提供幫助和借鑒。

國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會。