摘要：商標(biāo)使用行為的功能界定法具有抽象性，難以清晰界定;將商標(biāo)使用行為限定于流通領(lǐng)域的觀點(diǎn)值得商榷;商標(biāo)使用行為具有行為指向性，獨(dú)立于混淆可能性的判斷，后者具有事實(shí)依賴性。技術(shù)服務(wù)行為為認(rèn)定商標(biāo)使用行為、劃分商標(biāo)直接侵權(quán)和間接侵權(quán)提供了啟示。個(gè)案中對商標(biāo)使用行為的審查，應(yīng)當(dāng)分兩步進(jìn)行，第一步審查該行為是否乃獲取“經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢”的行為，即是否屬于商業(yè)行為;第二步審查行為人是否利用商標(biāo)推廣其商品或服務(wù)，即是否在商品或服務(wù)與商標(biāo)之間建立了“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)使用功能界定法經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)

中圖分類號：DF5233文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1673-8330（2015）02-0028-08

引言

我國法院對商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的商標(biāo)使用行為采用功能界定法，認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的使用行為必須“起到區(qū)分商品來源的作用”（商標(biāo)意義上的使用，下稱“功能界定法”），①不能起到標(biāo)識來源作用的行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。②新《商標(biāo)法》第48條吸收了現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條規(guī)定和司法實(shí)踐中的做法，從行為類型和功能效果兩方面界定商標(biāo)使用行為：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

商標(biāo)使用行為在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的要件地位及其界定方法在規(guī)范意義上已經(jīng)明確，但在操作層面并非毫無爭議?！肮δ芙缍ǚā彪m然抓住了商標(biāo)使用行為的本質(zhì)，但在技術(shù)和操作上具有抽象性和模糊性，而司法實(shí)踐中的行為豐富多樣，究竟如何在個(gè)案中判斷是否屬于“發(fā)揮商標(biāo)功能”的行為，成為司法實(shí)踐和學(xué)術(shù)討論中爭議不斷的話題。

商標(biāo)使用行為首先是一種商業(yè)行為，這是判斷商標(biāo)使用行為的第一步。商業(yè)行為是商標(biāo)侵權(quán)行為和不正當(dāng)競爭行為的共同特征。商標(biāo)侵權(quán)行為本質(zhì)上是一種試圖轉(zhuǎn)移他人貿(mào)易而獲利的行為，不正當(dāng)競爭行為則是一種試圖獲取競爭優(yōu)勢的行為。歐洲法和美國法都將商業(yè)行為作為商標(biāo)侵權(quán)的前提要件，如“根據(jù)商標(biāo)指令第5條第1款第1項(xiàng)或者——如果是歐洲商標(biāo)——根據(jù)第40/94號規(guī)定第9條第1款第1項(xiàng)，商標(biāo)所有人有權(quán)禁止第三方未經(jīng)同意使用與注冊商標(biāo)相同且影響商標(biāo)功能的標(biāo)記，如果這種使用發(fā)生在商業(yè)過程中且使用的相關(guān)商品或服務(wù)與該注冊商標(biāo)的商品或服務(wù)相同或類似”。③美國《蘭哈姆法》第45條同樣明確規(guī)定“商業(yè)中的使用（use in commerce）”。

如果使用行為發(fā)生在商業(yè)活動的背景中，目的在于獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，則使用相同或近似標(biāo)記的行為構(gòu)成商業(yè)過程中的使用行為。反之，如果行為目的并非獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢（競爭優(yōu)勢），則不可能進(jìn)入商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法的評價(jià)。以搜索引擎在關(guān)鍵詞案件中的法律地位為例，“搜索引擎將與商標(biāo)相同的標(biāo)記（signs）存儲為關(guān)鍵詞且根據(jù)這些關(guān)鍵詞安排顯示廣告的行為，是為了競爭優(yōu)勢（economic advantage）而實(shí)施的商業(yè)行為”，④因而是一種商業(yè)行為。

然而，“商業(yè)行為”與“商標(biāo)使用行為”并非等同概念，否則商標(biāo)侵權(quán)行為與普通不正當(dāng)競爭行為無異。如何將商標(biāo)使用行為從廣義的商業(yè)使用行為中篩選出來，亦即區(qū)分商標(biāo)使用行為與不正當(dāng)競爭行為，就是界定商標(biāo)使用行為的第二步和重點(diǎn)難點(diǎn)所在。本文的基本思路是，通過引入商標(biāo)法上的技術(shù)行為，提出界定商標(biāo)使用行為第二步的方法，再用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)解釋三種類型的案件、回答商標(biāo)使用行為獨(dú)立性的疑問。商標(biāo)使用行為的界定偏重于實(shí)踐理性，問題的產(chǎn)生和標(biāo)準(zhǔn)的提出均源于司法實(shí)踐的積累和需要。因此，本文的寫作思路堅(jiān)持了問題導(dǎo)向，全文以司法實(shí)踐中發(fā)生的一些案件為索引，嘗試對商標(biāo)使用行為的界定方法和步驟提出一些新思考，進(jìn)而謀求理論上的突破，希望對分析、解決這一難題提供嘗試性的視角。

一、“功能界定法”的技術(shù)解讀

（一）從“行為特征”說起

前已論及，我國新《商標(biāo)法》第48條對商標(biāo)使用行為同時(shí)規(guī)定了“行為特征”和“功能特征”;我國臺灣地區(qū)“商標(biāo)法”亦同：“將商標(biāo)用于商品、服務(wù)或其有關(guān)之對象，或利用平面圖像、數(shù)字影音、電子媒體或其他媒介物;足以使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)識其為商標(biāo)”。所謂“行為特征”，即必須將商標(biāo)用于商品等媒介物或商業(yè)活動中;所謂“功能特征”，即必須發(fā)揮商標(biāo)識別功能。在商標(biāo)法的發(fā)展過程中，商標(biāo)使用行為的界定從注重“行為特征”開始向注重“功能特征”轉(zhuǎn)化，“行為特征”逐漸弱化。

早期美國法要求物理標(biāo)示（physical affixation），即必須在商品、服務(wù)或其他媒介物上貼附商標(biāo)，這是“行為特征”的典范，現(xiàn)代商標(biāo)法上則不作此要求?！霸诿浇槲锷蠘?biāo)示商標(biāo)”是一種最原始和最基本的商標(biāo)使用行為，它直接表明了該商品或媒介物來源于特定商事主體。由于商業(yè)方式的更新，只要任何能夠?qū)?biāo)識與商品或服務(wù)聯(lián)系起來的使用，都構(gòu)成商標(biāo)使用行為，體現(xiàn)了“功能特征”的強(qiáng)化。如美國《反不正當(dāng)競爭法重述》第18條第2句規(guī)定：在慣常的商業(yè)活動中以如下方式向潛在購買者展示或使?jié)撛谫徺I者知曉的，則構(gòu)成將標(biāo)識用作商標(biāo)、商號、集體商標(biāo)或證明商標(biāo)的行為——將標(biāo)識與使用者的商品、服務(wù)或者營業(yè)聯(lián)系起來，在證明商標(biāo)的情況下，則將認(rèn)證的商品或服務(wù)聯(lián)系起來。

再以一個(gè)案件具體說明現(xiàn)代商標(biāo)法對“行為特征”的放棄、以及對“功能特征”的強(qiáng)化。甲收集某知名品牌使用過后的空酒瓶，再填充自制酒精銷售未遂被查扣，如何定性？甲顯然未在空酒瓶上“物理標(biāo)示”仿冒商標(biāo)，如果嚴(yán)格依照“在媒介物上物理標(biāo)示”的標(biāo)準(zhǔn)，這種行為應(yīng)不受《商標(biāo)法》評價(jià)。就廢棄的空酒瓶而言，空瓶商標(biāo)雖然仍存在，但因無酒商品足供表彰，空瓶商標(biāo)已經(jīng)喪失識別商品來源以供選購的主要功能。但是，甲收集該酒瓶并填充自制酒精，使該商標(biāo)表彰酒商品之功能再現(xiàn)，且足以導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，該收集空瓶并填充酒精的利用行為，與將商標(biāo)用于商品足以使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)識其為商標(biāo)之使用行為無異，因而同樣構(gòu)成商標(biāo)使用行為。⑤

（二）技術(shù)行為的過渡

現(xiàn)代商標(biāo)法對商標(biāo)功能的重視，順理成章地推動了“功能界定法”成為判斷商標(biāo)使用的標(biāo)準(zhǔn)，但沒有為實(shí)踐操作層面的判斷提供具體啟示，究竟怎么解釋“用作商標(biāo)、發(fā)揮識別功能”？突破的關(guān)鍵是技術(shù)行為的引入。正如在著作權(quán)法中的技術(shù)行為，技術(shù)服務(wù)提供者的技術(shù)行為因具有實(shí)質(zhì)非侵權(quán)用途，而不承擔(dān)著作權(quán)直接侵權(quán)責(zé)任，但可能因技術(shù)服務(wù)提供者的過錯(cuò)而承擔(dān)著作權(quán)間接侵權(quán)責(zé)任。商標(biāo)法中同樣需明確技術(shù)服務(wù)行為的法律地位，并遵循相同的原理。

技術(shù)服務(wù)者因提供技術(shù)服務(wù)而收取相應(yīng)報(bào)酬，這種技術(shù)服務(wù)行為是一種獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的商業(yè)行為。但技術(shù)服務(wù)行為本身具有中立性，法律并不因?yàn)橄祵偕虡I(yè)行為而科以不法。技術(shù)服務(wù)行為的中立性是指在法律（商標(biāo)法）上的中立，而非經(jīng)濟(jì)上的中立。之所以具有商標(biāo)法上的中立地位，是因?yàn)橄鄬ι姘干虡?biāo)而言，技術(shù)服務(wù)提供者沒有利用涉案商標(biāo)推銷商業(yè)、獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，但技術(shù)服務(wù)行為提供者仍可能因主觀非難性、與輔助行為的客觀結(jié)合程度承擔(dān)共同侵權(quán)責(zé)任。⑥因此，一旦認(rèn)定某種行為系技術(shù)服務(wù)提供行為，則這種行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，該技術(shù)服務(wù)提供者不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，僅視其是否盡到合理的審查義務(wù)承擔(dān)商標(biāo)間接侵權(quán)責(zé)任。

（三）“功能特征”的認(rèn)定：以商標(biāo)為媒介推廣自己的商品或服務(wù)

在商標(biāo)使用行為的界定中，所謂“用作商標(biāo)”、“必須發(fā)揮商標(biāo)來源識別功能”，是指使用人利用商標(biāo)作為媒介推廣自己的商品或服務(wù)，簡言之，使用人利用商標(biāo)獲利，在商標(biāo)與使用主體之間建立起一種經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，這是認(rèn)定商標(biāo)使用行為的關(guān)鍵;反之，如果一種技術(shù)服務(wù)行為不會利用商標(biāo)推廣使用者的商品或服務(wù)，沒有利用商標(biāo)獲利，并未轉(zhuǎn)移或借用商標(biāo)的識別作用或商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，則這種行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為。

以“運(yùn)輸假冒注冊商標(biāo)商品”和“倉儲假冒注冊商標(biāo)的商品”為例，運(yùn)輸人或倉儲人對其所運(yùn)輸?shù)纳唐凡幌碛兴袡?quán)，其只是提供接收、運(yùn)輸、發(fā)送、倉儲服務(wù)，是一種技術(shù)服務(wù)，運(yùn)輸人的這些服務(wù)與所涉商標(biāo)之間沒有關(guān)系，所運(yùn)輸或倉儲的貨物不論是否為名牌，不影響運(yùn)送費(fèi)或倉儲費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)，他沒有利用商標(biāo)來推廣運(yùn)輸服務(wù)，并非在所涉商標(biāo)意義上提供運(yùn)輸或倉儲服務(wù)。“進(jìn)出口假冒注冊商標(biāo)商品”、“銷售假冒注冊商標(biāo)商品”，則與上述倉儲運(yùn)輸行為不同，區(qū)別點(diǎn)在于是否以所有人身份利用所涉商標(biāo)來推廣其業(yè)務(wù)?！斑M(jìn)出口（或銷售）假冒注冊商標(biāo)商品”的行為是以所有人身份實(shí)施進(jìn)出口或銷售行為，是利用商標(biāo)獲取經(jīng)濟(jì)利益的行為，構(gòu)成商標(biāo)意義上的行為。

需要說明的是，進(jìn)出口假冒注冊商標(biāo)的商品的行為雖然也是商標(biāo)使用行為，但現(xiàn)行《商標(biāo)法》并未將其規(guī)定為商標(biāo)侵權(quán)行為?！渡虡?biāo)法》修訂過程中，有學(xué)者和外商組織建議借鑒《歐盟商標(biāo)協(xié)調(diào)指令》第5條第3款，在我國商標(biāo)侵權(quán)行為的類型中增加許諾銷售、進(jìn)口、出口等行為，立法者并未采納。可見，立法者對商標(biāo)權(quán)的擴(kuò)張持謹(jǐn)慎態(tài)度、對商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定采嚴(yán)格法定主義。司法實(shí)踐中不可類推適用“銷售假冒注冊商標(biāo)商品”而將進(jìn)出口行為認(rèn)定為侵權(quán)行為。

商標(biāo)使用行為是在商標(biāo)意義上的使用，它常常是指被控侵權(quán)人以所有人的身份利用商標(biāo)作為媒介來推廣自己的商品或服務(wù)，這也意味著在所有人的商品或服務(wù)與商標(biāo)之間建立起了經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，所有人正是利用商標(biāo)作為媒介來獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。相反，如果涉案使用行為不具有上述特征，即使被控侵權(quán)人的行為也是一種獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的行為，但所獲取的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢只是作為其所提供服務(wù)的對價(jià)，而并非利用商標(biāo)的結(jié)果，則這種行為性質(zhì)上是一種技術(shù)行為和商業(yè)行為，而不屬于商標(biāo)使用行為，行為人并未在商標(biāo)意義上使用。因此，商標(biāo)使用行為不僅要求是一種產(chǎn)生“經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢”的行為（商業(yè)行為），而且是一種建立“經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”的行為。

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二、對三類案件的解釋

之所以選擇三種典型的商標(biāo)侵權(quán)案件，是因?yàn)楣P者發(fā)現(xiàn)這些類型案件的判決說理并不充分、理論界至今沒有給出非常令人信服的解釋。不對這些案件中的行為定性說理提供一個(gè)新視角，對商標(biāo)侵權(quán)使用行為的認(rèn)知就會停滯不前。本文的“兩步審查法”正是一種新視角，可以對這些典型案件中的行為作出清晰定性。

（一）關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件

我國自2006年以來發(fā)生了多起關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件，在這種類型的商標(biāo)侵權(quán)案件中，廣告商和搜索引擎是否該承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，關(guān)鍵在于商標(biāo)使用行為的認(rèn)定。筆者通過整理北京、上海和廣州法院審理的多起案件后發(fā)現(xiàn)：（1）廣告商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任。A上海判決中的侵權(quán)行為是“網(wǎng)站網(wǎng)頁顯著位置突出使用商標(biāo)”;B廣州判決和北京判決中的侵權(quán)行為是“選定關(guān)鍵詞競價(jià)并在網(wǎng)站網(wǎng)頁中使用關(guān)鍵詞”。（2）搜索引擎不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，因?yàn)樗阉饕鏇]有實(shí)施設(shè)定關(guān)鍵詞的行為。A上海判決和北京判決均認(rèn)為，關(guān)鍵詞競價(jià)服務(wù)是一種信息檢索服務(wù);B廣州判決認(rèn)為，關(guān)鍵詞競價(jià)服務(wù)是廣告服務(wù)。（3）從判決結(jié)果看，三個(gè)案件的唯一分歧在于搜索引擎的共同侵權(quán)責(zé)任，三者對搜索引擎注意義務(wù)的承擔(dān)有不同的意見（即使上海和廣州的判決都認(rèn)為搜索引擎應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的注意義務(wù)，但承擔(dān)注意義務(wù)的根據(jù)或理由不同）。

? ? ? 中國“關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)”案件的司法意見：上海、北京、廣州

項(xiàng)目廣告商直接侵權(quán)搜索引擎的責(zé)任

直接侵權(quán)共同侵權(quán)

大眾搬場案⑦結(jié)論：構(gòu)成

理由：在其經(jīng)營搬場業(yè)務(wù)的網(wǎng)站網(wǎng)頁顯著位置突出使用商標(biāo)

結(jié)論：不構(gòu)成

理由：根據(jù)兩原告輸入的關(guān)鍵詞，百度網(wǎng)站搜索結(jié)果的鏈接條目中含有“大眾”和“上海大眾搬場物流有限公司”等字樣，但這是百度網(wǎng)站作為搜索引擎實(shí)現(xiàn)其主要功能的必要手段。

結(jié)論：構(gòu)成

理由： “競價(jià)排名”服務(wù)不僅需要收取費(fèi)用，還要求用戶在注冊時(shí)必須提交選定的關(guān)鍵詞，因此，百度網(wǎng)站有義務(wù)也有條件審查用戶使用該關(guān)鍵詞的合法性，但未盡到合理注意義務(wù)。

綠島風(fēng)案⑧

結(jié)論：構(gòu)成

理由：以“綠島風(fēng)”作為關(guān)鍵詞，并以“綠島風(fēng)—第三電器廠”將兩者聯(lián)系在一起的形式出現(xiàn)在搜索結(jié)果中屬于將商標(biāo)用于廣告宣傳的行為，屬于商標(biāo)使用行為：（1）廣告商的目的在于混淆消費(fèi)者對“綠島風(fēng)”商標(biāo)出處的認(rèn)識 ;（2）當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)使用者通過google搜索引擎輸入商標(biāo)“綠島風(fēng)”搜索到被告第三電器廠的鏈接時(shí)，將會對港益公司注冊商標(biāo)的出處產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)。

結(jié)論：不構(gòu)成

理由：關(guān)鍵詞搜索服務(wù)是廣告服務(wù)，但是搜索引擎沒有實(shí)施選擇設(shè)定關(guān)鍵詞的行為。

結(jié)論：構(gòu)成

理由：搜索引擎作為廣告經(jīng)營者應(yīng)對廣告主第三電器廠的廣告內(nèi)容進(jìn)行審查。其未盡審查義務(wù)，對廣告主發(fā)布的侵犯他人商標(biāo)權(quán)的行為應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任;其行為客觀上幫助了商標(biāo)侵權(quán)行為的實(shí)施，依法應(yīng)當(dāng)負(fù)連帶責(zé)任。

美麗漂漂案⑨

結(jié)論：構(gòu)成

理由：薄荷公司主動選擇“美麗漂漂”和“向尚看齊”關(guān)鍵詞參加競價(jià)排名為薄荷時(shí)尚網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，且在網(wǎng)站名稱和網(wǎng)頁描述中使用“美麗漂漂”和“向尚看齊”。

結(jié)論：不構(gòu)成

理由：并無證據(jù)證明百度公司在提供競價(jià)排名服務(wù)之外，另行實(shí)施了為薄荷公司選擇、添加、推薦關(guān)鍵詞的行為。關(guān)鍵詞競價(jià)在本質(zhì)上仍屬于信息檢索技術(shù)服務(wù)，并非廣告法所規(guī)范的廣告服務(wù)。

結(jié)論：不構(gòu)成

理由：從百度公司應(yīng)負(fù)的注意義務(wù)來看，除對明顯違反國家法律法規(guī)以及具有較高知名度的商標(biāo)等關(guān)鍵詞應(yīng)予主動排除之外，一般情況下，競價(jià)排名服務(wù)商對于用于所選擇使用的關(guān)鍵詞并不負(fù)有全面、主動、事前審查的義務(wù)。

上述法院對（搜索引擎）商標(biāo)使用行為的否定，是在事實(shí)層面（事實(shí)上沒有實(shí)施或沒有證據(jù)證明已經(jīng)實(shí)施）的說理，沒有在法理層面揭示。依筆者之見，在關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件中，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者提供一種技術(shù)服務(wù)，內(nèi)容包括：允許廣告商選擇與商標(biāo)相同的標(biāo)記作為關(guān)鍵詞、存儲這些標(biāo)記并基于此顯示客戶的廣告。這種技術(shù)服務(wù)提供行為相對涉案商標(biāo)而言具有中立性，因?yàn)樗阉饕娌⑽蠢蒙姘干虡?biāo)來推銷自己的搜索服務(wù)，因此不構(gòu)成商標(biāo)直接侵權(quán)。歐盟法院采相同見解，“為使用標(biāo)記創(chuàng)造必要的技術(shù)條件以及因?yàn)樘峁┻@種服務(wù)而接受報(bào)酬的事實(shí)，不意味著提供此種服務(wù)的行為構(gòu)成標(biāo)記的使用”。⑩

（二）定牌加工案件

我國法院對定牌加工案件的關(guān)注已經(jīng)從混淆可能性轉(zhuǎn)向商標(biāo)使用行為，法院通常認(rèn)為，如果商品不進(jìn)入流通領(lǐng)域，商標(biāo)就無法發(fā)揮識別功能，沒有發(fā)揮識別功能，則并非商標(biāo)法意義上的使用行為：“商品不進(jìn)入流通領(lǐng)域，商標(biāo)只不過是一種裝飾。對外‘貼牌加工行為，加工方按照委托方的要求，將商標(biāo)貼附于加工之產(chǎn)品上，就其性質(zhì)而言，屬于加工行為，不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為?！边@一判決實(shí)質(zhì)上將商標(biāo)使用行為限定在流通領(lǐng)域了。

針對這一判決說理，有兩點(diǎn)疑問：第一，我國《商標(biāo)法》并未將商標(biāo)使用行為局限在流通領(lǐng)域，司法實(shí)踐卻作出了這種限定，是否具有合理性？第二，加工方的行為究竟是否構(gòu)成商標(biāo)使用行為？

1商標(biāo)使用行為是否限于流通領(lǐng)域

設(shè)想銷售商倉儲了一批假冒商品，在正式將這些假冒商品銷售之前被查獲。由于我國《商標(biāo)法》第57條第3項(xiàng)僅僅禁止“假冒注冊商標(biāo)的銷售”，且按照上述意見（未進(jìn)入流通領(lǐng)域，則不構(gòu)成商標(biāo)使用行為），權(quán)利人無權(quán)禁止上述倉儲行為。筆者支持這種結(jié)論，但不認(rèn)為商標(biāo)使用行為僅限于流通領(lǐng)域的行為。

首先，這種觀點(diǎn)難獲比較法的支撐。我國臺灣地區(qū)“最高法院”認(rèn)為倉儲行為構(gòu)成商標(biāo)使用行為：“將商標(biāo)圖樣貼附于商品，如有繼續(xù)銷售或意圖供未來銷售之用，雖尚未實(shí)際銷售僅堆放于倉庫，則屬為行銷之目的而持有附商標(biāo)之商品，構(gòu)成商標(biāo)使用行為?！薄稓W盟商標(biāo)協(xié)調(diào)指令》第5條第3款第2項(xiàng)與我國臺灣地區(qū)的上述見解相同，禁止銷售帶有標(biāo)記的商品（offering the goods）、或者將它們投放于市場或者基于上述目的予以存儲，或者許諾銷售或提供帶有標(biāo)記的服務(wù)。

其次，這種觀點(diǎn)不合邏輯。倉儲行為不是商標(biāo)使用行為，原因在于其性質(zhì)上屬于技術(shù)服務(wù)行為，與有沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域毫無關(guān)系。因此，倉儲商不可能構(gòu)成商標(biāo)直接侵權(quán)，我國《商標(biāo)法》第57條第6項(xiàng)和《商標(biāo)法實(shí)施條例》第75條將倉儲行為定性為間接侵權(quán)行為，具有合理性。至于“有沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域”與“是否發(fā)揮識別功能”是兩個(gè)層面的討論，“沒有進(jìn)入流通領(lǐng)域”（一種商品實(shí)然狀態(tài)）不會影響“是否發(fā)揮識別功能”（一種標(biāo)記的作用）的性質(zhì)判斷，倉庫中假冒商品上的商標(biāo)在性質(zhì)上也是將來“用于識別商品來源”（《商標(biāo)法》第48條的文句），按說也應(yīng)該構(gòu)成商標(biāo)使用行為——如果不考慮本文的標(biāo)準(zhǔn)，因此，所引判決理由經(jīng)不起推敲。

山東省高級人民法院（2012）魯民三終字第81號民事判決書;最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。

汪渡村：《商標(biāo)法論》，五南圖書出版公司2011年版，第301頁，引用“最高法院”94年度臺上字第1320號民事判決：上訴人確實(shí)將回收之皮件置于倉庫內(nèi)，無繼續(xù)銷售或意圖販賣而陳列行為，應(yīng)認(rèn)上訴人……不構(gòu)成侵權(quán)行為……

比較法禁止“銷售目的而存儲”的行為，具有政策上的考量，是為了“方便商標(biāo)所有人的干預(yù)，尤其是確定侵權(quán)流動商品的所有權(quán)或者損毀這些商品。它的適用條件是，涉案商品存儲在比荷盧地區(qū)且已經(jīng)實(shí)際將標(biāo)記貼附在商品上”。（Tobias Cohen Jehoram， Constant Van Nispen， Tony Huydecoper， European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law， Wolters Kluwer 2010， p248）這種做法擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)人的控制范圍。是否需要借鑒，筆者持否定意見。

參見Industries Winters BV v Red Bull Gmbh， C-119/10， paragraph 29， 30， 31 在該案中，Winters公司根據(jù)Smart Drinks公司（一家注冊在英屬維爾京群島的公司、紅牛公司的競爭者）的指示，在標(biāo)有與Red Bull商標(biāo)相似標(biāo)志的空罐里裝入碳酸飲料。為達(dá)到上述目的，Smart Drinks公司為Winters公司提供空罐、匹配的蓋子，這些都標(biāo)有各種標(biāo)志、裝潢和文字（包括Bullfighter、Pittbull、Red Horn、Live Wire）。Winters公司根據(jù)Smart Drinks公司的指示和配方，向空罐中裝入一定數(shù)量的提煉物、水、碳酸，然后密封罐頭。之后Winters將所有的罐頭交由Smart Drinks處置，后者將這些罐頭運(yùn)往比荷盧以外的國家。

2加工方的行為不屬于商標(biāo)使用行為

在定牌加工案件中，加工方所實(shí)施的行為也是一種技術(shù)服務(wù)，加工方?jīng)]有利用商標(biāo)推廣加工服務(wù)，商標(biāo)上的商譽(yù)強(qiáng)弱與加工方的加工服務(wù)沒有關(guān)系，在商標(biāo)與加工服務(wù)之間不存在“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”，因而也不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，加工商不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任。以歐盟法院審理的紅牛案為例，一審、二審法院均認(rèn)為，Winters在標(biāo)有Bullfighter標(biāo)志的空罐中實(shí)施灌裝的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。歐盟法院對此持否定意見，為使用標(biāo)志創(chuàng)造必要的技術(shù)條件以及因此項(xiàng)服務(wù)而受償，這不意味著提供此項(xiàng)服務(wù)的一方使用了標(biāo)志。本案中的服務(wù)提供者根據(jù)他人的訂單和指示，在已經(jīng)標(biāo)有近似他人商標(biāo)的空罐上進(jìn)行灌裝，僅僅實(shí)施了產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)性部分，服務(wù)提供者對那些罐頭的外在表現(xiàn)、尤其是上面的標(biāo)志不存在任何利益，不構(gòu)成《商標(biāo)指令》第5條意義上的侵權(quán)行為，而僅僅為他人使用商標(biāo)創(chuàng)造必要技術(shù)條件。

（三）假冒木板裝修案

再以司法實(shí)踐中爭議較大、認(rèn)識較為模糊的一則案件為例。在深圳市中級人民法院審理的“偉業(yè)”商標(biāo)案中，酒店的經(jīng)營者委托他人對酒店進(jìn)行裝修，原告發(fā)現(xiàn)裝修工程中使用的“偉業(yè)牌”木板屬于假冒注冊商標(biāo)的商品，遂對酒店經(jīng)營者和裝修者提出商標(biāo)侵權(quán)之訴。一審法院和二審法院均認(rèn)為，侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為不包括使用假冒注冊商標(biāo)商品的行為。從判決理由看，法院采取了一種嚴(yán)格法定主義的立場，認(rèn)為《商標(biāo)法》第57條第3項(xiàng)僅僅禁止“假冒注冊商標(biāo)商品的銷售”，而未禁止“假冒注冊商標(biāo)商品的使用”。

該案的審理法官歸納裁判要旨為：“使用假冒他人注冊商標(biāo)的商品，即使該使用人是公司，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但特殊情形除外”。法官進(jìn)一步解釋，此案中的使用不同于下列“使用”：肯德基快餐公司分別在餐飲服務(wù)和茶具商品上注冊了“肯德基”商標(biāo)，而某餐飲酒店購買了印有假冒“肯德基”字樣的杯子，并在其提供的餐飲服務(wù)中使用，這可能導(dǎo)致消費(fèi)者誤以為該酒店與肯德基公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

對這個(gè)案件討論越多，研究者所產(chǎn)生的疑慮也更多：第一，既然認(rèn)為《商標(biāo)法》僅僅禁止“假冒注冊商標(biāo)的銷售”而不禁止“使用”，為何又違背同一原理創(chuàng)設(shè)“除外情形”？第二，肯德基案件與偉業(yè)案件的案情相同，為何會作出不同定性、得出不同的裁判結(jié)論？筆者認(rèn)為，偉業(yè)案判決并未清晰解釋上述兩個(gè)問題，如果采用本文思路進(jìn)行分析則可得出較為清晰的結(jié)論。

裝修商發(fā)生了兩個(gè)行為：“購買假冒注冊商標(biāo)商品”以及“利用這些假冒商品提供裝修服務(wù)”。前一個(gè)行為是消費(fèi)行為，正如普通消費(fèi)者購買假冒商品的行為一樣，不受商標(biāo)法評價(jià)。后一個(gè)行為是技術(shù)服務(wù)的提供行為，裝修服務(wù)與涉案商標(biāo)之間沒有任何聯(lián)系，沒有利用假冒商標(biāo)來推銷裝修服務(wù)，不構(gòu)成商標(biāo)使用行為?？系禄竸t稍有不同，酒店也實(shí)施了兩個(gè)行為：購買假冒杯子和使用假冒杯子提供經(jīng)營服務(wù)。前一個(gè)行為性質(zhì)上也是消費(fèi)行為，不受商標(biāo)法評價(jià);但后一個(gè)行為并非技術(shù)服務(wù)提供行為，這一行為是酒店自身的營業(yè)行為，是試圖通過“肯德基”商標(biāo)獲利及攀附后者商譽(yù)的行為，是商標(biāo)使用行為。

深圳市中級人民法院（2010）深中法民三終字第213號裁定書。

祝建軍：《使用假冒注冊商標(biāo)的商品不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)》，載《人民法院報(bào)》2011年11月3日第6版。

前引。

Graeme B Dinwoodie & Mark D Janis， Confusion Over Use： Contextualism in the Trademark Law， TMR， Vol98 （2008）， pp1121—1122.

前引 Tobias Cohen Jehoram， Constant Van Nispen， Tony Huydecoper文， p244.

三、商標(biāo)使用和混淆可能性的關(guān)系

依照上文觀點(diǎn)，一旦認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)使用行為，則意味著在商標(biāo)所有人與產(chǎn)品之間已經(jīng)建立了某種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，這是否意味著可徑行認(rèn)定混淆可能性（間接混淆）？這需要回答商標(biāo)使用行為是否具有獨(dú)立性，即商標(biāo)使用能否被混淆可能性吸收、或者能否被商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由所吸收。如有商標(biāo)法研究學(xué)者認(rèn)為，商標(biāo)使用行為可被識別功能所吸收，認(rèn)為商標(biāo)使用行為無非是在具體情況下綜合考量各種因素證明“混淆可能性”的結(jié)果。與上述這種觀點(diǎn)相呼應(yīng)的是歐洲學(xué)者的觀點(diǎn)。歐洲有學(xué)者認(rèn)為，判斷涉案行為究竟是否為識別商品來源意義上的使用，并不取決于使用人的主觀意圖，根本上還需回到相關(guān)公眾的看法進(jìn)行判斷。在這個(gè)意義上，商標(biāo)使用的判斷不是一個(gè)純粹技術(shù)性判斷，而與混淆可能性判定一樣，是一個(gè)法律判斷和主觀判斷。如果在相關(guān)公眾看來，商品或服務(wù)與商標(biāo)所有人之間具有某種經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，則涉案使用行為構(gòu)成商標(biāo)使用;如果相關(guān)公眾將涉案標(biāo)記僅視為一種裝飾、圖案或道具，則這種行為不構(gòu)成商標(biāo)使用。

在司法實(shí)踐中，我國法院在一些案件中不關(guān)注涉嫌侵權(quán)行為是否為商標(biāo)使用行為而徑行判斷混淆可能性，也體現(xiàn)了“商標(biāo)使用是否具有獨(dú)立性”的疑問。如山東省高級人民法院公布的“CARIOCA”案，被告在銷售“CARIOCA”牌水彩筆時(shí)自行添加了外包裝，標(biāo)注了自己的“好樂星”商標(biāo)及“總經(jīng)銷：際通文具公司”等字樣，法院認(rèn)為“對正牌水彩筆添加包裝標(biāo)識，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，認(rèn)為際通文具公司與環(huán)球公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，破壞了環(huán)球公司商標(biāo)的識別功能，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”。

（一）通過歐盟法院案例法的詮釋

之所以要用歐盟案例法來說明這個(gè)問題，一方面是因?yàn)闅W盟案例法的典型性和商標(biāo)侵權(quán)理論的共通性，另一方面是考慮到案例解釋的說服力。

歐盟法院對商標(biāo)使用行為的態(tài)度發(fā)生過轉(zhuǎn)變，可以從用語的變化上進(jìn)行觀察——從“商標(biāo)使用”到“侵權(quán)使用”。歐盟法院在寶馬案中還在使用商標(biāo)使用行為（trademark use）的概念，之后轉(zhuǎn)而集中分析商標(biāo)侵權(quán)使用（infringing use）的構(gòu)成。依筆者之見，歐盟法院對所謂“商標(biāo)侵權(quán)使用”的考察實(shí)際上是對識別功能是否受損的考察（即混淆可能性的判定）。對這兩個(gè)概念的區(qū)分，是考察歐洲法中商標(biāo)使用行為是否具有獨(dú)立性的前提。

槍手案中的被告在阿森納俱樂部的足球場外使用“槍手”商標(biāo)在相同的產(chǎn)品上，銷售之時(shí)告知消費(fèi)者其未獲授權(quán)。歐盟法院認(rèn)為，任何在商業(yè)中的相同商品或服務(wù)上使用相同商標(biāo)的行為，商標(biāo)權(quán)人均有權(quán)制止，在這種情形下，這種使用究竟被公眾視為一種支持徽標(biāo)、忠誠或者隸屬的象征，均在所不問。

從商標(biāo)使用行為的角度看，槍手案中的被告在自己的商品上使用“槍手”商標(biāo)，實(shí)際上是在利用商標(biāo)獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、推廣自己的商品，這是在商標(biāo)意義上的使用，構(gòu)成商標(biāo)使用行為，與商標(biāo)侵權(quán)使用的認(rèn)定結(jié)論相同。

2013年山東法院知識產(chǎn)權(quán)審判十大案件，資料來源于山東高級人民法院網(wǎng)：http：//sdfychinacourtorg/article/detail/2014/04/id/1283756shtml，最后訪問時(shí)間：2014年4月29日。

Case C-63/97 BMW， paragraph 38， 39.

Case C-206/01 Arsenal Football Club， paragraph 62.

Case C-48/05 Opel， paragraph 40.

歐盟法院的Opel案則有不同結(jié)論。被告在一款微縮模型小汽車上使用了原告的商標(biāo)，歐盟法院參考了德國消費(fèi)者長期形成的認(rèn)知習(xí)慣，忠實(shí)地按照原型車制造模型車在德國已有一百多年的歷史，具有普遍認(rèn)知度的玩具產(chǎn)品消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣接受以實(shí)物車為原型的縮微模型，消費(fèi)者不會將真車生產(chǎn)企業(yè)與模型車上該企業(yè)的商標(biāo)聯(lián)系起來。依本文對商標(biāo)使用行為的界定，被告在自己的縮微模型上使用Opel商標(biāo)，顯然是利用此商標(biāo)為自己的商品作推廣，是在商標(biāo)意義上的使用，但至于這種商標(biāo)使用是否會造成混淆可能性，則是一個(gè)綜合判定的過程，歐盟法院根據(jù)德國消費(fèi)者的認(rèn)知習(xí)慣認(rèn)為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)使用，實(shí)際上就認(rèn)為不存在混淆可能性。

從歐盟法院的上述兩個(gè)案件可以容易地發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)使用行為和混淆可能性的判定標(biāo)準(zhǔn)不同，具體個(gè)案中可能得出相同結(jié)論、也可能得出不同結(jié)論，體現(xiàn)了商標(biāo)使用行為在判定商標(biāo)侵權(quán)過程中的過濾功能，商標(biāo)使用行為獨(dú)立于混淆可能性。

（二）通過法理的詮釋

第一，商標(biāo)使用行為的獨(dú)立性是支配權(quán)本質(zhì)的要求。從支配權(quán)角度看，商標(biāo)權(quán)人的支配利益被他人“分享”或“外溢”，是商標(biāo)支配權(quán)受侵害的內(nèi)容。這種侵害或危險(xiǎn)（侵害之虞）的發(fā)生，只有通過他人的使用行為才能實(shí)現(xiàn)，而且這種使用行為必須是以商標(biāo)意義上（識別或區(qū)別商品或服務(wù)來源的意義）的使用為前提。一種并非在商標(biāo)意義上的使用行為，顯然無法分享商標(biāo)權(quán)人對商譽(yù)的支配利益、無法導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)人的支配利益“外溢”。只有在商標(biāo)意義上使用，才可能切斷商標(biāo)權(quán)人與商標(biāo)之間的聯(lián)系、進(jìn)而損害商標(biāo)的顯著性。因此，商標(biāo)權(quán)的控制對象必然是一種商標(biāo)使用行為。

第二，商標(biāo)使用行為的獨(dú)立性是所有人中心主義的要求。商標(biāo)使用行為作為一種發(fā)揮商標(biāo)識別功能的行為，具有行為指向性，只需判斷是否以所有人的身份利用商標(biāo)推廣商品或服務(wù)。由于混淆可能性的判斷是以“相關(guān)消費(fèi)者”為基準(zhǔn)，具有事實(shí)依賴性。判定商標(biāo)使用行為中的“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”，與混淆可能性判定中的“關(guān)聯(lián)關(guān)系”屬不同概念。前者目的在于分析行為人是否從事了商標(biāo)意義上的使用行為，即行為人是否利用商標(biāo)為自己的商品或服務(wù)做推廣，是否利用商標(biāo)獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。而混淆可能性判定中的“關(guān)聯(lián)混淆”是指“關(guān)聯(lián)、贊助、許可等關(guān)系”，是通過綜合考察案件所有因素（如顯著性、知名度等）之后得出的結(jié)論。

在界定商標(biāo)使用行為時(shí)，很多案件的裁判模糊了商標(biāo)使用行為與混淆可能性判斷之間的邊界。在德國最高法院近期的一個(gè)案件中，商標(biāo)的顯著性和知名度成為界定商標(biāo)使用行為的因素。這個(gè)案件涉及實(shí)用藝術(shù)品（版權(quán)保護(hù)期已經(jīng)屆滿）的使用，德國最高法院認(rèn)為，上訴法院顯然忽略了不超過5%的公眾知道爭議商標(biāo)的事實(shí)。因此，未能適用中等消費(fèi)者的標(biāo)準(zhǔn)去評估作為商標(biāo)的使用，而使用了知道原告商標(biāo)的一小群公眾的標(biāo)準(zhǔn)，并因此得出了商標(biāo)使用和商標(biāo)侵權(quán)的結(jié)論。公眾將一個(gè)圖樣究竟看做商標(biāo)還是裝飾成分，取決于原告商標(biāo)的顯著性和聲譽(yù)。

第三，商標(biāo)使用行為的獨(dú)立性有利于糾紛的提前解決。商標(biāo)使用行為具有行為指向性，是商標(biāo)權(quán)所控制的行為，而商標(biāo)功能——尤其是混淆可能性的檢驗(yàn)——具有事實(shí)（因素）指向性，前者在商標(biāo)侵權(quán)結(jié)構(gòu)中的作用具有獨(dú)立性，對于提前排除不受商標(biāo)法評價(jià)的行為具有重要意義。美國商標(biāo)法研究學(xué)者從商標(biāo)侵權(quán)結(jié)構(gòu)或認(rèn)定步驟角度簡明闡述了這一理由：“盡管商標(biāo)使用行為無法擔(dān)當(dāng)治療商標(biāo)法各種疑難雜癥的靈丹妙藥，但是卻充當(dāng)了識別非商標(biāo)侵權(quán)行為類型的限制性武器。”他們認(rèn)為，混淆可能性檢驗(yàn)具有事實(shí)指向性，不適于訴訟的早期解決。

四、結(jié)語

商標(biāo)侵權(quán)使用行為的界定是審判實(shí)務(wù)界和理論界爭議不斷的話題，難點(diǎn)有兩個(gè)：第一，如何在商標(biāo)侵權(quán)的語境和個(gè)案中解釋適用“區(qū)分商品來源的作用”;第二，如何解釋商標(biāo)使用行為在商標(biāo)侵權(quán)結(jié)構(gòu)中的位置，即商標(biāo)使用與混淆可能性之間的關(guān)系。解釋上述問題的說服力，一方面取決于支撐理論的科學(xué)性。本文提出的界定商標(biāo)侵權(quán)使用行為的兩步審查法，是觀察商標(biāo)法中技術(shù)行為的結(jié)果，筆者認(rèn)為應(yīng)分兩步界定商標(biāo)侵權(quán)使用行為：第一，是一種獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的商業(yè)行為;第二，是一種利用商標(biāo)推廣商品或服務(wù)的商業(yè)行為。另一方面，商標(biāo)使用行為的進(jìn)一步界定，是一個(gè)具有強(qiáng)烈實(shí)踐意義的話題，標(biāo)準(zhǔn)的提出應(yīng)源自判決的觀察，又能解決案件中的疑問。兩步審查法可以用于清晰地解釋典型商標(biāo)侵權(quán)案件中的行為性質(zhì)，也可以合理地說明商標(biāo)使用與混淆可能性之間的關(guān)系，對于商標(biāo)侵權(quán)糾紛的審理應(yīng)具有較大的參考意義。

The Two-Step Method in Determining the Tortious Use of Trademark

LIU Wei

Abstract：The method of functional determination for the use of trademark is abstract thus difficult to define. Yet the theory of confining trademark use in circulation is improper since it is directive in conduct and should be independent from the determining criterion of the likelihood of confusion relied on facts in judicial practice. With regard to determination of trademark use in technology service， the separation of direct tort and indirect tort of trademark is enlightening. Thus， a two-step method should be established on a case-by-case review. The first step is to decide whether the conduct at issue is to obtain “economic advantage” which is commercial conduct. The second step is to decide whether the user is for the purpose of marketing commodities/services that is to establish an “economic link” between the commodities/service and trademark.

Key words：trademark usemethod of functional determinationeconomic link

參見International Review of IP and Competition Law， Springer Verlag CHBeck， Volume 44 number 6 20139.

Stacey L Dogan & Mark A Lemley， Grounding Trademark Law Through Trademark Use， 92 Iowa L Rev 1669， 1674 （2004）.

前引。

①孔祥?。骸渡虡?biāo)法適用的基本問題》，中國法制出版社2012年版，第120頁。

②最高人民法院（2009）民申字第268號民事裁定書。

③Case C-236/08 to C-238/08 Google， paragraph 49.

④Case C-236/08 to C-238/08 Google， paragraph 53.

⑤可參考臺中高分院85年度上訴字第2471號判決書。轉(zhuǎn)引自陳瑞鑫：《從商標(biāo)刑事侵害談商標(biāo)之使用》，載《商標(biāo)法制與實(shí)務(wù)論文集》，“經(jīng)濟(jì)部智慧財(cái)產(chǎn)局”編?。?006年6月），第54頁。

⑥以商標(biāo)使用行為劃分商標(biāo)直接侵權(quán)和商標(biāo)間接侵權(quán)，可參見朱冬：《商標(biāo)侵權(quán)中銷售商品行為的定性》，載《法律科學(xué)》2013年第4期。

⑦上海市第二中級人民法院（2007）滬二中民五（知）初字第147號民事判決書。

⑧廣州市中級人民法院（2008）穗中法民三終字第119號民事判決書。

⑨北京市海淀區(qū)人民法院（2011）海民初字第10473號民事判決書。

⑩Case C-236/08 to C-238/08 Google， paragraph 57.

[作者簡介]劉維，上海大學(xué)法學(xué)院——知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，博士。