黃武雙 阮開欣

商標申請人與在后使用人利益的沖突與權(quán)衡

黃武雙 阮開欣

商標法奉行“先到先得”的在先原則。無論是“先申請主義”還是“先使用主義”，商標權(quán)的獲得都遵循在先原則。依據(jù)在先原則，固有顯著性商標之權(quán)利歸于最先使用或申請注冊之人。不具有固有顯著性的商標的權(quán)利歸于最先通過大量使用獲得“第二含義”之人。同時，在先原則獲得商標權(quán)不得違反善意規(guī)則，不管是基于申請注冊還是基于實際使用商標獲得商標權(quán)益，權(quán)益獲得者都應具有善意?！拔⑿拧鄙虡思m紛現(xiàn)象的根源主要在于商標申請公開的遲延問題。

在先原則 善意規(guī)則 遲延公開 第二含義

近期，北京知識產(chǎn)權(quán)法院對于“微信”商標案作出一審判決，法院以“有損公共利益和公共秩序”為由，判決駁回 “微信”商標申請的訴訟請求引起輿論一片嘩然。實質(zhì)上，該案涉及商標申請人的利益與在后使用商標人利益的沖突與權(quán)衡，商標法的在先原則對該案的正確適用是把握該案的命門。本文試圖對商標法的在先原則進行正本清源，并分析各種可能的解決路徑。

一、商標法的在先原則

商標法奉行“先到先得”的在先原則。所有權(quán)之“先到先得”規(guī)則甚為古遠，可追溯至六世紀拜占庭帝國國王查士丁尼頒布的《查士丁尼法典》。①F. Mostert, Famous and Well-Known Marks, 2-34 (2d ed. 2004).物權(quán)法之先占制度也是這一思想的體現(xiàn)。對無主財產(chǎn)，誰先占有，誰就享有該財產(chǎn)的所有權(quán)。商標法之在先原則承認兩種獲得商標權(quán)的途徑，即以大陸法系為主的“先申請主義”和以英美法系為主的“先使用主義”。顧名思義，“先申請主義”是指誰先申請商標注冊，誰獲得商標權(quán)；而“先使用主義”是指誰先使用商標，誰獲得商標權(quán)。

在“先申請主義”規(guī)則下，同樣會保護基于在先使用形成的商標權(quán)益，抵制搶注商標的行為。在奉行“先申請主義”的國家，一般都在反不正當競爭法中規(guī)定對未注冊商標的保護，承認建立在已實際使用但未注冊的商標上的權(quán)益。我國《商標法》規(guī)定的注冊制度采取“先申請主義”，但《反不正當競爭法》第5條第2款規(guī)定了對未注冊商標權(quán)益的保護。②《商標法》第5條：“經(jīng)營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：……（二）擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品…?！蔽覈渡虡朔ā返?2條明確禁止搶注他人已使用但未注冊的商標的行為，即“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！贝送?，我國商標法還規(guī)定，在同一天兩人或兩人以上申請商標的情況下，商標權(quán)歸于最先使用者。③《商標法》第31條：“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告?！睆倪@些規(guī)定可以看出，我國注冊商標先申請規(guī)則，并不排斥對未注冊商標的保護。

奉行“先使用主義”的商標法，也同樣尊重商標申請注冊制度，在商標權(quán)益獲取和保護上，在先申請注冊的商標仍優(yōu)先于在后使用的商標。美國商標法即采取“先使用主義”，雖然將商標權(quán)賦予最先使用商標之人，申請注冊行為仍被視為商標的“推定使用”。④對應的英文表述為constructive use.這種推定使用可以回溯至商標注冊之申請日，而非核準注冊之日。⑤參見《蘭哈姆法案》第7（c）條（商標的注冊申請作為其推定使用）：“依據(jù)本法關(guān)于在主注冊簿上注冊商標的規(guī)定，一個商標的注冊申請應構(gòu)成對該商標的推定使用，授予其在注冊的商品或服務(wù)上全國有效的優(yōu)先權(quán)，以對抗其他人，但對具有下列情況的人除外，即，他的商標尚未被放棄，并在申請?zhí)峤磺埃?）已經(jīng)使用該商標；（2）已經(jīng)提交了一個商標注冊申請，正等待審查或已經(jīng)核準注冊；或者（3）已經(jīng)提交了一份外國商標注冊申請，并以此獲得優(yōu)先權(quán)，并根據(jù)本法第1126條（d）款及時提交了商標注冊申請，正等待審查或已經(jīng)核準注冊?！笨梢钥闯?，在奉行“先使用主義”的美國，商標申請注冊行為被視為一種特殊的“商標使用”，與一般商標使用行為具有同等的在先地位。

值得注意的是，在“1988年商標法修改法案”之前，美國商標法要求申請人在申請日之前必須存在實際使用。但在該修改法案通過之后，申請人基于善意的使用意圖⑥對應的英文表述為intent-to-use.亦可申請注冊商標，而不要求申請人在申請注冊商標時已實際使用。這種變化主要基于三個方面理由：（1）減少現(xiàn)代經(jīng)濟條件下建立商標的內(nèi)在風險；（2）消滅象征性使用，⑦對應的英文表述為token use.以滿足《蘭哈姆法案》規(guī)定預申請之使用要求而形成的法律擬制；（3）為了讓美國商標法與其他國家注冊制商標法保持一致。⑧Tammy J. Snyder, Trademark Law Revision Act of 1988 and the Gatekeeper Role of the PTO: Heading Abuse Off at the Pass, 68 Wash. U. L.Q. 753, 753 -755 (1990).也就是說，即便依據(jù)修改前更強的“先使用主義”觀念，也不會發(fā)生商標在先申請和商標在先使用之沖突，因為如果行為人沒有實際使用商標，就不滿足申請商標注冊的條件，因而他是無法獲得商標權(quán)的。

當然，作為獲得商標權(quán)條件的“商標使用”，并不是指任何形式的使用，而是指符合一定要求的使用。在1999年Lucent Information Management，Inc. v. Lucent Technologies， Inc.案中，⑨Lucent Information Management, Inc. v. Lucent Technologies, Inc., 186 F.3d 311, 51 U.S.P.Q.2d 1545 (3d Cir. 1999).美國聯(lián)邦第三巡回上訴法院針對獲得在先地位的“商標使用”確定了“市場滲透”標準。其考量要素包括：（1）銷量；（2）增長趨勢；（3）買家的數(shù)量；（4）宣傳的程度。該案原告（在先使用人）在文檔掃描和管理服務(wù)上使用了“LUCENT”商標。但在被告申請該商標之前，原告只有一筆銷售，之后四個月內(nèi)沒有任何銷售。此外，原告只在相對較小范圍內(nèi)進行了銷售展示，并未投入資金向公眾宣傳或擴張業(yè)務(wù)。⑩Lucent Information Management, Inc. v. Lucent Technologies, Inc., 186 F.3d 311, 318, 51 U.S.P.Q.2d 1545 (3d Cir. 1999).法院根據(jù)“市場滲透”標準認定原告并不存在足以獲得商標權(quán)的使用，駁回了原告的主張。

從表面上看，“先申請主義”和“先使用主義”在獲取商標權(quán)優(yōu)先的做法上存在明顯差異，實際上二者并無本質(zhì)區(qū)別，而且兩大法系的差距正在逐漸縮小。無論是“先申請主義”還是“先使用主義”，商標權(quán)的獲得都遵循在先原則。在美國商標法的“先使用主義”邏輯下，商標權(quán)的產(chǎn)生乃是基于商標的使用而非基于商標的注冊。其目的在于鼓勵商標的使用并發(fā)揮商標的價值，較之于“先申請主義”而言，更傾向于抵制商標的搶注和耗費商標資源的現(xiàn)象。①Kitsuron Sangsuvan, Trademark Squatting, 31 Wis. Int'l L.J. 252 (2013).在美國，僅依據(jù)申請注冊商標而無商標的實際使用，該種類型的注冊商標也是無法獲得法律救濟的。聯(lián)邦第二巡回上訴法院在1959年Dawn Donut Co. v. Hart’sFood Stores， Inc.案中②Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 121 U.S.P.Q. 430 (2d Cir. 1959).指出，盡管在先的聯(lián)邦注冊人根據(jù)蘭哈姆的推定通知條款享有全國范圍內(nèi)的優(yōu)先權(quán)，除非在先使用人證明其已進入在后使用人貿(mào)易領(lǐng)域的可能性，否則不能頒布禁令救濟。另一方面，奉行“先注冊主義”的我國商標法，也設(shè)定了抑制注冊但不使用商標行為的規(guī)則。與美國商標法之“放棄規(guī)則”③對應的英文表述為abandonment.類似，我國《商標法》第49條和第64條分別規(guī)定了針對三年不使用的注冊商標的撤銷制度和不能給予商標注冊人損害賠償?shù)囊?guī)則。④《商標法》第64條：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任。”況下，被告搶先將“SCRAMBLE”標識貼于電子游戲商品成品上，且在原告銷售之前搶先出售了五件電子游戲商品。聯(lián)邦第二巡回上訴法院最終認定被告的“先發(fā)性使用行為”⑧對應的英文表述為preemptive use.具有惡意，不能獲得商標權(quán)。

（二）申請商標的及時公開

二、在先原則與善意規(guī)則

（一）在先獲得商標權(quán)需符合善意規(guī)則

依據(jù)商標法之在先原則獲得商標權(quán)不得違反善意規(guī)則，不管是基于申請注冊還是基于實際使用商標獲得商標權(quán)益，權(quán)益獲得者都應具有善意。此處所謂“善意”，對申請人而言，是指他不知道或不應當知道另有他人準備或已經(jīng)申請或使用商標。一方面，惡意申請注冊商標之行為不為法律認可，《商標法》除了在第32條規(guī)定禁止惡意搶注外，還在第15條禁止代理人、代表人或業(yè)務(wù)關(guān)系人惡意申請注冊。⑤《商標法》第49條：“……注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。”另一方面，通過使用獲得商標權(quán)益者亦應具有善意，《蘭哈姆法案》第45條就《商標法》第15條：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊?！睂@取商標權(quán)的“使用行為”定義為“在正常貿(mào)易過程中善意使用標識，不僅僅為了持有該標識的權(quán)利（而使用）?！雹?5 U.S.C. § 1127.在1982年Stern Electronics， Inc. v. Kaufman案中，⑦Stern Electronics, Inc. v. Kaufman, 669 F.2d 852, 213 U.S.P.Q. 443 (2d Cir. 1982).在知道原告計劃在電子游戲上使用“SCRAMBLE”標識的情

通常情況下，申請商標注冊就推定已在全國范圍內(nèi)公示告知了其優(yōu)先地位，同時也推定他人知道或應當知道該申請注冊商標的存在，如果他人仍選擇使用與之相同或近似的商標，就可以被推定為存在惡意。違反在先原則者，通常都伴隨著惡意的商標使用或惡意的注冊情形，這些行為都是法律所禁止的。如果法律允許在后使用人優(yōu)先于在先注冊人，“弱肉強食”之現(xiàn)象則難以避免；在看到他人在先申請注冊商標時，競爭者以搶奪商標為目的大量使用相同商標，剝奪他人合法經(jīng)營利益的行為，亦有失公允。

在先原則與善意規(guī)則沖突之避免，有賴于完善的商標注冊申請與審查措施配套。如果受理的商標注冊申請能夠隨即公開，讓公眾能在幾天內(nèi)檢索到該商標注冊申請（即清查檢索），⑨“清查檢索”對應的英文表述為clearance search.這就為經(jīng)營者在決定是否使用某特定商標標識之前的風險預測提供了可能，從而減少針對同樣的商標標識因注冊申請人和實際使用人不同而導致的沖突。在美國，商標申請一經(jīng)提交，他人便可以在短短幾天時間內(nèi)到美國專利商標局的系統(tǒng)內(nèi)檢索到該商標，有效地確保了他人使用商標前對風險的預測。⑩McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition § 16:2. Federal constructive use priority.

為了證實這一點，筆者登陸了幾個官方網(wǎng)站進行檢索。（1）2015年4月14日，登陸美國專利商標局網(wǎng)站http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate. exe？f=searchstr&state=4808:h677ee.1.1進行商標檢索，在“申請日”檢索字段中，選擇時間“2015年4月11日”，即可顯示該日申請的所有商標。如果輸入的申請日為“2015年4月12日”，該網(wǎng)站則無法顯示內(nèi)容?；究梢宰C實，美國申請商標的延遲時間僅為3天左右。（2）2015年4月14日，登陸歐洲內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局商標查詢網(wǎng)站https://oam i.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks后，在“申請日”檢索字段中選擇時間“2015年4月14日”，即可顯示該日申請的所有商標?？梢钥闯觯暾垰W洲商標幾乎沒有時間遲延。（3）2015年4月14日，登陸加拿大知識產(chǎn)權(quán)局商標查詢網(wǎng)站http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/ trdm rks/srch/tmSrch.do？lang=eng，在“申請日”檢索字段中選擇時間“2015年4月2日”，即可以顯示出該日申請的所有商標；如果將提交日期定為之后的“2015年4月3日”，網(wǎng)站則無法顯示該天的商標申請?？梢钥闯?，加拿大申請商標的延遲時間僅為12天左右。（4）2015年4月14日登陸我國香港知識產(chǎn)權(quán)署的商標查詢網(wǎng)站http:// ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main_schi.jsp，在“提交日期”檢索字段中選擇時間“2015年4月8日”，即可顯示該日申請的所有商標；如果將提交日期定為之后的“2015年4月9日”，網(wǎng)站則無法顯示。可以得知，在香港申請商標的延遲時間僅為6天左右。

我國商標注冊申請公開的延遲時間較長。在2014年之前，通過公開途徑在商標局網(wǎng)站上能夠查詢到的商標申請信息大約滯后實際申請日6個月左右，①參見周麗婷:《“微信”案承辦法官自述審理心路》， http://www.law-tv.cn/a/fazhijianshe/2015/0327/3930.htm l，最后訪問日期：2015年4月19日。有的甚至要超過6個月。這種較長的時間差，容易出現(xiàn)“微信”商標糾紛這種極端情況。也就是說，在已有人提交商標注冊申請之后才開始使用同樣商標標識之人，在商標注冊申請公開之前沒有條件檢索到在先申請注冊的商標。在沒有其他證據(jù)證明使用人知曉在先商標申請的情況下，應推定該實際使用人具有商標使用的善意。

就“微信”商標案而言，自創(chuàng)博亞太科技（山東）有限公司（以下簡稱創(chuàng)博亞太公司）的商標申請日2010年11月12日至騰訊公司2011年1月21日對外發(fā)布名為“微信”的聊天軟件即開始使用“微信”商標之時，相隔不到三個月時間，基本可以推定騰訊公司在開始使用“微信”商標時無法檢索到該商標，并不知曉已有創(chuàng)博亞太公司商標申請的存在。在有條件檢索的情況下，假如騰訊公司仍使用“微信”商標，可以認定其并非善意使用，應當為自己的過錯承擔不利后果。在有條件檢索的情況下，即便沒有實際進行商標檢索，仍將因未履行使用商標前的檢索義務(wù)（合理注意義務(wù)）而承擔不利后果。因申請商標公開的延遲，導致騰訊公司決定使用的“微信”商標與創(chuàng)博公司申請注冊的“微信”商標產(chǎn)生了沖突的結(jié)果，如果推定由騰訊公司承擔不利后果，也是有失公允的。可能有人會認為，商標申請的延遲公開是無法解決的現(xiàn)實問題。實際上，我國商標申請已經(jīng)采納了電子申請的形式，通過技術(shù)手段基本可以彌補因遲延審查所產(chǎn)生的漏洞。

公開的重要性是不言而喻的。依據(jù)物權(quán)法規(guī)則，通過先占獲得物權(quán)的主要原因也在于占有狀態(tài)之公示性。公開即為公示；一經(jīng)公示，即推定他人應當知悉所公開的內(nèi)容。有了認定他人已知悉所公開內(nèi)容的事實基礎(chǔ)，就可以判斷相關(guān)主體是否已經(jīng)盡到合理的注意義務(wù)（源于“善良家父”義務(wù)標準）?？梢垣@得在先權(quán)的商標使用，不能只是未公開的私下使用，而應該是公開的使用，而且其使用還應當達到具有一定影響力的程度。及時公開申請注冊之商標，才能有效保障商標法優(yōu)先原則之運用。申請注冊商標的延遲公開，是導致“微信”商標糾紛的重要原因。

在各國商標審查實踐中，申請注冊商標在類似我國的“初步審定公告”之前，就會公開申請注冊的商標。我國審查實踐中亦是如此。因而，我國《商標法》第28條之“自收到商標注冊申請文件之日起九個月內(nèi)審查完畢……予以初步審定公告”的規(guī)定，不應誤解為申請商標必須在審查完畢之后才予以公開。也就是說，“初步審定公告”并不是申請商標的首次公開。它只是告知公眾某人申請的商標已通過審查，進入了公眾異議階段。美國《蘭哈姆法案》第12條也同樣對通過申請商標審查應予公告作出了規(guī)定。?? 15 U.S.C. 1062.? McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition § 16:34. Achieving priority in secondary meaning marks.

三、在先原則與顯著性

顯著性是一個標識成為商標的前提。依據(jù)在先原則，固有顯著性商標之權(quán)利歸于最先使用或申請注冊之人。不具有固有顯著性的商標的權(quán)利歸于最先通過大量使用獲得“第二含義”之人。?? 15 U.S.C. 1062.? McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition § 16:34. Achieving priority in secondary meaning marks.在適用在先原則時，需要對標識的顯著性進行判斷。商標的本質(zhì)屬性在于“顯著性”，否則所謂的商標是無法指示或區(qū)別商品或服務(wù)來源的。依據(jù)顯著性從高到低的程度，可以將標識劃分為臆造性（fanciful）、任意性（arbitrary）、暗示性（suggestive）、描述性（descriptive）和通用性（generic）。前三類標識具有固有顯著性，符合商標申請注冊條件，被稱為“專業(yè)性商標”；④對應的英文表述為technical trademarks.描述性標識，只有在獲得“第二含義”之后，才可能作為商標核準注冊。

有人認為，創(chuàng)博亞太公司在申請商標時，“微信”標識在選定的商品或服務(wù)類別上應當屬于描述性標識，不具有固有顯著性。涉訟“微信”標識被指定使用于第38類服務(wù)，即“信息傳送、電話業(yè)務(wù)、電話通訊、移動電話通訊等”，它是被用于為智能終端提供即時通訊服務(wù)的應用程序?！冬F(xiàn)代漢語詞典》將“微”解釋為“小”和“少”，而“微信服務(wù)”通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送（需消耗少量網(wǎng)絡(luò)流量）語音短信、視頻、圖片和文字，“微信”一詞體現(xiàn)了這種服務(wù)的功能和性質(zhì)，屬于描述性標識。眾所周知，“短信”一詞屬于通用名稱，“微信”一詞與“短信”情況類似。顯著性體現(xiàn)在標識與商品或服務(wù)之間的關(guān)系上。一般而言，兩者關(guān)系越遠，標識的顯著性越高。在近期“微信”商標案的討論中，有人認為，創(chuàng)博亞太公司和騰訊公司先后在通信類別上選擇“微信”一詞作為商標標識的事實，就印證了“微信”一詞的顯著性很弱的事實；二者在較短時間差內(nèi)開始使用“微信”標識并非巧合，導致兩者“撞衫”一個重要原因，就是“微信”一詞與通信服務(wù)類別之間關(guān)系緊密。

描述性標識可以通過大量使用來建立“第二含義”，也稱為“獲得顯著性”或“第二顯著性”。描述性標識在具有“第二含義”后可以成為法律意義上的商標。有人認為，盡管“微信”商標不具有顯著性，經(jīng)過騰訊公司大量商業(yè)性的使用，“微信”一詞已建立“第二含義”?！拔⑿拧鄙虡税钢谌艘严蛏虡嗽u審委員會提交百度百科、“微信”官方網(wǎng)站、報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)媒體介紹和報道“微信”的證據(jù)，證明存在騰訊公司將“微信”作為商標使用的大量事實?，F(xiàn)有資料披露，自從2011年1月21日發(fā)布以來，在同年11月底之前，“微信”注冊用戶數(shù)超過5000萬；2013年上半年“微信”用戶超過4億；2014年“微信”用戶超過8億。經(jīng)過大量使用之后，一般消費者看到“微信”一詞便會聯(lián)想到騰訊公司的即時通訊服務(wù)。當然，“微信”一詞目前已經(jīng)具有“第二含義”可以作為商標保護的結(jié)果，即現(xiàn)在具有“第二含義”事實并不能推翻“微信”一詞在創(chuàng)博亞太公司申請商標時（2010年11月）屬于描述性標識的事實。

依商標申請注冊之流程，總歸是按照申請在前核準在后程序進行的。就描述性標識之商標注冊申請而言，如果創(chuàng)博亞太公司申請時并不存在“第二含義”但其在申請后通過大量使用建立了“第二含義”，該標識應否核準注冊給創(chuàng)博亞太公司？我國在商標審查實踐中確立了“情勢變更”規(guī)則，商標評審委員會將充分考量商標申請后出現(xiàn)的新事實，對申請商標是否準予注冊進行重新審查。⑤參見北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭編著：《商標授權(quán)確權(quán)的司法審查》，中國法制出版社2014年版，第465頁。描述性標識在申請日之后獲得“第二含義”仍應核準注冊，但其獲得在先的時間就不能確定為申請日，而應當將獲得“第二含義”的時間確定為在先時間。如果“微信”標識在創(chuàng)博亞太公司申請商標時缺失固有顯著性，創(chuàng)博亞太公司只有在通過自己大量商業(yè)使用而賦予“微信”標識“第二含義”后，才有可能獲得商標之優(yōu)先權(quán)。從現(xiàn)有資料來看，創(chuàng)博亞太公司于2010年9月確定以“■■《蘭哈姆法案》第2條（可在主注冊簿上注冊的商標；并存商標）：“根據(jù)商標的性質(zhì)，凡能將申請人的商品區(qū)別于他人商品的商標，不應駁回其在主注冊簿上的注冊，除非該商標（a）包含不道德、欺騙或誹謗性內(nèi)容；或含有對生者或死者、機構(gòu)、信仰或國家象征有貶損或引起錯誤聯(lián)想的內(nèi)容，或包含使之蒙受鄙視或破壞其名譽的內(nèi)容；或包含一個地理標志，當其用于葡萄酒或烈性酒或與其相關(guān)時，它與一個并非該商品原產(chǎn)地的地名相同，而且在世界貿(mào)易組織協(xié)定[見第19篇3501條第（9）款]在美國生效之日一年以后，申請人才第一次使用于葡萄酒或烈性酒上…”■■ McGinley, 660 F.2d at 486, 211 USPQ at 673，對應的英文表述為shocking to the sense of propriety, offensive to the conscience or moral feelings or calling out for condemnation.■■ In re Runsdorf, 171 USPQ 443, 444 (TTAB 1971).沃名片”為名稱的業(yè)務(wù)；2010年10月陸續(xù)提交了以“沃名片”命名的微信業(yè)務(wù)介紹資料和技術(shù)方案，同時開始進行業(yè)務(wù)平臺的搭建和聯(lián)調(diào)測試。依據(jù)這些事實，難以得出創(chuàng)博亞太公司在申請前后通過自己大量使用已賦予“微信”一詞“第二含義”。如果這一假設(shè)和推定能夠成立，創(chuàng)博亞太公司提交的“微信”商標申請被商標局駁回亦屬情理之中。在創(chuàng)博亞太公司提交商標申請之后公開之前的幾個月時間內(nèi)，騰訊公司通過大量商業(yè)性的使用，已賦予“微信”標識以“第二含義”?；隍v訊公司賦予“微信”一詞“第二含義”的事實，“微信”一詞所建立的乃是騰訊公司與特定通訊服務(wù)的聯(lián)系，騰訊公司優(yōu)先獲取“微信”商標權(quán)不乏事實基礎(chǔ)和法律依據(jù)。

如果“微信”一詞在創(chuàng)博亞太公司申請商標時不具有顯著性的事實能夠成立，則裁定不予核準注冊的結(jié)論就有充分的事實和法律依據(jù)。當然，這種解決方案的關(guān)注焦點必將集中于“微信”是否具有顯著性這個事實上。

四、在先原則與公共利益

在先原則是否存在公共利益的例外？這是一個值得探討的問題。誠然，物權(quán)法之先占制度就存在公共利益例外規(guī)則的。對物權(quán)的許多限制和公共利益不無關(guān)系，如國家征用制度，⑥對應的英文表述為Eminent domain.但前提是私人利益與公共秩序或公序良俗發(fā)生沖突，且該沖突已達到足以實質(zhì)影響公共利益的程度。

近期業(yè)界討論“微信”商標案時，“其他不良影響”之適用問題成了關(guān)注焦點。不少人指出，即便騰訊公司不用“微信”商標，也不會致使公眾無法使用“微信”軟件，不會影響用戶對“微信”服務(wù)的使用體驗；“會使廣大消費者對‘微信’所指代的信息傳送等服務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容和來源產(chǎn)生錯誤認知，會對已經(jīng)形成的穩(wěn)定的市場秩序造成消極影響”的結(jié)論，有待推敲；如果騰訊公司改變其服務(wù)名稱，只需作出一定說明，用戶即可通過軟件更新來去除“微信”標識，不至于會讓公眾產(chǎn)生混淆和誤認。多年前，討論影響力很大的社交網(wǎng)站“校內(nèi)網(wǎng)”改名為“人人網(wǎng)”時，也沒有人認為這會對公眾利益產(chǎn)生什么影響。

經(jīng)營者更換某商品或服務(wù)之商標或者名稱，遭受損害最大的無疑是經(jīng)營者；凡是可以用金錢計算的損失，均屬于財產(chǎn)損害范疇，性質(zhì)上屬于私益關(guān)系而非公益關(guān)系。有人指出，沿著“微信”商標案件之邏輯推理，用戶群越大或者消費者認知度越高的產(chǎn)品或服務(wù)將無法更換商標了，因為只要所涉人數(shù)眾多就會涉嫌違反公共利益或造成不良影響，是為法律所禁止的。該觀點不無道理。

美國《蘭哈姆法案》第2（a）規(guī)定的“不良影響”標識是指“不道德”或“不體面的”（s c an d a l ou s）的標■■《蘭哈姆法案》第2條（可在主注冊簿上注冊的商標；并存商標）：“根據(jù)商標的性質(zhì)，凡能將申請人的商品區(qū)別于他人商品的商標，不應駁回其在主注冊簿上的注冊，除非該商標（a）包含不道德、欺騙或誹謗性內(nèi)容；或含有對生者或死者、機構(gòu)、信仰或國家象征有貶損或引起錯誤聯(lián)想的內(nèi)容，或包含使之蒙受鄙視或破壞其名譽的內(nèi)容；或包含一個地理標志，當其用于葡萄酒或烈性酒或與其相關(guān)時，它與一個并非該商品原產(chǎn)地的地名相同，而且在世界貿(mào)易組織協(xié)定[見第19篇3501條第（9）款]在美國生效之日一年以后，申請人才第一次使用于葡萄酒或烈性酒上…”■■ McGinley, 660 F.2d at 486, 211 USPQ at 673，對應的英文表述為shocking to the sense of propriety, offensive to the conscience or moral feelings or calling out for condemnation.■■ In re Runsdorf, 171 USPQ 443, 444 (TTAB 1971).識，⑦其與我國《商標法》第10條第1款第（8）項同樣規(guī)定的“有害于社會主義道德風尚”性質(zhì)相同。美國聯(lián)邦海關(guān)和專利上訴法院曾在M cGinley案中將“scandalous”解釋為“對體面感有沖擊的，有違良心或道德感或應受譴責的”。⑧該案涉訟標識展示了裸體男女之間的親吻和擁抱。該法院還在In re Runsdorf案中將“scandalous”解釋為“粗俗的、缺少品味的、不優(yōu)雅的”。⑨

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第3條明確指出：人民法院在審查判斷有關(guān)標志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響。如果有關(guān)標志的注冊僅損害特定民事權(quán)益，由于商標法已經(jīng)另行規(guī)定了救濟方式和相應程序，不宜認定其屬于具有其他不良影響的情形。因此，“其他不良影響”的范圍應當限定在損害社會公共利益和公共道德的范圍之內(nèi)，僅涉及損害特定民事權(quán)益的內(nèi)容應當排除在外。⑩參見饒亞東、蔣利瑋：《究竟什么是“其他不良影響”》，載《知產(chǎn)力》2 0 1 5年4月1 1日的“周末特稿”欄目，h t t p://www.z h i c h a n l i. com/article/6598，最后訪問日期：2015年4月19日。

近期不少業(yè)界人士指出，“對服務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容和來源產(chǎn)生錯誤認知”仍未跳出民事權(quán)益范疇，因為這種錯誤認知所致直接結(jié)果，是損害標識使用人的市場利益；盡管也會對“已經(jīng)形成的穩(wěn)定的市場秩序造成消極影響”，但該影響之性質(zhì)仍停留在財產(chǎn)利益層面，尚未涉及善惡等價值判斷，也未沖擊既有價值體系。對照前述司法解釋條款，“微信”商標標識本身似乎與“我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響”并無關(guān)系。即便因法律障礙不得不更換標識，其所致?lián)p害亦屬財產(chǎn)損失范疇，也與公共利益無涉。

五、糾紛解決路徑的選擇

就“微信”商標爭議而言，基于所給定的事實和現(xiàn)有法律資源，合理的解決方案必須考慮有關(guān)的幾個因素：1.我國商標注冊采納先申請主義；2.在后使用人選擇使用商標并無過錯；3.“微信”一詞滿足商標法之顯著性要求；4.騰訊“微信”標識在商標申請公開前聚集了龐大用戶群。

（一）“善意”之功能

民事法律領(lǐng)域的“善意”具有兩個方面的功能：1.基于善意行為取得權(quán)利，包含善意取得和善意占有兩個具體制度。2.行為人可以“善意”為由阻卻自己行為的違法性，也就是說將“善意”作為抗辯事由。

善意取得又稱即時取得，指動產(chǎn)占有人向第三人移轉(zhuǎn)動產(chǎn)所有權(quán)或為第三人設(shè)定其他物權(quán)，即使動產(chǎn)占有人無處分動產(chǎn)的權(quán)利，善意受讓人仍可取得動產(chǎn)所有權(quán)或其他物權(quán)的制度。善意取得制度是適應商品交換的需要而產(chǎn)生的一項法律制度。在廣泛的商品交換中，從事交換的當事人往往并不知道對方是否有權(quán)處分財產(chǎn)，也很難對市場出售的商品逐一調(diào)查。如果受讓人善意取得財產(chǎn)后，根據(jù)轉(zhuǎn)讓人的無權(quán)處分行為而使交易無效，并讓受讓人返還財產(chǎn)，則不僅要推翻已經(jīng)形成的財產(chǎn)關(guān)系，而且使當事人在從事交易活動時，隨時擔心買到的商品有可能要退還，這樣就會造成當事人在交易時的不安全感，也不利于商品交換秩序的穩(wěn)定。①善意取得， ht tp://baike.baidu.com/view/26820.htm，最后訪問日期：2015年4月19日。善意占有，是指無占有權(quán)人誤認為自己有占有的權(quán)利而占有標的物。一般民法上所謂的“善意”是指“不知”，僅有懷疑者仍為善意。但占有之善意，通常限于誤信自己有占有的權(quán)利，若有懷疑即構(gòu)成惡意。根據(jù)占有態(tài)樣推定的規(guī)定，占有推定為善意占有，主張惡意者應負舉證義務(wù)。

“微信”商標糾紛并不涉及商標權(quán)的移轉(zhuǎn)或設(shè)定他物權(quán)事項，因而無從適用善意取得制度；“微信”商標糾紛亦非無權(quán)占有情形，因而也不適用善意占有制度?？傊?，騰訊使用“微信”商標之善意，既不屬于善意取得，也不屬于善意占有。

然而，騰訊公司開始使用“微信”商標時并不知道已有人提交了“微信”商標申請，這種不知情即屬于法律上的“善意”。盡管創(chuàng)博亞太公司“享有基于申請行為產(chǎn)生的對特定符號的先占利益和未來對特定符號的使用可能產(chǎn)生的期待利益”，②參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2 0 1 4）京知行初字第6 7號行政判決書。但騰訊公司從開始使用“微信”商標到“微信”商標申請公開之時的善意，足以阻卻其該段時間內(nèi)使用行為的違法性，并保全其基于使用行為而獲取的財產(chǎn)利益。

（二）善意共存

有人提出以善意共存理論來解決這個問題。商標的善意（法定）共存類型多基于“善意”、“長期使用”和“已經(jīng)形成的客觀市場格局”等因素的考量而產(chǎn)生。善意共存的結(jié)果，要么基于商標法的直接規(guī)定，要么源于司法終局裁判。前者最為典型的是基于抗辯權(quán)的成功行使而得共存。③參見《商標法》第3 2條。《商標法》第5 9條進一步規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！币虼?，如果符合條件的商標在先使用人提出侵權(quán)抗辯，則在先使用的商標可與已經(jīng)注冊的商標共存于競爭性市場。

騰訊開始使用“微信”的時間晚于創(chuàng)博亞太公司提交注冊申請的時間，因而并不滿足現(xiàn)有善意共存制度的法定前提。

（三）利益權(quán)衡

依據(jù)肇始于英國1862年Car tier v. Car l ie案④（1862）21 Beav 292.所確立商標財產(chǎn)屬性的各國司法實踐，以及各國現(xiàn)行商標保護法律制度，商標因使用獲得市場認知而成為財產(chǎn)的邏輯，已被普遍接受。自2011年1月21日騰訊公司發(fā)布“微信1.0測試版”至2011年8月27日創(chuàng)博亞太公司指定使用于第38類服務(wù)的“微信”商標經(jīng)商標局初步審定公告時，騰訊公司“微信”擁有幾千萬用戶若屬實，則基于“微信”商標所獲得較大的市場認知度，迅速累積的巨大商譽，可以認定騰訊公司已擁有基于“微信”商標的財產(chǎn)利益。

反之，盡管創(chuàng)博亞太公司基于提交“微信”注冊商標的事實和商標法律制度設(shè)計，可以“享有基于申請行為產(chǎn)生的對特定符號的先占利益和未來對特定符號的使用可能產(chǎn)生的期待利益”，但這種先占利益和期待利益尚未成為具有堅硬外殼的權(quán)利。在我國，商標在核準注冊之前尚未成為法定的類型化的權(quán)利。創(chuàng)博亞太公司和騰訊公司基于“微信”商標享有的乃是兩種尚未上升為權(quán)利的利益，這就是“微信”商標糾紛的特殊之處。

如果前者的“微信”商標已核準注冊，獲得了已經(jīng)法定化的商標權(quán)（法律類型化的權(quán)利），則這種權(quán)利不會因騰訊實際使用“微信”商標的事實而喪失。在不能依據(jù)共存規(guī)則允許兩個主體同時使用“微信”商標的情況下，如果一定要在兩者之間做出取舍而無法保全兩者基于“微信”商標所獲利益，應當賦予裁判者在全面衡量的基礎(chǔ)上做出選擇的權(quán)利。在必須損害一方利益的情況下，舍去相對小的利益而保全更大的利益，乃是利益權(quán)衡常用的經(jīng)驗法則，亦與常用權(quán)衡利益取舍的比例原則吻合。

若要維持被異議商標不予核準注冊的結(jié)果，就我國的司法裁判而言，援引具體的法律條文是法官必須完成的無法繞開的功課。我國現(xiàn)有商標法尚無解決“微信”商標案件的直接對應的技術(shù)條款，從司法裁判者視角觀察，援引“不良影響”條款作為裁判依據(jù)，應該是法官在窮盡現(xiàn)有法律資源情況下的僅有和無奈的選擇。

結(jié) 語

“微信”商標糾紛現(xiàn)象的根源主要在于我國關(guān)于商標申請的遲延問題。為了解決這種極端的個案，法院在適用在先原則的同時也應考慮善意規(guī)則和顯著性問題來進行利益權(quán)衡。商標局也應盡快改善商標申請系統(tǒng)和商標查詢系統(tǒng)，提高商標申請的效率，解決商標申請的遲延公開問題，以免重蹈覆轍。

First-in-time， first-in-right is an important principle in trademark law. Both first-to-file and fi rst-to-use are priority rules to acquire trademark right. According to priority rule， right of inherently distinctive trademark is obtained by first party who files or use. Right of non-inherently distinctive trademark is obtained by the first party who established secondary meaning by massive use. Moreover，priority rule must be consistent with good faith rule. The party who obtained trademark right by registration or use must have good faith. The dispute of“WeChat”trademark case originates from publicity delay of fi led trademark.

priority rule； good faith rule； publicity delay； secondary meaning

黃武雙，華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)學院教授，博士生導師阮開欣，華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)研究生