宋　巖

專利實(shí)用性與充分公開的競合適用問題淺析

宋巖

內(nèi)容提要：一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型由于不能實(shí)施而導(dǎo)致其可能既屬于不具備實(shí)用性的情形，也屬于說明書沒有對發(fā)明做出充分公開的情形，由此會(huì)產(chǎn)生對同一法律事實(shí)適用不同法條的觀點(diǎn)。目前專利審查指南沒有對這種情況下的法律適用做出明確規(guī)定，從而可能導(dǎo)致法律適用的混淆，這不符合依法行政和依法審判的精神。通過從法條競合的視角，考察實(shí)用性與充分公開之間的關(guān)系，并借鑒國外相關(guān)立法經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而提出解決問題的建議。

關(guān) 鍵 詞：實(shí)用性 充分公開 法條競合

Abstract:If an invention or utility model can not be implemented, it may either lack utility or belong to the situation that the description does not disclose suffi ciently, which will lead to the viewpoints that different articles apply to the same legal fact. At present, there is no defi nite regulation for this situation in the Guidelines for Patent Examination, which could lead to the confusion of legal application. It is not in line with the spirit of law-based administration and law-based trial. The article examines the relationship between utility and suff icient disclosure from the angle of coincidence of articles, learns from the foreign related legislative experience, and then makes a proposal to solve the problem.

Key words:utility; suffi cient disclosure; coincidence of articles

專利申請不具備實(shí)用性或者沒有充分公開都是駁回專利申請的法定條件。從設(shè)置法律概念的角度來說，二者要解決不同的法律問題，本不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生法律適用的沖突。但是，在法律實(shí)踐中，的確存在著一項(xiàng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂赡芗葘儆诓痪邆鋵?shí)用性的情形，也屬于說明書沒有對發(fā)明做出充分公開的情形。例如，通常認(rèn)為，要求保護(hù)永動(dòng)機(jī)的專利申請不具備實(shí)用性，理由是其只有能量輸出，沒有能量輸入，因而違反了能量守恒定律。但是，如果在說明書中增加一個(gè)能量輸入的技術(shù)特征，該專利申請可能就具備了實(shí)用性，進(jìn)而也能解決技術(shù)問題并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。由此是否可以認(rèn)為沒有記載該特征的說明書公開不充分呢？事實(shí)上，世界上其他國家在審查專利申請時(shí)，也會(huì)面臨幾乎同樣的問題，但是，解決辦法大多與中國不同。我國學(xué)者對于實(shí)用性與充分公開的關(guān)系雖然也有所論述，但是，大多沒有提出可操作性的解決辦法。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，充分公開與實(shí)用性的內(nèi)涵是相同的，實(shí)用性是充分公開的直接結(jié)果。對于一項(xiàng)未充分公開發(fā)明的專利申請，審查員無論以未充分公開為由或者以不具備實(shí)用性為由，提出反對意見都不存在所謂“混淆概念”的錯(cuò)誤。a黃敏、張華輝：《“充分公開”與實(shí)用性》，載《中國專利與商標(biāo)》1997年第2期，第58-60頁。但這明顯與二者的立法本意相違背。而通過借鑒法條競合的理論及國外相關(guān)立法經(jīng)驗(yàn)或許有助于問題的解決。

一、法條競合理論的引入

從詞義上說，“競”是競爭之意，“合”是指符合或結(jié)合到一起。b參見中國社會(huì)科學(xué)院語言研究所詞典編輯室編：《現(xiàn)代漢語詞典》，商務(wù)印書館出版，第547、726頁?！昂稀庇伞案偂倍?，如果沒有“競”，也就無所謂“合”。法條競合是我國刑法學(xué)界在罪數(shù)論或競合論研究中最為充分、成果最為豐碩的一個(gè)領(lǐng)域。c陳興良：《法條競合的學(xué)術(shù)演進(jìn)》，載《法律科學(xué)》2011年第4期，第60頁。雖然目前對法條競合理論的認(rèn)識仍有爭論，但通說認(rèn)為，所謂法條競合，是指因法條錯(cuò)綜復(fù)雜的規(guī)定，一個(gè)行為同時(shí)符合數(shù)個(gè)法條規(guī)定的犯罪構(gòu)成，但從數(shù)個(gè)法條之間的邏輯關(guān)系看，僅能適用其中一個(gè)法條，而排斥其他法條適用之情形。d［日］野村稔著：《刑法總論》，全力其、何力譯，法律出版社2001年版，第448頁。

在專利法領(lǐng)域，雖然也有學(xué)者對實(shí)用性與充分公開的關(guān)系進(jìn)行了論述，但目前尚無研究從法條競合的視角考察實(shí)用性與充分公開的適用問題。本文引入法條競合的概念是基于以下兩個(gè)方面考慮：一方面，對于實(shí)用性和充分公開而言，二者的適用同樣存在對相同法律事實(shí)可能適用不同法律條款的問題。具體而言，當(dāng)對某一專利申請以不具備實(shí)用性提出反對意見時(shí)，業(yè)內(nèi)人士可能認(rèn)為基于相同的事實(shí)基礎(chǔ)，也可以對該申請以沒有充分公開提出反對意見，只不過是推理的邏輯有所不同，反之亦然。由此可見，從表現(xiàn)形態(tài)上看，實(shí)用性與充分公開的競合適用與刑法領(lǐng)域法條競合有相通之處。另一方面，盡管刑法理論與專利法理論相差較遠(yuǎn)，尤其是在競合適用原則上，無法借鑒刑法領(lǐng)域中的重法優(yōu)于輕法、特殊法優(yōu)于普通法的適用原則，但是，基于以法律思維解決法律問題的方法論應(yīng)有相通之處，通過借鑒刑法領(lǐng)域關(guān)于法條競合理論研究的視角，對專利法領(lǐng)域法條競合問題的解決或許有所啟發(fā)。正如陳興良教授所言，法條競合理論的使命是解決法條適用問題，我國刑法學(xué)界之所以關(guān)注法條競合，就在于試圖運(yùn)用法條競合理論，解決司法實(shí)踐中提出的法律適用的疑難問題。e同注釋c。

二、實(shí)用性與充分公開的競合關(guān)系辨析

（一）從實(shí)用性與充分公開的涵義考察二者的競合關(guān)系

《專利法》第22條第4款規(guī)定：“實(shí)用性是指該發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果”。f《中華人民共和國專利法》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2009年第4版。而專利申請的充分公開則是在《專利法》第26條第3款中作出了規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”g同注釋f。。

從立法本意而言，實(shí)用性強(qiáng)調(diào)的是發(fā)明內(nèi)容在產(chǎn)業(yè)上的可實(shí)施性，一項(xiàng)發(fā)明只有具有產(chǎn)業(yè)上的可實(shí)施性，才能保證申請人和公眾獲得相對更加直接的利益，從而激勵(lì)申請人和公眾在此基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的技術(shù)創(chuàng)新。英國知識產(chǎn)權(quán)專家Cornish說，“工業(yè)實(shí)用性的一個(gè)重要含義是不應(yīng)該對實(shí)際用途還未確定的科學(xué)信息提出專利申請”。hW.R.Cornish, Intellectual Property: Patent, Copyright, trademark and Allied Rights, by Sweet&Maxwell, 1996 edit.因此，實(shí)用性“原想要表達(dá)的一種想法，即一項(xiàng)發(fā)明，為了取得專利權(quán)，就必須是能夠運(yùn)用于實(shí)際目的的發(fā)明。換句話說，發(fā)明不能是純理論的，而必須是能夠在實(shí)踐中實(shí)施的發(fā)明”。i張曉都著：《專利實(shí)質(zhì)條件》，法律出版社2002年第1版，第3頁。如果這項(xiàng)發(fā)明的目的是制造一種產(chǎn)品，那么，這種產(chǎn)品就必須是能夠制造的，如果這項(xiàng)發(fā)明是一種工藝方法，那么這種方法就必須在實(shí)踐中能夠?qū)嵤?/p>

充分公開的立法本意是要求申請人公開發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的、幫助理解和實(shí)現(xiàn)發(fā)明必不可少的全部內(nèi)容，從而從政府那里獲得利益平衡的契約?！鞍凑掌跫s理論，專利是以國家面貌出現(xiàn)的社會(huì)同發(fā)明人之間簽訂的一項(xiàng)特殊的契約。這項(xiàng)契約對雙方都是有利的。對發(fā)明人來講，公開技術(shù)獲得壟斷權(quán)可以補(bǔ)償發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)中支出的勞動(dòng)和費(fèi)用，還可以獲得更大利益。社會(huì)得到的利益表現(xiàn)為增加了新知識，這些知識豐富了科學(xué)與技術(shù)，并成為它們進(jìn)一步發(fā)展的條件。專利權(quán)期限結(jié)束后，發(fā)明變成為社會(huì)的公共財(cái)富，公眾可以自由使用”。j賈邦蓮：《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制的基本原理》，http://www.netlawcn.net/second/content.asp?no=1302，最后訪問日期：2015年8月26日。換言之，專利法賦予了專利權(quán)人獨(dú)占的權(quán)利，專利權(quán)就具有了壟斷性，而國家保證專利權(quán)得到保護(hù)的一個(gè)前提條件，就是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明所述的技術(shù)方案，并且解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，否則權(quán)利人就無法得到合法、有效的保護(hù)。

因此，實(shí)用性要求與技術(shù)方案充分公開的要求含義不同，出發(fā)點(diǎn)不同，立法依據(jù)不同，法定的要求更不同。k張曉都：《實(shí)用性與技術(shù)方案的充分公開》，載《中國專利與商標(biāo)》2002年第1期，第19-22頁。實(shí)用性要解決的是技術(shù)方案本身是否具有產(chǎn)業(yè)上的可實(shí)施性問題，而充分公開是要以“公開”換“保護(hù)”，這里所謂的“公開”主要還是對申請文件撰寫層面的要求。從立法本意的角度而言，二者解決的是不同的法律問題，不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生競合的問題。例如“利用獨(dú)一無二的自然條件的產(chǎn)品”即便充分公開也不具有實(shí)用性。

但令人費(fèi)解的是，我國專利法關(guān)于實(shí)用性的定義中除了規(guī)定發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用外，還規(guī)定了“并且能夠產(chǎn)生積極效果”。既然實(shí)用性考察的是發(fā)明內(nèi)容在產(chǎn)業(yè)上實(shí)施的可能性，則不應(yīng)涉及技術(shù)效果的問題，如果需要考慮技術(shù)效果，則應(yīng)是在技術(shù)方案能夠?qū)嵤┲蟛判枰紤]的，而一旦技術(shù)方案能夠?qū)嵤?，則其能解決什么樣的技術(shù)問題，進(jìn)而達(dá)到什么樣的技術(shù)效果，則應(yīng)是充分公開及創(chuàng)造性需要考慮的問題。因此，對于積極效果的考察違反了實(shí)用性的立法本意。而且，進(jìn)一步導(dǎo)致的問題是，如果技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)制造或者使用，但不能產(chǎn)生積極效果，則如何判斷其是由技術(shù)方案本身缺陷所導(dǎo)致的，還是由于說明書中沒有記載相應(yīng)的技術(shù)特征所導(dǎo)致的，如果是二者都有可能，則就產(chǎn)生了競合的問題。

（二）從行政規(guī)章相關(guān)規(guī)定的角度考察二者的競合關(guān)系

我國專利審查指南在關(guān)于 實(shí)用性一章的審查基準(zhǔn)部分規(guī)定了不具備實(shí)用性的幾種主要情形：1.無再現(xiàn)性、2.違背自然規(guī)律、3.利用獨(dú)一無二自然條件的產(chǎn)品、4.人體或者動(dòng)物體的非治療目的的外科手術(shù)方法、5.測量人體或者動(dòng)物體在極限情況下的生理參數(shù)的方法、6.無積極效果。l國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010年修訂版，第186頁。在關(guān)于說明書應(yīng)當(dāng)滿足的要求一節(jié)中，對清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)行了解釋和規(guī)定。從文字表述本身，并不能看出二者有明顯的沖突之處。但是，從實(shí)踐中或者邏輯推理上看，違背自然規(guī)律和無積極效果都有可能是要求保護(hù)的技術(shù)方案中缺乏某一項(xiàng)技術(shù)特征而導(dǎo)致，因此，專利審查員如果從此角度推理進(jìn)而提出說明書沒有對發(fā)明或者實(shí)用新型進(jìn)行充分公開的審查意見，似乎也并無錯(cuò)誤之處。

由此可見，審查指南在將2、6兩種情況納入實(shí)用性的審查基準(zhǔn)時(shí)，并未考慮到其與充分公開的競合適用問題，亦或認(rèn)為二者的適用沖突可以通過其他規(guī)定來解決，如在實(shí)用性一章中還規(guī)定了：“因不能制造或使用而不具備實(shí)用性是由技術(shù)方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關(guān)”。m同注釋l。但僅此而已，專利審查指南中再無針對二者關(guān)系的表述。即便如此表述，專利審查員仍然無法判斷不符合自然規(guī)律或者不具有積極的效果是由技術(shù)方案本身的固有缺陷引起的，還是由于說明書中沒有記載相關(guān)的技術(shù)特征所導(dǎo)致的。因此，專利審查指南對二者關(guān)系的表述盡管試圖秉承實(shí)用性與充分公開的立法本意不同、解決不同的法律問題這一思路，但是，并未使二者的競合適用問題由此得以避免。事實(shí)上，在法律實(shí)踐中，該規(guī)定并無實(shí)際的可操作性。由此可見，實(shí)用性與充分公開競合的出現(xiàn)除了有法條本身的原因之外，專利審查指南的規(guī)定也使二者的法律適用產(chǎn)生了沖突。

（三）從法律事實(shí)的角度考察二者的競合關(guān)系

法律事實(shí)，就是法律規(guī)范所規(guī)定的能夠引起法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀情況或現(xiàn)象。n葛洪義著：《法理學(xué)》，中國政法大學(xué)出版社1999年版，第424頁。在對專利申請文件的審查過程中，法律事實(shí)通常是指法官或?qū)＠麑彶閱T站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于申請文件或者對比文件中的描述而認(rèn)定的事實(shí)。o通常認(rèn)為，法律事實(shí)需要法官認(rèn)定，但專利案件的特殊性在于，在判斷專利申請是否符合專利法的授權(quán)條件時(shí)，無論是法官還是專利審查員都需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度進(jìn)行判定。因此，從理論上說，二者判定的事實(shí)應(yīng)當(dāng)是一致的。基于對目前專利審查指南相關(guān)規(guī)定的理解，相同的法律事實(shí)可能適用不同的法條。

例如在“一種CO2的治理技術(shù)及其裝備”的復(fù)審案中，專利實(shí)質(zhì)審查員和復(fù)審合議組都認(rèn)為，CO2冷量放大器和氟利昂制冷設(shè)備構(gòu)成的CO2制冷及冷量放大裝備只吸收外界熱量，既不對外傳熱，也不對外做功，同時(shí)又要保證CO2處于低溫液相狀態(tài)下運(yùn)行，因此該方案明顯違反能量守恒定律，不具備實(shí)用性。p參見專利復(fù)審委復(fù)審決定第27231號。此時(shí)，技術(shù)方案不具備實(shí)用性是由技術(shù)方案本身固有的缺陷引起的，由此審查意見也非常契合專利審查指南關(guān)于實(shí)用性的適用條件。但是，如果申請文件中增加一項(xiàng)放熱保持系統(tǒng)能量守恒的技術(shù)特征，則該申請就具備了實(shí)用性，由此可見，是否具備實(shí)用性并非與說明書公開的程度無關(guān)。

再如，在一種“內(nèi)燃機(jī)用含水燃料及其燃燒方法”的復(fù)審案中q參見專利復(fù)審委復(fù)審決定第1294號。，合議組認(rèn)為，使極性不同的兩種（或兩種以上）物質(zhì)均勻混合的技術(shù)方案，也沒有提及通過對所用內(nèi)燃機(jī)的有關(guān)裝置進(jìn)行改造來解決混合問題的技術(shù)方案。所以，對于要求保護(hù)的技術(shù)方案而言，說明書中記載的內(nèi)容不足以使該領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)所述含水燃料的燃燒，因此，說明書不滿足充分公開的要求。但是，既然兩種極性不同的物質(zhì)在不借助其他手段的情況下不能均勻混合，則是否也可以認(rèn)為是無再現(xiàn)性或者違背自然規(guī)律而不具備實(shí)用性呢？

在專利審查過程中，只要構(gòu)成要件與前述案例基本一致，即便事實(shí)內(nèi)容有所不同，則幾乎都可以既以實(shí)用性提出反對意見，也可以以說明書沒有充分公開提出反對意見?？梢?，在法條的立法本意不同、法律事實(shí)相同的情況下，仍然會(huì)出現(xiàn)法條競合的問題，除前述指出的實(shí)用性法條規(guī)定的原因之外，另一個(gè)重要的根源在于專利審查指南沒有對二者的審查基準(zhǔn)及適用做出清晰的界定。

三、歐美的相關(guān)法律適用規(guī)定

（一）歐洲關(guān)于實(shí)用性和充分公開的法律適用規(guī)定

歐洲《專利公約》對實(shí)用性和充分公開作了與我國專利法類似的規(guī)定。歐洲專利局將實(shí)用性稱為工業(yè)實(shí)用性（Industrial Applicability，也有譯為“產(chǎn)業(yè)利用性”）。歐洲《專利公約》第57條規(guī)定：“一項(xiàng)發(fā)明能夠在包括農(nóng)業(yè)在內(nèi)的任何工業(yè)產(chǎn)業(yè)中制造或者使用，則具備工業(yè)實(shí)用性”。rThe European Patent Convention，網(wǎng)址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar57.html。最后訪問日期：2015年8 月25日。此處翻譯借鑒尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年第1版，第276頁。歐洲《專利公約》第83條則對充分公開做了規(guī)定：“歐洲專利申請必須以充分清楚和完整的方式公開發(fā)明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。”sThe European Patent Convention，網(wǎng)址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar83.html。由此可見，歐洲專利局與我國專利局在實(shí)用性和充分公開的立法思維上基本是一致的。在此基礎(chǔ)上，兩局的法律適用思維也應(yīng)有相通或者相互可借鑒之處。但是，歐洲專利審查指南對于實(shí)用性和充分公開的法律適用做出了與我國專利審查指南明顯不同的規(guī)定。

我國《專利審查指南》在實(shí)用性一章規(guī)定：“違背自然規(guī)律的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請是不能實(shí)施的，因此，不具備實(shí)用性?！眛國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2010年修訂版，第186-187頁。在說明書應(yīng)當(dāng)充分公開部分，并無關(guān)于違反自然規(guī)律的審查相關(guān)規(guī)定。而歐洲《專利審查指南》G部分第三章1.規(guī)定：“以明顯違反既定物理定律的方式操作的產(chǎn)品或方法，例如永動(dòng)機(jī)，將被排除在外。如果權(quán)利要求僅要求保護(hù)發(fā)明預(yù)期的功能或目的，則應(yīng)當(dāng)以不符合公約第57條提出反對意見。但是，如果說一個(gè)永動(dòng)機(jī)僅要求保護(hù)一個(gè)具有特定具體結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，則應(yīng)當(dāng)以不符合公約第83條提出反對意見?！眜Guidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，網(wǎng)址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ e/g_ iii_1.htm，最后訪問日期：2015年8月25日。由此可見，歐洲專利局將實(shí)用性和充分公開的法律適用分得更加清楚和具體，即，直接要求保護(hù)違反物理定律的功能或目的是不具備實(shí)用性的，而僅要求保護(hù)永動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以沒有充分公開來拒絕。

對于既要求保護(hù)違反物理定律的功能或目的，又要求保護(hù)違反物理定律的產(chǎn)品的發(fā)明，歐洲《專利審查指南》F部分第三章3.規(guī)定：“另一種情況是發(fā)明本來就不可能成功實(shí)施的，因?yàn)槠涿黠@違反了既定的物理定律，例如永動(dòng)機(jī)。如果權(quán)利要求不僅要求保護(hù)該永動(dòng)機(jī)，還要求保護(hù)功能，那么不僅應(yīng)當(dāng)以不符合公約第83條提出反對意見，而且還應(yīng)以發(fā)明不符合公約第52條第1款的工業(yè)實(shí)用性提出反對意見”。vGuidelines for Examination in the European Patent Office (November 2014 )，網(wǎng)址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/ guidelines/e/f_iii_3.htm，最后訪問日期：2015年8月25日。歐洲專利審查指南雖然規(guī)定了充分公開和實(shí)用性法條可以同時(shí)適用，但是應(yīng)針對不同類型的權(quán)利要求，由此在一定程度上避免了前面所述“合”的問題。但是，對于要求保護(hù)明顯違反能量守恒定律的永動(dòng)機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以不符合充分公開要求來提出反對意見的規(guī)定與我國關(guān)于實(shí)用性的審查邏輯是相矛盾的。我國專利審查指南目前無法借鑒該規(guī)定來解決前述的競合問題。

（二）美國關(guān)于實(shí)用性和充分公開的法律適用規(guī)定

《美國專利法》第101條規(guī)定：“任何人發(fā)明或者創(chuàng)造了任何新的并且有用的方法、機(jī)器、制造品或者合成物，或其任何新的并且有用的改進(jìn)，只要其符合專利法的條件和要求，都可以獲得專利保護(hù)?！眞Consolidated Patent Laws - May 2015 Update，網(wǎng)址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf, 最后訪問日期：2015年8月25日。此條款的一個(gè)重要目的是要確保被授權(quán)的專利申請是“有用的”，以符合憲法的要求，該條款通常也被認(rèn)為是美國對于實(shí)用性的要求。x有研究認(rèn)為，美國專利實(shí)用性審查標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了從寬松到部分領(lǐng)域限制嚴(yán)格的過程。參見邱國棟：《專利實(shí)用性條件研究》，華東政法學(xué)院2005年碩士論文。而對于充分公開的規(guī)定，美國似乎更加嚴(yán)格。《美國專利法》第112條規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)包含對發(fā)明的書面描述，并且用完整、清楚、簡明和準(zhǔn)確的術(shù)語描述制造和使用發(fā)明的方式和方法，以使所屬領(lǐng)域或密切相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的任何技術(shù)人員能夠制造和使用該發(fā)明。發(fā)明人或者共同發(fā)明人還應(yīng)當(dāng)提出實(shí)現(xiàn)其發(fā)明的最好實(shí)施方式”。yConsolidated Patent Laws - May 2015 Update，網(wǎng)址：http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf，最后訪問日期：2015年8月25日。由此可見。美國專利局除要求說明書應(yīng)充分公開之外，還增加了提供最好實(shí)施方式的具體規(guī)定。

在美國的專利審查實(shí)踐中，滿足實(shí)用性要求的條件并不一定滿足充分公開的要求。美國專利商標(biāo)局在MPEP（專利審查程序手冊）——符合實(shí)用性要求的申請的審查指南中規(guī)定：“如果申請人已經(jīng)公開了發(fā)明的具體和實(shí)質(zhì)的應(yīng)用并且提供了可信的證據(jù)支持這種有用性，但是這一事實(shí)本身可能并不能使權(quán)利要求滿足第112條的要求。例如，申請人要求某一疾病的治療方法，該方法采用某一化合物并且提供可信的證據(jù)表明該化合物在所屬領(lǐng)域是有用的，但是，實(shí)際實(shí)施該方法時(shí)本領(lǐng)域技術(shù)人員需要投入‘過度’的試驗(yàn)，這時(shí)，專利申請就不滿足《專利法》第112條第1款的要求，而并非不滿足《專利法》第101條的要求”。zGuidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement [R-11.2013]，網(wǎng)址：http://www.uspto.gov/web/offices/ pac/mpep/s2107.html，最后訪問日期：2015年8月26日。

如果權(quán)利要求沒有用或者不可操作，因而不滿足第101條的規(guī)定，那么它必然不滿足第112條能夠?qū)嵤┮笾械摹叭绾问褂谩保╤ow-touse）。如果實(shí)質(zhì)上毫無用處，那么上訴人（申請人）在說明書中不可能教導(dǎo)如何使用它們，當(dāng)權(quán)利要求的主題顯示沒有用或者不可操作時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)同時(shí)做出拒絕，即可以根據(jù)《美國專利法》第112條駁回和根據(jù)第101條駁回專利申請。

由此可見，美國專利商標(biāo)局的規(guī)定與前面所述的“合”有相通之處，即在技術(shù)方案不能實(shí)施的情況下，既可以認(rèn)為該技術(shù)方案不滿足實(shí)用性的要求，同時(shí)由于不知如何使用，也沒有滿足充分公開的要求。也正是因?yàn)槿绱?，美國專利商?biāo)局對二者出現(xiàn)“競”的情形作出了法律適用規(guī)定，即在此情況下，可以同時(shí)以申請不滿足實(shí)用性和沒有充分公開提出反對意見。

四、啟示和建議

自古至今，在正常情況下，法律的使用總是很慎重的。人們不僅把法律作為判斷是非、善惡和正當(dāng)與否的規(guī)則，還特別強(qiáng)調(diào)按照什么樣的方式、手段和規(guī)則來進(jìn)行此種判斷。@7劉金國、蔣立山主編：《新編法理學(xué)》，中國政法大學(xué)出版社2006年第1版，第61頁。盡管不具有實(shí)用性或者說明書沒有充分公開的專利申請，其法律效果都是得不到授權(quán)，但是，其不同的法律適用方式代表了不同的價(jià)值觀和方法論，而價(jià)值觀和方法論將直接影響法律體系的建設(shè)。

從前述分析來看，實(shí)用性與充分公開競合的主要根源主要在于兩個(gè)方面，一是我國專利法對實(shí)用性的定義不準(zhǔn)確；二是我國專利審查指南對二者的審查基準(zhǔn)和二者的關(guān)系界定不清。因此，建議擇機(jī)對專利法和專利審查指南進(jìn)行修改，以解決二者競合適用的問題。主要的修改思路是，通過修改專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定，一方面應(yīng)分別凸顯實(shí)用性和充分公開的立法本意，另一方面是合理界定二者的審查基準(zhǔn)，避免二者產(chǎn)生競合適用的沖突。具體而言之：

一是從專利法中刪除“并且能夠產(chǎn)生積極效果”的表述。如前所述，實(shí)用性的立法本意是考察技術(shù)方案實(shí)施的可能性，如果有實(shí)施的可能性，則接下來的問題是其他法條需要考察的內(nèi)容。如果還需要考察技術(shù)方案的效果，則就需要考察要解決的技術(shù)問題，此時(shí)，必將與充分公開的考察內(nèi)容相重合，既會(huì)產(chǎn)生競合適用的問題，也不利于反映實(shí)用性的立法本意。

二是在充分公開中引入說明書應(yīng)當(dāng)提供具體實(shí)施方式的規(guī)定。這一點(diǎn)在歐美專利法律法規(guī)中都有具體的規(guī)定，而我國對于具體實(shí)施方式的撰寫并非是強(qiáng)制性要求。事實(shí)上，無論是對于我國還是其它國家而言，對于充分公開的法律規(guī)定都是對專利申請文件撰寫的要求。而且，目前來看，我國專利申請人由于在撰寫說明書時(shí)對具體實(shí)施方式問題重視不夠，導(dǎo)致在授權(quán)、確權(quán)乃至侵權(quán)階段經(jīng)常會(huì)處于不利地位。因此，考慮到我國專利申請文件撰寫的現(xiàn)狀及“數(shù)量布局、質(zhì)量取勝”的專利工作思路，應(yīng)借鑒歐美的立法經(jīng)驗(yàn)，研究在未來修改法律法規(guī)時(shí)擇機(jī)引入對于具體實(shí)施方式撰寫的強(qiáng)制性要求，以強(qiáng)化充分公開對于撰寫要求的功能。這不但有利于我國申請人提高申請文件的撰寫質(zhì)量，有利于未來的專利保護(hù)和運(yùn)用，也會(huì)進(jìn)一步體現(xiàn)充分公開是對申請文件撰寫的要求，而不是通過在專利審查指南中寫入實(shí)用性與說明書的公開程度無關(guān)的表述來將二者區(qū)分。

三是將審查指南在實(shí)用性審查基準(zhǔn)中規(guī)定的（2）違反自然規(guī)律、（6）無積極效果兩種情形刪除。其中（6）的刪除理由前面已有闡述，在此不再贅述。而對于（2）而言，可以借鑒國外的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)其要求保護(hù)的技術(shù)方案的類型不同而分別適用不同的法律條款。如果申請人要求保護(hù)違反自然規(guī)律的功能或者目的，則其是不可再現(xiàn)的，因此，不具備實(shí)用性，如果其要求保護(hù)違反自然規(guī)律的產(chǎn)品，則可以沒有充分公開提出反對意見。如果在同一技術(shù)方案中既要求保護(hù)功能或目的，又要求保護(hù)產(chǎn)品，則允許審查員同時(shí)提出不具有實(shí)用性和沒有充分公開的審查意見。這樣就清楚地界定了實(shí)用性與充分公開的審查基準(zhǔn)，也明晰了二者的適用關(guān)系。

進(jìn)行上述修改之后，專利審查指南中“因不能制造或使用而不具備實(shí)用性是由技術(shù)方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關(guān)”的表述則順理成章。

作者簡介：宋巖，專利局材料工程發(fā)明審查部醫(yī)用材料處處長