日前,美國聯(lián)邦最高法院宣判了一起很有意思的商標侵權案件,原告是著名的體育服裝制造企業(yè)耐克公司,被告名為Already公司,原告起訴被告侵犯了其Air Force 1的商標權,被告在訴訟過程中提起反訴稱原告的商標權無效。為了避免自己的商標被宣告無效的法律后果,耐克公司提出了一份和解協(xié)議,主要內容是耐克公司針對本案指控的被控侵權行為以及被告今后可能出現(xiàn)的模仿耐克公司商標的行為均保證不提起訴訟或者其他主張,這項保證不僅針對被告,還包括被告的經銷商等,該和解協(xié)議是不附加條件并不可撤銷??梢哉f,耐克公司表現(xiàn)出了最大的“誠意”。這種協(xié)議對于中國的法官是很愿意看到的,因為這樣可以直接以調解或者撤訴的形式結案,避免了開庭寫判決的“麻煩”。這也反映了我國與美國商標制度的區(qū)別,根據(jù)我國商標法,如果認為一件注冊商標應當被宣告無效,首先應當向商標評審委員會提出申請,商標評審委員會將針對該申請作出商標是否應當獲得注冊的裁定,雙方當事人對裁定不服的,可以向人民法院提出訴訟。在這個過程中,由于侵權案件的審理要以商標有效性認定為前提,因此審理商標侵權案件的法院可以中止侵權案件的審理。而根據(jù)美國的商標法,審理商標侵權案件的法院在被告提出商標無效的反訴時應當首先審查商標有效性問題。
在該案中,為了支持其有關法院應當對原告商標有效性問題進行實體審理的抗辯主張,被告還提供了其潛在股東出具的聲明,稱只有在耐克公司的涉案商標被宣告無效,其才可能投資入股,并且被告的經銷商也擔心原告在本次訴訟之后會進一步針對經銷商提出商標侵權訴訟。因此,被告提出反訴以及上訴,請求法院對于原告的商標權效力問題進行實體審理。法院的審理焦點在于原告提出上述和解協(xié)議后,本案是否還存在“實質的爭議”,即是否存在合法的“訴”,這相當于審查原告的和解協(xié)議是否足以“寬泛”以致于“消滅”被告、被告的股東以及經銷商們的“擔心”。首席大法官羅伯茨親自撰寫了判決,他認真審查了上述和解協(xié)議的措辭,認為這份和解協(xié)議不僅包括了涉案的被控侵權行為,還包括了未來可能出現(xiàn)的侵權行為;不僅包括被告本身,還包括了被告的經銷商;不僅包括了訴訟行為,還包括其他主張權利的方式。并且,這份協(xié)議是不附條件、不可撤銷的協(xié)議。因此,羅伯茨法官認為這份協(xié)議的內容足夠消除被告、被告的股東以及經銷商對于本案和未來可能出現(xiàn)的侵權責任的擔心,因此本案已經不存在實質性的爭議,故判決支持了下級法院有關駁回被告反訴請求的判決。著名的肯尼迪大法官撰寫了支持意見,他指出下級法院的舉證責任分配存在問題,即“不存在實質爭議”的舉證責任在原告而不在被告,然而下級法院卻把舉證責任分配給了被告??夏岬戏ü僦赋鲈谶@種情況下通常上級法院應當將案件發(fā)回重審,然而對于本案而言這樣做是沒有實質意義的,因為已經不存在“實質爭議”。
這個看似簡單的問題卻得到最高法院的提審,說明其中蘊含了具有普遍指導意義的問題。由于美國對于專利侵權以及商標侵權訴訟的審理均采取了類似的模式,因此法院今后將經常遇到本案所遇到的問題。如果原告出具的和解協(xié)議針對被告發(fā)揮的效果與原告的商標權被宣告無效針對被告發(fā)揮的效果相當,則被告的該項反訴請求失去了進行實體審理的意義,換句話說,當事人雙方已經不存在“實質性爭議”,即訴訟標的已經不存在,法院當然沒有理由進行實體審理。
如果原告出具的和解協(xié)議針對被告發(fā)揮的效果與原告的商標權被宣告無效針對被告發(fā)揮的效果相當,則被告的該項反訴請求失去了進行實體審理的意義。