功能性技術(shù)方案，是指權(quán)利要求中的全部技術(shù)手段或者部分技術(shù)手段的集合以實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)特定技術(shù)功能為目的。實(shí)現(xiàn)特定技術(shù)功能的技術(shù)手段有可能體現(xiàn)為功能限定特征，也有可能不體現(xiàn)。功能性技術(shù)方案既可能體現(xiàn)為產(chǎn)品權(quán)利要求，也可能體現(xiàn)為方法權(quán)利要求。在很多情況下，某項(xiàng)技術(shù)功能的實(shí)現(xiàn)就能夠解決技術(shù)問題，但有些情況下，某項(xiàng)技術(shù)功能的實(shí)現(xiàn)只是解決技術(shù)問題的一個(gè)步驟。在專利授權(quán)確權(quán)審判實(shí)踐中，有很多案件的爭議焦點(diǎn)涉及到功能性技術(shù)方案的創(chuàng)造性判斷。

一、典型案例中存在的問題

“運(yùn)行通信系統(tǒng)的方法”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案件在北京市高級人民法院的案號為（2013）高行終字第1264號，其簡要案情為：2005年10月14日，諾基亞西門子公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出為名稱為“運(yùn)行通信系統(tǒng)的方法”發(fā)明專利申請（簡稱本申請）。2009年12月18日，國家知識產(chǎn)權(quán)局以本申請不符合《專利法》第二十二條第三款的規(guī)定為由駁回了本申請。諾基亞西門子公司向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求。2012年2月23日，專利復(fù)審委員會作出第40668號復(fù)審請求審查決定，維持了國家知識產(chǎn)權(quán)局的駁回決定。諾基亞西門子公司不服第40668號決定提起行政訴訟。一審法院認(rèn)為，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，在對比文件1的基礎(chǔ)之上結(jié)合對比文件2公開的技術(shù)內(nèi)容以得到本申請權(quán)利要求1請求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的，本申請權(quán)利要求1限定的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。在此基礎(chǔ)上，本申請權(quán)利要求2-8也不具備創(chuàng)造性。一審法院判決維持第40668號決定。諾基亞西門子公司不服提起上訴，主張本申請權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案相對于對比文件1和2的結(jié)合具備創(chuàng)造性。

本申請權(quán)利要求書為：“1.用于運(yùn)行包括網(wǎng)絡(luò)（15）和至少一個(gè)終端的通信系統(tǒng)的方法，該方法包括：在終端（10）上接收電路交換呼叫的尋呼（14），而所述終端從事于分組交換呼叫；其中所述網(wǎng)絡(luò)評估是否有足夠資源用于建立電路交換呼叫以與分組交換呼叫同時(shí)運(yùn)行；其中如果沒有足夠資源用于同時(shí)運(yùn)行呼叫，則從所述終端向所述網(wǎng)絡(luò)提供一個(gè)用戶偏愛接收電路交換呼叫或維持分組交換呼叫的指示；以及其中根據(jù)所指示的偏愛在所述網(wǎng)絡(luò)和所述終端之間繼續(xù)通信?！北旧暾垯?quán)利要求1請求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1公開的技術(shù)內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征是：本申請權(quán)利要求1中，無線資源若不滿足同時(shí)建立呼叫，則由所述終端選擇一種呼叫方式；對比文件1中，在無線資源充足時(shí)，直接同時(shí)建立兩種呼叫。基于所述區(qū)別技術(shù)特征，本申請權(quán)利要求1的實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是，在無線資源不充足時(shí)，如何提高終端選擇連接方式的靈活性。需要強(qiáng)調(diào)的是，本申請權(quán)利要求1并沒有具體描述在無線資源不滿足同時(shí)建立呼叫時(shí)如何通過所述終端選擇一種呼叫方式，只是描述了該方法具有這樣一種功能。換言之，本申請權(quán)利要求1相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，實(shí)質(zhì)區(qū)別是功能性的，而非實(shí)現(xiàn)該功能的具體技術(shù)手段。在該案中，除了按照專利創(chuàng)造性判斷的一般步驟進(jìn)行分析外，是否還可能結(jié)合功能性技術(shù)方案的特點(diǎn)提出更有針對性的判斷規(guī)則呢？

二、功能性技術(shù)方案創(chuàng)造性判斷的理論基礎(chǔ)

在對功能性技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則。所謂專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則是指，在判斷發(fā)明和實(shí)用新型是否具備創(chuàng)造性時(shí)，不僅要考慮技術(shù)解決方案本身，而且要考慮要解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將其作為一個(gè)整體來看待。專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則被規(guī)定在2001年、2006年《審查指南》及2010年《專利審查指南》第二部分第四章第3.1節(jié)中，并在司法實(shí)踐中得到了法院的認(rèn)可。按照專利創(chuàng)造性判斷綜合原則，發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)問題、技術(shù)方案或者技術(shù)效果中只要有一項(xiàng)是非顯而易見，技術(shù)方案整體上也可能是非顯而易見的。在有的情況下，解決本領(lǐng)域技術(shù)人員不容易認(rèn)識到的技術(shù)問題，或者實(shí)現(xiàn)本領(lǐng)域技術(shù)人員不容易想到的功能，也可能使技術(shù)方案整體上具備創(chuàng)造性。

在對功能性技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)，還應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)技術(shù)貢獻(xiàn)視角。要求專利具備創(chuàng)造性，實(shí)質(zhì)上是要求專利具有技術(shù)貢獻(xiàn)。專利保護(hù)的技術(shù)方案不僅僅要是新的，不同于現(xiàn)有技術(shù)，還要求在技術(shù)上有進(jìn)步。判斷專利是否具備創(chuàng)造性，從某個(gè)角度來看，就是要判斷發(fā)明人是否對技術(shù)進(jìn)步作出了貢獻(xiàn)。如果沒有技術(shù)貢獻(xiàn)，或者技術(shù)貢獻(xiàn)的程度太低，則不宜授予發(fā)明人排他性的專利權(quán)，這樣才能確保專利權(quán)人與社會公眾之間的利益平衡。從技術(shù)貢獻(xiàn)的角度來解讀專利制度，不僅僅存在于理論中，也明確表現(xiàn)在立法中。2002年，歐盟審議通過了《計(jì)算機(jī)實(shí)施發(fā)明的專利保護(hù)指令》，確立了計(jì)算機(jī)程序?qū)＠Ｗo(hù)的立場。根據(jù)該指令第4條的規(guī)定，計(jì)算機(jī)程序要獲得專利保護(hù)就必須具有創(chuàng)造性，而具有創(chuàng)造性的條件之一是計(jì)算機(jī)程序必須作出了技術(shù)貢獻(xiàn)。從技術(shù)貢獻(xiàn)的角度來看，發(fā)明人在功能性技術(shù)方案中體現(xiàn)的技術(shù)貢獻(xiàn)既可能是技術(shù)功能的發(fā)現(xiàn)，也可能是實(shí)現(xiàn)功能的具體技術(shù)手段的發(fā)明或改進(jìn)。對技術(shù)方案的理解，不僅僅局限于權(quán)利要求書文字表述本身，還要在深入理解其發(fā)明構(gòu)思的基礎(chǔ)上分析發(fā)明人是否作出了技術(shù)貢獻(xiàn)。對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，如果在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)功能性技術(shù)方案的功能是顯而易見的，表明發(fā)明人提出該功能并沒有對技術(shù)進(jìn)步作出實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)，因此不能獲得專利權(quán)。只有在實(shí)現(xiàn)該功能需求面臨技術(shù)難題，發(fā)明人解決了實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)難題的情況下，或者發(fā)明人提出了不容易想到的功能需求的情況下，才對技術(shù)進(jìn)步作出了實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)，才有可能因此獲得專利權(quán)。

三、功能性技術(shù)方案創(chuàng)造性判斷的具體情形

在對功能性技術(shù)方案，即以描述如何實(shí)現(xiàn)某些功能為主要內(nèi)容的技術(shù)方案的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷時(shí)，要區(qū)分相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，該技術(shù)方案的主要區(qū)別是功能本身還是實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段。如果功能本身是顯而易見的，區(qū)別主要在于實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)手段，分以下兩種情況：第一，如果實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)手段相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，則該技術(shù)方案整體上也是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性；第二，如果實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)手段相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的，則技術(shù)方案整體上也是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性。如果主要區(qū)別并不在于實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段而在于功能本身，技術(shù)方案整體上是否顯而易見，分以下三種情況：第一，功能本身是該技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)存在的功能，則技術(shù)方案整體上是顯而易見的；第二，功能本身雖然不是該技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)存在的，但卻是該技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)或商業(yè)發(fā)展的必然趨勢或需求，則技術(shù)方案在整體上也應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是顯而易見的；第三，功能本身并非該技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)存在的，也不是產(chǎn)業(yè)或商業(yè)發(fā)展的必然趨勢或需求，是本領(lǐng)域技術(shù)人員和相關(guān)消費(fèi)者不容易想到的功能，則技術(shù)方案整體上是非顯而易見的。

四、典型案例的應(yīng)用分析

在“運(yùn)行通信系統(tǒng)的方法”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案件中，二審法院根據(jù)功能性技術(shù)方案的特點(diǎn)按照前面的思路對本申請權(quán)利要求1的創(chuàng)造性進(jìn)行了分析。二審法院認(rèn)為，本申請權(quán)利要求1并沒有具體描述在無線資源不滿足同時(shí)建立呼叫時(shí)如何通過所述終端選擇一種呼叫方式，只是描述了該方法具有這樣一種功能。如果該功能本身相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的，或者是該技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)或商業(yè)發(fā)展趨勢導(dǎo)致的，則技術(shù)方案在整體上是顯而易見的。在通信領(lǐng)域，在無線資源不滿足同時(shí)建立呼叫時(shí)，通過終端選擇一種呼叫方式，是用戶的自然需求，該功能的提出和實(shí)現(xiàn)是產(chǎn)業(yè)或商業(yè)發(fā)展的必然趨勢。諾基亞西門子公司在本申請權(quán)利要求1中對顯而易見的功能需求進(jìn)行限定，而且并沒有對實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)手段進(jìn)行具體限定，沒有作出實(shí)質(zhì)性的技術(shù)貢獻(xiàn)，本申請權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。第40668號決定和一審判決認(rèn)定本申請權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，結(jié)論正確。在此基礎(chǔ)上，第40668號決定和一審判決對本申請其他權(quán)利要求的創(chuàng)造性的認(rèn)定結(jié)論正確。諾基亞西門子公司的相關(guān)上訴主張，二審法院不予支持。

五、小結(jié)

本文的分析表明，某些特定類型的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)更有針對性的創(chuàng)造性判斷規(guī)則。就功能性技術(shù)方案的創(chuàng)造性判斷而言，首先要分析主要區(qū)別是功能本身還是實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段。如果功能本身是容易想到的，實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段也是容易想到的，則技術(shù)方案整體上是顯而易見的；如果功能是不容易想到的，雖然實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段是容易想到的，則技術(shù)方案在整體上也可能是非顯而易見的。在司法實(shí)踐中，要將專利創(chuàng)造性判斷的基本原則與具體案情結(jié)合起來具體分析。

如果功能本身是容易想到的，實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段也是容易想到的，則技術(shù)方案整體上是顯而易見的；如果功能是不容易想到的，雖然實(shí)現(xiàn)功能的技術(shù)手段是容易想到的，則技術(shù)方案在整體上也可能是非顯而易見的。