石必勝 北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭法官

在專利授權(quán)確權(quán)審判實(shí)踐中，專利創(chuàng)造性判斷是最重要的問題之一。為了促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化，有必要在專利審查和專利審判實(shí)踐中明確一些應(yīng)當(dāng)普遍遵守的基本原則。專利創(chuàng)造性判斷的整體原則，毫無疑問是專利創(chuàng)造性判斷的最基本原則之一。整體原則認(rèn)為，本專利和現(xiàn)有技術(shù)都必須從整體上來考慮，包括現(xiàn)有技術(shù)中存在的遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示。下面結(jié)合筆者對(duì)相關(guān)案件的審理來討論相反技術(shù)啟示的作用及其具體認(rèn)定。

一、技術(shù)啟示的作用

（一）《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定

技術(shù)啟示在專利創(chuàng)造性判斷中具有重要作用。1993年《審查指南》中并沒有規(guī)定顯而易見與技術(shù)啟示之間的關(guān)系。2001年《審查指南》開始規(guī)定了顯而易見與技術(shù)啟示之間的關(guān)系，2006年《審查指南》和2010年《專利審查指南》沿用了這種規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定，在確定最接近現(xiàn)有技術(shù)、區(qū)別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問題之后，最后一步就是要判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

（二）技術(shù)啟示與創(chuàng)造性判斷客觀化

對(duì)技術(shù)啟示的考察能夠防止從事后眼光認(rèn)定所有發(fā)明都顯而易見。事后眼光容易使人認(rèn)為所有的發(fā)明都是顯而易見的。“好主意在公開后很容易被認(rèn)為是顯而易見的，雖然在之前沒有被認(rèn)識(shí)到?！?為防止純粹因?yàn)槭潞笱酃舛J(rèn)為構(gòu)成顯而易見的情形，使創(chuàng)造性判斷更加客觀化，各國一般都會(huì)設(shè)置在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)遵循一定的步驟和規(guī)則，有無技術(shù)啟示的判斷也是預(yù)防事后諸葛亮的一個(gè)手段。歐洲專利局上訴委員會(huì)在T970/00案中明確表示，正確適用“問題——解決”方法可以避免任何事后眼光的分析，即受到本專利的事后眼光的影響從而在現(xiàn)有技術(shù)中得出超出本領(lǐng)域技術(shù)人員客觀上推導(dǎo)出來的內(nèi)容。這也應(yīng)當(dāng)適用在判斷本專利對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)。在決定本專利相對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)，也需要有利于本領(lǐng)域技術(shù)人員客觀地、技術(shù)上可行的地、統(tǒng)一地進(jìn)行比較的方法。

二、相反技術(shù)啟示的作用

（一）整體原則與相反技術(shù)啟示

專利創(chuàng)造性判斷的整體原則認(rèn)為：專利創(chuàng)造性判斷的對(duì)象是權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，技術(shù)方案中的全部技術(shù)特征是一個(gè)有機(jī)結(jié)合的整體，應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)造性判斷中作為一個(gè)整體來看待；同時(shí)，作為評(píng)價(jià)本專利是否具備創(chuàng)造性對(duì)比對(duì)象的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案也應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體來看待，不能將其中的技術(shù)特征與整個(gè)技術(shù)方案割裂開來。現(xiàn)有技術(shù)必須從整體上來考慮，包括應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有技術(shù)中存在的遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示。如果現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示不是使本領(lǐng)域技術(shù)人員朝著本專利的方向前進(jìn)，而是使本領(lǐng)域技術(shù)人員朝著與本專利相反的方向前進(jìn)，即使本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為相關(guān)對(duì)比文件不能結(jié)合，或者使本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為不能采用本專利所采用的某項(xiàng)技術(shù)手段，則這樣的技術(shù)啟示是相反的技術(shù)啟示，不會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)中不存在相互結(jié)合的技術(shù)啟示，或者存在遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示，則能夠從反面佐證本專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是具備創(chuàng)造性的。

（二）美國和日本的相關(guān)規(guī)定

美國《專利審查指南》也有與相反技術(shù)啟示相關(guān)的規(guī)定，認(rèn)為遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示是判斷顯而易見性的重要考慮因素。在對(duì)比文件存在不能夠結(jié)合的相反技術(shù)啟示的情況下，如果本專利將對(duì)比文件結(jié)合起來了，則能夠佐證本專利是具備創(chuàng)造性的。在1983年的In re Grasselli案（713 F.2d 731（Fed. Cir. 1983））中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，包含鐵和堿金屬的催化劑的本專利從對(duì)比文件中并未得到技術(shù)啟示，因?yàn)橐粋€(gè)對(duì)比文件記載互換銻和堿金屬具有相同的有益效果，另一個(gè)對(duì)比文件明確地記載可以向催化劑加入鐵，但排除了向催化劑加入銻。在這個(gè)案子里，法院實(shí)際上認(rèn)為第二個(gè)對(duì)比文件給出了相反的技術(shù)啟示。在1966年的United States v. Adams案（383 U.S. 39（1966））中，美國最高法院認(rèn)為，在創(chuàng)造性判斷中，舊設(shè)備中公認(rèn)的缺陷阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員作出新發(fā)明的事實(shí)在本案中應(yīng)當(dāng)予以考慮，該事實(shí)可能會(huì)從反面證明新發(fā)明的創(chuàng)造性。

日本的《專利審查指南》也有類似的規(guī)定。《專利審查指南》第二部分第二章第2.8節(jié)規(guī)定，如果對(duì)比文獻(xiàn)中的描述排除了容易作出本專利的推斷，則這個(gè)對(duì)比文件并不能作為證明本發(fā)明不具備創(chuàng)造性的對(duì)比文件。然而，盡管對(duì)比文獻(xiàn)的描述初步看起來排除了容易作出本專利的推斷，但如果從其他方面來看仍然可以得出這種推斷，例如技術(shù)領(lǐng)域相近或者功能、運(yùn)行原理或操作過程相同等等，該對(duì)比文獻(xiàn)也可以作為認(rèn)定本專利不具備創(chuàng)造性的對(duì)比文件使用。

三、典型案例

（一）案情及爭議焦點(diǎn)

在我國專利授權(quán)確權(quán)行政審判實(shí)踐中，法院在有的案件中也以現(xiàn)有技術(shù)中存在相反技術(shù)啟示為由否定現(xiàn)有技術(shù)之間能夠結(jié)合以破壞本專利的創(chuàng)造性。在（2012）高行終字第1203號(hào)“一種正長鏈二元酸的生產(chǎn)方法”的發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中，本專利權(quán)利要求1為：“1、一種正長鏈二元酸的生產(chǎn)方法，包括以下步驟：一、以C9～C18的烷烴或脂肪酸為底物，通過生物法轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的正長鏈二元酸；二、對(duì)反應(yīng)液進(jìn)行預(yù)處理，以除去其中的菌體及殘留烷烴或脂肪酸，得到二元酸清液，然后進(jìn)行酸化結(jié)晶，酸化結(jié)晶液再經(jīng)板框壓濾得到二元酸粗品，所述預(yù)處理包括將發(fā)酵液加堿調(diào)節(jié)pH至8-12，加熱至60-100℃，然后利用膜過濾法去除發(fā)酵液中的菌體及殘留的烷烴或脂肪酸，……”

2011年1月27日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第16170號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，認(rèn)為：本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案與證據(jù)1相比，存在四項(xiàng)區(qū)別特征，其中區(qū)別技術(shù)特征（3）為：在加堿加熱破乳之后的預(yù)處理中，本專利權(quán)利要求1采用了膜過濾法，而證據(jù)1采用了壓濾過濾法或離心法。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（3），本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)公知常識(shí)可以想到用膜過濾進(jìn)行結(jié)晶前預(yù)處理。證據(jù)18記載了包括超濾、微濾在內(nèi)的膜分離技術(shù)目前已有大規(guī)模的工業(yè)應(yīng)用，普遍用于化工等領(lǐng)域，超濾和微濾相當(dāng)于過濾技術(shù)，用以分離含溶解的溶質(zhì)或懸浮微粒的液體，超濾UF截留組分10-200埃大分子溶質(zhì)；反證8也記載了超濾（UF）和微濾（MF）的篩分特性，并提示了微濾廣泛用于菌體的分離和濃縮。由此可見，本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合上述公知常識(shí)能夠顯而易見地想到使用膜過濾法去除發(fā)酵液中的菌，進(jìn)行結(jié)晶前預(yù)處理，故區(qū)別技術(shù)特征（3）不能為所要求保護(hù)的技術(shù)方案帶來突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。專利復(fù)審委員會(huì)宣告本專利權(quán)全部無效。

專利權(quán)人不服第16170號(hào)決定提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院判決維持第16170號(hào)決定。專利權(quán)人不服向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。本案二審程序中的爭議焦點(diǎn)之一為，區(qū)別技術(shù)特征（3）是否使得本專利的技術(shù)方案在整體上非顯而易見。

（二）相反技術(shù)啟示的認(rèn)定

本發(fā)明中的膜過濾法是用以將分子量小的烷烴和分子量大的菌體截留，使分子量居中的二元酸透過膜過濾，而證據(jù)1和證據(jù)14中的壓濾過濾法或離心法以及公知常識(shí)中的膜過濾法僅能將發(fā)酵液中分子量大的菌體與烷烴和二元酸分離，并不能將烷烴和二元酸分離開來。證據(jù)18和反證8公開的膜過濾法有其適用范圍，分子量小于500或103的小分子量物質(zhì)被不能被膜截留。而在本專利中，二元酸分子量最大314（DC18），烷烴分子量最大254，按證據(jù)18和反證8記載的技術(shù)信息，二元酸和烷烴都不能被膜截留，膜過濾并不能將二者分離開來。

本案所有證據(jù)記載的技術(shù)信息表明，采用膜過濾法并不能直接將烷烴和二元酸分離，而本專利卻實(shí)際上采用膜過濾法將將烷烴和二元酸分離開來，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)和公知常識(shí)中得到的是不能采用膜過濾的技術(shù)啟示，是遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為定現(xiàn)有技術(shù)存在采用膜過濾分享烷烴和二元酸的技術(shù)啟示，證據(jù)不足。北京市高級(jí)人民法院依法撤銷了一審判決和第16179號(hào)決定。

四、小結(jié)

專利創(chuàng)造性判斷的整體原則認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)也必須從整體上來看待，其中存在的遠(yuǎn)離本專利的相反技術(shù)啟示也應(yīng)當(dāng)予以考慮。如果現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示使本領(lǐng)域技術(shù)人員朝著與本專利相反的方向前進(jìn)，則這樣的技術(shù)啟示是相反的技術(shù)啟示，不會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。相反的技術(shù)啟示能夠從反面佐證本專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。