侯冬悅 王大深

[摘 要]用來(lái)抗辯的公知技術(shù)，應(yīng)當(dāng)既包括“自由公知技術(shù)”，也包括“已有公知技術(shù)”，可仿照專利實(shí)質(zhì)審查過(guò)程，將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法形成一個(gè)權(quán)利要求，與已有技術(shù)進(jìn)行比較，被控侵權(quán)人是否提出專利權(quán)無(wú)效請(qǐng)求，要遵循當(dāng)事人意思自治。

[關(guān)鍵詞]公知技術(shù)；抗辯；專利權(quán)

公知技術(shù)也稱現(xiàn)有技術(shù)或已有技術(shù)。在專利侵權(quán)訴訟中，被告利用公知技術(shù)進(jìn)行抗辯，已經(jīng)成為一項(xiàng)世界大多數(shù)國(guó)家均接受的原則。在我國(guó)，公知技術(shù)抗辯經(jīng)歷了從不接受到有條件地接受的過(guò)程。

一、公知技術(shù)的內(nèi)涵

對(duì)于公知技術(shù)的含義，有不同的理解。一種觀點(diǎn)認(rèn)為公知技術(shù)應(yīng)僅限于“進(jìn)入公有領(lǐng)域的自由技術(shù)”，①該技術(shù)必須是在專利申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日前已經(jīng)公知公用，成為可以自由使用的公知技術(shù)。在專利申請(qǐng)日前尚處保密或尚未公知公用的已有技術(shù)，不能作為已有公知技術(shù)抗辯的依據(jù)。而在某項(xiàng)專利申請(qǐng)之前他人也有相同或?qū)嵸|(zhì)上相同的另一項(xiàng)在先專利申請(qǐng)，此時(shí)只能視為已有公知技術(shù)，但卻不是自由使用公知技術(shù)，不能作為抗辯的依據(jù)。另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為，不必以是否成為“自由公用”作為條件限制。

筆者認(rèn)為用來(lái)抗辯的已知技術(shù)，應(yīng)當(dāng)既包括“自由公知技術(shù)”，也包括“已有公知技術(shù)”。首先，從理論上講，已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域、任何人均可以無(wú)償使用的自由公知技術(shù)，被控侵權(quán)人當(dāng)然可以用來(lái)對(duì)抗侵權(quán)指控；處于專有狀態(tài)的他人專利技術(shù)，雖然侵害專有權(quán)人的權(quán)利，仍然不妨礙被控侵權(quán)人用之來(lái)對(duì)抗本案專利權(quán)人，因?yàn)楸景笇＠麢?quán)人對(duì)該專有技術(shù)并無(wú)任何權(quán)利可言?！皩?duì)于已有技術(shù)抗辯中所引用的已有技術(shù)不必附加太苛刻的限制是符合專利法的立法原理的。專利法保護(hù)專利權(quán)人的壟斷權(quán)應(yīng)當(dāng)主要限于‘這一個(gè)的技術(shù)方案，這就意味著專利權(quán)人不能簡(jiǎn)單地將他人的在先技術(shù)作為‘這一個(gè)方案的內(nèi)容。從這個(gè)意義上講，公知公用的技術(shù)既然屬于公眾，自然不能作為專利權(quán)中的禁止權(quán)行使的對(duì)象。但是沒(méi)有公用、已經(jīng)公知的技術(shù)不能從專利技術(shù)的禁止權(quán)范圍中排除，對(duì)于被控侵權(quán)的行為人而言也是不公平的?！逼浯?，在專利法中已經(jīng)明確采用了“已有技術(shù)”的表述。②對(duì)已有公知技術(shù)本身沒(méi)有限定條件，沒(méi)有對(duì)不屬于“自由公知技術(shù)”范疇的那部分“已有公知技術(shù)”作出不符合已有公知技術(shù)的條件限定，就應(yīng)視為包括在已有公知技術(shù)抗辯的范疇內(nèi)，否則對(duì)認(rèn)定被控侵權(quán)人的已有公知技術(shù)抗辯的條件太苛刻。

對(duì)于被控侵權(quán)人可以用于抗辯的公知技術(shù)數(shù)量，也有不同的看法。有觀點(diǎn)認(rèn)為引用的公知技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)具有單一性，這樣就可以防止被控侵權(quán)人將兩份或多份相關(guān)的已有技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的組合、拼湊以證明公知技術(shù)的存在，而且一個(gè)以上的公知技術(shù)的組合很有可能是新的未知技術(shù)，這些顯然已超出司法審查的范圍。另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為該技術(shù)相對(duì)于一項(xiàng)技術(shù)的創(chuàng)造性而言，既可以是與涉案專利技術(shù)完全相同或等同的技術(shù)，也可以是相關(guān)的已有公知技術(shù)的簡(jiǎn)單組合，或者是已有公知技術(shù)加上本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)知識(shí)的簡(jiǎn)單組合而成的技術(shù)。至于是一個(gè)或兩個(gè)以上的已有公知技術(shù)的直接組合，還是已有公知技術(shù)加上一個(gè)或兩個(gè)以上簡(jiǎn)單的技術(shù)組合，并不影響最終是否構(gòu)成等同的認(rèn)定，只要掌握在是沒(méi)有經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)且屬于顯而易見(jiàn)的簡(jiǎn)單組合即可直接認(rèn)定，沒(méi)有必要對(duì)此附加限制條件。實(shí)際上，法院對(duì)已有公知技術(shù)抗辯中被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)是否等同的司法審查而言，判定是否等同不是體現(xiàn)在技術(shù)方案組合的數(shù)量上，而是把握是否經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)且是否顯而易見(jiàn)的簡(jiǎn)單組合。

二、被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較

目前，在我國(guó)的理論界和司法實(shí)踐中，對(duì)此問(wèn)題大都無(wú)例外地陷入了一個(gè)誤區(qū)，即要求就已有公知技術(shù)分別與涉案專利技術(shù)和被控侵權(quán)技術(shù)逐一進(jìn)行比較或三者之間的混合比較，以確定已有公知技術(shù)在專利技術(shù)和被控侵權(quán)技術(shù)兩者之間到底與誰(shuí)更相似，最后確定是否構(gòu)成侵權(quán)。該理論及判斷方法從我國(guó)專利法實(shí)施至今一直沿用，其可行性并沒(méi)有引起足夠的重視。它實(shí)際上是舶來(lái)品，并不符合我國(guó)的專利侵權(quán)審查的實(shí)際，其實(shí)質(zhì)是把專利復(fù)審委關(guān)于已有公知技術(shù)抗辯的無(wú)效行政審查與法院關(guān)于已有公知技術(shù)抗辯的司法審查合而為一。雖然它在以美國(guó)為代表的西方國(guó)家專利侵權(quán)等同判定審查中被普遍采用，但是這些國(guó)家與我國(guó)實(shí)行專利行政部門(mén)與法院并行審查的執(zhí)法機(jī)制存在很大的差異。在這些國(guó)家中，對(duì)專利的審查權(quán)如美國(guó)由聯(lián)邦巡回上訴法院統(tǒng)一行使。這些國(guó)家的法院不僅審查是否構(gòu)成侵權(quán)，而且在同一個(gè)案件中直接對(duì)涉案專利是否有效進(jìn)行裁判。因此，它們的法院審查內(nèi)容不僅要涉及已有公知技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)是否等同的關(guān)系，也要涉及已有公知技術(shù)與涉案專利技術(shù)之間是否等同的關(guān)系，最終作出專利有效與否以及被控侵權(quán)人侵權(quán)與否的判定。但是該理論及判斷方法并不符合我國(guó)國(guó)情，因?yàn)槲覈?guó)實(shí)行的專利授權(quán)與無(wú)效爭(zhēng)議由專利行政部門(mén)管理，而專利侵權(quán)由法院司法審查并行的管理制度。我國(guó)法院對(duì)已有公知技術(shù)抗辯的司法審查不直接審查涉案專利技術(shù)與已有公知技術(shù)是否相同或等同的問(wèn)題，也無(wú)權(quán)直接判定專利是否有效。

雖然如此，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson Sporting Goods Co. 訴 David Geoffrey & Assocs.一案中提出的，如今廣為適用的“假想權(quán)利要求”（hypothetical claim）的檢測(cè)辦法為我們進(jìn)行被控侵權(quán)物與公知技術(shù)比較提供很好的借鑒。按照“假想權(quán)利要求”的檢測(cè)辦法，如果專利權(quán)人指控等同侵權(quán)，他可被要求草擬一項(xiàng)字義上涵蓋了被控侵權(quán)物的“假想權(quán)利要求”，并證明該“假想權(quán)利要求”相對(duì)于引述的先有技術(shù)仍然具有專利性。這樣，被控侵權(quán)人就可以依賴公知技術(shù)來(lái)對(duì)抗“假想權(quán)利要求”的專利性，進(jìn)而限制等同原則的適用和抗辯專利侵權(quán)的存在。按照這一解釋方法，當(dāng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍按等同原則被解釋為包含了其字義范圍之外的等同內(nèi)容時(shí)，還需要判斷這一擴(kuò)展內(nèi)容是否會(huì)導(dǎo)致專利性問(wèn)題并因此不應(yīng)當(dāng)被保護(hù)。這一解釋方法能夠合理地限制等同物的范圍的擴(kuò)展，使得等同物盡可能地實(shí)質(zhì)上等同于權(quán)利要求的字義內(nèi)容，而又區(qū)別于公知技術(shù)。 按照“假想權(quán)利要求”檢測(cè)方法，開(kāi)拓性發(fā)明專利權(quán)利要求顯然會(huì)具有較寬范圍的等同物，而對(duì)于組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明和用途發(fā)明等，可以享有的等同物范圍自然會(huì)較窄。

在以公知技術(shù)進(jìn)行侵權(quán)抗辯時(shí)，被比較對(duì)象是被控侵權(quán)物，這時(shí)，可以把被控侵權(quán)物假想為一份專利申請(qǐng)文件，如果一項(xiàng)技術(shù)方案記載的公知技術(shù)公開(kāi)了被控侵權(quán)物的技術(shù)方案，則該被控侵權(quán)物相對(duì)于所述公知技術(shù)而言缺乏新穎性，即該被控侵權(quán)物與所述公知技術(shù)相同，因此可以得出不侵權(quán)的結(jié)論。同理，如果該被控侵權(quán)物的技術(shù)方案被該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認(rèn)為是已有技術(shù)的顯而易見(jiàn)的簡(jiǎn)單組合，則該被控侵權(quán)物相對(duì)于所述公知技術(shù)而言缺乏創(chuàng)造性。“當(dāng)被告提出自由已有技術(shù)抗辯時(shí)，可以仿照專利實(shí)質(zhì)審查的過(guò)程，將被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法歸納成一個(gè)技術(shù)方案，形成一個(gè)權(quán)利要求，與已有技術(shù)進(jìn)行比較，如果比較的結(jié)果是被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法具有專利性，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定侵權(quán)，如果不具有專利性，就不構(gòu)成侵權(quán)?！睂?duì)于被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)相比，如果屬于實(shí)質(zhì)性的不同，則被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)不構(gòu)成等同，被控侵權(quán)人已有公知技術(shù)抗辯不成立；如果不是屬于實(shí)質(zhì)性的不同，而是相關(guān)的已有公知技術(shù)的簡(jiǎn)單組合，或者是已有公知技術(shù)加上本領(lǐng)域普通技術(shù)人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)的簡(jiǎn)單組合而成的技術(shù)，則被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間構(gòu)成等同，被控侵權(quán)人的已有公知技術(shù)抗辯成立。

三、公知技術(shù)抗辯原則應(yīng)優(yōu)先適用

在專利侵權(quán)訴訟中，如果被告提出了公知技術(shù)抗辯，則優(yōu)先進(jìn)行公知技術(shù)抗辯，即公知技術(shù)抗辯優(yōu)先適用。法院不必強(qiáng)求被控侵權(quán)人申請(qǐng)專利復(fù)審程序，而應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理并徑直作出判決。是否又向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出宣告專利權(quán)無(wú)效的請(qǐng)求，完全憑當(dāng)事人的意思自治，人民法院無(wú)權(quán)干涉。并且，人民法院都應(yīng)該對(duì)公知技術(shù)抗辯的主張予以審查。

首先，法院在進(jìn)行等同判定時(shí)，主要是在被控侵權(quán)技術(shù)與已有公眾技術(shù)之間進(jìn)行對(duì)比。如果被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)相近似構(gòu)成等同，則已有公知技術(shù)抗辯已經(jīng)成立，法院并不會(huì)再去審查與涉案專利技術(shù)是否近似構(gòu)成等同的問(wèn)題，即使被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利技術(shù)近似落入涉案專利技術(shù)的保護(hù)范圍也在所不問(wèn)?！按藭r(shí)，無(wú)需再對(duì)原告的權(quán)利要求進(jìn)行解釋和侵權(quán)的分析比較，因?yàn)闊o(wú)論怎樣解釋權(quán)利要求，都不能把被控侵權(quán)人使用的已有公知技術(shù)變成原告的專利技術(shù)?！币?yàn)榇藭r(shí)的對(duì)比已經(jīng)沒(méi)有任何實(shí)際意義了。需要說(shuō)明的是，法院在確定被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)特征具體的對(duì)比范圍時(shí)，會(huì)以專利權(quán)人指控被控侵權(quán)人侵犯的專利技術(shù)保護(hù)范圍為確定被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間對(duì)比范圍的參照因素。因?yàn)楸豢厍謾?quán)人已有公知技術(shù)抗辯的內(nèi)容本身必須就被控侵權(quán)的具體技術(shù)方案，是來(lái)源于已有公知技術(shù)而不是涉案專利技術(shù)逐項(xiàng)作出說(shuō)明，最終證明被控侵權(quán)技術(shù)是等同于已有公知技術(shù)。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，該對(duì)比仍然是在被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間展開(kāi)的，涉案專利僅是對(duì)比時(shí)確定對(duì)比范圍的一個(gè)參照因素，而不是被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利技術(shù)兩者的直接對(duì)比。因此，法院應(yīng)當(dāng)僅就已有公知技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)進(jìn)行對(duì)比判定，沒(méi)有必要單獨(dú)對(duì)已有公知技術(shù)與涉案專利技術(shù)對(duì)比，或者進(jìn)行三者的混合對(duì)比。

其次，法官在民事訴訟的專利侵權(quán)訴訟訟中，作為法官必須回答“yes or no”，因?yàn)榉ü俨坏镁芙^裁判案件。根據(jù)《專利法》第五十六條的規(guī)定，將被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）與專利權(quán)利要求書(shū)相比較，是給出侵權(quán)與否結(jié)論的一種常見(jiàn)形式，但不能認(rèn)為這是唯一的形式。一旦被告選擇公知技術(shù)抗辯，法官就面臨著兩組關(guān)系的比較：第一組關(guān)系是被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求的比較；第二組關(guān)系是被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較；第一組關(guān)系是法院行使司法審判權(quán)的常見(jiàn)形式，沒(méi)有人會(huì)提出異議。而上述第二組關(guān)系的比較，它以公知技術(shù)為參照物，要確定的是被告的被控侵權(quán)物是否落入公知技術(shù)的范圍內(nèi)，如果落入，則不構(gòu)成侵權(quán)。只不過(guò)第一種比較方式是從正面去判斷是否侵權(quán)，而第二種比較方式是從反面去判斷是否侵權(quán)，因此不論采取上述哪一種方式，都使得法官可以回答“yes or no”，從而作出判決。但是，為什么要限制在進(jìn)行第一種比較方式之后，得出等同侵權(quán)的情況下，才可以再進(jìn)行第二種方式的比較呢？如果通過(guò)第二組關(guān)系的比較，確定了被告的被控侵權(quán)物落入公知技術(shù)的范圍內(nèi)，不構(gòu)成侵權(quán)，那么先前所進(jìn)行的第一種比較豈不成了無(wú)用功？這樣做無(wú)疑是舍近求遠(yuǎn)，既浪費(fèi)了司法資源，又增加了當(dāng)事人的訴訟成本。將被控侵權(quán)物與公知技術(shù)相比較，并不屬于專利復(fù)審委員會(huì)的專管范圍，法院進(jìn)行比較并沒(méi)有違反職權(quán)分離主義，當(dāng)可自由裁量。被告進(jìn)行抗辯是其正常的訴訟權(quán)利，沒(méi)有理由對(duì)此設(shè)置限制。綜上，只要被告提出了公知技術(shù)抗辯，就應(yīng)該首先進(jìn)行上述第二組關(guān)系的比較，即被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較，一旦被告公知技術(shù)抗辯成立，則無(wú)須進(jìn)行上述第一組關(guān)系的比較。只有在公知技術(shù)抗辯不成立的情況下，才進(jìn)行上述第一組關(guān)系的比較。

再次，被控侵權(quán)人為了免受長(zhǎng)期訟累之苦，一般不愿意啟動(dòng)專利無(wú)效審查程序，而直接向法院提出證據(jù)證明自己所使用的技術(shù)屬于申請(qǐng)日前的公知技術(shù)來(lái)為自己辯護(hù)。第一，由于實(shí)用新型實(shí)行的是形式審查制，因而使得許多并不具備新穎性或創(chuàng)造性的已有公知技術(shù)被授予專利，據(jù)專利復(fù)審委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，有50%左右的實(shí)用新型被宣告無(wú)效，還有相當(dāng)比例的被宣告部分無(wú)效。③即便是實(shí)質(zhì)審查的發(fā)明，要求審查員在浩如煙海的中外專利文獻(xiàn)和其他出版物中來(lái)比較申請(qǐng)技術(shù)的新穎性，也幾乎是不可能的，不當(dāng)授予的情形因之在所難免，因此，以專利權(quán)均為合法有效作為審理專利侵權(quán)糾紛的前提是不現(xiàn)實(shí)的。 第二，被控侵權(quán)人以公知技術(shù)抗辯目的在于證明自己并未侵權(quán)，至于專利是否有效與其并無(wú)直接利害關(guān)系，只要他已提供證據(jù)證實(shí)使用的是公知技術(shù)，法院應(yīng)當(dāng)支持其訴請(qǐng)。否則，就會(huì)不必要地加大被控侵權(quán)人的訴訟成本，

顯然有悖公平。況且，公知技術(shù)抗辯就是要將現(xiàn)有技術(shù)從專利權(quán)保護(hù)的范圍中排除出去，使專利保護(hù)范圍不能擴(kuò)大到申請(qǐng)日前的已有公知技術(shù)。第三，最高法院的有關(guān)司法解釋也折射出這種精神，規(guī)定如果“被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的”，法院可以不中止訴訟?！安徽撋耠姽炯夹g(shù)與王川專利是否相同，在神電公司提出公知公用技術(shù)抗辯事由的情況下，只有在將神電公司技術(shù)與公知公用技術(shù)對(duì)比（即本文所述的第二組關(guān)系的比較）得出否定性結(jié)論以后，才能將神電公司技術(shù)與王川專利進(jìn)行異同比較（即本文所述的第一組關(guān)系的比較）”。④這就表明，公知技術(shù)抗辯優(yōu)先適用，只有在公知技術(shù)抗辯得出否定性結(jié)論以后，才按照常規(guī)進(jìn)行被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求的比較。否則法院就無(wú)需等待無(wú)效審查的結(jié)果，而可以直接認(rèn)定被控侵權(quán)物沒(méi)有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，判決侵權(quán)不成立。

[注釋]

①參見(jiàn)楊志敏《專利侵權(quán)訴訟中“公知技術(shù)抗辯”適用之探討》，載《專利法研究》國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利法研究所2002年版，第75頁(yè)。

②《專利法實(shí)施細(xì)則》第30條 “指專利申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外出版物上公開(kāi)發(fā)表過(guò)、在國(guó)內(nèi)公開(kāi)使用過(guò)或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)”。

③參見(jiàn)張玲《專利法理論與實(shí)務(wù)研究》，天津人民出版社2002年版，第269頁(yè)。

④最高人民法院民事審判第三庭在《關(guān)于王川與合肥繼初貿(mào)易有限責(zé)任公司等專利侵權(quán)糾紛案的函》。

[作者簡(jiǎn)介]侯冬悅，濟(jì)南市衛(wèi)生科技交流服務(wù)中心；王大深，中國(guó)聯(lián)通山東省分公司。