易 玲

（中國社會科學院 法學所，北京 100009）

美國專利無效判定制度包括兩個方面：一是法院的專利無效訴訟制度，二是專利商標局（United States Patent Trademark Office簡稱USPTO）的復審制度。就專利無效訴訟制度而言，通常是在專利侵權訴訟提起時，被告一方進行專利無效抗辯或反訴，法院完全享有對專利有效性問題的判斷權；而就美國USPTO的復審制度而言，則是由專門的行政機構對專利有效性進行判定，當然USPTO的復審制度包括兩種：一種是1980年國會修正專利法時創(chuàng)設的單方復審制度，另一種則是1999年美國發(fā)明人保護法中增訂雙方復審制度，并由USPTO為專門的審核機關。法律創(chuàng)設的雙方復審制度的目的在于彌補單方復審制度中對第三人參與的限制，并增加法定禁反言條款以強化行政機關代替法院判斷專利有效性的目的。①Eric B.Chen，Applying the Lessons of Re－Examination to Strengthen Patent Post－Grant Opposition，10Comp.L.Rev.＆Tech 193（2006）.同時，在專利法修正案中②Patent Reform Act of 2005（H.R.2795）.，為解決實務上雙方復審制度實施效果不明顯的問題，又增加專利核準后異議制度，2011年9月奧巴馬批準的《美國專利改革法案》取消雙方復審程序而規(guī)定授權后重審程序，雙方重審程序以及補充審查程序。整體而言，美國專利無效“雙軌制”目前朝著以行政制定單軌為主的方向進行著。

一 美國專利無效之司法判定及其問題

美國司法系統(tǒng)的專利無效訴訟制度的歷史可以追溯至1790年，在當時的專利侵權訴訟中，專利法已明文規(guī)定被告可以專利不符合新穎性要件以及充分揭露要件為由抗辯該專利無效，同時法院可以就此審理并判決。多年的司法實踐使得被告在美國法院主張專利無效的審查方式，實際上已明確劃分為兩種：一種為專利權人提起專利侵害訴訟時，被告侵權人以抗辯或反訴的方式提出專利無效；另一種則為真正專利權人或任何第三者認為未來自己的權利有被侵害的可能時，提出專利無效確認訴訟以確保自己的權利有效。

1.專利無效之司法判定

法院對專利有效性進行司法審查的時候，首先必須推定USPTO所核準的專利合法有效。實際上，早在1952年以前，美國已通過法院的判決承認經USPTO核發(fā)的專利被推定為有效，并于1952年的立法中明確肯定了專利有效性推定的規(guī)定，也就是說，除非經由他人證明專利確屬無效外，專利權均維持其效力。

然而，有判例認為，專利經推定為有效，僅為程序上的考量，而非實質上的規(guī)定①Fromson v.Advance Offset Plate，Inc.，755F.2d1549（Fed.Cir.1985）.，專利被推定有效并不能作為證據來反駁他人對其有效性的質疑②Avia Group Int＇l，Inc.v.L.A.Gear Calif.，Inc.，853F.2d1557（Fed.Cir.1988）；New England Braiding Co.v.A.W.Chesterton Co.，970F.2d878（Fed.Cir.1992）.，而僅能將舉證責任置于質疑專利有效性的一方③E.g.，Smithkline Diagnostics，Inc.v.Helena Labs.Corp.，859F.2d878（Fed.Cir.1988）；RCA Corp.v.Applied Digital Data Sys.，Inc.，730F.2d1440（Fed.Cir.1984）；Stratoflex，Inc.v.Aeroquip Corp.，713F.2d1530（Fed.Cir.1983）.，因此，這項規(guī)定只能說是一種程序上的策略，而并不是實體法上的規(guī)定，也就是說，該規(guī)定僅為舉證責任的倒置，其實質是賦予侵權訴訟中被告一方必須負擔提出證據證明專利無效的責任否則將會面臨敗訴的風險。④New England Braiding Co.，Inc.v.A.W.Chesterton Co.，970F.2d878，882（Fed.Cir.1992）；Continental Can Company USA，Inc.v.Monsanto Co.，948F.2d1264，1267（Fed.Cir.1991）.之所以會有這樣的規(guī)定，在于專利有效性推定制度背后的價值取向——司法權對行政權的尊重，行政行為一經做出應被推定為有效，亦即法院負責審查是USPTO的審查行為在一開始就被推定為盡到其善良義務，⑤Kloster Speedsteel AB v.Crucible Inc.，793F.2d1565（Fed.Cir.1986）；American Hoist ＆Derrick Co.v.Sowa ＆Sons，Inc.，725F.2d1350（Fed.Cir.1984）；Northern Telecom，Inc.v.Datapoint Corp.，908F.2d931（Fed.Cir.1990）.每一個審查員所審查的技術均被推定為已依法完成必要的審查⑥In re Portola Packaging，Inc.，110F.3d786，65BNA USLW 2695，42U.S.P.Q.2d1295（Fed.Cir.Apr 07，1997）.，從這個意義上說，專利有效性的推定也可以理解為行政行為準確性及正確性的推定⑦Brooktree Corp.v.Advanced Micro Devices，Inc.，977F.2d1555（Fed.Cir.1992）.?；谏鲜鰧＠行酝贫ㄖ贫饶康?，如果質疑專利有效性問題的第三方所提供的證據是USPTO當時在審核專利技術時所考慮過的因素，則此時第三方要想根據此證明材料來滿足舉證責任的要求，以推翻專利有效的論斷，將變得異常困難。

2.司法判定所帶來的制度缺陷

由于專利侵權訴訟與專利無效訴訟的訴訟成本相當高昂，且訴訟程序極為復雜，這已被國會認為是“專利制度所面臨最嚴重的問題之一”⑧Mark D.Janis，Rethinking Reexamination：Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S.Patent Law，11Harv.J.Law ＆Tec 40（1997）.，國會考慮到一些具體因素，如保護專利需要高額成本，而這并非一般企業(yè)或個人能夠承受，同時，法院又要受制于專利有效性的推定，同時，由于專利無效訴訟成本的高昂使得市場上“問題專利”、“垃圾專利”泛濫，嚴重影響了公眾利益，專利制度遭受空前的存亡危機。因此，美國國會意識到應該創(chuàng)設一種可以取代法院訴訟程序以解決專利效力性問題的機制，期望能盡量以行政程序代替司法程序來解決專利效力問題，USPTO審查之行政審查機制被提上了日程。

二 美國專利無效之行政判定的歷史嬗變

1.單方復審制度的建立

在1980年國會修正專利法時，單方復審制度開始設立，規(guī)定任何人可以于任何時間向專利商標局要求就某一專利的有效性進行復審，而且復審申請人甚至可以通過委任律師而不揭露申請人姓名的匿名方式提出申請。

由于復審程序限制第三請求人的參與，整個程序設計上是單方進行，從而導致第三人參與程序不足，這實際上也已經成為單方復審程序中最受批評之處。因為，在單方復審制度下，第三人至多有兩次參與程序的機會，倘若單方復審程序是由專利權人提出，則第三人將毫無參與程序的機會，因此，有時專利權人會搶先提出單方復審的請求，以此來為第三人設置障礙，從某種程度上來說，專利單方復審結果將可能會對訴訟中法院的判斷造成影響，法院極有可能因此而駁回侵權訴訟中被告的無效抗辯。即使單方復審是由第三人請求的，其參與的程度較淺，除外，無論是USPTO審查的程序或是與專利權人的問詢，第三人均無任何參與的權限。更則，如果USPTO最后做出維持專利權效力的決定，第三人卻沒有任何救濟權利⑨Boeing Co.v.Commissioner of Pat.＆Trademark，853F.2d878，881（Fed.Cir.1988）.。這樣一來，復審程序取代訴訟解決專利效力的成效并不如預期。另一方面，隨著經濟的迅猛發(fā)展，專利申請案和授權數量大大增加，因缺乏先前技術可比對，申請的審查過程尤顯粗糙與寬松，無效專利在市場上大行其道。

2.單方復審制度向雙方復審制度的過渡

美國國會反思專利單方復審制度的合理性，并于1999年在美國發(fā)明人保護法中，增訂雙方復審程序，以補充單方復審程序的不足。實際上，對于雙方復審制度而言，雖然其擴大了第三請求人參與程序的機會，但大部分學者認為前景不太樂觀，甚至稱律師倘若建議其當事人進行雙方復審程序，為執(zhí)業(yè)上的瀆職行為①David L.Stewart，Inter Partes Reexam－On Steroids，85J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 656（2003）.，因為在單方復審程序中，請求人為避免公開身份而遭“暗箭”，一般都通過律師代理的方式匿名請求。而在雙方復審程序中，即便由律師代理，亦必須表明其客戶的身份，因此無法以匿名方式進行專利復審申請。而此種情況則可能使過去通過復審程序抗辯專利效力的小企業(yè)②資力較不足的小企業(yè)，可能傾向以復審程序抗辯專利效力，因為其費用較為低廉，但是其為避引起專利權人的注意并提起專利侵權訴訟，會選擇以匿名方式行之。Mark D.Janis，Inter Partes Patent Reexamination，10Fordham Intell.Prop.Media ＆ Ent.L.J.481，489（2000）.，畏懼進行雙方復審程序，因為，如果專利權人為能力較強、資產雄厚的大企業(yè)，當其得知雙方復審的請求人是能力較小的小企業(yè)，則可能報復性地提起專利侵權訴訟③Kristen Jakobsen Osenga，Rethinking Reexamination Reform：Is It Time for Corrective Surgery，or Is It Time to Amputate，14Fordham Intell.Prop.Media ＆Ent.L.J.217（2003）.。而且就實際中的使用率方面而言，雙方復審程序遠低于單方復審程序④Sherry M.Knowles，Tomas E.Vanderbloeman ＆Charles E.Peeler，Inter Partes Patent Reexamination in the United States，86J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 614（2004）.。

盡管如此，成本的考慮仍然是訴訟與復審程序最明顯的區(qū)別，單方復審的申請費為兩千兩百五十美元，雙方復審程序為八千八百美元，雖然僅為申請費，即便是加上其它如律師代表的費用，這與專利訴訟動輒數十萬元花費比較起來⑤Mark A.Lemley，Rational Ignorance at the Patent Office，95Nw.U.L.Rev.1495，1502（2001）.，其成本遠遜色于訴訟，因而，這實際上也是當初建立專利行政復審制度的緣由之一?？梢哉f從成本方面考慮，復審程序仍然是專利效力糾紛解決的首選方式。

三 美國的最新發(fā)展：以2011年《美國專利法案》修改為視點

隨著經濟的發(fā)展，美國專利訴訟的數量日益膨脹，專利訴訟所帶來的資源消耗使得人們意識到“問題專利”泛濫所帶來的嚴重后果，這在過去的幾年內引起人們越來越多的爭論，由此而生的問題是，人們開始懷疑專利行政機關是否完成了專利制度意在推動科技進步的要求。

《美國專利法案》于2011年6月23日高票獲得通過，緊接著，奧巴馬總統(tǒng)于9月16日簽署了該法案，并很激動的將其稱之為“美國半個多世紀以來最主要的專利制度改革”。⑥Wendy H.Schacht ＆John R.Thomas，Cong.Research Serv.，R42014，The Leahy－Smith America Invents Act：Innovation Issues 1（2011），available at：http：／／www.ieeeusa.org／policy／eyeonwashington／2011／documents／LeahySmithInnovationsIssues.pdf：2012年4月17日；Also see Andrei Iancu，Ben Haber.Post－Issuance Proceedings in the America Invents Act.93J.Pat.＆ Trademark Off.Soc＇y 476（2011）.此次美國專利改革法案的通過，將給美國專利領域帶來巨大的變化，而其中非常重要的一部分即是對專利授權以后的第三方對于專利有效性提出挑戰(zhàn)方面的規(guī)定，該法案對此進行了大幅度的修改。

首先，從受理的機構上看，專利審判和上訴委員會將取代專利上訴及干擾委員會成為專利行政確權的執(zhí)行機關，而且，該法案還將專利審判和上訴委員會的職權擴展到了實施“追溯程序”和“授權后的重審程序”的決定權。

其次，對于行政復審程序方面的修改，其中最為重要的是以往的雙方復審程序被取消，取而代之的是授權后重審程序、雙方重審程序以及補充審查程序，而對于之前的單方復審程序而言，則繼續(xù)保持不變。對于授權后重審程序、雙方重審程序而言，這兩者的啟動時間和理由有所不同，啟動“授權后重審程序”的時間為專利授權之日起1年以內，任何人可以以任何無效專利權的理由啟動；而對于“雙方重審程序”而言，則規(guī)定其啟動申請必須在專利授權1年以后或者“授權后重審程序”終止之后才可以可提出，并且還規(guī)定只能以專利或出版物做為證據，以新穎性、非顯而易見性為啟動理由。

最后，對復審程序中批準授予多方再審查請求的標準方面的改革，此次改革將標準從以前的“可專利性的實質性新問題”修改為現在的“勝訴之合理可能性”，以此來保持與IPR的標準一致。而且規(guī)定了啟動授權后重審程序的標準將是“優(yōu)勢證據”，這一標準可以解釋為“可能性很大”，從而提出復審的申請人承擔的舉證責任標準就必須達到充足、可信的程度才有可能開啟授權后重審程序。

四 對美國專利無效判定“雙軌制”的評價及啟示

1.強化專利行政復審機制之美國“雙軌制”

自1790年美國第一部《專利法》實施時，法院就享有對專利有效性進行司法審查的權力，但經過一百多年的司法實踐，美國法院已經完全負荷不了與日俱增的專利無效訴訟，直到1981年出現了單方復審機制和1999年的雙方復審機制來分擔法院的工作，國會分別在2001年、2004年、2005年、2007年多次推動修正《專利法》，借以強化再審查制度功能，但是一直沒有獲得通過，2009年3月美國專利改革程序再次啟動⑦The Patent Reform Act of 2009，（H.R.1260，111th Cong.），但法案未能在眾議院通過，2011年新一輪的《專利法》改革提案又推到了國會面前，并最終成功獲得通過。對于這場來勢兇猛的改革浪潮，大部分的學者和專家都給予其相當高的評價，但從某種意義上說，相對于我國卻是一種歷史的倒退，因為它把行政復審提到了一個高度，甚至有意識的將專利有效性判定權轉給行政機關，之所以美國有此舉動主要是基于下列原因［1］：

（1）專利審查的品質不佳

理論上來說，經過專利商標局審查核準的專利，其品質應該不太差，而且專利商標局一直以來都自評認為其專利審查的錯誤率只有4.2%，專利審查之品質并不是什么嚴重的問題①USPTO，FY 2002Performance and Accountability Report 18 （2003），available at：http：／／www.uspto.gov／web／offices／com／annual／2002／1－58.，但是實際上，專利權在法院被無效宣告的概率是出了名的高，在1947－1954年間，超過50%的專利權被起訴至聯邦地方法院，而其中超過60%的專利權被上訴并宣告無效，②Former Justice Fortas went so far as to pronounce the patent system“in distress.”Abe Fortas，The Patent System in Distress，53J.Pat.Off.Soc＇y 810 ，810（1971）.對此，還有學者專門進行過統(tǒng)計，指出在300件專利訴訟的終局判決書中，有46%的專利遭法院認定無效③John R.Allison ＆ Mark Lemley，Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents，26AIPLA Q.J.179，194，205（1998）.，這使得人們很好奇：專利商標局所做的貢獻在哪里？專利商標局存在的價值是什么？更為嚴重的是，公眾對專利商標局的“壞印象”直接影響了人們對專利授權的信任度，從而又反過來增加了專利權被訴至法院的可能性。④Mark D.Janis，Rethinking Reexamination：Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S.Patent Law，11Harv.J.L.＆Tech.10，11（1997）.在這種惡性循環(huán)中，許多學者開始反思專利制度是否能夠真正的促進科技進步。另外，這也顯示出專利商標局與法院對于專利有效性問題的理解存在重大分歧。

（2）昂貴的專利無效訴訟與“壞”專利的社會成本

專利訴訟是成本極為高昂的活動，其訴訟費用并不是市場上每一個競爭者都能夠負擔的，而這種花費在訴訟中的成本必定會通過其他的方式攤銷，最終的結果無疑是通過消費者支付較高的價格購買商品得到補償，這就使得消費者乃至整個社會承受無效專利帶來的成本⑤Blonder－Tongue Laboratories，Inc.v.University of Illinois Foundation，402U.S.313，346（1971）.，而品質不佳的“壞”專利仍然可游離于市場上⑥Jay P.Kesan and Andres A.Gallo，Why"Bad"Patents Survive in the Market and How Should We Change？－ The Private and Social Costs of Patents，55Emory L.J.77（2006）.。

專利侵權訴訟和專利無效訴訟因其訴訟成本的高昂和程序的復雜而成為了專利制度須面臨的嚴重問題之一。而與之相對的行政復審程序成本就要低廉得很多，這無疑成為了多數無力承擔專利訴訟成本的救命稻草，因此通過擴大專利再審查并加強專利行政復審的力度，從而鼓勵這部分“窮人”對垃圾專利提出再審查申請，最終達到降低垃圾專利的數量和其所產生的社會成本。

（3）“壞”專利以獨特的方式繼續(xù)存在

美國專利無效判決效力具有對世性，所以在隨后的專利無效案件中一旦美國法院認定專利無效，那么就該無效判決產生的效果會被所有人享有，對案件中打擊專利有效性的人來說無疑被別人無償分享戰(zhàn)果，這對他來說是極其不公平的，其它的競爭者無疑搭了他的便車。另外，專利訴訟的成本非常高昂，斗爭到最后取得判決書所需要的成本讓人望而卻步，而且最終的結果也會被他人“竊奪”，基于這兩點的考慮，在訴訟過程中雙方權利義務明朗時，被控侵權人更傾向于用手中握有的攻擊專利有效性的證據與專利權人和解以達到自己最大利益實現的目的，而不是提出專利無效抗辯。從而所有競爭者在訴訟上的成本都一樣。⑦Joseph Scott Miller，Building a Better Bounty：Litigation－Stage Rewards for Defeating Patents，19Berkeley Tech.L.J.687（2004）.

2.對我國的啟示

“傳統(tǒng)的法治主義模型是這樣一種形式：對于特定時間的法律，立法的判斷具有拘束力的同時，司法的全面審查也必須服從，行政作為管理的一種手段來執(zhí)行法律?！保?］41按照此觀點，行政的功能僅僅在于執(zhí)行而不能干預，司法處于優(yōu)位，任何行政行為（包括合理性或合法性問題）都必須經過司法的檢視。當然，在現代化法治社會，行政機關的裁量受到法律的束縛是很正常的事情，但如果說對一切行政裁量行為都進行干預，筆者認為這將會破壞整個權力體系?！皩κ欠駪撌谟鑼＠膯栴}，專門機關的判斷要較特許廳更準確而擅長，這點是毋庸置疑的”［2］。因此，功能性知識產權理論為行政與司法作用的分擔注入新的詮釋，行政裁決的功能有其獨立的價值，“司法最終解決原則”要控制在一定限度內，既不能被架空，也不能完全依賴。

由此可見，盡管專利無效復審運作的過程中，常常導致了訴訟拖沓，損害了一部分專利權人利益，但這是制度本身帶給人類便利的同時所存在的遺憾之處，相比較司法而言，專利行政復審有幾項優(yōu)勢功能訴訟制度是不能比擬的：

第一，專利無效復審成本較低。由于無效復審程序屬于行政內部糾錯程序，審查專利授權行為合法性及合理性，相較于司法審查而言，無論是時間成本還是經濟成本都占優(yōu)勢，而且，從效率上看，外部救濟顯然要比內部救濟遜色。

第二，減輕法院的負擔。行政復審最為重要的功能之一是通過這樣一種先行程序過濾一部分案件，使法院在事實認定上不用增加額外成本，可以把精力集中在合法性審理上，盡可能揚長避短，免除法官所不擅長的專業(yè)判斷。

第三，審查行政處分是否適當，在專利無效復審過程中，除可以審查行政授權的合法性外，還可以審查其是否有合目的性，而合目的性不限于手段、方法的選擇裁量，還包括是否符合政策方針、經濟效益、資源分配的優(yōu)先順序等，這是訴訟制度所不能涵括的。

3.未來選擇：強化行政復審之中國語境

結合中國現存的司法體制，筆者認為我國專利無效之行政判定不僅不能弱化，反而要強化，應維護現有的法律制度，對專利復審委的復審決定采有限的司法審查，而非全面的司法審查，這就意味著我們一方面要提高專利復審委員會行政審查質量，另一方面將法院對行政復審決定進行司法審查的程度控制為“有限”，具體原因在于：

首先，有限司法審查原則可以促使雙方和解，并減輕專利復審委和法院的負擔。在專利無效訴訟中，否定專利權效力的舉證責任會極為困難，在此情況下，請求人和專利權人會傾向于尊重專利復審委員會的決定，選擇以早日和解的方式解決雙方的糾紛，而非再次期望法院能夠變更復審委員會的決定宣告無效，從而，專利復審委員會也就無需頻繁的出庭作為被告應訴，間接的減輕法院負擔。

其次，在有限的司法審查模式中，法院只需對無效復審決定的合法性進行審查，也就不需要陷入細節(jié)性的技術事實審查認定之中，可以防止法院因為處理專業(yè)性問題能力的欠缺，而過分依賴專業(yè)技術鑒定結果。在事實問題方面，法院應該尊重專利復審委員會的決定，這不僅是司法與行政的分工的必然要求，而且也是節(jié)約司法和行政成本的有效途徑。

最后，由于法院的有限性審查只及于合法性問題，如只討論法律的解釋及其適用或者明顯的錯誤問題，邏輯上看專利復審委員會應該會積極主動地參與到訴訟中，因為法院的決定將可能改變專利復審委員會對某一案件的處理方式，還可能進一步影響到知識產權局處理專利申請的方式。［3］此時，無效宣告程序的對方當事人是否參加到訴訟中并不是一件重要的事情。

總之，在專利無效判定機制中確立有限的司法審查原則立基于行政權效率理論、現代訴訟效益理論以及分權制約理論，其目的在于確保行政權的效率，降低訴訟成本、平衡公權力沖突。［4］實際上，全面的司法審查的假設前提是專利復審委員會不值得信任，要求加大對法院系統(tǒng)的投入從而加強對其監(jiān)督，期望能夠糾正專利復審委員會的每一個錯誤；而有限的司法審查則首先立基于對專利復審委的信任，強調司法的確定性和司法資源的節(jié)約，要求法院把更多的精力放在真正重要的專利無效案件和專利授權糾紛案件上，因此，我們的改革方向是在建立強化專利復審制度的同時明確規(guī)定有限而有效的司法審查制度［5］，以此完善我國的專利法制度。

［1］ 張哲倫.專利無效訴訟與舉發(fā)雙軌制之調協——美國及日本運作之啟示［J］.律師雜志，2007，（4）：57－77.

［2］ 田村善之.智慧財產法政策學初探［J］.李揚，許清譯.太平洋學報，2008，（8）：41－45.

［3］ 程永順.修改完善專利法，實現立法宗旨——從保護專利權的角度談對《專利法修正案（草案）》的幾點修改意見［J］.中國專利與商標，2009，（1）：3－5.

［4］ 章劍生.論司法審查有限原則［J］.行政法學研究，1998，（2）：7－10.

［5］ 何懷文.專利無效訴訟程序：司法權限與司法確定性［J］.中國專利與商標，2009，（3）：8－12.