徐朝鋒 / 北京郵電大學 秦樂 / 工信部電信研究院 忻展紅 / 北京郵電大學

一、引言

隨著ICT產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，出于爭奪市場優(yōu)勢、遏制競爭對手的發(fā)展、獲取更高的專利溢價價值等原因，ICT領域的專利訴訟呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，而標準專利涉及的專利訴訟更是引發(fā)了業(yè)界的廣泛關注，摩托羅拉移動、三星、蘋果、微軟、RIM等巨頭企業(yè)紛紛陷入相關糾紛。

技術標準是公共產(chǎn)品，而專利權屬于私權領域，當這兩者出現(xiàn)交叉時，專利權很容易借助技術必要標準而擴張權利，破壞專利權人與公眾的利益平衡。鑒于ICT領域的行業(yè)性質(zhì)，常常因大量標準必要專利而引發(fā)技術標準與專利權的沖突。一方面，標準化組織代表著公共利益，為了協(xié)調(diào)技術實施的合理性，理應制定能夠有效防止知識產(chǎn)權濫用的政策；另一方面，

注 釋擁有專利權的企業(yè)希望自己的專利技術納入該行業(yè)的技術標準，并在標準進入實施階段后，通過巨額專利使用費對市場形成控制力，或者通過高價許可以及不許可獲得市場支配地位，因此引入技術標準的專利權越來越多的帶有私權屬性，由此也引發(fā)移動通信行業(yè)標準必要專利的高門檻：大量專利進入標準，導致總的許可成本居高不下、許可談判代價高昂。1. 參見張平、張小林、何懷文：技術標準化中知識產(chǎn)權披露機制研究——以3G產(chǎn)業(yè)為背景，網(wǎng)絡法律評論，2008年由于標準化組織不涉及專利權的審查與許可，標準必要專利又常涉及專利法與反壟斷法，甚至合同法的交叉地帶，給司法審查和判定帶來很大的不確定性。近年來，“德國橙皮案”、微軟與摩托羅拉專利許可費案以及華為公司訴美國IDC公司反壟斷糾紛案等這些司法判例中的審判原則與審判標準，都可以給我國在相關制度的構建和法律規(guī)制方面提供參考與借鑒。本文以微軟與摩托羅拉專利許可費之爭為背景，通過對該案的審判思路進行解讀，在此基礎上對“合理無歧視”原則下的專利許可費率的確定做出討論，以期為我國相關法律問題做出有益探索。

二、微軟與摩托羅拉標準必要專利許可費之爭

（一）案情簡介

2010年10月21日與10月29日，摩托羅拉分別以書面形式告知微軟，要求微軟支付摩托羅拉所擁有的802.11與H.264標準必要專利（H.264及802.11分別為國際電信聯(lián)盟（ITU）和美國電子和電器工程師協(xié)會（IEEE）制訂的標準）的許可費，許可費率為微軟最終產(chǎn)品價格(比如Xbox、電腦、智能手機等)的2.25%，相當于每年支付逾40億美元。

2010年11月9日，微軟以摩托羅拉的許可要約違反RAND協(xié)議為由提起訴訟。2013年4月25日，華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院判決摩托羅拉的 H.264標準必要專利組合的RAND許可費率范圍為每單項產(chǎn)品0.555到16.389美分，其中Xbox的許可費率為16.389美分/項，其他產(chǎn)品的許可費率為0.555美分/項。摩托羅拉的802.11標準必要專利組合的RAND許可費率范圍為每單項產(chǎn)品3.471到19.5美分，其中Xbox的許可費率為19.5美分/項，其他產(chǎn)品的費率為0.8美分/項，相當于每年支付180萬美元。

（二）爭議焦點

本案涉及兩個焦點問題：RAND（公平、合理和無歧視）費率的計算方法和RAND許可費的考慮因素。

1、焦點一：RAND費率計算方法

微軟和摩托羅拉分別提出了各自的計算方法，法院經(jīng)過綜合考慮采納了摩托羅拉的計算方法。

（1）微軟的計算方法

微軟提出的方法是“具體價值法”（incremental value approach），定義為：切割出被納入標準的專利技術的經(jīng)濟價值，與其他能被納入標準的替代專利技術相比較，以計算出該專利技術具體價值的方法。這個方法著眼在標準被采用與實施之前的階段，即所謂的事前階段。微軟所提議的方法缺乏廣泛使用性：第一，因為不論是IEEE或者是ITU都沒有用過此方法且都沒有在標準制定過程中事前披露RAND條款；第二，事前政策還有可能會涉及到反壟斷問題，故而標準組織對此都慎之又慎；第三，法院審理過程中發(fā)現(xiàn)此方法不實用,因為過程復雜，不同企業(yè)對專利價值的認定不同。

（2）摩托羅拉的計算方法

摩托羅拉的計算方法是假設性雙邊協(xié)商法（hypothetical bilateral negotiation approach），定義為模擬在RAND權利義務下進行假設雙邊協(xié)商的方法。此方法微軟曾在提交給FTC的聲明中提到過而且在Georgia-Pacific Corp v Unite States Plywood Corp 案中有過司法實踐。

（3）法院的計算方法

在專利許可費計算時，法院通常采用Georgia-Pacific因素來分析，但此方法并不適合RAND協(xié)議下的許可費計算，故法院最后采納了摩托羅拉的假設性協(xié)商法，同時適當修改了Georgia-Pacific因素。下表展示了微軟摩托羅拉案中的考慮因素,原Georgia-Pacific考慮因素中第4條和第5條不適合RAND協(xié)議下的許可情況故不予考慮。

2、焦點二：RAND許可費考慮因素

本案中所討論的是Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三個因素：標準必要專利對標準的貢獻、對被告產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇。

（1）標準必要專利對標準的貢獻

H.264標準中本案涉及6個專利族的16項專利，第一項和第二項專利族在一審判決出來之前已到期，后四項專利族僅被標準組織認定了一項技術：“隔行視頻”（interlaced video）技術。摩托羅拉參與到發(fā)展 H.264標準之前，許多企業(yè)或研究機構都已經(jīng)對VCEG的H.264草案做出了貢獻并最后促成了H.264標準。綜上，法院推定摩托羅拉標準必要專利對H.264標準貢獻小。

摩托羅拉提供的證據(jù)不足以證明其對802.11標準的重要性，加之法院用假設性雙邊協(xié)商法來判定，故而只能推定其對802.11標準的貢獻有限。

（2）標準必要專利對產(chǎn)品的重要性

微軟的產(chǎn)品有 Windows、Xbox、Silverlight、Zune、Lync和Skype。微軟出示了有利證據(jù)表明隔行視頻技術對微軟產(chǎn)品可有可無或應用面比較窄，如H.264對Windows產(chǎn)品的功能性作用小且Windows的本質(zhì)不是一個視頻播放器；H.264對于Xbox的作用也很小，因為在Xbox中應用最多的是“progressive form”技術；其他的微軟產(chǎn)品甚至都不含有隔行視頻技術。摩托羅拉稱AT&TU-verse中應用了隔行視頻技術，用戶在Xbox中安裝該程序后就會涉及到隔行視頻技術。但據(jù)統(tǒng)計，每3500萬用戶中只有1萬到1萬1千名用戶安裝了AT&TU-verse。

802.11標準只在微軟的Xbox中有所涉及，其中信道管理接入專利和數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)（a/n/g）專利與Xbox相關但作用有限；雙方對于網(wǎng)絡設計專利重要性方面無法達成一致，故而法院也難以認定；而數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)（b/n）和安全專利對Xbox有重要價值。

（3）參照物的選擇

Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三個因素：標準必要專利對標準的貢獻、對被告產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇。

摩托羅拉提出了三個參照物：2011年與VTech之間的授權協(xié)議、2010年與RIM之間的交叉許可、收購Symbol之間的三個授權協(xié)議。上述第一個為訴訟和解協(xié)議；第二個為部分授權協(xié)議，其實際支付的許可費遠不如在本案中被請求的數(shù)額，故無法區(qū)分出部分授權協(xié)議中標準必要專利所占價值比重；第三個為部分授權協(xié)議且所涉及標準必要專利已過期。

微軟提出的參照物是H.264、802.11專利池、Marvell芯片的授權協(xié)議和Intecap授權評估協(xié)議。微軟提出的理由與RAND協(xié)議基本原則一致，故而法院采納了微軟的參照物選擇。

（三）案例評析

本案的最大亮點是法院明確了RAND協(xié)議下許可費的計算方法和考慮因素：即假設性雙邊協(xié)商法和Georgia-Pacific13個參考因素，此兩點可作為企業(yè)許可費談判的重要參考依據(jù)。在新的計算方法和考慮因素的計算下，摩托羅拉的40億美元的專利費訴求最后被判決為180萬美元。對于此判決，很多企業(yè)都有疑問：標準必要專利是否越來越不值錢。在Georgia-Pacific13個考慮因素最重要三個因素（即標準必要專利對標準的貢獻、對產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇）的證明中，摩托羅拉無論在證人證言和證據(jù)選擇方面與微軟相比略遜一籌：第一，在標準必要專利對標準的重要性方面，因標準制定初期摩托羅拉未積極參與、所聲明的多個技術貢獻未被法院采納，最終法院只認定摩托羅拉對標準貢獻有限；第二，摩托羅拉因?qū)Ξa(chǎn)品重要性方面欠缺證明力度，故而法院采納了微軟的觀點；第三，摩托羅拉選擇的三個參照物全部未被法院認定，而微軟的選擇恰如其分。這就注定了摩托羅拉無法得到一個滿意的許可費。

三、該案對我國企業(yè)應訴標準專利相關訴訟的啟示

該案的判決為標準專利合理無歧視許可原則下許可費的計算提供了有益參考，比如在2013年下半年華為與InterDigital案件中對合理許可費率的確定總結(jié)

注 釋了四條原則2. 葉若思、祝建軍、陳文全：標準必要專利使用費糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用【J】，2013年04期，這些原則和Georgia-Pacific考慮因素有異曲同工之處。此外，對于標準化組織的專利政策是否可構成與參與標準制定者之間的合同，目前學界與實務界爭論較大。有學者認為，“合理無歧視”許可是標準化組織與參與標準制定者之間的合約，“因此應在理解合理無歧視許可背景的基礎上，依照合同目的來解釋‘合理’與‘無歧視’的具體含義，并以此作為計算合理無歧視許可費的基本原則。 ”3. 張吉豫：標準必要專利“合理無歧視”許可費計算的原則和方法——美國“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的啟示，知識產(chǎn)權，2013年第8期但在評價華為公司訴InterDigital標準必要專利使用費糾紛案時，法官則認為，不宜理解為標準必要專利權人與標準實施者之間已經(jīng)成立合同關系，而應理解為標準必要專利權人對標準實施者以及潛在的實施者負有以符合FRAND條件許可的義務。4. 祝建軍：標準必要專利使用費率的司法裁量規(guī)則——評華為公司訴交互數(shù)字集團標準必要專利使用費糾紛案，中國知識產(chǎn)權報，2014年

該案對我國企業(yè)參與標準專利許可訴訟也有很大的借鑒意義，本文從五個方面的重要因素來闡述其對我們的啟示：

（一）聘請本技術領域內(nèi)強有利的專家團隊。本案中原被告均聘請了多位專家證人相互質(zhì)證，判決書的很多重要部分都直接引用了專家證人的證言；也可選擇聘請同屬標準組織的無直接利益第三方企業(yè)專家作證，以體現(xiàn)證據(jù)的客觀性，如本案中摩托羅拉就曾

注 釋讓索尼的專家出庭作證。

（二）證明標準必要專利對標準的貢獻。在此方面，需綜合考慮許可人在標準制定過程中的參與程度、每件專利的到期日期、其他可最大程度上替代該標準必要專利的技術、該技術在主流市場中的應用程度等，如YouTube和谷歌的安卓都未使用H.264技術。

（三）重點考慮對產(chǎn)品的貢獻。國內(nèi)企業(yè)不僅要把精力和財力都放在證明專利的技術價值方面，還要重點考慮對產(chǎn)品的貢獻方面，尤其是對產(chǎn)品核心功能實現(xiàn)的貢獻（如有可替代技術）。畢竟專利對標準貢獻再大，對產(chǎn)品貢獻小亦是無意義的。

（四）考慮參照物的選擇。參照物的選擇不僅要適合案情（如授權協(xié)議中標準必要專利的價值比重相似、訴訟結(jié)果是和解還是法院判決），還需與RAND協(xié)議的基本原則“推廣標準的全球使用”相契合。

（五）積極應訴。國內(nèi)企業(yè)遇到像摩托羅拉等在市場中涉嫌濫用訴訟權或市場支配地位的企業(yè)不應一味的妥協(xié)忍讓，在綜合考慮各方面因素、判例的情況下應積極應訴，廣泛收集證據(jù)，加強同行業(yè)企業(yè)之間的合作，以求贏得訴訟的勝利和獲得良好口碑。

【1】張平、張小林、何懷文：技術標準化中知識產(chǎn)權披露機制研究——以3G產(chǎn)業(yè)為背景，網(wǎng)絡法律評論，2008年

【2】葉若思、祝建軍、陳文全：標準必要專利使用費糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用【J】，2013年04期

【3】張吉豫：標準必要專利“合理無歧視”許可費計算的原則和方法——美國“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的啟示，知識產(chǎn)權，2013年第8期

【4】祝建軍：標準必要專利使用費率的司法裁量規(guī)則——評華為公司訴交互數(shù)字集團標準必要專利使用費糾紛案，中國知識產(chǎn)權報，2014年