文 / 吳艷 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心

美國政府涉及PAE的政策及其對我國的啟示

文 / 吳艷 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心

近年來，一種以發(fā)明專利為驅(qū)動力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式引起業(yè)界關(guān)注，世界范圍內(nèi)誕生了眾多專利運(yùn)營公司，他們在促進(jìn)專利轉(zhuǎn)化的同時，一定程度上也限制了創(chuàng)新，擾亂了正常的市場秩序。現(xiàn)階段，跨國專利運(yùn)營公司已經(jīng)進(jìn)入我國，我國本土也產(chǎn)生了一些有政府背景或純商業(yè)性的專利運(yùn)營公司。近日，美國白宮宣布將采取一系列措施限制PAE（專利流氓）的活動，研究分析美國的最新政策、研究成果和相關(guān)舉措，對我國如何利用專利運(yùn)營促進(jìn)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化、保障自主創(chuàng)新的成果具有重要的借鑒意義。

近年來，一種以發(fā)明專利為驅(qū)動力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式引起業(yè)界關(guān)注，世界范圍內(nèi)誕生了眾多專利運(yùn)營公司（NPE）。2013年6月4日，美國白宮宣布將采取一系列措施限制專利投機(jī)活動【1】。同一天，美國國家經(jīng)濟(jì)委員會和白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會發(fā)布了名為“專利主張與美國創(chuàng)新”的專題報告。報告指出，專利主張實(shí)體（Patent Assertion Entities，PAE，特指自身不從事生產(chǎn)制造，積聚專利用以起訴他人專利侵權(quán)的企業(yè)）熱衷于威脅創(chuàng)新者并積極發(fā)起攻擊性訴訟，以達(dá)到從所謂侵權(quán)人處獲得許可費(fèi)等經(jīng)濟(jì)利益的目的【2】。

現(xiàn)階段，跨國專利運(yùn)營公司已經(jīng)進(jìn)入我國，并開展了相關(guān)商業(yè)活動。我國本土也出現(xiàn)了一些有政府背景或純商業(yè)性的專利運(yùn)營公司。目前，這些公司對我國創(chuàng)新及其他方面的影響尚不明確，但跟蹤研究美國最新研究成果、政策及相關(guān)舉措，對我們充分認(rèn)識并提前預(yù)防PAE可能給產(chǎn)業(yè)帶來的危害，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、NPE和PAE的區(qū)別及其發(fā)展現(xiàn)狀

（一）NPE泛指專利運(yùn)營主體，PAE特指專利投機(jī)主體

NPE（Non-practicing Entities），于上個世紀(jì)九十年代在美國產(chǎn)生，泛指擁有大量專利但不從事生產(chǎn)銷售等經(jīng)營活動的公司，包括一些擁有專利的高校、科研機(jī)構(gòu)、專利防御性聯(lián)盟、專利貨幣化企業(yè)、新興公司和專利投機(jī)主體。

一批投機(jī)型NPE，依靠雄厚的資金和專利資源，通過大量的專利收購，向目標(biāo)群體發(fā)起攻擊性專利訴訟，從而獲得巨額利潤，業(yè)界也稱“專利流氓”或PAE。

NPE的商業(yè)模式大致上分兩類：一類是通過組建專利池或?qū)＠灰灼脚_，保護(hù)實(shí)體企業(yè)不受專利訴訟的威脅，它們只扮演中介的角色，主要盈利來自許可費(fèi)，通常不主動發(fā)起專利訴訟；另一類就是目前備受質(zhì)疑的專利投機(jī)，利用空殼公司進(jìn)行專利收購，提起侵權(quán)訴訟或進(jìn)行訴訟威脅，以獲取賠償金或和解費(fèi)。

我們認(rèn)為，NPE的范圍應(yīng)大于PAE，并具有較為中立的色彩。區(qū)分NPE和PAE的關(guān)鍵在于實(shí)體是否利用手中所掌握的專利，惡意提起專利侵權(quán)訴訟，以期獲得可觀的經(jīng)濟(jì)利益。因此，不能僅憑實(shí)體性質(zhì)判定屬于NPE還是PAE，還需結(jié)合該實(shí)體的行為加以區(qū)分。

（二）國外NPE規(guī)模迅速壯大，本土NPE出現(xiàn)

國外已經(jīng)出現(xiàn)了很多NPE，如RPX和AST，是專利防御性組織，通過集中購買專利并授權(quán)給會員使用，幫助會員應(yīng)對可能的專利侵權(quán)訴訟；MPEG LA、Via Licensing、Sisvel，這些組織則通過組建標(biāo)準(zhǔn)中的專利池，收取許可費(fèi)。國際上還有很多PAE，如高智公司、Round Rock Research LLC、Interdigital Inc、WARF、IPG Healthcare501 Lim ited、Tessera Technologies、Rambus、W i-LAN等1. 數(shù)據(jù)來源：Patent Freedom。。

近年，我國還出現(xiàn)了一些本土的NPE，如全國資背景的北京知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理有限公司，還有一些純商業(yè)化的NPE，如智谷公司。此外，一些從事專利拍賣、專利轉(zhuǎn)化的技術(shù)交易平臺也可歸入NPE的范圍，如中國技術(shù)交易所、中科院微生物所技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心、各地的技術(shù)交易中心等。

（三）PAE利用專利敲詐創(chuàng)新型企業(yè)，擾亂市場秩序

一般來講，NPE通過購買專利后再許可專利，激活了專利技術(shù)交易市場的內(nèi)在潛力，促進(jìn)了知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)用多元化的發(fā)展，對推動專利技術(shù)轉(zhuǎn)化、交易具有積極的意義。但另一方面，以提起惡意訴訟獲取超額許可費(fèi)或和解費(fèi)為目的的PAE則一定程度上限制了創(chuàng)新，擾亂了正常的市場秩序。近幾年，在美國，PAE發(fā)起訴訟數(shù)量在侵權(quán)訴訟案件中的占比急劇增加，這明顯抑制了美國社會尤其是高科技領(lǐng)域的創(chuàng)新活動，對美國經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重?fù)p害。根據(jù)Chien2013的統(tǒng)計(jì)，美國2010年至2012年間，“專利流氓”訴訟的比例從29%激增到62%，訴訟數(shù)量也從731件增加到2500件。專利侵權(quán)訴訟量增加，同時以威脅為目的的訴訟量也大大增加。根據(jù)Chien2012的統(tǒng)計(jì)，2012年美國威脅訴訟的數(shù)量至少6萬件，很有可能超過10萬件。

二、美國多措并舉遏制PAE濫訴

2013年2月14日，剛剛連任的奧巴馬總統(tǒng)在白宮通過網(wǎng)絡(luò)視頻通話方式，回答了美國各界關(guān)于專利問題的提問。他指出，你們提到的那些家伙（PAE），他們自己實(shí)際上什么都不生產(chǎn)，本質(zhì)上只是試圖影響和劫持別人理念來訛錢。雖然回答非常簡短，但作為美國總統(tǒng)能夠?qū)＠髅ァ＠V訟這些專業(yè)問題發(fā)表意見，足以說明問題的重要性。

2013年2月27日， SH IELD議案（即盾牌議案）再次被提交到美國國會司法委員會審議。該議案要求NPE提起專利訴訟必須事先交納一筆數(shù)額巨大的保證金，核心目的是迫使敗訴的專利原告支付被告全部訴訟費(fèi)用，以此來阻止那些輕率的專利訴訟，“將高科技創(chuàng)新者從惡名昭彰的法律糾紛中拯救出來”。SH IELD議案一經(jīng)提出即獲得了眾多支持，一些大公司也極力游說國會通過該法案。目前，該議案正在國會討論中。

2013年6月4日，美國政府宣布將采取一些措施提高專利體系的透明度，使創(chuàng)新者在公平的環(huán)境下開展競爭，這些措施包括【1】：

（1）要求專利申請人和專利權(quán)人定期更新專利真正持有人的信息；

（2）對專利商標(biāo)局的審查人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高專利權(quán)利要求尤其是軟件專利權(quán)利要求的明確性；

（3）提高下游用戶抵御訴訟的能力，發(fā)布新的培訓(xùn)和普及材料，建立網(wǎng)站，為可能遭受專利流氓的企業(yè)解答常見問題；

（4）擴(kuò)大專項(xiàng)服務(wù)和研究，豐富數(shù)據(jù)資料，加強(qiáng)對專利政策和濫訴情形的研究；

（5）啟動海關(guān)與邊防局（CBP）和國際貿(mào)易委員會（ITC）之間的聯(lián)合審查，確保侵權(quán)產(chǎn)品禁止進(jìn)口的排除令的透明度和效力。

同時，行政機(jī)關(guān)還建議國會至少采取七項(xiàng)立法措施，直接應(yīng)對創(chuàng)新者面臨的一些主要問題，這些措施包括【1】：

（1）建議要求任何發(fā)出侵權(quán)通知書、提交侵權(quán)訴訟材料或在專利商標(biāo)局提起復(fù)審的當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)披露真正權(quán)利人的信息，并授權(quán)專利商標(biāo)局或地方法院對違反上述規(guī)定者進(jìn)行制裁；

（2）擴(kuò)大地方法院按照《美國法典》第285條第35款判定律師費(fèi)的自由裁量權(quán)，作為對濫用訴訟權(quán)的處罰（類似于版權(quán)侵權(quán)案件適用的法律標(biāo)準(zhǔn)）；

（3）擴(kuò)充專利商標(biāo)局針對商業(yè)方法專利的過渡計(jì)劃，使其涵蓋更廣泛的計(jì)算機(jī)專利授權(quán)種類，允許更多的挑戰(zhàn)者在專利審判和上訴委員會（PTAB）提起復(fù)審；

（4）建議針對個人和商業(yè)用戶正在使用，并且是按預(yù)定目的使用產(chǎn)品的情形提供免責(zé)的規(guī)定；當(dāng)對供應(yīng)商、零售商或制造商提起侵權(quán)訴訟時，保護(hù)消費(fèi)者免受不利訴訟程序的影響；

（5）改變ITC頒布排除令的標(biāo)準(zhǔn)，使其與eBay v. M ercExchange案件中使用的傳統(tǒng)四要素測試相符，借以加強(qiáng)ITC和地方法院適用標(biāo)準(zhǔn)的一致性；

（6）利用侵權(quán)通知書的透明性來抑制濫訴現(xiàn)象，鼓勵侵權(quán)通知書的公開呈報，保證公眾有途徑查詢侵權(quán)通知書；

（7）確保ITC有充分的靈活性來錄用能勝任的行政法官。

2013年6月24日，ITC也針對性地啟動了一個試點(diǎn)項(xiàng)目，以完善337調(diào)查程序，抑制一些不必要的訴訟。在這個試點(diǎn)項(xiàng)目中，ITC將對選定的某些案件直接指派行政法官，通過快速證據(jù)認(rèn)定和簡易聽證，在100天內(nèi)進(jìn)行早期裁決（early initial determ ination/Early ID）。該試點(diǎn)項(xiàng)目在施行一段時間后，將檢驗(yàn)并調(diào)整，以便成為日后可持續(xù)依循的案件處理流程。目前，ITC已就一個案件開展了實(shí)驗(yàn)——337-TA-874【3】。

三、PAE對我國專利密集型產(chǎn)業(yè)的影響

根據(jù)工信部電子知識產(chǎn)權(quán)中心的檢索統(tǒng)計(jì)，工業(yè)行業(yè)和信息技術(shù)領(lǐng)域的專利申請總量占全部專利申請總量的83%，信息產(chǎn)業(yè)專利申請最為活躍，屬于知識產(chǎn)權(quán)密集的產(chǎn)業(yè)，專利密集型企業(yè)眾多。近年來已有許多國外的專利流氓盯上了我國企業(yè)，中興、華為、聯(lián)想等在美國頻繁遭到PAE發(fā)起的訴訟或337調(diào)查，企業(yè)被PAE列為攻擊目標(biāo)甚至證明我國企業(yè)在美國市場取得成功的標(biāo)志之一。

2008年以來，中興相繼遭遇到HPL、W IVA等專利許可公司發(fā)起的惡意訴訟。2011年7月，美國IDC公司（不進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)，僅以專利許可作為其經(jīng)營模式）將華為起訴至美國特拉華州法院和ITC，稱華為涉嫌侵犯其在美國享有的七項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利，請求責(zé)令停止侵權(quán)，并要求對華為啟動337調(diào)查并發(fā)布全面禁止進(jìn)口令、暫停及停止銷售令。今年伊始，華為公司訴美國IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利反壟斷案在深圳中級人民法院勝訴【4】。從PAE的背景來看，一些較大規(guī)模的PAE往往與一些國際上的科技巨頭公司有著千絲萬縷的聯(lián)系，這就意味著很多PAE或多或少地會受到其背后企業(yè)的影響。我國企業(yè)如何在海外維權(quán)，如何應(yīng)對PAE的騷擾，成為我國政府和企業(yè)共同關(guān)心的問題。

國內(nèi)高校也是眾多專利的擁有者，高校在與PAE合作的過程中，某些技術(shù)創(chuàng)意可能來源于國家重點(diǎn)項(xiàng)目的資助。高智2008年進(jìn)入中國后，陸續(xù)與國內(nèi)高校合作，目前高智已經(jīng)收購了北京大學(xué)20多項(xiàng)專利，還與清華大學(xué)和有關(guān)科研院所洽談收購事宜。PAE可通過與科研院所專利合作，將我國的智慧成果和優(yōu)秀的發(fā)明創(chuàng)造轉(zhuǎn)移到國外。長此以往，這不僅僅是利益分配的問題，很可能會涉及到國家的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)安全。

除訴訟的危險外，發(fā)明專利的擁有者和使用者的完全脫節(jié)，也會引發(fā)專利對制造業(yè)形成控制的擔(dān)憂。若我國的專利被大量集中到國外實(shí)體，那么我國自主創(chuàng)新的根基就會被侵蝕，我們可能會淪為世界的制造工廠。而且PAE多以空殼公司的名義收購專利，使專利權(quán)人都難以分辨真正的專利流氓，即便技術(shù)流失也還渾然不知。

四、我國對PAE的應(yīng)對和思考

現(xiàn)階段，雖然“專利流氓”這一概念體在我國本土尚未滋長成形，PAE數(shù)量還不是很多，但隨著我國工業(yè)行業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展，我國知識產(chǎn)權(quán)法制環(huán)境的逐漸改善，PAE會逐漸浮出水面，國內(nèi)的大企業(yè)尚有招架之力，中小企業(yè)則難以承擔(dān)訴訟之重。此外，國內(nèi)企業(yè)的專利積累到一定階段也會開始專利貨幣化，甚至出現(xiàn)專利尋租行為。因此，專利流氓現(xiàn)象會成為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可避免的阻礙因素，本文從行業(yè)管理、專利制度、司法監(jiān)督和企業(yè)的專利策略四個方面提出建議，為我國應(yīng)對PAE之策提供參考。

（一）保護(hù)自主創(chuàng)新的科技成果

我國在自主創(chuàng)新的同時，還應(yīng)加大對科技成果的保護(hù)。為防止自主創(chuàng)新技術(shù)成果的流失，可以考慮政府主導(dǎo)組建專項(xiàng)技術(shù)成果和專利數(shù)據(jù)庫，開展專利價值評估、分析、許可與轉(zhuǎn)讓等工作，防御市場競爭對手以及PAE的威脅。建議設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)促進(jìn)專利轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價值，從而刺激企業(yè)和科研院所提高專利質(zhì)量，并促進(jìn)專利的有效轉(zhuǎn)移以充分發(fā)揮專利的實(shí)際效用，推進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)專利預(yù)警，引導(dǎo)、監(jiān)管專利產(chǎn)業(yè)化工作，著重審查政府資助項(xiàng)目所產(chǎn)生知識產(chǎn)權(quán)的對外轉(zhuǎn)讓，防范PAE轉(zhuǎn)移我國自主創(chuàng)新的科技成果。

（二）提高專利質(zhì)量和穩(wěn)定性

很多專利訴訟的程序冗長、成本巨大都與專利質(zhì)量不高、穩(wěn)定性不強(qiáng)密切相關(guān)。目前，我國專利法正在進(jìn)行第四次修改，隨后，《專利法實(shí)施細(xì)則》、《專利審查指南》也會陸續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的修改。建議在修法中，進(jìn)一步考慮提高專利審查標(biāo)準(zhǔn)，明確專利權(quán)利要求，設(shè)立授權(quán)前異議制度，完善專利復(fù)審制度等，以使對專利進(jìn)行有效保護(hù)的同時，合理平衡社會公共利益，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)專利法的立法主旨。

（三）保證司法監(jiān)督的作用

在美國，PAE現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這與他們的知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)保護(hù)法律體系和司法制度密切相關(guān)。目前，跨國PAE還沒有大規(guī)模在我國開展訴訟，相對較低的訴訟賠償額是原因之一?，F(xiàn)在，專利法、商標(biāo)法、著作權(quán)法都正在修改之中，三法的征求意見稿中都增加了懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。法院判決中，一般將“故意或重大過失”作為懲罰性賠償?shù)囊?，但認(rèn)定專利侵權(quán)的“故意”比較困難，一方面要避免輕易認(rèn)定“故意”，造成打擊面過大；另一方面還要避免認(rèn)定“故意”標(biāo)準(zhǔn)過高，使懲罰性賠償形同虛設(shè)。建議法院在訴訟中慎用懲罰性賠償，防止PAE濫用訴訟制度，以維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序。

（四）專利積累、布局和協(xié)同運(yùn)作

企業(yè)的專利積累和專利布局是應(yīng)對PAE濫訴和專利交叉許可的必經(jīng)之路。企業(yè)在獲得可觀的專利數(shù)量的同時，還應(yīng)注重提高專利的質(zhì)量，以便在后續(xù)的無效或訴訟程序中保持優(yōu)勢。企業(yè)還可通過購買有價值的專利，彌補(bǔ)自己的專利短板，靈活運(yùn)用專利防御和訴訟策略，進(jìn)行專利布局。另外，企業(yè)還可考慮加入專利協(xié)同運(yùn)作聯(lián)盟，包括研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。聯(lián)盟使國內(nèi)企業(yè)在戰(zhàn)略層面上形成互動協(xié)調(diào)，對專利信息互通有無，在某一領(lǐng)域形成較大的合力和影響力。加入聯(lián)盟，不僅有助于企業(yè)自身核心業(yè)務(wù)的開拓，還可共同應(yīng)對外部專利風(fēng)險。

【1】白宮新聞秘書辦公室網(wǎng)站. Fact Sheet: White House Task Force High-Tech Patent Issues【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/the-press-of fice/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues.

【2】美國國家經(jīng)濟(jì)委員會和白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會網(wǎng)站. Patent Assertion and U.S. Innovation【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf.

【3】美國國際貿(mào)易委員會（ITC）網(wǎng)站. Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section337Investigations【EB/OL】【2013-07-10】. http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337pilot_article.htm.

【4】葉若思. 祝建軍. 陳文全. 標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人濫用市場支配地位構(gòu)成壟斷的認(rèn)定——評華為公司訴美國IDC公司壟斷糾紛案【J】.電子知識產(chǎn)權(quán),2013(3):46.v