摘 要 由美國所提出來的專利侵權(quán)等同原則，其設(shè)立的初旨是為了避免被控侵權(quán)人通過對專利的非實質(zhì)性修改來逃避侵權(quán)責(zé)任。我國在長期的司法實踐中并未對等同原則給出明確的適用規(guī)定，但通過審判實踐中的不斷摸索與借鑒:在進行等同侵權(quán)判定時通常以專利侵權(quán)日作為時間界限;在專利權(quán)保護范圍方面以專利權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn);并在等同判定中適用“功能—方法—效果”三要素標(biāo)準(zhǔn)。同時，等同原則的適用在我國受到“禁止反悔原則”與“公知技術(shù)抗辯原則”的約束和限制。另外，由于等同原則在我國的適用存在法官過分自由裁量、司法審判不統(tǒng)一、公眾利益保護不足等諸多問題與難點，應(yīng)從明確法律規(guī)范、確立司法保障、寬嚴(yán)區(qū)別對待、把握各方利益平衡等方面進一步予以完善。

關(guān)鍵詞 專利侵權(quán)判定 等同原則適用 利益平衡 統(tǒng)一司法

一、等同原則適用的基本理論

等同原則在美國的發(fā)展史上有很多里程碑意義的案例，相似的是，英國的發(fā)明精髓理論包括德國的發(fā)明主題理論為等同原則的發(fā)展提供了理論和實際支持，日本最高法院通過對“環(huán)形滑動滾珠軸承”等同侵權(quán)一案的三審裁決提出了“等同侵權(quán)五要件”判斷標(biāo)準(zhǔn)被認(rèn)為是對等同理論的新發(fā)展。

(一)等同原則的概念

等同原則是指被控侵權(quán)者實施的技術(shù)方案與權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案在某個或者某些技術(shù)特征上有所不同，但是，如果對應(yīng)的技術(shù)特征是以基本上相同的方式，實現(xiàn)基本上相同的功能，產(chǎn)生基本上相同的效果，而且這種技術(shù)所產(chǎn)生的基本上相同的效果對于所屬領(lǐng)域一般技術(shù)人員來說是顯而易見的，則仍然落入專利權(quán)的保護范圍之內(nèi)，構(gòu)成侵權(quán)行為。應(yīng)該說，等同原則是用于對權(quán)利要求的文字所表達的表達范圍作擴大解釋的方法。世界上的很多國家都在使用等同原則，世界知識產(chǎn)權(quán)組織實質(zhì)性專利法協(xié)調(diào)條約也將之納入了協(xié)調(diào)范圍。

北京高院關(guān)于執(zhí)行 《專利侵權(quán)判定若干問題的意見》稱等同原則是指被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或方法)中有一個或者一個以上技術(shù)特征經(jīng)與專利獨立權(quán)利要求保護的技術(shù)特征相比，從字面上看不相同，但經(jīng)過分析可以認(rèn)定兩者是相等同的技術(shù)特征。這種情況之下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或方法)落入了專利權(quán)的保護范圍。

等同侵權(quán)是相對于字面侵權(quán)存在的。在實際的工商業(yè)活動中，侵權(quán)人總是既想運用他人的專利技術(shù)，又想逃避侵權(quán)的指控。例如，他會對專利權(quán)所覆蓋的產(chǎn)品做一些變化、增加某些元素、改變產(chǎn)品的形狀、大小、或者比例，或者進行等效替換等。在這種情況之下，判定侵權(quán)與否是比較困難的。

(二)等同原則的表現(xiàn)形式

在等同原則的適用過程中，“等同”主要有以下幾種表現(xiàn)形式:

1.部分特征等同

發(fā)明和實用新型的保護范圍以權(quán)利要求書為準(zhǔn)，并且主要是以權(quán)利要求或獨立權(quán)利要求為準(zhǔn)。權(quán)利要求書包括的技術(shù)特征一般在兩個以上，專利侵權(quán)人通常是將其中的部分技術(shù)特征用其他技術(shù)進行等同的替換，從而構(gòu)成侵權(quán)。

2.全部特征等同

如果權(quán)利要求書中要求保護的技術(shù)特征只有一個，認(rèn)定等同侵權(quán)比較容易;如果權(quán)利要求書中要求保護的技術(shù)特征在兩個以上，則只有在替代技術(shù)特征全部被認(rèn)定為“等同物”，才有可能判定為等同侵權(quán);而且，即使全部技術(shù)特征被認(rèn)定為等同，還需進一步判斷這種綜合起來的等同與各個技術(shù)特征單獨對比的等同之間有無實質(zhì)性的區(qū)別。如果有實質(zhì)性的區(qū)別，則不能簡單下等同侵權(quán)的結(jié)論，需要結(jié)合案情具體分析。

3.權(quán)利要求的等同

這種等同通常出現(xiàn)在重復(fù)授權(quán)的兩項專利中，后申請專利人，為了使自己的專利能夠抗衡他人在先的專利，往往用不同文字或不同的技術(shù)術(shù)語或不同的邏輯方式來描述相同的技術(shù)特征，使人產(chǎn)生權(quán)利要求不同的感覺，這種情形也構(gòu)成等同侵權(quán)。

(三)等同原則適用的限制

適用等同原則時，在對權(quán)利要求技術(shù)特征的概括、解釋、等同比較的過程中不可避免地擴充權(quán)利要求字面描述所確定的保護范圍的情況下，專利法為了保證這一擴張過程不至于損害社會公眾對在先技術(shù)的自由使用，不至于嚴(yán)重?fù)p害后續(xù)創(chuàng)新者的積極性，從外部設(shè)定了一些剛性規(guī)則，對于等同比較的結(jié)果進行修訂，如現(xiàn)有技術(shù)抗辯、禁止反悔原則等。

二、我國專利侵權(quán)等同判定的司法實踐

對于等同侵權(quán)的時間界限，我國的法律法規(guī)或司法解釋都沒有做出明確規(guī)定，但在司法實踐中多以侵權(quán)行為發(fā)生日為準(zhǔn)作為判斷權(quán)利要求和被控侵權(quán)技術(shù)是否等同的時間界限。在等同判定中對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的含義，最高人民法院有如下解釋 “所謂普通技術(shù)人員，是一個抽象的概念，應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)發(fā)生期間該專利所屬領(lǐng)域的平均知識水平為標(biāo)準(zhǔn)衡量，是指具有該技術(shù)領(lǐng)域中的一般知識和能力的技術(shù)人員，既不是該領(lǐng)域的技術(shù)專家，也不是不懂技術(shù)的人?！?/p>

我國專利法規(guī)定了確定專利保護范圍的基本準(zhǔn)則，即“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”。首先，在決定專利發(fā)明水準(zhǔn)的時候，法官必須依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)水平，發(fā)明專利對所屬領(lǐng)域所做的貢獻，專利發(fā)明的被控侵權(quán)物的區(qū)別等等一系列因素，這對于沒有專業(yè)背景的法官來說十分艱難，可操作性也很差;其次，發(fā)明專利的社會與經(jīng)濟價值似乎應(yīng)留給市場決定而不應(yīng)由法官越俎代皰;再次，法官在判斷一個發(fā)明的創(chuàng)造性程度時， 可能會摻雜個人的道德觀念，這會造成判決的不一致，甚至在某些情況下造成錯判;最后，我國專利法并未把開拓性發(fā)明專利和其它專利發(fā)明相區(qū)別而給予單獨優(yōu)待，應(yīng)該說所有的專利發(fā)明都可以看成是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上的一次進步。因此，在質(zhì)的方面，其所受的保護應(yīng)是平等的，在量的方面，其保護范圍應(yīng)由權(quán)利要求的范圍決定。

最高人民法院《專利法解釋》第十七條第二款規(guī)定:“等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征?！边@一款進一步明確了1997年美國最高法院在Warner一案中所確立的“功能—方式—效果”三要素的判定準(zhǔn)則，Warner又是自1853年Winans一案開始近150年來美國適用等同原則的結(jié)晶。這種對優(yōu)秀成果的移植也是與世界范圍內(nèi)對等同原則適用的潮流相適應(yīng)的。

三、我國專利侵權(quán)等同判定存在的問題

(一)利益平衡把握不足

協(xié)調(diào)專利權(quán)人與社會公眾間利益的沖突正是我國專利保護制度的價值取向。適用等同原則，一方面要充分地、有效地保護專利權(quán)人的合法權(quán)益， 防止他人“搭便車”、剽竊自己的成果， 激發(fā)人們發(fā)明創(chuàng)造和投資技術(shù)創(chuàng)新的積極性;另一方面又要利于保護公眾的利益， 鼓勵他們利用現(xiàn)有技術(shù)大膽地進行創(chuàng)新， 從而公平地將雙方利益界定在一個合理的范圍內(nèi)， 使社會科技整體水平得以提高， 促進社文明進步與和諧發(fā)展，這是等同原則適用中的一個重點，更是一個難點。

(二)相關(guān)立法明確性差

法治的重要性之一是在于它可以作為人的社會活動及其所引發(fā)的爭端的解決規(guī)則，從而，安全、穩(wěn)定和可預(yù)測性的社會秩序才能夠形成。但是，法律的統(tǒng)一性并不是天上掉下來的“餡餅”，關(guān)于等同原則在審判實踐中的適用，法官主要依據(jù)自己的理解而自由裁量，具有主觀性，未建立統(tǒng)一的理論體系，法律規(guī)定的明確性差。我國專利法及其實施細則均未對等同原則的內(nèi)涵、應(yīng)用條件、適用限制給出明確的規(guī)定，幾乎在等同判定的每一個環(huán)節(jié)都存在極大的不確定性。

(三)司法審判難以統(tǒng)一

應(yīng)用等同原則來判定是否構(gòu)成專利侵權(quán)，不僅涉及復(fù)雜的專業(yè)技術(shù)問題，更重要的在于這一工作帶有很強的主觀色彩，因此適用等同原則的司法統(tǒng)一性問題就成為了各國專利制度中遇到的重要問題。在我國，盡管專利的授予工作是一項全國統(tǒng)一的工作，但在侵權(quán)認(rèn)定上根據(jù)最高人民法院的有關(guān)規(guī)定，全國有60 多個中級人民法院有權(quán)作為一審法院管轄專利侵權(quán)案件，專利侵權(quán)案件的終審法院則有30 多個。也就是說一般的專利案件在各省的高級法院已經(jīng)終審，由于不同的法官審理可能會有不同的結(jié)果，所以出現(xiàn)有些事實和證據(jù)完全相同的案件在適用等同原則的過程中，在甲地被判為侵權(quán)，在乙地則被判為不侵權(quán)的現(xiàn)象也就不足為怪了，這嚴(yán)重?fù)p害了法律的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。

(四)等同判定分工模糊

在專利侵權(quán)等同訴訟中，關(guān)于是否等同的判定究竟如何分工這個問題學(xué)界一直存在著爭論，等同判定中，由于法官素質(zhì)與審判實踐的需求不對稱，對于侵權(quán)的技術(shù)實事與法律事實認(rèn)定的界限把握不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致兩者之間的混同，影響公正裁判與司法審判的權(quán)威性樹立。

四、我國專利侵權(quán)判定中等同原則有效適用的基本思路

等同原則實質(zhì)上是將涉案專利的保護范圍擴大性地延伸到與專利權(quán)利要求書相等同的部分， 結(jié)果就是直接擴大了專利權(quán)利保護的范圍， 其中也不可避免地滲入法官的主觀因素。因此等同原則作為一個平衡點來平衡專利權(quán)人利益與社會公眾利益。把握適當(dāng)， 既可以有效地保護專利權(quán)人的利益， 又能促進科學(xué)技術(shù)進步， 否則可能適得其反。在我國發(fā)明和實用新型專利侵權(quán)訴訟案件的審判中， 不論由各地中、高級法院所審理的專利侵權(quán)訴訟案， 還是由各地專利管理機關(guān)所處理的專利侵權(quán)糾紛調(diào)處案， 其中涉及等同性范疇侵權(quán)的案件占有相當(dāng)大的比重，但由于我國等同原則適用的相關(guān)立法明確性差，欠缺審判實踐經(jīng)驗， 因此，對于完善等同原則在我國的有效適用給出明確的思路是十分必要的。

(一)逐步提高法官的素質(zhì)和能力

專利法雖然作為法學(xué)的一個部門法分支，但其與科學(xué)技術(shù)的發(fā)展卻是息息相關(guān)的。作為專利訴訟案件的法官不僅要有深厚的專利法學(xué)理論基礎(chǔ)，又要有一定的科學(xué)技術(shù)認(rèn)知能力。因為，一方面，脫離科學(xué)技術(shù)而單純地以法論法，必定會走入言之無物的怪圈;另一方面，只談科學(xué)技術(shù)而不探究合理的法律調(diào)整，將很難公平合理地解決技術(shù)上的糾紛。

(二)準(zhǔn)確把握判定的前提和方法

要充分地發(fā)揮等同原則的積極作用， 就應(yīng)準(zhǔn)確地掌握其適用前提、適用方法以及適用限制。在適用等同原則的時候要注意如下前提:首先，被訴行為人的主觀狀態(tài)值得推敲，我國2000 年第二次修訂的《專利法》第11 條規(guī)定侵權(quán)人主觀上必須出于營利目的， 這就要求我國法院在適用等同原則時， 應(yīng)考慮被訴人主觀上是否有故意， 如果不具有故意， 就不應(yīng)適用該原則;其次，技術(shù)特征的實質(zhì)相同性。被控侵權(quán)行為的客體所包含的技術(shù)特征與權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征雖有差異， 但實質(zhì)上是以基本相同的手段， 實現(xiàn)基本相同的功能， 達到基本相同的目的， 但這種相同并不是機械的一一對應(yīng)， 要綜合考慮多種因素;再次，必要技術(shù)特征替換的顯而易見性;最后，無適用上的限制事項，等同原則的適用不能夠與禁止反悔原則、公有技術(shù)、合理使用、強制許可等制度相沖突。

全部技術(shù)特征原則， 又稱逐項技術(shù)特征原則， 是指被控侵權(quán)行為的客體用相似的方式實施了專利權(quán)利要求中的每一項技術(shù)特征， 履行了基本相同的功能， 實現(xiàn)了基本相同的效果， 被控行為就構(gòu)成了侵權(quán)。法院在適用等同原則時， 根據(jù)全部技術(shù)特征原則， 把被控侵權(quán)行為的客體中所包含的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中所包含的每一項技術(shù)特征進行相比， 如果具備了“功能——方式——效果”的判斷標(biāo)準(zhǔn)， 就認(rèn)定侵權(quán)， 而不能把被控侵權(quán)行為的客體看作一個整體與整個專利權(quán)利要求作比較， 否則可能忽略權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征， 不公正地擴大權(quán)利保護范圍， 忽略權(quán)利要求的界定保護范圍和告知公眾的雙重作用， 從而侵害公眾的合法權(quán)益，背離等同原則公平的價值取向。

(三)逐步統(tǒng)一專利案件二審法院

經(jīng)過多年實踐，進一步集中專利司法審判機構(gòu)的呼聲越來越高。在分散的一審之后，成立一個專門的集中的二審專利法院(或知識產(chǎn)權(quán)法院)，統(tǒng)一審理全國的專利終審案件，對于解決等同原則司法適用的不統(tǒng)一問題是尤為重要的。

參考文獻

[1]甄世輝:《論專利侵權(quán)判定中等同原則的完善》，載《河北法學(xué)》2007年第12期;

[2]張玉敏:《知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)》，中國檢察出版社2008年版;

[3]陳愛紅，張明勝:《知識產(chǎn)權(quán)原理與制度新論》，法律出版社2008年版;

[4]李明德:《知識產(chǎn)權(quán)法》，社會科學(xué)文獻出版社2007年版;

[5]張興亮，郭瀟:《論專利侵權(quán)的等同判定原則》，載《煙臺師范學(xué)院學(xué)報》2005年第6期;

[6]張玉敏:《知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)》，中國檢察出版社2008年版;

[7]曹建明:《新專利法司法解釋精解》，人民法院出版社2002年版;

[8]黃松有:《知識產(chǎn)權(quán)司法解釋實例解釋》，人民法院出版社2006年版。

作者簡介:

任思思，女，南京大學(xué)法學(xué)院2010級碩士研究生。