美國的方法可專利性判斷問題在工業(yè)時代采用“機器-轉(zhuǎn)化”標準得到了很好地解決。信息時代到來后，司法實踐一方面要兼顧工業(yè)時代的需要，另一方面又要適應(yīng)新技術(shù)的挑戰(zhàn)，因此不斷做出嘗試和努力，遂形成“Freeman-Walter-Abele”標準以及“實用、具體和有形結(jié)果”標準，但目前方法可專利性判斷標準在美國成為開放性問題。通過比較發(fā)現(xiàn)，中國目前仍然在堅持著美國在工業(yè)時代的方法可專利性判斷標準。

隨著計算機技術(shù)和軟件技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化，計算機程序的可專利性問題不斷引發(fā)方法可專利性判斷標準的探討和爭論。后來互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和快速普及，商業(yè)方法的可專利性問題使得方法可專利性判斷標準問題繼續(xù)升溫。新近發(fā)生在美國的Bilski案更是將方法可專利性判斷標準問題再次推至美國聯(lián)邦最高法院的案頭。筆者首先剖析美國是如何處理方法可專利性判斷問題，接著分析中國專利法的立法與實踐，然后比較中美在方法可專利性判斷標準問題方面存在的差異，希望能夠得到些許有益的啟發(fā)。 一、方法可專利性概述 （一）可專利主題范圍 美國專利法第101節(jié)規(guī)定了可專利主題的范圍，即： 只要符合本法規(guī)定的條件和要求，任何人都可以就其發(fā)明或發(fā)現(xiàn)的任何新的且實用的方法、機器、制造品或者合成物及其任何新的且實用的改進獲得專利權(quán)。 根據(jù)第101節(jié)的規(guī)定，共有四類發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)可以獲得專利法的保護，即可專利主題可以分為方法、機器、制造品和合成物。美國國會在立法時運用“任何”一詞來修飾方法、機器、制造品和合成物這些術(shù)語，由此可以得知專利法規(guī)定的可專利主題范圍是非常廣泛的。 美國專利法第101節(jié)規(guī)定了可專利主題的類別，并且范圍相當廣泛，僅從字面上看不出任何限制。但根據(jù)美國聯(lián)邦最高法院以往的判例，符合第101節(jié)規(guī)定的可專利主題有三個具體的例外，即自然規(guī)律（laws of nature）、自然現(xiàn)象（physical phenomena）和抽象思想（abstract ideas）不屬于可專利主題。自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象思想是人類知識的源泉，當然屬于全人類所有，不能被任何人所獨占。這三種例外雖然從法律文本中不能直接看出來，但是這些例外限制卻是符合第101節(jié)規(guī)定的“新穎且實用”要求的。 美國專利法第101節(jié)規(guī)定的可專利性要求只是獲得專利保護的門檻性標準。根據(jù)該法的規(guī)定，一項發(fā)明欲獲得專利法的保護，不僅要滿足“方法、機器、制造品和合成物”的類別要求，還必須具備新穎性和非顯而易見性，并且還必須充分描述發(fā)明的具體內(nèi)容。 （二）專利法上的 “方法” “方法”一詞的含義相當廣泛和不確定。1793年的美國專利法當時使用“art” 來表示“方法”。美國國會在1952年制定現(xiàn)行專利時將原先的“art”替換成現(xiàn)在的“process”用來表示“方法”。但美國聯(lián)邦最高法院認為，這種變化并沒有改變可專利方法的范圍，因為就專利法而言，“process”就是“art”。 美國現(xiàn)行專利法第101節(jié)規(guī)定了方法、機器、制造品和合成物四類可專利主題，但專利法本身卻僅對“方法”進行了定義和說明，由此可見美國國會在1952年制定現(xiàn)行專利時就已經(jīng)預(yù)料到“方法”一詞可能會引起認識上的分歧，因此就“方法”進行專門定義。美國專利法第100節(jié)（b）規(guī)定，“方法”（process）一詞系指方法（process）、技藝（art）或制法（method），并包括對已知的方法、機器、制造品、合成物或材料的新的利用。 對于法律用語的解釋，除非另有定義，否則應(yīng)當按照它們?nèi)粘５模╫rdinary）、當代的（contemporary）和普通的（common）含義進行解釋。根據(jù)法律解釋常用的文理解釋規(guī)則，對于含義模糊的術(shù)語，可以通過分析其鄰近詞語而獲得精確含義，但是“如果法律本身已經(jīng)包含明確定義的，我們應(yīng)當遵循此定義”。由于美國專利法第100節(jié)（b）已經(jīng)對“方法”進行了明確定義，因此文理解釋規(guī)則不適用對“方法”的解釋，即“方法”的解釋不能參照第101節(jié)規(guī)定的機器、制造品、合成物等其他類別的可專利主題。專利審查實踐和司法審判實踐應(yīng)當嚴格遵循專利法第100節(jié)（b）對“方法” 的明確規(guī)定，不能在相關(guān)詞語的日常、當代和普通含義之外去解釋“方法”，更不能設(shè)定條件去限制或排除“方法”日常、當代的和普通的含義。就日常含義而言，“方法”是指“一種程序，或者產(chǎn)生某一確定結(jié)果的一系列行為、動作或操作”，或“為獲得特定結(jié)果而采取的一系列行為或步驟”。 另外，將方法按照某些標準進行分類，然后再將某些類別的方法直接排除在可專利主題范圍之外，對于這種做法，美國國會在立法時未曾考慮，并且這種做法也違背專利法的目的。 二、美國的方法可專利性判斷標準 （一）工業(yè)時代的判斷標準 在1876年的Cochrane訴Deener案中，法院將“方法”解釋為“作用在行為對象上的一個行為或一系列行為，目的就是要改變行為對象的狀態(tài)或者將行為對象轉(zhuǎn)化成其他不同的事物”。因此“能否改變行為對象的狀態(tài)或者將行為對象轉(zhuǎn)化成其他不同的事物”成為判斷某一方法是否具有可專利性的標準。這就是方法的“機器-轉(zhuǎn)化”可專利性判斷標準。 “機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準實際分為兩個部分。申請人要想證明其權(quán)利要求符合美國專利法第101節(jié)的規(guī)定，他就應(yīng)當要么證明其權(quán)利要求必須與特定的機器設(shè)備相結(jié)合，要么證明其權(quán)利要求能夠完成物品的特定轉(zhuǎn)化。特定機器的運用或物品的特定轉(zhuǎn)化必須對權(quán)利要求的范圍構(gòu)成實質(zhì)意義上的限制，即對申請保護的方法來說，特定機器的運用或者物品的特定轉(zhuǎn)化應(yīng)當是必不可少的，而不能是無關(guān)緊要、可有可無的。 “機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準發(fā)端于工業(yè)革命時代，機械工業(yè)和化工工業(yè)是當時的主要產(chǎn)業(yè)，相關(guān)發(fā)明也主要集中在機械工程領(lǐng)域和化學(xué)工程領(lǐng)域，因此絕大多數(shù)的發(fā)明是符合“機器-轉(zhuǎn)化”可專利性判斷標準的。 （二）信息時代的判斷標準 隨著時代的變化，特別是計算機、軟件以及互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的出現(xiàn)，包括方法可專利性判斷標準在內(nèi)的整個專利制度都面臨巨大挑戰(zhàn)。在信息時代，不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”可專利性判斷標準的某些方法不應(yīng)當永遠拒之于專利保護的大門之外，司法實踐也開始從一概將專利權(quán)拒絕授予那些不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的方法，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛袟l件地將專利權(quán)授予某些不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的方法。 1.信息時代的早期嘗試 發(fā)生在1972年的Gottschalk訴Benson案可謂是信息時代有關(guān)方法可專利性判斷標準的里程碑。該案涉及數(shù)學(xué)算法（algorithm）本身是否具有可專利性的判斷。美國聯(lián)邦最高法院認為，數(shù)學(xué)算法是抽象思想，抽象思想是不具有可專利性的。1978年的Parker訴Flook案則體現(xiàn)了可以有條件地將專利權(quán)授予某些不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的方法。該案涉及在催化轉(zhuǎn)化過程中更新報警限制條件的方法是否具有可專利性的判斷。雖然在該案中美國聯(lián)邦最高法院最后沒有就要求保護的方法授予專利權(quán)，但并不是因為該方法包含數(shù)學(xué)算法，而是因為包括數(shù)學(xué)算法在內(nèi)的整個權(quán)利要求都屬于現(xiàn)有技術(shù)，因此不能授予專利權(quán)。后來美國關(guān)稅與專利上訴法院總結(jié)Freeman案、Walter案和Abele案形成了當時的“Freeman-Walter-Abele”判斷標準。該判斷標準包括兩個判斷步驟，首先要判斷權(quán)利要求所引用的“算法”是否屬于Benson案意義上的算法，其次要判斷該算法是否以某種方式作用于某些物理對象（physical elements）或者是否運用物理方法的步驟（physical process steps）。 在信息時代到來后，法院一方面要試圖繼續(xù)適用工業(yè)時代形成的“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準，另一方面又要試圖將信息時代新出現(xiàn)的那些不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的某些方法納入可專利主題的范圍?！癋reeman-Walter-Abele”判斷標準就是在這種背景下形成的，并且也充分體現(xiàn)了司法實踐為適應(yīng)新技術(shù)時代所做的努力。但是“Freeman-Walter-Abele”判斷標準將權(quán)利要求進行拆解后單獨分析算法的可專利性，這種做法與美國聯(lián)邦最高法院在Flook案以及聯(lián)邦巡回上訴法院在State Street案和ATT案中確立的“整體分析權(quán)利要求”可專利性規(guī)則不符。因此，后來法院已經(jīng)不再適用“Freeman-Walter-Abele”判斷標準。 2. 信息時代的再次努力 面對信息浪潮的不斷沖擊，美國法院繼續(xù)努力探求方法可專利判斷標準，并形成“實用、具體和有形結(jié)果”（the useful， concrete， and tangible result test）判斷標準。該判斷標準最早形成于Alappat案，并被State Street案和ATT案引用。在Alappat案中，法院認為申請保護的權(quán)利要求“不是一個拆分的、可視為抽象思想的數(shù)學(xué)概念，而是一個能夠產(chǎn)生實用、具體和有形結(jié)果的機器”，因此屬于可專利主題。這就是方法可專利性的“實用、具體和有形結(jié)果”（the useful， concrete， and tangible result test）判斷標準。在State Street案中，法院認為申請保護的權(quán)利要求“借助機器，通過一系列數(shù)學(xué)計算，將代表具體美元金額的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成最終的股票價格，由于這種轉(zhuǎn)化產(chǎn)生了一個實用、具體和有形的結(jié)果，因此屬于可專利的發(fā)明?！痹贏TT案中，法院認為“申請保護的方法運用布爾算法原理（the Boolean principle）產(chǎn)生了一個實用、具體和有形的結(jié)果，并且沒有先行占盡該數(shù)學(xué)算法的其他用途，因此從表面上看該方法落入專利法第101節(jié)規(guī)定的范圍”。 由此可以看出，數(shù)學(xué)算法本身只是沒有任何實際意義的抽象思想，除非這些算法應(yīng)用到具體的實踐中，否則都不屬于可專利主題范圍。如果一種方法需要與特定機器設(shè)備相結(jié)合，或者能夠改變特定物品的狀態(tài)或?qū)⑻囟ㄎ锲忿D(zhuǎn)化成不同事物，該方法通常來說會產(chǎn)生一個實用、具體和有形的結(jié)果。在專利審查和司法審判實踐中，產(chǎn)生“實用、具體和有的結(jié)果”在很多情況下對判斷某一方法是基本原理，還是基本原理的實際應(yīng)用能夠提供非常有用的參考依據(jù)，但是該標準尚不足以用來直接判斷申請保護的權(quán)利要求是否屬于美國專利法第101節(jié)規(guī)定的可專利主題。因此“實用、具體和有形結(jié)果”判斷標準只是“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的輔助參考，而不能代替“機器-轉(zhuǎn)化”標準成為判斷方法可專利性的標準。 （三）面向未來的開放標準 美國聯(lián)邦最高法院在Bilski案的判決書中，結(jié)合先前判例闡述了方法可專利性的判斷標準問題。首先，最高法院評價了“機器-轉(zhuǎn)化”標準在判斷方法可專利性方面的地位和作用。最高法院承認歷史上的確曾將“機器-轉(zhuǎn)化”標準作為判斷某一方法是否具有可專利性的標準，但同時指出，后來的判例已經(jīng)表明“機器-轉(zhuǎn)化”標準并不是唯一的判斷標準。為此，最高法院還重申了Benson案和Flook案對“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準的看法。最高法院認為，在Benson案中最高法院只是把“能夠完成物品狀態(tài)的轉(zhuǎn)化”當做判斷方法可專利性的重要參考（clue），并明確反對“不滿足機器-轉(zhuǎn)化條件的方法不授予專利權(quán)”的做法；在Flook案中最高法院則明確表示，即使某一方法不滿足“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準，但仍然可以授予專利權(quán)。因此美國聯(lián)邦最高法院認為，以往判例足以表明 “機器-轉(zhuǎn)化”標準只是判斷某一方法是否屬于美國專利法第101節(jié)規(guī)定的可專利主題范圍的有用且重要的參考和調(diào)查手段，但是“機器-轉(zhuǎn)化”標準絕對不是判斷一項發(fā)明是否是可專利方法的唯一判斷標準。美國聯(lián)邦最高法院最后再次指出，對專利法設(shè)定限制條件的做法，與專利法文本是不相符的，是不可取的做法，并指出對于“如何界定可專利方法的范圍，只能依據(jù)專利法第100節(jié)（b）有關(guān)方法的定義和參考Benson案、Flook案和Diehr案給出的指導(dǎo)性意見”。在具體案件中，法院在對某一方法的可專利性進行具體判斷時，當然可以參考“機器-轉(zhuǎn)化”判斷標準、“實用、具體和有形結(jié)果”判斷標準，并且美國聯(lián)邦巡回上訴法院在符合專利法目的和不違背專利法文本規(guī)定的情況下還可以提出其他限制性標準。 由此可以看出，對于美國專利法的司法實踐來說，目前方法可專利性判斷標準問題成為開放的，并且“在符合專利法目的和不違背專利法文本規(guī)定的情況下將繼續(xù)不斷地發(fā)展”。 三、中國的方法可專利性判斷標準 中國現(xiàn)行專利法第二條規(guī)定，本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案，實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。根據(jù)上述規(guī)定，能夠在中國獲得專利權(quán)的方法必須是技術(shù)方案。由此可見，中國專利法判斷方法可專利性的標準顯然是技術(shù)性標準（technological arts test）。 中國現(xiàn)行專利法第二十五條規(guī)定，科學(xué)發(fā)現(xiàn)、智力活動的規(guī)則和方法、疾病的診斷和治療方法不屬于專利保護的客體，即不屬于可專利主題。其中科學(xué)發(fā)現(xiàn)是指對自然界中客觀存在的物質(zhì)、現(xiàn)象、變化過程及其特性和規(guī)律的揭示。其中的智力活動的規(guī)則和方法是指導(dǎo)人們進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法。 在中國，對于涉及計算機程序的發(fā)明必須滿足現(xiàn)行專利法第二條規(guī)定的技術(shù)性標準才可以成為專利保護的客體，即相關(guān)發(fā)明必須是技術(shù)方案，解決的問題必須是技術(shù)問題，采用的手段必須是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果。例如為了處理外部技術(shù)數(shù)據(jù)的涉及計算機程序的發(fā)明和為了改善計算機系統(tǒng)內(nèi)部性能的涉及計算機程序的發(fā)明等都是可專利的發(fā)明。如果涉及計算機程序的發(fā)明僅僅涉及一種算法或數(shù)學(xué)計算規(guī)則，或者計算機程序本身或者僅僅記錄在光盤、磁盤等載體上的計算機程序，那么此類發(fā)明不屬于專利保護的客體。 四、中美方法可專利性判斷標準之比較 根據(jù)前述中國專利法的規(guī)定，中國專利法關(guān)于方法可專利性判斷標準采取的是技術(shù)性標準（technological arts test），因此能夠在中國獲得專利權(quán)的方法必須是技術(shù)方案。由此可知，諸如商業(yè)方法等非技術(shù)性的方法確定無疑地直接被排除在可專利主題范圍之外。根據(jù)前文對美國方法可專利性判斷標準的分析，將方法按照某些標準進行分類，然后再將某些類別的方法直接排除在可專利主題范圍之外，這種做法在美國已經(jīng)被司法實踐認為是不妥當?shù)?。中國將非技術(shù)性的方法直接排除在可專利主題范圍之外，這種做法與美國的現(xiàn)實做法截然不同。 中國現(xiàn)行專利法第二十五條將“科學(xué)發(fā)現(xiàn)”排除在可專利主題范圍之外，這與美國專利法判例中確定的自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象思想不屬于可專利主題的旨趣大體相同。但是中國現(xiàn)行專利法第二十五條將智力活動的規(guī)則和方法也直接排除在可專利主題范圍之外，卻是因為智力活動的規(guī)則和方法沒有采用技術(shù)手段或利用自然規(guī)律，也未解決技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果，因而不構(gòu)成技術(shù)方案。由此可見，智力活動的規(guī)則和方法在中國不屬于可專利主題范圍，是因為它們不滿足中國現(xiàn)行專利法第二條規(guī)定的技術(shù)性標準。這與前述美國專利法的立法規(guī)定及司法實踐則大異其趣。 如前所述，對于涉及計算機程序的發(fā)明，必須滿足技術(shù)性標準才可以成為中國專利法的可專利主題。如果涉及計算機程序的發(fā)明僅僅涉及一種算法或數(shù)學(xué)計算規(guī)則，或者計算機程序本身，那么此類發(fā)明不屬于可專利主題范圍。根據(jù)前文論述，僅僅涉及一種算法或數(shù)學(xué)計算規(guī)則的發(fā)明在美國被視為抽象思想，因此被排除在可專利主題范圍之外，但對計算機程序本身則并沒有直接排除在可專利主題范圍之外。中國將計算機程序本身直接排除在可專利主題范圍之外，這種做法似乎與美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Bilski案的做法不謀而合，即對計算機程序而言，“機器-轉(zhuǎn)化”標準是判斷某一方法是否落入可專利主題范圍的唯一判斷標準。 五、結(jié)論 通過對美國司法實踐的梳理，我們沒有獲得美國專利審判中采取的方法可專利性判斷標準。這是因為美國專利審判的司法實踐根據(jù)經(jīng)濟、技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實情況與時俱進地發(fā)展著方法可專利性的判斷標準。而中國至今卻仍然在堅持著美國在工業(yè)時代的方法可專利性判斷標準。通過上述中美方法可專利性判斷標準的比較分析，我們不難看出二者之間存在明顯差異。也許有人說，中國和美國的國情不同，經(jīng)濟、技術(shù)發(fā)展水平不同。但需要特別指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)和快速普及，全球發(fā)達國家和發(fā)展中國家都不同程度地進入了信息時代卻是一個不爭的事實，當然包括中國在內(nèi)的一些發(fā)展中國家仍然還面臨著繼續(xù)完成工業(yè)化的艱巨任務(wù)。我們既然已經(jīng)身不由己地進入信息時代，那么我們在完成工業(yè)化的過程中也應(yīng)當同時要努力適應(yīng)信息時代發(fā)展的現(xiàn)實要求，這當然包括方法可專利性判斷標準的適當調(diào)整。

申請人要想證明其權(quán)利要求符合美國專利法第101節(jié)的規(guī)定，他就應(yīng)當要么證明其權(quán)利要求必須與特定的機器設(shè)備相結(jié)合，要么證明其權(quán)利要求能夠完成物品的特定轉(zhuǎn)化。

數(shù)學(xué)算法本身只是沒有任何實際意義的抽象思想，除非這些算法應(yīng)用到具體的實踐中，否則都不屬于可專利主題范圍。

在中國，對于涉及計算機程序的發(fā)明必須滿足現(xiàn)行專利法第二條規(guī)定的技術(shù)性標準才可以成為專利保護的客體，即相關(guān)發(fā)明必須是技術(shù)方案，解決的問題必須是技術(shù)問題，采用的手段必須是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段。