Richard B. Racine 陳培

準(zhǔn)備向美國出口產(chǎn)品的中國企業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)，克服這些挑戰(zhàn)對在美國成功推廣和銷售產(chǎn)品至關(guān)重要。在這些挑戰(zhàn)中，有很大一部分是有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，即專利、商標(biāo)、版權(quán)以及商業(yè)秘密的。中國企業(yè)要想確保成功進(jìn)入美國市場，應(yīng)當(dāng)如何處理這些專利、商標(biāo)、版權(quán)及商業(yè)秘密問題呢？

在這里，筆者舉兩個(gè)例子。比如，一家中國企業(yè)多年來一直致力于新型汽車的研究和開發(fā)，并生產(chǎn)出了一款用電池提供動(dòng)力的新型汽車。該公司計(jì)劃將這款新型汽車出口到美國，將會(huì)涉及知識產(chǎn)權(quán)問題。

又如，另一家中國企業(yè)研發(fā)出了一種新的癌癥藥物，并希望在美國推廣和銷售該藥物。在上述兩個(gè)例子中，中國企業(yè)可能需要應(yīng)對來自美國環(huán)保署（EPA）和美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）等各類政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管問題。本文僅專注于知識產(chǎn)權(quán)方面的挑戰(zhàn)——尤其是涉及專利的知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)。

不侵犯任何第三方在美國獲得的有效專利

在產(chǎn)品運(yùn)往美國之前，中國企業(yè)應(yīng)確保其產(chǎn)品不會(huì)侵犯任何第三方在美國獲得的有效專利。一旦侵權(quán)，中國企業(yè)可能會(huì)被禁止在美國出售該產(chǎn)品，且可能要向?qū)＠麢?quán)人支付昂貴的專利侵權(quán)損害賠償金。這些經(jīng)濟(jì)賠償會(huì)嚴(yán)重影響中國企業(yè)在美國的銷售利潤。此外，如果因?qū)＠謾?quán)的原因，中國企業(yè)必須將產(chǎn)品撤出美國市場，這將對中國企業(yè)在美國市場上的形象造成負(fù)面的影響。

中國企業(yè)應(yīng)如何避免專利侵權(quán)？首先，在將產(chǎn)品向美國進(jìn)行商業(yè)推廣前，中國企業(yè)可以對可能適用于該產(chǎn)品的美國專利進(jìn)行檢索。以新型醫(yī)藥產(chǎn)品為例，這種檢索所針對的專利技術(shù)通常包括活性成分、藥物的整體構(gòu)成（例如活性成分及構(gòu)成藥物配方的其他成分），以及藥物預(yù)期用途（例如癌癥治療）。再以汽車技術(shù)為例，檢索將專注于該企業(yè)認(rèn)為能使其汽車產(chǎn)品與現(xiàn)有汽車產(chǎn)品區(qū)分開來的主要特征（例如電池供電技術(shù)作為使其電動(dòng)汽車產(chǎn)品與傳統(tǒng)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車區(qū)分開來的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)）。

進(jìn)行此類檢索后，中國企業(yè)應(yīng)該對檢索產(chǎn)生的專利文獻(xiàn)進(jìn)行仔細(xì)研究，以確定是否會(huì)有任何第三方美國專利會(huì)對其產(chǎn)品的銷售帶來潛在的問題。一旦發(fā)現(xiàn)涵蓋了該企業(yè)自己產(chǎn)品的第三方專利，應(yīng)該仔細(xì)研究，以確定它們的有效性和可執(zhí)行性。如果研究結(jié)果確認(rèn)了該專利的有效性和可執(zhí)行性，中國企業(yè)可以制定一套對策以避免潛在的侵權(quán)責(zé)任，如進(jìn)行專利規(guī)避設(shè)計(jì)或者獲得專利許可。這些對策的關(guān)鍵是要避免潛在的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，即美國地方法院或美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）裁定該產(chǎn)品對第三方的專利構(gòu)成侵權(quán)。這種判決結(jié)果會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)的產(chǎn)品被禁止進(jìn)入到美國。

對將產(chǎn)品銷往美國的中國企業(yè)而言，最大的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)來自于由直接競爭對手或者非實(shí)施實(shí)體（NPE）提起的專利侵權(quán)訴訟。在專利侵權(quán)訴訟中，競爭對手會(huì)試圖利用其專利組合使中國企業(yè)的產(chǎn)品退出美國市場。因此，在檢索任何相關(guān)的第三方專利時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注主要競爭對手在美國市場取得的專利。同樣地，一些非實(shí)施實(shí)體也取得了規(guī)?？捎^的專利組合。他們主要瞄準(zhǔn)商業(yè)產(chǎn)品，并利用自己的專利組合，以許可或者損失賠償金的方式獲利。

利用專利組合以守為攻

俗話說“以守為攻”，為了盡可能地減少競爭對手的專利為中國企業(yè)帶來的干擾，我們建議中國企業(yè)應(yīng)盡快建立自己的專利組合，并嘗試?yán)米约旱膶＠M合與指責(zé)自己專利侵權(quán)的競爭對手抗衡。這些專利組合也可作為談判的籌碼，使競爭對手的專利無法阻止中國企業(yè)在美國進(jìn)行銷售。比如說，中國企業(yè)可以利用自己的專利組合對競爭對手提起防御性訴訟，為其商業(yè)銷售造成同樣的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。這往往會(huì)促使雙方達(dá)成協(xié)議，保證雙方產(chǎn)品能夠在市場上共存。

不過，在抵御非實(shí)施實(shí)體提起的專利侵權(quán)訴訟時(shí)，企業(yè)自己的專利組合的價(jià)值會(huì)比較低。這是因?yàn)榉菍?shí)施實(shí)體與一般商業(yè)競爭對手的商業(yè)模式不同。具體來說，非實(shí)施實(shí)體并未向市場推出自己的產(chǎn)品。由于沒有產(chǎn)品，被訴企業(yè)就無法依據(jù)自己的專利組合對非實(shí)施實(shí)體提起防御性專利侵權(quán)訴訟。因此，中國企業(yè)必須仔細(xì)地、認(rèn)真地研究非實(shí)施實(shí)體專利的有效性和可執(zhí)行性，以尋找抗辯的手段。

不過，近期由于美國發(fā)明法案（AIA）為美國專利法帶來的一些變化，非實(shí)施實(shí)體將難于在同一起專利訴訟案中同時(shí)起訴若干家企業(yè)。這意味著非實(shí)施實(shí)體很可能需要在多個(gè)單獨(dú)的訴訟案中起訴各個(gè)企業(yè)。因此，非實(shí)施實(shí)體將必須付出更多的時(shí)間和成本來提起這類訴訟。

假設(shè)一家中國企業(yè)盡了最大努力去避免在美國的專利侵權(quán)，但在出售產(chǎn)品后卻依然成為被訴，那應(yīng)當(dāng)如何處理呢？

首先，一切問題都有解，所以沒有必要恐慌。被訴的中國企業(yè)可以通過分析對方專利的有效性和可執(zhí)行性來防御這類專利訴訟。此外，還應(yīng)認(rèn)真研究對方的專利技術(shù)，從而分析其侵權(quán)訴訟是否有事實(shí)依據(jù)，以及確認(rèn)是否有比較簡單的方法來更改產(chǎn)品或進(jìn)行回避設(shè)計(jì)。

在當(dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)中，在美國產(chǎn)生的任何專利糾紛往往會(huì)是全球?qū)＠m紛的一部分。因此，中國企業(yè)還可以使用自己在中國的專利組合來防御其競爭對手在美國提起的侵權(quán)訴訟。具體來說，如果競爭對手聲稱中國企業(yè)在美國侵犯了其美國專利，中國企業(yè)可以依據(jù)自己在中國的專利起訴該競爭對手在中國侵權(quán)。這種在中國的反訴往往會(huì)促使雙方達(dá)成全球性的和解方案，從而使中國企業(yè)能夠繼續(xù)在美國銷售其產(chǎn)品。

對美國市場感興趣的中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)在就開始對自己的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行規(guī)劃，著手開始建立自己的專利組合，以及開始識別并研究競爭對手的主要專利。

此外，如果利于業(yè)務(wù)的發(fā)展，中國企業(yè)還可以在美國尋求專利許可或者建立合作伙伴關(guān)系，從而盡量降低專利訴訟的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?？偠灾裉斓南ば臏?zhǔn)備將會(huì)為未來成功地向美國推出商業(yè)產(chǎn)品奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。