文 / 袁穎

前言

在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，權(quán)利要求書的撰寫是非常需要技巧的，既要滿足專利法和專利細(xì)則的各項(xiàng)形式規(guī)定，還要為申請(qǐng)人爭(zhēng)取最大的保護(hù)范圍，又要保證不能超過(guò)說(shuō)明書的原始記載內(nèi)容，同時(shí)最好還要為后續(xù)的程序，比如審查意見(jiàn)答復(fù)及復(fù)審等程序保留修改的空間。因此筆者在下文中通過(guò)對(duì)中國(guó)和日本兩國(guó)在權(quán)利要求書撰寫規(guī)定上的比較使各位更好地了解如何撰寫權(quán)利要求書。

第一部分：中國(guó)專利法第26條第4款的規(guī)定

中國(guó)專利法第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限制要求專利保護(hù)的范圍”，專利審查指南第二部分第二章對(duì)權(quán)利要求書撰寫的規(guī)定進(jìn)行了更具體的說(shuō)明，并對(duì)第26條第4款中的“以說(shuō)明書為依據(jù)”，“清楚”，“簡(jiǎn)要”的要求進(jìn)行了詳細(xì)的解釋。

一、“以說(shuō)明書為依據(jù)”

權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f(shuō)明書的支持，具體的規(guī)定可參見(jiàn)審查指南，在此不再贅述。

在實(shí)踐中，當(dāng)收到關(guān)于“權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持”的審查意見(jiàn)時(shí)，代理人在答復(fù)時(shí)要非常小心。如果是說(shuō)明書中有支持，那么通過(guò)合理的爭(zhēng)辯即可以克服上述缺陷；如果說(shuō)明書中沒(méi)有明確的公開(kāi)，那么代理人在答復(fù)時(shí)就要格外地注意，因?yàn)槿绻诖饛?fù)時(shí)引入新的說(shuō)明書未公開(kāi)的內(nèi)容，那么根據(jù)專利法第33條會(huì)導(dǎo)致“修改超范圍”的缺陷，而如果爭(zhēng)辯未公開(kāi)的內(nèi)容是公知常識(shí)，那么就要小心審查員利用代理人的答復(fù)意見(jiàn)質(zhì)疑權(quán)利要求的創(chuàng)造性，而根據(jù)“禁止反悔原則”，如果一旦所涉及發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)就在于上述權(quán)利要求的相關(guān)特征時(shí)，情況就會(huì)對(duì)申請(qǐng)人和代理人非常不利。

所以權(quán)利要求書的撰寫與說(shuō)明書的撰寫都非常重要，是要結(jié)合在一起的，說(shuō)明書要為權(quán)利要求書提供必要的支持，以避免公開(kāi)不充分，避免權(quán)利要求得不到說(shuō)明書的支持，同時(shí)盡量多地添加實(shí)施例，為概括得出的權(quán)利要求提供足夠的支持，以避免審查員認(rèn)為權(quán)利要求不能從說(shuō)明書中概括得出，而造成權(quán)利要求的不必要的范圍縮小。同時(shí)還要注意“捐獻(xiàn)原則”，如果某技術(shù)特征或者技術(shù)方案在說(shuō)明書中已公開(kāi)，而由于發(fā)明人或者代理人的失誤沒(méi)有寫到權(quán)利要求中，那么就相當(dāng)于為公眾做了貢獻(xiàn)，在后續(xù)的維權(quán)中是不可以再要求保護(hù)這些捐獻(xiàn)了的技術(shù)方案?？梢?jiàn)權(quán)利要求書與說(shuō)明書的撰寫是非常的重要，權(quán)利要求應(yīng)該以說(shuō)明書為依據(jù)是必須要滿足的重要規(guī)定，因?yàn)樵诤罄m(xù)程序中，如果出現(xiàn)此缺陷，代理人在答復(fù)時(shí)是比較被動(dòng)的，而且此條不僅是駁回條款，也是無(wú)效條款，因此代理人應(yīng)當(dāng)格外的注意。

二、“清楚”

權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚。具體的要求可參見(jiàn)審查指南，在此不再贅述。

在實(shí)踐中，我們經(jīng)常會(huì)碰到審查員發(fā)出關(guān)于權(quán)利要求不清楚的審查意見(jiàn)，其中有形式的缺陷，也有涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容上的缺陷。形式上的缺陷，有些是因?yàn)闆](méi)有引用基礎(chǔ)，有些是因?yàn)槌霈F(xiàn)了上述提到的導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚的用語(yǔ)，有些是因?yàn)闄?quán)利要求之間的引用關(guān)系不清楚等等，而這些形式上的缺陷一般通過(guò)修改都可以克服。而實(shí)質(zhì)上的缺陷，比如有些是因?yàn)榧夹g(shù)特征描述得不清楚，導(dǎo)致審查員認(rèn)為通過(guò)該描述無(wú)法清晰表述該權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案，而如果說(shuō)明書中的相關(guān)描述也是同樣不清楚時(shí)，代理人在答復(fù)時(shí)同樣會(huì)比較被動(dòng)，因?yàn)橥瑯訒?huì)面臨修改超范圍或者沒(méi)有創(chuàng)造性的問(wèn)題。實(shí)質(zhì)上的缺陷還有這種情況，因?yàn)闄?quán)利要求中僅簡(jiǎn)單羅列技術(shù)特征，而沒(méi)有各技術(shù)特征之間的關(guān)系，造成權(quán)利要求要保護(hù)的技術(shù)方案不清楚，而如果說(shuō)明書中或者附圖中同樣沒(méi)有做出描述，那么代理人在答復(fù)時(shí)同樣面臨尷尬的處境。因此在撰寫權(quán)利要求書和說(shuō)明書時(shí)，同樣要注意清楚地描述技術(shù)特征和技術(shù)方案，清楚的要求不僅僅是指形式上的清楚，同時(shí)要求實(shí)質(zhì)上的清楚，通過(guò)用語(yǔ)和具體描述清楚地表達(dá)技術(shù)特征和技術(shù)方案，避免造成不清楚的缺陷。

三、簡(jiǎn)要

權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要。審查指南中明確指出，一件專利申請(qǐng)中不得出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求。

在實(shí)踐中，一般比較少收到關(guān)于權(quán)利要求不簡(jiǎn)要的審查意見(jiàn)，當(dāng)申請(qǐng)人撰寫的權(quán)利要求過(guò)于詳細(xì)，包含了很多不需要的技術(shù)特征時(shí)，審查員一般不會(huì)發(fā)出審查意見(jiàn)要求申請(qǐng)人修改，因?yàn)檫@是申請(qǐng)人自己要求的保護(hù)范圍。而代理人在撰寫時(shí)，應(yīng)當(dāng)合理的控制出現(xiàn)在權(quán)利要求中的技術(shù)特征，避免對(duì)權(quán)利要求做出過(guò)多的不必要的限制，避免損害申請(qǐng)人的利益。

第二部分：日本專利法的第36條第5、6款的規(guī)定

日本專利法第36條第5款規(guī)定，第36條第2款中權(quán)利要求的范圍，必須區(qū)分權(quán)利要求項(xiàng)，按照各項(xiàng)權(quán)利要求記載欲獲得專利的發(fā)明的所有必要事項(xiàng)；此時(shí)，某一權(quán)利要求限定的發(fā)明與另一項(xiàng)權(quán)利要求限定的發(fā)明可以是相同的。

而對(duì)比中國(guó)專利法關(guān)于“簡(jiǎn)要”的要求，“一件專利申請(qǐng)中不得出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求”，因此可以看出上述中國(guó)專利法中不允許出現(xiàn)的情況，在日本專利法中是允許的。

與中國(guó)專利法第26條第4款直接對(duì)應(yīng)的條款就是日本專利法第36條第6款，其中規(guī)定，第36條第2款中權(quán)利要求范圍的描述，必須符合下列各項(xiàng)規(guī)定：1、欲獲得專利的發(fā)明在說(shuō)明書中有記載；2、欲獲得專利的發(fā)明是清楚的；3、各項(xiàng)權(quán)利要求的描述是簡(jiǎn)潔的；4、描述應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令。

一、“在說(shuō)明書中有記載”

關(guān)于“在說(shuō)明書中有記載”的規(guī)定，審查員在審查時(shí)遵循以下規(guī)則：

1、判斷權(quán)利要求的描述是否滿足第36條第6款i項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)基于對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明及在說(shuō)明書中記載的發(fā)明的對(duì)比和審查。對(duì)比和審查應(yīng)當(dāng)以要求保護(hù)的發(fā)明為基準(zhǔn)，研究哪些在說(shuō)明書中有記載。在判斷的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意不能根據(jù)說(shuō)明書中記載的特定實(shí)施例來(lái)過(guò)度限制權(quán)利要求的范圍。

2、在進(jìn)行上述對(duì)比和審查時(shí)，對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明和在說(shuō)明書中記載的發(fā)明之間的實(shí)質(zhì)對(duì)應(yīng)關(guān)系的審查，不是單純考慮表達(dá)的一致性。因?yàn)槿绻灰獫M足表達(dá)一致，即使實(shí)質(zhì)上未向公眾公開(kāi)的發(fā)明也可以獲得專利權(quán)，則將違背第36條第6款i項(xiàng)的意圖。這一條原則與中國(guó)審查指南中相關(guān)規(guī)定一致，均指明不僅僅因?yàn)闄?quán)利要求與說(shuō)明書在表達(dá)上是一致的就判斷權(quán)利要求是得到說(shuō)明書支持的。

3、對(duì)于實(shí)質(zhì)上對(duì)應(yīng)關(guān)系的審查是通過(guò)如下方式進(jìn)行的，即，調(diào)查權(quán)利要求的發(fā)明是否超出在發(fā)明詳細(xì)說(shuō)明中本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識(shí)的發(fā)明課題能解決的范圍。判斷為超出本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識(shí)到的發(fā)明課題能解決的范圍時(shí)，無(wú)法說(shuō)發(fā)明詳細(xì)說(shuō)明中作為發(fā)明記載的內(nèi)容與權(quán)利要求的發(fā)明為實(shí)質(zhì)上對(duì)應(yīng)，因此違反第36條第6款i項(xiàng)的規(guī)定。

以下是一些不滿足此項(xiàng)的典型示例。

1、在說(shuō)明書中既未記載也未暗示的事項(xiàng)在權(quán)利要求中有記載。

2、權(quán)利要求中使用的術(shù)語(yǔ)與說(shuō)明書中不一致，并導(dǎo)致權(quán)利要求與說(shuō)明書之間的關(guān)系不清楚。

3、說(shuō)明書中公開(kāi)的內(nèi)容既不能被擴(kuò)展成也不能被概括成權(quán)利要求保護(hù)的范圍，即使根據(jù)公知常識(shí)。

以上三種典型示例與中國(guó)審查指南的相關(guān)規(guī)定一致，不需過(guò)多解釋。

4、如果說(shuō)明書中描述的用于解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段沒(méi)有在權(quán)利要求中體現(xiàn)出來(lái)，那么權(quán)利要求的保護(hù)范圍則超出了說(shuō)明書的記載范圍。

其中，如果說(shuō)明書中記載了若干個(gè)技術(shù)問(wèn)題，那么權(quán)利要求中必須記載解決至少其中一個(gè)技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。這里技術(shù)問(wèn)題的確定應(yīng)符合以上第三條判斷原則的規(guī)定，即不僅僅是發(fā)明記載內(nèi)容中明確指出的，也可以是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書記載內(nèi)容和公知常識(shí)可以推出的。

關(guān)于此第四種情況，在中國(guó)專利審查中，一般不會(huì)以違反26條第4款為理由，一般會(huì)采用缺少必要技術(shù)特征為理由。而在實(shí)質(zhì)上均是因?yàn)闄?quán)利要求沒(méi)有記載解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案。

（未完下期續(xù)）