蔡曉東

(天津商業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)課部，天津，300134)

論美國專利侵權(quán)的不公平行為抗辯

蔡曉東

(天津商業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)課部，天津，300134)

本來專利侵權(quán)訴訟的中心問題是專利的有效性，美國專利行使權(quán)的不公平行為抗辯則把焦點轉(zhuǎn)向了專利發(fā)明人或者申請人專利的申請階段。在向?qū)＠虡?biāo)局專利申請期間，權(quán)利人違反了信息披露的誠信義務(wù)，專利在后來的侵權(quán)訴訟中實際上得不到保護(hù)?，F(xiàn)行司法實踐中有關(guān)此類誠信義務(wù)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)還不統(tǒng)一，導(dǎo)致了不公平行為專利侵權(quán)抗辯案件判決的混亂?？梢酝ㄟ^立法來統(tǒng)一法院和專利局判斷不公平行為的標(biāo)準(zhǔn)，修改有關(guān)不公平行為主觀要件的證明標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化對不公平行為的救濟(jì)。

不公平行為；專利侵權(quán)抗辯；主觀要件；客觀要件；披露義務(wù)

一、 美國專利不公平行為抗辯的起源、發(fā)展和構(gòu)成要件

不公平行為抗辯授權(quán)法院拒絕某一專利的實施，前提是有明顯的證據(jù)表明專利權(quán)人通過隱瞞重要技術(shù)信息或者是提供錯誤技術(shù)信息意圖欺騙專利局。專利契約說也認(rèn)為專利權(quán)人為了獲得對某項技術(shù)發(fā)明一定期限的壟斷權(quán)，有義務(wù)披露充分、完整、可實施的技術(shù)方案信息。該義務(wù)包括專利權(quán)人在申請專利時向?qū)＠痔峁┡c權(quán)利要求(可專利性)相關(guān)的必要信息，如果申請人主觀上有欺騙的意圖而沒有披露相關(guān)的技術(shù)信息，則不公平行為成立。①該義務(wù)主體不只是專利申請人即發(fā)明人，也包括專利申請人的代理律師、代理人，其他義務(wù)主體則包括：實質(zhì)性介入專利申請準(zhǔn)備工作或者提起了專利申請的人；發(fā)明人、專利受讓人；與專利轉(zhuǎn)讓有利害關(guān)系的人。因為這些人最有可能知道和專利相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，也知道權(quán)利要求是否有效的相關(guān)信息。

不公平行為抗辯來源于“不潔之手”原則，即衡平法院的大門對身粘泥土的當(dāng)事人是關(guān)閉的。②其可追溯到美國專利制度建立之始，即1790年的專利法或者此前的英國司法實踐。1836年美國專利局重建后的一百年左右，該行為在司法實踐中的適用受到削弱。在上個世紀(jì)的30年代和40年代不公平行為抗辯則又復(fù)興起來， 二戰(zhàn)后人們對不公平行為的認(rèn)識、適用則更為客觀和理性了。

被控侵權(quán)人以專利權(quán)人的不公平行為進(jìn)行抗辯，必須有明確和令人信服的證據(jù)證明：①客觀事實。即專利權(quán)人在申請專利時沒有提供與專利有效相關(guān)的實質(zhì)性信息，或者是提供了錯誤的信息，或者是對提供的信息進(jìn)行了誤導(dǎo)性陳述。②主觀要件。即專利權(quán)人當(dāng)初申請專利時有欺騙專利局的意圖。

(一) 客觀要件

哪些是涉及與專利有效相關(guān)的實質(zhì)性信息還沒有定論，詳細(xì)列舉也是不可能的。但是應(yīng)包括下列技術(shù)信息：已有專利；公布了的專利申請；已經(jīng)出版的相關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)；專利訴訟期間提交的材料；相關(guān)的專利申請等等。③在專利授予之前，審查員需要對以上信息進(jìn)行審查，當(dāng)申請人故意遺漏這些信息來欺騙、誤導(dǎo)專利審查員，即使授予了專利，在以后的專利侵權(quán)訴訟中，法院也不會支持專利權(quán)人。在司法實踐中，法院形成了誤導(dǎo)性技術(shù)信息和遺漏性技術(shù)信息的三個檢驗標(biāo)準(zhǔn)④：首先是“要不是的”主觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)。在Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co一案中，法院解釋；侵權(quán)人需證明要不是專利申請人的錯誤陳述，專利就不會頒發(fā)。另外法院一般不會考慮專利申請人向?qū)＠株愂鰰r沒有意識到的、潛在的錯誤。其次是“要不是的”客觀檢驗標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)讓法院更進(jìn)一步，不只是考慮申請人向?qū)＠皱e誤陳述，遺漏信息。如果專利申請人知道現(xiàn)有技術(shù)覆蓋了他的發(fā)明，或者一個理性的人認(rèn)為該發(fā)明沒有創(chuàng)造性，而申請人沒有披露這些事實，不公平行為抗辯的事實就會成立。⑤最后是“或許可能的”檢驗標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)不是關(guān)注專利申請人錯誤陳述和信息遺漏是否有主觀上故意的問題，而是關(guān)注這些錯誤陳述或者信息遺漏是否影響申請專利的有效性。在Corning Glass Works v.Anchor Hocking Glass Corp.一案中，法院發(fā)現(xiàn)專利申請人向?qū)＠皱e誤地陳述不會影響到申請專利的有效性，所以被告的侵權(quán)抗辯不成立。

(二) 主觀要件

不公平行為抗辯還需要證明：專利申請人的錯誤陳述或者遺漏技術(shù)信息在主觀上存在故意。有些法院認(rèn)為如有證據(jù)表明專利申請人在申請中主觀上是誠信的，就不存在所謂不公平行為。然而，有的法院則以申請人錯誤陳述和遺漏信息后果的嚴(yán)重性推論出主觀惡意⑥。還有些法院降低了申請人主觀故意認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為嚴(yán)重過失也構(gòu)成故意。⑦其他法院則認(rèn)為主觀故意認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是含糊的。在Star Scientific v. R.J.Reynolds Tobacco Co一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為被控侵權(quán)人要拿出明確和令人信服的證據(jù)證明：申請人申請專利時有欺騙專利局的特定意圖。雖說欺騙意圖也可以推論得出，但推斷使用的任何間接地證據(jù)必須明確、合理，且令人信服的。

二、美國專利不公平行為抗辯存在的意義

一些專利申請人及其代理人確實在申請專利時有不正當(dāng)?shù)男袨?，這樣做的直接后果是導(dǎo)致所授予專利質(zhì)量的下降。專利侵權(quán)抗辯不公平行為的存在，有如下意義：

(一) 能重建對專利制度的信心

美國專利制度最突出的問題是專利質(zhì)量低下，學(xué)界、國會、政策制定者、法院、律師、專利與商標(biāo)局、產(chǎn)業(yè)界甚至是消費(fèi)者對此問題都有相同的看法[1]。最值得一提的是專利權(quán)人，據(jù)統(tǒng)計，專利者協(xié)會受訪者當(dāng)中有51.3%的成員對現(xiàn)在的專利質(zhì)量不滿意，濫授專利權(quán)也給他們帶來了無盡的煩惱。因為低質(zhì)量的專利名不符實，它們并沒有為專利權(quán)人帶來豐厚的回報，相反專利權(quán)人得在專利申請、授權(quán)、維持中支付不小的費(fèi)用，專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中也很難獲得經(jīng)濟(jì)賠償，常常因為侵權(quán)人以不公平行為抗辯而遭駁回。

(二) 不公平行為經(jīng)常發(fā)生

雖說在專利侵權(quán)訴訟中，被告以不公平行為進(jìn)行抗辯耗費(fèi)了大量的資源，并給專利效力的確定性帶來了不利影響，這種抗辯也確實存在被過度使用的現(xiàn)象。但是，不能否認(rèn)的是，專利權(quán)人進(jìn)行專利申請時存在嚴(yán)重違反誠信義務(wù)的行為。司法實踐中，真正存在不公平行為的案件雖說不多，但是不能說它沒有重要的價值，它對專利權(quán)人潛在的威懾力是很有效的。許多權(quán)利人起訴的侵權(quán)案件，在正式審判前就通過不公平原則解決了，因為面對侵權(quán)人拿出的不公平行為證據(jù)，專利權(quán)人一般不會纏訴追究所謂的侵權(quán)責(zé)任，否則會落得個專利不可實施、費(fèi)錢耗時的不利結(jié)果。不公平行為和專利侵權(quán)的其他抗辯一樣大大減少了訴累，也減少了專利申請人欺騙、誤導(dǎo)專利局的機(jī)會。⑧

(三) 其他替代手段不足

有些人認(rèn)為現(xiàn)存的強(qiáng)制手段和原則足以威懾專利申請人的不當(dāng)行為，以保護(hù)專利申請制度的完整，但是，現(xiàn)有的手段與不公平原則比較起來還有明顯的局限性。第一，不是所有的不當(dāng)行為足以造成專利申請的無效。 例如，專利申請人在參加一個學(xué)術(shù)會議期間，了解到他人的相關(guān)實驗結(jié)果可能損害自己所申請專利的可專利性。而該實驗結(jié)果只是在會議上口頭被宣讀，沒有以書面的形式記載下來，也不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。后來，該實驗結(jié)果在專利授權(quán)之后公布了。當(dāng)初如果專利審查員知道上述事實，就不會批準(zhǔn)申請人的專利。申請人為了確保專利申請的成功，在申請時沒有向?qū)＠峙对陬^宣讀過相關(guān)技術(shù)的事實，最后該專利申請被批準(zhǔn)授權(quán)，并且有效。但是專利申請人上述行為顯然違反了誠信義務(wù)。⑨更為重要的是，僅靠專利無效制度的運(yùn)作不能保證授予專利的質(zhì)量。專利局審查任務(wù)繁重，缺少熟練的審查員，許多授權(quán)的專利質(zhì)量低下，而且在專利侵權(quán)訴訟中被告以專利無效抗辯，會面對高昂的訴訟成本和冗長的訴訟程序，因此許多被告放棄了專利無效的抗辯。第二，許多強(qiáng)制手段只是有利于專利權(quán)人。一般來說，一個專利假定是有效的，要提出專利無效的抗辯得有明顯和令人信服的證據(jù)，況且專利局審查專利申請時不可能審查到所有相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，如公眾的在先使用，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的要約銷售等很難在專利局得到檢索。面對專利權(quán)的強(qiáng)制執(zhí)行，被控侵權(quán)人和公眾只能對專利的有效性提出質(zhì)疑，要否定專利的有效性難度是相當(dāng)?shù)拇蟆Ｒ话闱闆r是專利權(quán)人在此類侵權(quán)訴訟中會獲得金錢賠償和禁令救濟(jì)，那些和專利權(quán)人進(jìn)行技術(shù)競爭的人和公眾也因此不能免費(fèi)使用所謂的“專利”技術(shù)。另外，對專利權(quán)人不當(dāng)行為的其他救濟(jì)如適用反壟斷法、不公平競爭法、普通法上的欺詐民事賠償，則需要侵權(quán)人承擔(dān)更多的證明義務(wù)。第三。有人提議由專利局另設(shè)一機(jī)構(gòu)管理專利申請中的不公平行為。專利局忙于現(xiàn)在的事務(wù)，自顧不暇，況且專利局不比聯(lián)邦巡回上訴法院更適合裁判專利申請當(dāng)中的不公平行為。⑩

(四) 專利申請人不會主動披露與權(quán)利要求相關(guān)的參考文獻(xiàn)

有人指責(zé)不公行為要求專利申請人及其代理人在申請專利時，向?qū)＠峙短嗉夹g(shù)信息，卻沒有要求申請人對關(guān)鍵性信息進(jìn)行必要說明。專利局也注意到專利申請人有時提供的信息不是有助于而是阻礙了專利審查的準(zhǔn)確性。例如有些專利申請人給審查員提供很多文獻(xiàn)，而沒有說明其理由，有些參考文獻(xiàn)看上去很詳細(xì)，卻沒有指出其哪些部分與專利權(quán)利要求相關(guān)，有時專利申請人耽擱向?qū)彶閱T提供關(guān)鍵信息。這些行為讓專利審查員在有限的時間內(nèi)很難審查到與權(quán)利要求密切相關(guān)的信息。沒有不公平行為抗辯可能減少以上申請人的信息過度披露的問題，但是其他方面的信息披露激勵措施應(yīng)及時跟上。筆者認(rèn)為，削弱不公平行為抗辯不會影響專利申請人信息的過度披露動機(jī)。

三、美國專利不公平行為抗辯在司法適用中的困境與改革

近來，不公平行為抗辯在司法適用中的條件越來越寬松，這樣增加了專利申請人信息披露的風(fēng)險和責(zé)任，專利權(quán)人利益的維護(hù)也面臨著更大的挑戰(zhàn)。聯(lián)邦巡回上訴法院有關(guān)不公平行為的判例在實體法上明確了三點。

首先，申請人信息披露和信息錯誤陳述是否影響到權(quán)利要求時，聯(lián)邦巡回上訴法院回到了以前的“合理審查員”標(biāo)準(zhǔn)，即以一個合格審查員的業(yè)務(wù)水平來判斷申請人的不當(dāng)行為是否有損于專利權(quán)的授予。專利局審查指南規(guī)定的“實質(zhì)性”標(biāo)準(zhǔn)比“合理審查員”標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，其對申請人不公平行為的評價標(biāo)準(zhǔn)值得進(jìn)一步探討?，F(xiàn)在侵權(quán)人只需滿足“合理審查員”標(biāo)準(zhǔn)就可成立不公平行為抗辯。再次，近來聯(lián)邦巡回上訴法院擴(kuò)大了與不公平行為相關(guān)的信息種類。如申請人錯誤陳述一些不重要的有關(guān)申請資格的信息；在未決的專利申請中，其他專利申請與申請專利技術(shù)相關(guān)的信息；甚至是專利申請中非申請人的一些行為。最后，近來司法判例在認(rèn)定不公平行為主觀上的欺騙意圖更為寬松。

因此，不公平行為抗辯原則應(yīng)該改革，該原則如果運(yùn)用得當(dāng)，專利制度在技術(shù)創(chuàng)新和市場競爭中就會發(fā)揮更大的作用。

第一，法院在判斷不公平行為時應(yīng)以專利局的審查指南為標(biāo)準(zhǔn)。法院和專利局在不公平行為的標(biāo)準(zhǔn)上各行其是，聯(lián)邦巡回上訴法院近來拒絕適用專利局的標(biāo)準(zhǔn)，造成了不公平行為判斷標(biāo)準(zhǔn)不止一個。判斷不公平行為的多重標(biāo)準(zhǔn)增加了專利侵權(quán)訴訟的復(fù)雜性，這樣會鼓勵被控侵權(quán)人花費(fèi)大量時間和金錢纏訴，迫使專利權(quán)人疲于應(yīng)訴。解決這種問題的辦法是：國會通過立法來統(tǒng)一法院和專利局判斷不公平行為的標(biāo)準(zhǔn)，法院不能輕率更改專利局的判斷標(biāo)準(zhǔn)，因為專利審查員更具有專業(yè)性。

第二，只有有損專利申請完整性的行為才受到司法禁止。如在 Ulead Systems, Inc. v. Lex Computer &Management Corp一案和General Electro Music Corp. v.Samick Music Corp一案中，不公平行為標(biāo)準(zhǔn)過于寬松。不公平行為的適用應(yīng)更加嚴(yán)格，只有申請人的行為實質(zhì)性損害了專利審查時才可能是不公平行為：如有損于申請專利的新穎性、非顯而易見性、實用性、合格的專利主題、及美國法典122節(jié)規(guī)定的申請人披露義務(wù)。

第三，有關(guān)不公平行為主觀要件的證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)修改。聯(lián)邦巡回上訴法院在這個問題的處理上越來越受到批評。在Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc一案中，涉及專利申請人沒有披露相關(guān)信息是否存在成了不公平行為的問題，法院沒有從申請人主觀上“知道”，“應(yīng)該知道”和“實質(zhì)性證據(jù)”的基礎(chǔ)上來推論存在故意欺騙，而只是拿與可專利性間接相關(guān)的未披露技術(shù)信息作為依據(jù)。受聯(lián)邦法院的這種影響，此案影響像雪球一樣越滾越大。在2008年8月Star Scientific,Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co一案中，審判庭強(qiáng)調(diào)從間接證據(jù)中就能推論專利權(quán)人有不公平行為的主觀故意。確實，想象和推論的界限有時難以分開，有關(guān)不公平行為的考量重點應(yīng)在與誠信相關(guān)的證據(jù)上。因此，Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co一案的啟示是：法院應(yīng)限制不公平行為主觀要件認(rèn)定，特別是在專利權(quán)人能合理解釋所謂的不公平行為上的“欺騙”時，就應(yīng)排除所謂的不公平行為。

第四，對不公平行為的救濟(jì)應(yīng)細(xì)化。對不公平行為的救濟(jì)措施應(yīng)擴(kuò)大，例如近來的立法建議授權(quán)法院適用更多的救濟(jì)措施，包括侵權(quán)訴訟中整個專利的不可強(qiáng)制執(zhí)行；或者是專利權(quán)要求的一個或者更多權(quán)利要求不能強(qiáng)制執(zhí)行；或者專利權(quán)人無權(quán)得到橫平法上的救濟(jì)；或者是專利權(quán)人只能得到特許費(fèi)補(bǔ)償。不管專利是否有效，只要侵權(quán)人在不公平行為抗辯中勝出，就應(yīng)獲得律師費(fèi)的賠償。一方面要授權(quán)法院遏制專利權(quán)人在申請專利時的不公平行為，另一方面要謹(jǐn)慎判決全部權(quán)利要求無效，這樣會減少在專利侵權(quán)訴訟中被告隨意提出的有關(guān)不公平行為抗辯，減少曲解不公平行為的機(jī)會。

注釋：

① 違反誠信義務(wù)能構(gòu)成不公平行為如申請人向?qū)＠止室獠慌痘蛘咤e誤披露重要的技術(shù)信息。

② 專利權(quán)人因不潔之手在專利侵權(quán)訴訟中得不到救濟(jì)，參見：Keystone Driller Co. v. Gen. Excavator Co。申請人通過欺騙專利局的手段獲得專利得不到法律保護(hù)，參見：Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co。

③ 參見美國專利商標(biāo)局：《專利審查指南§§ 09.04(a)》(第八版)。

④ 參見Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla：此案中法院詳析了三種實質(zhì)性信息的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

⑤ 參見Benjamin Brown《不公平行為的評價》：在適用“要不是的客觀檢驗”標(biāo)準(zhǔn)時，審查員的主觀狀態(tài)是不重要的。

⑥ 參見Beckman Instruments, Inc. v. Chemtronics：法院認(rèn)為原告的專利得不到保護(hù)是因為原告的陳述完全不可信。

⑦ 參見Norton v. Curtiss：公共政策要求錯誤陳述是對事實的重大過失的主觀狀態(tài)下進(jìn)行的。

⑧ 取消不公平行為抗辯的原因是其構(gòu)成不公平行為的主觀和客觀要件內(nèi)涵是模糊的。

⑨ 參見：37 C.F.R. § 1.56(b) (2009)

⑩ 2005年的專利法有可能把認(rèn)定不公平行為的權(quán)力轉(zhuǎn)給專利局，然而許多公司對此持懷疑的態(tài)度，它們只是支持減少專利訟訴費(fèi)。其實專利局也沒有資源和恰當(dāng)?shù)姆沙绦蚪鉀Q這個問題。

[1] 譚江. 美國知識產(chǎn)權(quán)立法的最新動向——解讀美國＜優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)資源與組織法案＞[J]. 知識產(chǎn)權(quán), 2009, (1): 85?90.

[2] 張廣良. 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)民事救濟(jì)[M]. 北京: 法律出版社,2003.

Abstract:Inequitable conduct is an equitable doctrine that renders a patent unenforceable upon a finding that the patentee has breached the duty of candor and good faith owed to the U.S. Patent and Trademark Office during prosecution of a patent application. The inequitable conduct doctrine should aim to ensure that examiners get the information they need to make the system work. A more pragmatic, disclosure-oriented approach would be more predictable and useful than the court’s current approach.

Key Words:inequitable conduct; defenses of patent infringement; subjective elements; objective elements; duty of disclosure

Unfair act against patent tort in the United States

CAI Xiaodong

(Tianjin Commercial University, Tianjin 300134, China)

D923.4

A

1672-3104(2012)03?0093?04

2011?09?27；

2012?03?05

國家社科基金項目《我國新專利法規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)抗辯之理論與適用問題研究》(09BFX036)

蔡曉東(1971?)，男，湖北廣水人，天津商業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)課部講師，中南財經(jīng)政法大學(xué)博士研究生，主要研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法.

[編輯：蘇慧]