文 / 王東勇 儀軍

搶注未注冊(cè)商標(biāo)之“在先使用”的司法認(rèn)定評(píng)“索愛(ài)”商標(biāo)案

文 / 王東勇 儀軍

商標(biāo)的價(jià)值在于使用，因此，已使用的未注冊(cè)商標(biāo)亦應(yīng)獲得法律的相應(yīng)保護(hù)。我國(guó)2001年修訂的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第31條是目前保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)最為上位的法律條文之一1. 我國(guó)對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)由《商標(biāo)法》與《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》兩個(gè)部門(mén)法組成，其中《商標(biāo)法》中對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)主要見(jiàn)諸于第13條未注冊(cè)馳名商標(biāo)、第15條代理人搶注及第31條搶注有一定知名度未注冊(cè)商標(biāo)等條文。，在該規(guī)定的后半段具體明確了：“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。在目前的司法實(shí)踐中，由于對(duì)《商標(biāo)法》第41條第1款的適用進(jìn)行了限制性理解，因此相應(yīng)的對(duì)《商標(biāo)法》第31條后半段的理解，我們認(rèn)為不宜過(guò)于教條、僵化，對(duì)其適用條件應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)胤艑挕?/p>

搶注 在先使用 主動(dòng)使用 被動(dòng)使用

一、案情介紹2. 本案還涉及對(duì)《商標(biāo)法》第10條所規(guī)定的“有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響”的判斷，第13條規(guī)定馳名商標(biāo)的認(rèn)定問(wèn)題等多個(gè)法律問(wèn)題。但關(guān)鍵在于如何理解、適用《商標(biāo)法》第31條所規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。因此，本文主要分析關(guān)于《商標(biāo)法》第31條的問(wèn)題。

2005年6月7日，索尼愛(ài)立信移動(dòng)通信產(chǎn)品（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司）對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出撤銷注冊(cè)申請(qǐng)，其在爭(zhēng)議裁定申請(qǐng)書(shū)中提出：“索愛(ài)”是索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司在中國(guó)擁有的馳名商標(biāo)，劉建佳惡意注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)將侵害索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的合法權(quán)益，且違反《商標(biāo)法》第10條第1款第8項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》（簡(jiǎn)稱《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》）第5條第2項(xiàng)的規(guī)定3. 《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第5條第2項(xiàng)規(guī)定的行為，體現(xiàn)于《商標(biāo)法》第31條“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”規(guī)定的情形。。2007年11月28日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于作出商評(píng)字〔2007〕第11295號(hào)《關(guān)于第3492439號(hào)“索愛(ài)”商標(biāo)爭(zhēng)議裁定書(shū)》（簡(jiǎn)稱第11295號(hào)裁定），裁定索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司所提復(fù)審理由不能成立，爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。

2008年1月23日，索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，其理由為：一、劉建佳注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)具有明顯的主觀惡意，屬于《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的評(píng)述明顯錯(cuò)誤。二、爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)和使用將使消費(fèi)者對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，擾亂公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，侵害消費(fèi)者的利益，也侵害了索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的利益和商譽(yù)，造成不良影響。而且，如果爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)得以維持，將在一定程度上鼓勵(lì)目前社會(huì)上存在的惡意搶注之風(fēng)，有違誠(chéng)實(shí)信用的公序良俗。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的認(rèn)定不僅與證據(jù)和事實(shí)不符，而且有悖于商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在以往類似案件中所確立的“不良影響”的審查標(biāo)準(zhǔn)，限制了《商標(biāo)法》第10條第1款第8項(xiàng)的適用范圍，不符合商標(biāo)法的立法目的和本意。綜上，請(qǐng)求判決撤銷第11295號(hào)裁定，并由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)的裁定。

2008年8月1日，北京市第一中級(jí)人民法院作出（2008）一中行初字第196號(hào)行政判決，認(rèn)為“索愛(ài)”已被廣大消費(fèi)者和媒體認(rèn)可并使用，具有了區(qū)分不同商品來(lái)源、標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量的作用，這些實(shí)際使用效果、影響自然及于索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司，其實(shí)質(zhì)即等同于他們的使用，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)屬于《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，遂判決撤銷第11295號(hào)裁定，并由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新就索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出的爭(zhēng)議申請(qǐng)做出裁定。

一審判決作出后，劉建佳不服該判決向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。北京市高級(jí)人民法院于2009年3月12日作出（2008）高行終字第717號(hào)行政判決，認(rèn)為《商標(biāo)法》第31條所規(guī)定的“在先使用”的必須為“應(yīng)當(dāng)由被搶注人自己在商業(yè)活動(dòng)中予以了使用”，本案中索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司并未主動(dòng)將“索愛(ài)”商標(biāo)用于商業(yè)使用，因此爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)并不屬于《商標(biāo)法》第31條所規(guī)定的情形。因此，判決撤銷北京市第一中級(jí)人民法院作出的（2008）一中行初字第196號(hào)行政判決，維持第11295號(hào)裁定。

二、本案法律適用的困境

司法實(shí)踐中，商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)以及法院對(duì)于《商標(biāo)法》第31條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”規(guī)定的一般適用條件已經(jīng)形成共識(shí)，即：第一，被搶注的商標(biāo)的必須為未注冊(cè)商標(biāo)且屬于可注冊(cè)商標(biāo)；第二，被搶注的商標(biāo)必須已為在先使用的商標(biāo)，且該使用必須為真實(shí)、合法、有效地使用，達(dá)到“使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認(rèn)識(shí)”4. 此種觀點(diǎn)亦體現(xiàn)于《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問(wèn)題的解答》第2條的規(guī)定中。；第三，被搶注商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)獲得一定的知名度；第四，搶注人采取了不正當(dāng)手段并具有主觀惡意。需要說(shuō)明的是，對(duì)于尚未達(dá)到“有一定影響”沒(méi)有知名度的未注冊(cè)商標(biāo)，即便搶注人明知該商標(biāo)已經(jīng)在先使用，但是由于該商標(biāo)知名度尚未樹(shù)立，其并未實(shí)際發(fā)揮商標(biāo)的作用不會(huì)對(duì)相關(guān)公眾的認(rèn)知產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，即該商業(yè)標(biāo)志上并沒(méi)有法律需要保護(hù)的利益基礎(chǔ)，因此，實(shí)踐中，對(duì)于此類未注冊(cè)商標(biāo)，一般不給予提供保護(hù)。5. 當(dāng)然，對(duì)于未達(dá)到一定知名度的商標(biāo)是否需要保護(hù)，也存在其他觀點(diǎn)。詳見(jiàn)孔祥俊著：《商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法：原理和判例》，法律出版社2009年7月第1版，第120頁(yè)。

在本案中，可以確定的事實(shí)如下：首先，“索愛(ài)”商標(biāo)為未注冊(cè)商標(biāo)且屬于可注冊(cè)商標(biāo)。其次，“索愛(ài)”商標(biāo)已經(jīng)被較為廣泛地應(yīng)用于手機(jī)產(chǎn)品上，在互聯(lián)網(wǎng)上存在大量的介紹廣告，且“索愛(ài)”商標(biāo)是由相關(guān)公眾主動(dòng)賦予索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的，這已足以說(shuō)明“索愛(ài)”商標(biāo)影響性，即“索愛(ài)”商標(biāo)已經(jīng)具有一定的影響。再次，劉建佳“從事電子行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已有十幾年歷史”，索尼公司與愛(ài)立信公司在組成索尼愛(ài)立信通訊集團(tuán)之前均為電子行業(yè)的大型集團(tuán)公司，其沒(méi)有理由不知曉上述兩家公司在2001年合并組成索尼愛(ài)立信集團(tuán)的信息。劉建佳作為相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員理應(yīng)知曉“索愛(ài)”即為“索尼愛(ài)立信”/“Sony Ericsson”的簡(jiǎn)稱，理應(yīng)知曉“索愛(ài)”標(biāo)志的權(quán)利歸屬；同時(shí)，考慮到劉建佳搶注爭(zhēng)議商標(biāo)后，隨即在2004年10月1日出版的《慧聰商情廣告》上刊登廣告，欲以200萬(wàn)元人民幣高額起拍價(jià)拍賣爭(zhēng)議商標(biāo)，因此，劉建佳知道“索愛(ài)”作為索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的未注冊(cè)商標(biāo)，且該商標(biāo)已經(jīng)具有一定的影響的情況下，仍然在電話機(jī)等類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有不正當(dāng)性并具有主觀惡意。

根據(jù)以上事實(shí)，我們可以發(fā)現(xiàn)劉建佳注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為似乎完全符合司法實(shí)踐中適用《商標(biāo)法》第31條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”規(guī)定的一般適用條件。但是，我們忽略了一個(gè)事實(shí)，即本案中“索愛(ài)”商標(biāo)具有一定的影響是由于大量的廣告、媒體宣傳以及消費(fèi)者主動(dòng)將其指向本案原告，并形成了一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。雖然此時(shí)“索愛(ài)”商標(biāo)的知名度已經(jīng)樹(shù)立，且劉建佳的惡意明顯，但是上述對(duì)于“索愛(ài)”商標(biāo)的在先使用行為并非索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司主動(dòng)所為，而且在北京市高級(jí)人民法院補(bǔ)充查明的事實(shí)中，索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的負(fù)責(zé)人曾明確表示希望消費(fèi)者不要將其成為“索愛(ài)”，而應(yīng)成為“索尼愛(ài)立信”。6. 劉建佳在北京市高級(jí)人民法院二審期間不中提交的2008年9月10日廣東省廣州市廣州公證處出具的（2008）粵穗廣證內(nèi)經(jīng)字第97690號(hào)公證書(shū)載明：在2007年10月起，搜狐IT、科技資訊網(wǎng)、北青網(wǎng)、太平洋電腦網(wǎng)、人民網(wǎng)等登載有如下相關(guān)內(nèi)容：索尼愛(ài)立信集團(tuán)副總裁兼中國(guó)區(qū)主管盧健生稱：……索尼愛(ài)立信是索尼集團(tuán)跟愛(ài)立信集團(tuán)兩大公司的合資，……我們不是索愛(ài)，我們是索尼愛(ài)立信……；我請(qǐng)求大家稱我們?yōu)樗髂釔?ài)立信或Sony Ericsson，而不是索愛(ài)等。此種情況下，劉建佳將“索愛(ài)”商標(biāo)搶先注冊(cè)為自己所有的商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)予以規(guī)制，對(duì)此問(wèn)題，存有以下不同的意見(jiàn)：

第一種意見(jiàn)如北京市高級(jí)人民法院的認(rèn)定，報(bào)道、評(píng)論均非索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司所為，索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司不存在在先使用的行為，不符合《商標(biāo)法》31條后半段規(guī)定的情形，不應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)。

五四時(shí)期，中國(guó)的各派軍閥依靠不同的帝國(guó)主義列強(qiáng)不斷混戰(zhàn)，社會(huì)亟需一次徹底的革命，推翻腐朽倒退的軍閥暴政，而不是進(jìn)行漸進(jìn)緩慢的社會(huì)改良，馬克思主義主張采取革命斗爭(zhēng)的方式對(duì)社會(huì)進(jìn)行徹底的改造，重建一個(gè)全新的公平社會(huì)，因?yàn)樽越詠?lái)的屢次改良沒(méi)能使既存政治系統(tǒng)煥發(fā)活力，反而貽誤了一次又一次融入世界現(xiàn)代化潮流的歷史機(jī)遇，馬克思主義的出現(xiàn)，為中國(guó)社會(huì)指明了前行的道路，特別是蘇俄十月革命的勝利，讓探索中的仁人志士看到了中國(guó)革命的曙光，中國(guó)共產(chǎn)黨在馬克思主義指引下，開(kāi)始了中國(guó)化的實(shí)踐歷程，成為中國(guó)革命的中流砥柱，馬克思主義的影響也因此不斷擴(kuò)大，傳播力不斷增強(qiáng)。

第二種意見(jiàn)是，雖然對(duì)于“索愛(ài)”商標(biāo)的在先使用主體存在一定的瑕疵，但是“索愛(ài)”與“索尼愛(ài)立信”已經(jīng)形成一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，且 “索尼愛(ài)立信”商標(biāo)在爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)前屬于在先使用而具有一定知名度的商標(biāo)，法院可以直接引用“索尼愛(ài)立信”商標(biāo)，適用《商標(biāo)法》31條而支持索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的訴訟請(qǐng)求。

第三種意見(jiàn)是，本案明顯屬于《商標(biāo)法》第41條第1款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”行為，劉建佳惡意明顯，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，侵犯了他人的合法權(quán)益，爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

首先，第三種意見(jiàn)在法律適用上存在一定障礙顯然無(wú)法適用，目前司法界的統(tǒng)一觀點(diǎn)是《商標(biāo)法》第41條第1款“涉及的是撤銷商標(biāo)注冊(cè)的絕對(duì)事由，這些行為損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標(biāo)注冊(cè)管理秩序的行為，所以該款規(guī)定商標(biāo)局可以直接依職權(quán)撤銷商標(biāo)注冊(cè)，其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)，而且無(wú)時(shí)間限制”7. 參見(jiàn)(2006)行監(jiān)字第118-1號(hào)駁回再審申請(qǐng)通知書(shū)，同時(shí)上述意見(jiàn)也是目前北京市法院系統(tǒng)審理商標(biāo)行政案件，包括商標(biāo)確權(quán)、商標(biāo)異議及商標(biāo)爭(zhēng)議案件等司法實(shí)踐過(guò)程中所遵循的基本規(guī)則。，也就是說(shuō)對(duì)于基于私權(quán)而選擇適用該條有了明確的限制，此即排除了被搶注人選擇《商標(biāo)法》第41條第1款為依據(jù)，以私權(quán)受到侵害為由提起行政訴訟的可能。

其次，索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司并未將“索尼愛(ài)立信”商標(biāo)作為在先使用并具有一定影響的商標(biāo)在本案中予以主張，而“無(wú)論在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的行政訴訟中，還是在商標(biāo)侵權(quán)的民事訴訟中，法官都是以中立于當(dāng)事人雙方的角色作出不偏不倚的判斷和結(jié)論”【1】，對(duì)于當(dāng)事人未明確主張的事實(shí)與理由法官一般不宜主動(dòng)將其引入而作為裁判的依據(jù)，除非該事實(shí)與理由涉及到商標(biāo)法規(guī)定的絕對(duì)禁注理由。

最后，對(duì)于第一種意見(jiàn)，雖然北京市該級(jí)高級(jí)人民法院作出了終審判決，但是對(duì)于劉建佳將具有一定影響并已經(jīng)與固定的商品生產(chǎn)者形成一一對(duì)應(yīng)的“索愛(ài)”商標(biāo)搶先注冊(cè)的行為不加以規(guī)制明顯不符合商標(biāo)法的立法本意，亦不符合我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求。

三、被動(dòng)使用概念的引入

法律的規(guī)定往往不能與社會(huì)的發(fā)展變化保持一致的步伐，因此，法律工作者，尤其是司法工作者在進(jìn)行具體的司法裁判時(shí)，需要根據(jù)法律的基本精神及基本原則對(duì)具體的法律條文作出合理的解釋，從而實(shí)現(xiàn)“法官不能拒絕裁判”的基本要求。因此，本案中對(duì)于《商標(biāo)法》第31條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的理解不宜過(guò)于僵化、嚴(yán)格。法官可以在結(jié)合商標(biāo)法的基本原則，在考察商標(biāo)法立法本意的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，根據(jù)在先使用主體的不同，將在先使用分為被動(dòng)使用和主動(dòng)使用兩種不同的情形。所謂被動(dòng)使用，即一般消費(fèi)者或相關(guān)公眾主動(dòng)地將某一標(biāo)志在特定的商品或服務(wù)上特定的指向某一生產(chǎn)者或者服務(wù)者，從而使相關(guān)公眾客觀上對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品或服務(wù)以及商品或服務(wù)提供者之間形成唯一聯(lián)系的認(rèn)識(shí)，而實(shí)際發(fā)揮了商標(biāo)的作用的行為。與其對(duì)應(yīng)的即為主動(dòng)使用，生產(chǎn)者或者服務(wù)者主動(dòng)地將某一標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)進(jìn)行宣傳等《商標(biāo)法》第3條所認(rèn)可的使用行為，從而使該標(biāo)識(shí)實(shí)際發(fā)揮了商標(biāo)的作用的行為。原因在于：

首先，從理論上講，商標(biāo)的功能主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)：一是區(qū)分商品或者服務(wù)的來(lái)源，便于消費(fèi)者進(jìn)行選擇，維護(hù)社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序；二是基于消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)或者服務(wù)之信賴?yán)娑a(chǎn)生的商品或者服務(wù)所承載的品牌價(jià)值，即商譽(yù)。保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)的立法本意不但在于保護(hù)在先使用人本人的利益，更重要的是保護(hù)商標(biāo)所載有的商譽(yù)及其一般公眾基于該商譽(yù)對(duì)特定生產(chǎn)商或服務(wù)提供者的信賴?yán)?，以及依?jù)誠(chéng)實(shí)信用原則維護(hù)正常的市場(chǎng)交易秩序。被動(dòng)使用的情形下，相關(guān)公眾主動(dòng)在商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品以及商品的提供者之間形成了相應(yīng)的認(rèn)識(shí)，從而使相關(guān)的標(biāo)志起到了商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的基本功能，客觀上可以認(rèn)定為在先的商標(biāo)使用行為；同時(shí)，相關(guān)公眾基于該標(biāo)志對(duì)特定商品或服務(wù)提供者提供的特定商品或服務(wù)的信賴已客觀存在，基于誠(chéng)實(shí)信用的基本原則，法律亦應(yīng)對(duì)該種客觀存在提供相應(yīng)的保護(hù)。

其次，結(jié)合我國(guó)目前的司法實(shí)踐，如前所述，根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法對(duì)于采取不正當(dāng)手段進(jìn)行搶注商標(biāo)的行為，被搶注人可以選擇第31條或者第41條第1款維護(hù)自己的合法權(quán)益。但是如前所述目前司法實(shí)踐已經(jīng)明確排除了被搶注人選擇《商標(biāo)法》第41條第1款為依據(jù)，以私權(quán)受到侵害為由提起行政訴訟的可能。因此，如果對(duì)于《商標(biāo)法》第31條施以過(guò)于苛刻的條件，被搶注人的利益將難以維護(hù)，將不符合商標(biāo)法“保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)，以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者的利益，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”的立法本意。8. 該立法本意為《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第1條明確規(guī)定。本案即是典型案件之一。

再次，參照商標(biāo)立法及司法起步較早的國(guó)家的司法經(jīng)驗(yàn)，被動(dòng)使用的概念在美國(guó)的司法實(shí)踐中亦被采用。在“BUG”案中，大眾公司一經(jīng)典性轎車的正式名稱為“TYPE1”（一型）或者后來(lái)使用的“BEETLE”（甲蟲(chóng)）。但是公眾一般叫它“BUG”。問(wèn)題的關(guān)鍵是最先使用這個(gè)名稱的是消費(fèi)者，而非大眾公司。但是在該案中，法院的傾向性觀點(diǎn)是：消費(fèi)者建立的這種聯(lián)系在這種情形下應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｗo(hù)?！?】在另一典型的ACE一案中，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為：“即使權(quán)利請(qǐng)求人沒(méi)有直接使用商標(biāo)的縮寫(xiě)，法院及商標(biāo)評(píng)審與申訴委員會(huì)通常認(rèn)定相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)或商號(hào)的簡(jiǎn)稱與別名的使用產(chǎn)生了一種可受保護(hù)的權(quán)利，這種可受保護(hù)的權(quán)利應(yīng)當(dāng)歸屬于原始的商標(biāo)或商號(hào)的權(quán)利人。這種他人的公開(kāi)使用應(yīng)保證權(quán)利請(qǐng)求人的利益。從某種意義上說(shuō)，這種相關(guān)公眾的使用可以合理地被認(rèn)為是相關(guān)公眾代表權(quán)利請(qǐng)求人使用該標(biāo)識(shí)?！薄?】

當(dāng)然，可能會(huì)有兩種擔(dān)憂：一是當(dāng)相關(guān)公眾將帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯主動(dòng)賦予特定商品或服務(wù)提供者時(shí)，依然堅(jiān)持被動(dòng)使用的概念，將會(huì)損及該特定商品或服務(wù)者的利益。對(duì)此我們認(rèn)為，首先，權(quán)利的對(duì)象為某種利益，上述帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯并不會(huì)給特定商品或服務(wù)的提供者帶來(lái)某種法律上可保護(hù)的利益，不屬于權(quán)利的對(duì)象；其次，退一步講，《商標(biāo)法》第31條所提供的是一種阻卻他人在先申請(qǐng)的權(quán)利，該種權(quán)利是否行使的選擇權(quán)屬于該標(biāo)志的在先使用人?？梢韵胂蟮玫降氖?，如果相關(guān)公眾將帶有貶義色彩或其他不良含義的詞匯主動(dòng)賦予特定商品或服務(wù)提供者，該特定商品或服務(wù)提供者不會(huì)主動(dòng)行使該項(xiàng)法律的“權(quán)利”。因此，該種擔(dān)憂缺乏邏輯及現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

二是如果僅在《商標(biāo)法》第31條中引入被動(dòng)使用的概念，將導(dǎo)致商標(biāo)法中關(guān)于“使用”的概念不統(tǒng)一，認(rèn)定屬于商標(biāo)法意義上的使用將會(huì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不一致的現(xiàn)象。對(duì)此，我們認(rèn)為，商標(biāo)法中涉及到商標(biāo)使用概念的條款主要涉及《商標(biāo)法》第13條、第28條、第31條、第44條第4款、第52條等，上述條款對(duì)于使用的要求本身就不同。如第44條第4款的立法本意在于督促商標(biāo)權(quán)利人對(duì)商標(biāo)的盡快使用，防止有限的商標(biāo)資源的浪費(fèi)，其對(duì)于使用的要求不宜過(guò)嚴(yán)；而第13條認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)，對(duì)于使用的要求不宜過(guò)寬，而應(yīng)從嚴(yán)掌握。可見(jiàn)，上述擔(dān)憂亦缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)。

綜上，無(wú)論從理論上講，還是從解決我國(guó)目前司法實(shí)踐遇到的困境來(lái)看，抑或參照國(guó)外的司法經(jīng)驗(yàn)，將被動(dòng)使用的概念引入我國(guó)的商標(biāo)法，從而將《商標(biāo)法》第31條“在先使用”的概念予以擴(kuò)大解釋，都是必要的。

四、結(jié)語(yǔ)

此案即為被動(dòng)使用的典型案例。本案中，首先，雖然索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前沒(méi)有主動(dòng)將“索愛(ài)”作為其商標(biāo)在其手機(jī)產(chǎn)品上使用，但是，在漢語(yǔ)的語(yǔ)言習(xí)慣直接影響下，經(jīng)過(guò)媒體、經(jīng)銷商以及消費(fèi)者等社會(huì)各類主體的相互之間“默契”的認(rèn)同并使用，電話、手機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)公眾已經(jīng)將“索愛(ài)”唯一地、確定地與某移動(dòng)通訊公司聯(lián)系起來(lái)，也就是說(shuō)“索愛(ài)”已經(jīng)具有了標(biāo)識(shí)商品或服務(wù)來(lái)源的作用，即起到了商標(biāo)的作用。其次，相關(guān)公眾“將‘索愛(ài)’唯一地、確定地與索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司聯(lián)系起來(lái)”的這種實(shí)際認(rèn)知狀況相對(duì)于經(jīng)營(yíng)者所做的廣告宣傳以及產(chǎn)品的銷售而言，更能直接表明其對(duì)“索愛(ài)”商標(biāo)的使用情況和達(dá)到的效果。最后，在本案中，法官在判斷是否存在使用行為時(shí)，更加注重的是使用行為的結(jié)果，而不是使用的具體方式。且需要強(qiáng)調(diào)的是，相關(guān)公眾“將‘索愛(ài)’唯一地、確定地與某移動(dòng)通訊公司聯(lián)系起來(lái)”的這種認(rèn)知結(jié)果是直接對(duì)索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的產(chǎn)品聲譽(yù)產(chǎn)生了影響，而不涉及其他企業(yè)或個(gè)人。

綜合上述幾個(gè)方面的分析，劉建佳注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)損害了在先使用人索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的合法權(quán)益，北京市第一中級(jí)人民法院在綜合我國(guó)目前法律現(xiàn)狀及具體案件實(shí)際情況的前提下，將被動(dòng)使用的概念引入商標(biāo)法，從而在最高人民法院對(duì)于《商標(biāo)法》第41條第1款的使用作出限制性理解的情況下，對(duì)《商標(biāo)法》第31條的理解和適用是適當(dāng)?shù)?，既符合我?guó)商標(biāo)法的立法本意，又解決了我國(guó)司法實(shí)踐過(guò)程中的實(shí)際困難，是值得肯定的。

對(duì)于具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，我國(guó)商標(biāo)法給與了其在先使用權(quán)及阻卻他人在先申請(qǐng)的權(quán)利。在本案中，如果準(zhǔn)予爭(zhēng)議商標(biāo)予以注冊(cè)，不僅會(huì)損害索尼愛(ài)立信（中國(guó)）公司的商業(yè)利益及其付出巨大努力而獲取的商譽(yù)，也必將使廣大消費(fèi)者對(duì)已經(jīng)建立的“索愛(ài)”與“索尼愛(ài)立信”的唯一對(duì)應(yīng)性產(chǎn)生質(zhì)疑，從而損害消費(fèi)者對(duì)“索愛(ài)”商標(biāo)所依附索尼愛(ài)立信公司既得商業(yè)信譽(yù)的信賴?yán)?，最終損及消費(fèi)者的合法權(quán)益，并可能會(huì)損害正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，引發(fā)不必要的糾紛9. 本案中，原告亦提供了（2007）滬黃一證經(jīng)字第3747號(hào)、5986號(hào)公證書(shū)所附的網(wǎng)頁(yè)打印頁(yè)以證明由于第三人對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)的使用而導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的現(xiàn)象的發(fā)生。，而有違商標(biāo)法的立法本意。

（作者單位：北京市第一中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭）

【1】孔祥俊.商標(biāo)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法：原理和判例[M] .北京：法律出版社，2009.

【2】 [美]羅伯特·P·墨杰斯等著，齊筠等譯.新技術(shù)時(shí)代的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法[M] .北京：中國(guó)政法大學(xué)出版社，2003.

【3】 National Cable Television Ass’n. v. American Cinema Editors Inc.[DB/OL],937 F.2d 1572(Fed. Cir 1991).