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技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的必要專利研究

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介紹了主要國際標(biāo)準(zhǔn)化組織、我國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定中與專利相關(guān)的規(guī)定。針對我國標(biāo)準(zhǔn)的制定/修訂過程中采用國際標(biāo)準(zhǔn),以及用戶使用標(biāo)準(zhǔn)時可能涉及的專利問題,著重論述了如何判斷標(biāo)準(zhǔn)中的必要專利,并提供了判斷必要專利所需要的信息資源。

標(biāo)準(zhǔn) 必要專利 信息 判斷

隨著經(jīng)濟全球化進(jìn)程的不斷加快,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已成為世界各國發(fā)展貿(mào)易、規(guī)范市場秩序、推動技術(shù)進(jìn)步和實現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重要手段。我國在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020)》中指出：實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略。……推動技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),促使標(biāo)準(zhǔn)制定與科研、開發(fā)、設(shè)計、制造相結(jié)合,保證標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性和效能性。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定,推動我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)。由此可見,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為科技競爭,乃至國家經(jīng)濟競爭的一個重要的組成部分。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以科學(xué)、技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ),必須反映當(dāng)時該領(lǐng)域科技發(fā)展的水平。專利是受法律保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造,也是具體的技術(shù)方案,在一定程度上反映了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展水平。專利具有專有性、地域性和時間性的特點。在規(guī)定的時間內(nèi)專利權(quán)人對該項發(fā)明創(chuàng)造享有專有權(quán),專利權(quán)人可以通過專利許可獲得經(jīng)濟收入。我國通常以等同采用或修改采用國際標(biāo)準(zhǔn)的方式制定/修訂相應(yīng)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)①GB/T 20000.2—2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第2部分：采用國際標(biāo)準(zhǔn)》。。一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的通用技術(shù)往往與專利相關(guān),因此,在我國采用國際標(biāo)準(zhǔn)制定/修訂標(biāo)準(zhǔn)的過程中,以及用戶在使用標(biāo)準(zhǔn)時有必要對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中采用專利的相關(guān)規(guī)定做一定的了解,并對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中所引入的專利進(jìn)行識別判斷。

一、標(biāo)準(zhǔn)化組織對標(biāo)準(zhǔn)中采用專利的相關(guān)規(guī)定

(一)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的相關(guān)規(guī)定②參閱http：//isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/customview.html func=ll&objId=3770791&objAction= browse,20100808訪問。

2007年3月,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)、國際電工委員會(IEC)和國際電信聯(lián)盟(ITU)正式公布了《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同專利政策》,以及《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同專利政策實施指南》?！豆餐瑢＠摺芬?guī)定, ISO、IEU和ITU的辦公機構(gòu)不負(fù)責(zé)對專利或類似權(quán)利的證據(jù)、有效性或范圍給出權(quán)威的或全面的信息,但是要求所用的全部信息(專利或正在審查的專利申請)是任何當(dāng)事人可獲得的公開內(nèi)容。由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本是由技術(shù)專家起草的,這些技術(shù)專家不是專利方面的專家,不需要熟知專利的國際法律狀態(tài)、保護(hù)范圍等。因此,在標(biāo)準(zhǔn)文本中只提供該專利文獻(xiàn)的著錄項目信息,例如：專利名稱、專利號、日期、專利權(quán)人相關(guān)信息等。對于標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的專利,專利權(quán)人有如下3種選擇,并應(yīng)就相關(guān)內(nèi)容分別向ISO、IEU和ITU的辦公機構(gòu)提交“專利陳述和許可聲明”表。專利權(quán)人愿意與其他當(dāng)事人在無歧視基礎(chǔ)上以合理的期限和條件談判免費專利許可,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC不參與當(dāng)事人的協(xié)商;專利權(quán)人不愿意在無歧視基礎(chǔ)上以合理的期限和條件談判專利許可事宜,則在推薦/可交付使用的標(biāo)準(zhǔn)文本中不應(yīng)包括與該專利有關(guān)的規(guī)定?！豆餐瑢＠邔嵤┲改稀芬?guī)定,標(biāo)準(zhǔn)中涉及專利的范圍是指基于發(fā)明創(chuàng)造的必要專利或類似的權(quán)利,實用新型專利權(quán)和其他法定的權(quán)利,包括其申請文件。該實施指南還規(guī)定了共同專利政策的目的、術(shù)語解釋、專利許可聲明的方式及其內(nèi)容要求,還包括ISO、IEU和ITU的各自具體要求。

(二)我國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(SAC)的相關(guān)規(guī)定

1.國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 1.1—2009)中所規(guī)定的內(nèi)容,在標(biāo)準(zhǔn)的前言中有關(guān)專利的說明要求

凡可能涉及專利的標(biāo)準(zhǔn),如果標(biāo)準(zhǔn)編制過程中沒有識別出標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容涉及專利,標(biāo)準(zhǔn)的前言中應(yīng)有內(nèi)容：“請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別這些專利的責(zé)任?！比绻跇?biāo)準(zhǔn)編制過程中已識別出標(biāo)準(zhǔn)的某些內(nèi)容涉及專利,標(biāo)準(zhǔn)的引言中應(yīng)有內(nèi)容：“本文件的發(fā)布機構(gòu)提請注意,聲明符合本文件時,可能涉及到……[條]……與……[內(nèi)容]……相關(guān)的專利的使用。本文件的發(fā)布機構(gòu)對于該專利的真實性、有效性和范圍無任何立場。該專利持有人已向本文件的發(fā)布機構(gòu)保證,他愿意同任何申請人在合理且無歧視的條款和條件下,就專利授權(quán)許可進(jìn)行談判。該專利持有人的聲明已在本文件的發(fā)布機構(gòu)備案。相關(guān)聯(lián)系方式(專利持有人姓名：……地址：……)。請注意除上述專利外,本文件的某些內(nèi)容仍可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別這些專利的責(zé)任?！?/p>

2.其他相關(guān)規(guī)定

SAC起草的《涉及專利的國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理規(guī)定(暫行)(征求意見稿)》2009年11月起向相關(guān)部門征求意見,主要規(guī)定了與專利信息披露、專利權(quán)許可聲明等相關(guān)的內(nèi)容。SAC起草的《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的處置規(guī)則》2010年1月起向相關(guān)部門征求意見,主要規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)中所稱“專利”的范圍;在標(biāo)準(zhǔn)制定/修訂過程中與專利有關(guān)的術(shù)語,例如：“必要專利”,“技術(shù)貢獻(xiàn)”等;標(biāo)準(zhǔn)中納入專利的要求、程序以及各利益相關(guān)方的責(zé)任與義務(wù)等。

從國際標(biāo)準(zhǔn)化組織和我國SAC的規(guī)定可以看出,幾乎所有的標(biāo)準(zhǔn)化組織都不負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)中所采用專利的內(nèi)容和效力的確認(rèn)。為了降低交易成本和統(tǒng)一市場秩序,標(biāo)準(zhǔn)化組織希望對專利權(quán)人的許可行為有一定的約束,使其在“公平、合理、非歧視”的基礎(chǔ)上進(jìn)行許可。如果一項或多項專利被納入到某一標(biāo)準(zhǔn)中,則接受該標(biāo)準(zhǔn)的所有成員都需要使用該專利,但是需要得到專利權(quán)人的許可。

二、被技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所采用專利的權(quán)利濫用形式

(一)在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中不事先披露專利權(quán)

為了保證合理的公共利益,多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織都規(guī)定在同等條件下優(yōu)先采用不具有專利權(quán)的技術(shù)方案。如果專利權(quán)人參與制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并將其專利納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中,又想有效保護(hù)其專利,必須在制定標(biāo)準(zhǔn)的過程中申明標(biāo)準(zhǔn)的哪些部分是受其專利保護(hù)的。但是,部分專利權(quán)人在參與標(biāo)準(zhǔn)制定工作時,故意隱瞞其專利權(quán)狀況,等到該標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布后,再要求專利保護(hù),起訴標(biāo)準(zhǔn)的使用者侵犯了其專利權(quán)。這種行為將被視為專利權(quán)濫用。例如：美國DELL公司案。DELL公司于1991年獲得了關(guān)于“computer bus”的專利技術(shù)。1992年,DELL公司加入了聲頻電子標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會(VESA)。DELL公司的代表參加了VESA的“VL-bus”標(biāo)準(zhǔn)制定工作組,在整個標(biāo)準(zhǔn)制定過程中,DELL公司的代表兩次書面聲明就其所知曉范圍的VL-bus標(biāo)準(zhǔn)不涉及DELL公司的專利。但是,在VESA正式發(fā)布該標(biāo)準(zhǔn)后,DELL公司起訴該標(biāo)準(zhǔn)的使用者侵犯了其專利權(quán)。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)審查認(rèn)為：DELL公司故意不向VESA披露其專利權(quán)范圍,誤導(dǎo)該組織采用了與DELL公司專利權(quán)相沖突的VL-bus標(biāo)準(zhǔn),DELL此后又企圖利用由該標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的市場利益,其行為構(gòu)成對專利權(quán)的濫用。最終,DELL公司與美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會達(dá)成協(xié)議,無償許可其他生產(chǎn)商使用其專利技術(shù)。

(二)專利池組建中專利權(quán)濫用

許多標(biāo)準(zhǔn)都是在“專利池”的基礎(chǔ)上建立的。專利池(patent pool)是指為了彼此之間分享專利技術(shù)或者統(tǒng)一對外,通過幾個公司之間的技術(shù)交叉許可而形成一個正式或者非正式的聯(lián)盟組織③張平,馬驍：《標(biāo)準(zhǔn)化與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略》,知識產(chǎn)權(quán)出版社2005年第2版。。通過交叉許可,使掌握互補性專利技術(shù)的專利權(quán)人可以更好地利用對方的技術(shù),使專利權(quán)人的整體利益最大化。以專利池方式許可,可以一次性對多項專利進(jìn)行許可,避免每項專利單獨進(jìn)行許可談判。對于主持制定正式標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu),在標(biāo)準(zhǔn)制定以及標(biāo)準(zhǔn)適用過程中始終處于“中立”地位,因此,在確定“必要專利”時通常比較客觀。對于在企業(yè)聯(lián)合許可的基礎(chǔ)上自發(fā)形成的事實標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)聯(lián)盟既是標(biāo)準(zhǔn)制定者,又是標(biāo)準(zhǔn)使用者或推行者,因此,在確定“必要專利”時,為了追求個別壟斷性企業(yè)或整個企業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)濟利益,就有可能將“非必要專利”引入“專利池”中,構(gòu)成專利權(quán)的濫用。

(三)標(biāo)準(zhǔn)中專利許可的專利權(quán)濫用

在某些行業(yè)中,產(chǎn)品技術(shù)的實現(xiàn)依賴于中間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),例如：手機的充電兼容功能設(shè)計。如果涉及手機充電器的某些專利權(quán)人拒絕將其技術(shù)向第三人進(jìn)行專利許可,那么該帶充電兼容功能設(shè)計的手機標(biāo)準(zhǔn)涉及的專利權(quán)人就會壟斷市場,構(gòu)成專利權(quán)濫用。因此,在采用國際標(biāo)準(zhǔn)制定國家標(biāo)準(zhǔn)的過程中,以及用戶在采用國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品的過程中,為了防止專利權(quán)人濫用專利,避免經(jīng)濟損失,有必要判斷標(biāo)準(zhǔn)中的專利是否為“必要專利”。

三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中必要專利的判斷

必要專利(Essential Patent)是指該專利技術(shù)是該標(biāo)準(zhǔn)所涉及產(chǎn)品或服務(wù)所必備的技術(shù),是專利權(quán)人獨占的技術(shù)。

(一)必要專利的有效性判斷

判斷必要專利是否在保護(hù)期內(nèi)維持有效。通常發(fā)明專利的保護(hù)期為20年,實用新型專利的保護(hù)期為10年,從專利申請日起算。如果專利超過了保護(hù)期,則專利無效。同時,各個國家或地區(qū)的專利組織均規(guī)定,在獲得專利權(quán)后,在保護(hù)期內(nèi)如果不按時繳納年費,則該專利無效。另外,在獲得專利權(quán)后,如果有人提出該專利權(quán)無效的請求,并且專利權(quán)全部無效的決定生效的,則該專利無效。

判斷在行為發(fā)生地是否有專利保護(hù)。根據(jù)專利保護(hù)的地域性規(guī)定,如果使用標(biāo)準(zhǔn)中所述專利技術(shù)的行為發(fā)生地所在的某些國家或地區(qū)沒有授予該技術(shù)專利權(quán),則該技術(shù)不受專利保護(hù)。如：可以通過與專利相關(guān)的國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)官方網(wǎng)站,用專利文獻(xiàn)號檢索得到上述相關(guān)信息?？梢酝ㄟ^國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站(www.sipo.gov.cn)的“法律狀態(tài)查詢”檢索中國專利是否有效;通過美國專利商標(biāo)局網(wǎng)站(www.uspto.gov)的“Check Status”檢索美國專利是否有效;通過歐洲專利局網(wǎng)站(www.epo.org)的“Register Plus”檢索在歐洲專利局專利申請的法律狀態(tài);同樣,其他國家或地區(qū)專利的法律狀態(tài)也可從相應(yīng)的官方網(wǎng)站獲知。

(二)必要專利的不可代替性判斷

時間上的不可替代。該專利技術(shù)必須與當(dāng)時要生產(chǎn)的產(chǎn)品或使用的方法有直接的聯(lián)系,生產(chǎn)產(chǎn)品時必然要用到該專利技術(shù),而不能用其他技術(shù)或?qū)＠娲?。但?隨著技術(shù)的發(fā)展,用新技術(shù)替代該專利技術(shù)也是可能的。

是否可被改進(jìn)技術(shù)替代。具有全新技術(shù)方案的開創(chuàng)性專利可以不依賴其他專利而單獨實施,是技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)技術(shù),可以成為該技術(shù)領(lǐng)域的必要專利。可以根據(jù)被后來的專利文獻(xiàn)所引用的情況來確認(rèn)開創(chuàng)性的必要專利是否可被替代。開創(chuàng)性的必要專利被引用的越多,則越不可被替代。開創(chuàng)性的必要專利被引用的跨越時間越長,則越不可被替代。以本專利US5868855(公布日：1999-02-09;專利權(quán)人：KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)為例,說明如何檢索本專利的專利引文,獲得引用本專利技術(shù)的專利文獻(xiàn)(citing documents),并進(jìn)行相關(guān)分析。通過歐洲專利局網(wǎng)站(www.epo.org)的“esp@cenet”檢索系統(tǒng)的高級檢索(Advanced Search)頁面的公布號(publication number)入口檢索,在檢索結(jié)果的頁面,如圖1所示,在“Cited documents”列表的下方,點擊“View all”,看到引用本專利US5868855的全部專利文獻(xiàn)列表(List of citing document)。

圖1 檢索結(jié)果的頁面

從引用本專利的專利文獻(xiàn)數(shù)量可知,有7件專利文獻(xiàn)引用了本專利,從US5994238(A) (公布日：1999-11-30)持續(xù)到US7439183 (B2)(公布日：2008-10-21),本專利被持續(xù)引用的時間跨度從1999年11月至2008年10月。不但引用本專利的專利文獻(xiàn)數(shù)量多,而且跨越時間長。從本專利被引用的數(shù)量看,符合不可被改進(jìn)技術(shù)替代的條件。

從引用本專利的專利文獻(xiàn)的專利權(quán)人可知,在引用本專利的7件專利文獻(xiàn)中,有6個不同的專利權(quán)人,其中一個專利權(quán)人(SEIKO EPSON CORP)在2006年公開了兩件美國專利申請。說明本專利權(quán)人(KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)的技術(shù)處于本領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

從引用本專利的專利文獻(xiàn)的內(nèi)容可知,在引用本專利的7件專利文獻(xiàn)中,被該領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)可的開創(chuàng)性專利技術(shù)是本專利技術(shù)涉及的“硅晶片刻蝕液”,其他技術(shù)都是在本專利基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,如刻蝕方法、刻蝕設(shè)備等。

從上述分析可以看出,本專利US5868855不但是該技術(shù)領(lǐng)域開創(chuàng)性必要專利,而且不能被改進(jìn)技術(shù)所替代。

四、關(guān)注必要專利的同族專利

如果在標(biāo)準(zhǔn)中采用了專利技術(shù)并公開了其專利文獻(xiàn)號,不但要清楚該專利技術(shù)的同族專利數(shù)量及其地域性分布,還要判斷同族專利與本專利的權(quán)利要求范圍是否相同,這樣有利于全面了解與本專利相關(guān)的世界范圍的專利保護(hù)狀況,增強專利許可的預(yù)見性。由至少一個共同優(yōu)先權(quán)聯(lián)系的一組專利文獻(xiàn),稱為專利族(Patent Family)。在同一專利族中每件專利之間互為同族專利。仍然以本專利US5868855(專利權(quán)人為KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)為例進(jìn)行相關(guān)說明。

同族專利的數(shù)量及其地域性分布分析。點擊圖1的“View I NPADOC patent family”,在檢索結(jié)果的頁面,看到本專利的同族專利列表(Family list)。從檢索結(jié)果可知,本專利有6件同族專利,分別在中國、德國、歐洲、日本、韓國和美國得到專利授權(quán)。

同族專利的內(nèi)容分析。檢索到的6件同族專利主要涉及3個技術(shù)主題：硅(半導(dǎo)體)基板的表面處理液,硅(半導(dǎo)體)基板的表面處理方法和設(shè)備。其中,有4件僅涉及兩個技術(shù)主題(處理方法和處理設(shè)備),有兩件涉及3個技術(shù)主題。同族專利之間的內(nèi)容可能相同,也有可能部分相同,要通過將各同族專利授權(quán)的權(quán)利要求書與本專利的保護(hù)范圍比較,來判斷同族專利是否與本專利相同,以確定在特定的國家或地區(qū)是否還要對同族專利進(jìn)行專利許可。

五、對我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定/修訂及使用標(biāo)準(zhǔn)的建議

(一)在國家標(biāo)準(zhǔn)制定/修訂、用戶使用標(biāo)準(zhǔn)時關(guān)注必要專利

無論在我國通過等同采用或修改采用國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定/修訂過程中,還是在用戶采用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的過程中,首先要通過相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫檢索標(biāo)準(zhǔn)中的專利信息,然后根據(jù)需要判斷標(biāo)準(zhǔn)所采用的專利是否必要專利。

確定是否需要進(jìn)行必要專利的判斷。在標(biāo)準(zhǔn)的與本專利相關(guān)的文件,如“聲明”中,如果有“免費專利許可”的字樣,則可以直接免費使用該專利技術(shù),不需要進(jìn)行必要專利的判斷。

判斷是否為必要專利。在標(biāo)準(zhǔn)的與本專利相關(guān)的文件,如“聲明”中,如果有“在無歧視基礎(chǔ)上以合理的期限和條件談判專利許可”的表達(dá),則要對該專利技術(shù)的有效性、不可替代性進(jìn)行判斷。

必要專利的同族專利的判斷。在確定標(biāo)準(zhǔn)中所采用專利為必要專利的基礎(chǔ)上,還要關(guān)注該專利技術(shù)的同族專利的數(shù)量,并對其相應(yīng)內(nèi)容是否相同進(jìn)行判斷。為在不同國家或地區(qū)簽署專利許可合同進(jìn)行前瞻性的準(zhǔn)備。

(二)積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定工作,推動我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)

一方面,積極爭取成為國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作組的成員。關(guān)注國際標(biāo)準(zhǔn)的“標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿”文本中有關(guān)專利技術(shù)的內(nèi)容,并進(jìn)行必要專利的判斷,對于不是為必要專利的技術(shù)及時提出異議,以防止專利權(quán)的濫用。另一方面,在推動我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)的過程中,也要注意知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),對標(biāo)準(zhǔn)所采用的必要專利區(qū)分情況對待,避免出現(xiàn)專利免費許可和低價許可的情況,切實保護(hù)自身的利益。

總之,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重要性的認(rèn)識和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識都不斷提高,專利技術(shù)會越來越多地融入到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中。只要我們不斷努力,就一定能推動我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展,并使之逐漸成為國際標(biāo)準(zhǔn),使其更好地為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

那英,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利文獻(xiàn)部數(shù)據(jù)加工管理處處長。