陳文煊

反淡化理論司法適用的新發(fā)展
——評“伊利”商標異議復審行政糾紛案

陳文煊

在馳名商標司法解釋規(guī)定了民事侵權案件可以適用反淡化理論之后,人民法院在商標確權行政糾紛中,對反淡化理論的適用也進行了有益的探索。分析了反淡化理論在商標確權行政案件中適用的可行性和合理性,著重探討了適用反淡化理論的要件、反淡化理論和混淆理論適用的相互關系。

馳名商標 反淡化 商標確權

我國商標法對商標權的保護,在傳統(tǒng)上主要是基于混淆理論構建的,對于馳名商標的保護也不例外。最高人民法院于2009年4月頒布的《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(簡稱馳名商標司法解釋)對馳名商標的保護在堅持混淆理論的基礎上,引入了反淡化理論,從而加強了對馳名商標的保護力度。①孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》,法律出版社2009年7月版,第491至492頁;祝建軍、汪洪：《從KODAK案談對馳名商標的反淡化保護》,以及夏君麗對該文所著《編后補評》,載《人民司法》2009年第22期第35頁至第38頁。依照該款規(guī)定,“足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系,而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽,或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的,屬于《商標法》第十三條第二款規(guī)定的‘誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害’”。

反淡化理論是與混淆理論②本文所使用的混淆概念,既包括直接混淆,也包括間接混淆。全然不同的理論,其適用的效果就是馳名商標禁用權的范圍得到擴張,達到在混淆理論下無法得到圓滿解釋的跨類效果。在商標確權行政糾紛中,是否也應當適用反淡化理論,反淡化理論適用的條件如何,應當如何劃定跨類的邊界,在“伊利”商標異議復審行政糾紛③一審為北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1589號判決,二審為北京市高級人民法院(2009)高行終字第1418號判決。一案中,人民法院的司法實踐給出了初步回答,值得理論和實務界進一步研究。

一、“伊利”案的基本情況

原告內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(簡稱伊利公司)的引證商標(見下圖1)于1992年被核準注冊,核定使用商品為第29類牛奶等商品。被異議商標(見下圖2)由第三人尤某于2000年提出注冊申請,指定使用商品為第11類水龍頭、衛(wèi)生器械和設備等。經伊利公司提出異議申請,商標局作出裁定：引證商標雖馳名,但其賴以知名的商品是冷飲,與“水龍頭”等商品分屬不同行業(yè),差異較大,故被異議商標使用在“水龍頭”等商品上,不會引起消費者混淆。對被異議商標予以核準注冊。經伊利公司提出復審申請,商標評審委員會作出裁定,同意商標局的認定,并進一步指出：加之確有美國“伊利運河”等稱謂,“伊利”一詞未與伊利公司建立唯一對應的聯(lián)系,被異議商標的注冊使用不易使消費者將其標識的商品誤以為源自伊利公司,從而誤導公眾,損害伊利公司和消費者的利益。伊利公司不服,訴至北京市第一中級人民法院。在商標評審階段和訴訟過程中,各方當事人對于引證商標屬于馳名商標的事實不持異議。

圖1 引證商標

圖2 被異議商標

一審法院認為：在文字與圖形組合商標中,文字部分構成該商標的主要識別部分,是其顯著性區(qū)別特征所在。兩商標的主要識別部分都是“伊利”漢字與拼音,因此,兩商標標識構成近似。伊利公司的“伊利”商標的知名度因其商品為民眾日常生活所需品,商品受眾為廣大普通消費者,且其使用的時間、地域跨度十分長遠和廣大,故此其“伊利”商標具有極高知名度。當他人將“伊利”作為商標注冊使用在其他領域的商品上時,足以使公眾認為被異議商標與伊利公司的馳名商標“伊利”商標具有相當程度的聯(lián)系。對于中國消費者而言,知曉“伊利”牌奶制品的消費者數(shù)量遠遠高于知曉美國“伊利運河”的人數(shù),對“伊利”的使用已產生并具有唯一對應于伊利公司產源的標識性效果。鑒于伊利商標的極高知名度,作為馳名商標跨類保護所應考慮的范圍應當與其知名度強度相當,作更寬泛的考慮。尤某將“伊利”作為水龍頭等商品上的商標使用,盡管注冊申請的商品類別在生產銷售等方面與伊利公司沒有關聯(lián)之處,但可以認定其使用行為客觀上將產生減弱“伊利”作為馳名商標顯著性的損害后果;其使用在衛(wèi)生器械和設備上,易使消費者將其與不潔物發(fā)生聯(lián)想,伊利公司據(jù)此有理由認為尤某的這種使用會造成貶損其“伊利”商標的聲譽;同時也因伊利商標極高的知名度,伊利公司有理由認為,尤某的這種使用行為無形中利用了伊利公司“伊利”商標的市場聲望,無償占用了伊利公司因付出努力和大量的投資而換來的知名度的利益成果。綜上,一審法院判決撤銷被訴裁定。

被告商標評審委員會不服,以一審判決運用的反淡化理論沒有法律依據(jù)為由,上訴至北京市高級人民法院。

二審法院同意一審法院的觀點,判決維持原判。

二、反淡化理論在商標確權行政案件中的可適用性

反淡化理論最早來源于美國的理論研究和立法、司法實踐活動。1996年美國通過的《聯(lián)邦商標淡化法》,被認為是在聯(lián)邦一級全面確立馳名商標反淡化保護的標志。④孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》,法律出版社2009年7月版,第375頁。反淡化理論并不要求馳名商標和淡化商標造成消費者的混淆誤認,因此,其著眼點主要不在于保護消費者和經營者不受誤導和欺騙,而在于保護商標權利人對某一標識的獨占性權利,或者說保護的是馳名商標標識與權利人之間聯(lián)系的絕對性、單一性,保護的是馳名商標的獨一無二性。更深層次地講,保護的是馳名商標權利人經過誠信經營所凝結在商標中的不懈勞動和巨額投資。因此,從鼓勵投資、保護競爭、培育誠實信用的商業(yè)道德的角度出發(fā),反淡化理論無法為混淆理論所取代。

最高人民法院頒布的馳名商標司法解釋雖然針對的是商標民事糾紛案件的審理,但是在商標確權行政糾紛中,筆者認為也可以適用反淡化理論。首先,該司法解釋的立法精神具有普適性,根據(jù)商標確權與商標侵權標準相統(tǒng)一的原則和一貫做法,在商標確權司法實踐中參照適用該司法解釋,在邏輯上并無障礙。其次,由于商標確權糾紛中被爭議或被異議商標未必進行實際使用,因此,存在著權利人是否需要證明淡化的損害實際發(fā)生,還是僅需證明淡化的可能性的爭論。筆者認為,從預防侵權行為發(fā)生,以及節(jié)約社會資源和司法資源的角度出發(fā),沒有必要在已經可以證明存在淡化可能性的情況下,仍然允許被爭議、被異議商標注冊,從而任由其發(fā)生實際淡化的后果。相反,可以在淡化商標尚未使用之時,即將淡化的損害后果消滅在萌芽之中。值得一提的是,2006年美國通過的《商標淡化修正法》明確否定了美國最高法院在Victoria’s Secret一案中關于原告必須證明實際淡化的主張,并增加規(guī)定該法同樣適用于商標注冊程序。⑤孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》,第381、378頁。綜上,從權利基礎的層面駁回或者撤銷淡化商標的注冊也不存在理論上的障礙?！耙晾卑讣词窃谏虡舜_權行政糾紛中適用反淡化理論的一個典型案例。

三、適用反淡化理論的條件

反淡化理論的適用是有嚴格限制的,為避免反淡化理論被濫用,從而淪為馳名商標權利人實現(xiàn)無限壟斷力的工具,必須嚴格限制其適用范圍。筆者認為,結合“伊利”案的審判經驗,反淡化理論的適用應當滿足以下條件。

(一)馳名商標與淡化商標相同或者高度近似

只有在兩商標相同或者高度近似的情況下,消費者才會對兩商標產生基本相同的商業(yè)印象,才會不再將馳名商標的標識與其權利人唯一地聯(lián)系起來,而開始對馳名商標的標識所對應的來源產生不同的認知。而且,兩商標標識的近似程度越高,淡化的可能性就越大。需要強調的是,由于淡化的證明門檻要比混淆高,因此,原告僅僅證明兩商標標識達到消費者混淆誤認的近似程度是不夠的。在美國則要求兩商標至少達到實質相似的程度。⑥孔祥?。骸渡虡伺c不正當競爭法原理和判例》,第383頁;李明德：《美國知識產權法》,法律出版社2003年10月版,第358頁。在“伊利”案中,一審法院先就兩商標構成近似的問題進行了論述,雖然圖案有異,但兩商標在顯著部分即文字和稱呼上的一致性,使得兩商標構成高度近似是毫無疑問的。

(二)被保護的馳名商標應當為極其馳名的商標

反淡化理論保護的商標應當是最為馳名的那些商標。

筆者認為,不同馳名商標的知名度在程度上是有差異的。無論是從保護商標權利人商譽的角度,還是從維護消費者對馳名商標獨特印象的角度,都要求受反淡化理論保護的馳名商標具有極高的知名度。這一條件大大限制了反淡化理論的適用范圍,也使得該制度不至于被濫用從而損害其他市場主體的競爭自由。高知名度是獲得跨類保護的合理性基礎,也是產生淡化可能的邏輯前提?；诒Ｗo范圍與其市場投入(知名度)相對應的原則,對于一般的馳名商標,并無給予反淡化保護的必要。在“伊利”案中,一審法院認定原告商標“使用時間、地域跨度十分長遠和廣大”,因此,具有“極高知名度”,從而得出了應當予以更大程度的跨類保護的結論。

(三)被保護的商標應當具有極高的顯著性,即相關公眾能將該商標的標識與核定使用的商品或者服務高度對應起來

對于這種顯著性是僅指固有顯著性還是也包括獲取顯著性的爭論,筆者認為,出于加強保護馳名商標培育商譽的目的,應當對獲得顯著性予以考慮;并且從操作層面來說,由于顯著性的問題往往與知名度密不可分,在考慮商標顯著性的時候,很難將其分割為哪一部分的顯著性來源于固有顯著性,哪一部分的顯著性來源于通過使用獲得的顯著性,也就是說不僅在理論上無法給出對固有顯著性和獲得顯著性區(qū)別對待的有力理由,實際上也不具有可操作性。美國《商標淡化修正法》即對以往某些美國法院區(qū)分固有顯著性和獲得顯著性的做法予以了否定。⑦孔祥?。骸渡虡伺c不正當競爭法原理和判例》,第381頁。當然,在固有顯著性和獲取顯著性的相互關系方面,如果商標標識的含義、讀音、圖案、色彩、外形等固有特征具有更強的顯著性,將更容易獲得反淡化保護,而以普通和常見的標識作為商標注冊和使用總是需要比那些令消費者印象深刻的標識付出更大的努力(例如更多的廣告宣傳)才能獲得高度的顯著性。

還應當予以重視的是顯著性的程度。如果馳名商標的權利人尚未能將其商標與其建立起相當程度的聯(lián)系,則其對該商標標識的“壟斷力”則應當受到更大的限制,他人在不會造成消費者混淆誤認的商品和服務類別上使用或者注冊與馳名商標標識相同或者近似的商標,則較不可能損害馳名商標權利人與馳名商標的唯一對應性,產生淡化的可能性也更低。⑧從這個意義上說,顯著性也不能只考慮固有顯著性,而不考慮獲取顯著性。這種對應不必達到唯一性的程度——即在相關消費者看來,該商標標識除了標示馳名商標權利人的含義之外,別無其他含義,但是,應當達到對于大多數(shù)相關公眾而言,在特定的商業(yè)活動環(huán)境中,“看到該商標標識,馬上能下意識地聯(lián)想到該商標權利人”的程度。從“伊利”一案觀之,兩審法院都認為,雖然“伊利”還有美國伊利運河、伊利湖的含義,但是在相關消費者中,對“伊利”二字首要的、主要的、固定的印象是原告的牛奶等產品。對此,筆者進一步認為,對于對應關系的考慮,還應當特別將商標置于使用環(huán)境中進行考察。商標使用的場合是進行商品和服務流通的商業(yè)市場,消費者更多地會將商標置于商業(yè)領域的語境下進行認知。當消費者在消費這一特定情形下看到“伊利”二字時,首先想到的是原告伊利公司的“伊利”商標,而較不可能將其作為河流、湖泊名稱等與商業(yè)無關的含義進行認知,此時,“伊利”商標與原告幾乎是唯一對應的。

(四)馳名商標所核定使用的商品或服務的相關消費者能夠覆蓋被爭議、被異議商標的相關公眾

筆者認為,反淡化理論適用的前提條件之一是淡化商標的相關公眾知曉馳名商標的存在。這決定了在此類案件中應當考慮兩商標使用的商標或服務的類別。對于馳名商標和被控、被爭議、被異議商標的相關公眾的關系,存在著六種情況,即均為日常普通消費者且范圍相同;均屬于特定行業(yè)和領域且范圍相同;均屬于特定行業(yè)和領域但前者涵蓋后者;前者為普通日常消費者而后者為特定行業(yè)和領域中的人員且前者涵蓋后者;前者為特定行業(yè)和領域中的人員而后者為普通日常消費者;分屬不同的特定行業(yè)和領域。⑨北京市第一中級人民法院知識產權庭課題組：《馳名商標司法保護中存在的問題及解決對策》,載蔣志培主編《中國知識產權司法保護2008》,中國傳媒大學出版社2008年5月版,第223至224頁。只有前四種情況才可以適用反淡化理論。其中,在馳名商標核定使用的商品為日常消費品的情形下,由于相關公眾為普通消費者,涵蓋面廣,在適用反淡化理論時甚至可能出現(xiàn)“全類保護”的后果。在“伊利”案中,兩審法院都強調引證商標核定使用商品為日常普通消費品、商品受眾為廣大的普通消費者。實際上強調的是相關公眾的普遍性,這使得引證商標的相關公眾能夠覆蓋被異議商標的相關公眾。只有這樣,被異議商標的相關公眾在接觸被異議商標時,由于同時也是引證商標的相關公眾,才能夠在引證商標和被異議商標之間建立起聯(lián)系。美國《商標淡化修正法》要求馳名商標必須為普通公眾而非相關公眾所廣為知曉,⑩孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》,第384頁。此處不僅強調了馳名商標的知名度,同時也強調了相關公眾的廣泛性。

(五)具有模糊、弱化、丑化馳名商標的可能性

在侵權訴訟之中,適用反淡化理論是否要求證明淡化實際損害的發(fā)生,還是只需要證明存在淡化的可能性,仍然存在爭論。但是在商標爭議和商標異議行政訴訟之中,由于被爭議、被異議商標未必實際進行了使用,因此要求馳名商標權利人舉證證明實際損害已經發(fā)生,在某些情況下并不現(xiàn)實。由“伊利”案觀之,目前人民法院的做法是只需要證明淡化可能性即可。由于僅是一種可能,因此,多為主觀推論,鮮有客觀證據(jù)。然而,人民法院在判斷是否存在淡化的可能時,會綜合兩商標標識的近似程度、兩商標所核定或指定商品或服務的內容、消費群體、銷售渠道等因素,并且從一般消費者的角度進行考量,以判斷淡化可能的有無。

美國法院將淡化分為模糊(blurring)和丑化、貶損(tarnishment)。?鄭成思教授認為還有一種淡化的表現(xiàn)形式為“以間接的曲解方式使消費者將商標誤解為有關商品普通名稱”,如教科書中將“柯達”注解為“膠卷”,將“飛鴿”注解為“自行車”。這種對馳名商標的使用因不屬于商業(yè)使用,也非商標意義上的使用,賦予權利人的只是“字典修訂權”,因此,暫不在本文的討論范圍之內。參見鄭成思：《知識產權法》,法律出版社2003年1月版,第187頁?！渡虡说拚ā芬?guī)定模糊是“因一項商標或者商號與馳名商標近似而產生的損害馳名商標顯著性的聯(lián)系”。貶損是指“因一項商標或者商號與馳名商標近似而產生的損害馳名商標聲譽的聯(lián)系”。前者側重于保護馳名商標在消費者心目中的獨特性,后者側重保護馳名商標在消費者心目中的美好、尊貴、高雅、高品質等良好形象。無論是模糊還是貶損,都要求在當事人的商標之間產生某種聯(lián)想,并且這種聯(lián)想損害的是馳名商標對公眾的吸引力?！耙晾卑钢?兩審法院都重點考慮了“模糊”：在后“伊利”商標的注冊將破壞“伊利”馳名商標指代的唯一性,使得原告通過大量廣告宣傳等累積的商業(yè)印象被泛化。對于貶損而言,一審法院認為如果任由第三人將在牛奶商品上馳名的“伊利”商標注冊在衛(wèi)生器械和設備(此種商品包括馬桶),會導致消費者在購買原告生產的作為食品類的商品時產生不適感,進而損害原告商標在消費者眼中的衛(wèi)生、營養(yǎng)等已有的心理感受。二審法院在判理部分并未對此予以強調,這也反映了目前人民法院在適用反淡化理論時對“丑化”含義的謹慎態(tài)度。筆者認為,在比較法上,美國法院把被告將“Enjoy Coca-Cola”(享受可口可樂)改成“Enjoy Cocaine”(享受可卡因)的行為,以及被告在啤酒瓶的開瓶器上使用在鋼琴商品上馳名的“史丹威”商標的行為都認定為貶損的情形。?李明德：《美國知識產權法》,第357頁。如以該標準視之,“伊利”案似可構成貶損可能的典型案例。不過,目前對于何為貶損,達到何種程度的貶損才構成淡化,有待于進一步探討。

筆者認為,馳名商標司法解釋中規(guī)定的“足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系”是滿足上述五個條件的邏輯后果,可以通過舉證滿足上述條件而得到證成。進一步而言,上述列舉的五項條件必須同時滿足才能獲得反淡化的保護。任一條件的缺失將否定反淡化理論在該案中的可適用性。例如,如果兩商標既不相同也不高度近似,那么即使馳名商標的知名度再高、顯著性再強,也不能獲得反淡化的保護從而具有阻擋他人商標注冊或使用的效力。并且,上述條件只是目前人民法院適用反淡化理論時主要考量的因素,但沒有窮盡所有的因素,隨著實踐的發(fā)展,仍然可能考慮與淡化有關的其他因素。

需要指出的是,前述各項條件之間,存在著高度的關聯(lián)。一方面,不同的因素之間存在聯(lián)系,例如,通過使用獲得高知名度的馳名商標,其顯著性也往往因為同樣的使用行為而得到增強。另一方面,馳名商標如果在某項因素上表現(xiàn)特別突出,可以適當減輕原告在其他因素方面的證明責任。例如,如果兩商標完全相同,則馳名商標權利人在證明存在模糊、貶損的可能性時更容易證明消費者會對兩商標產生關聯(lián)印象;又如,馳名商標具有高度的固有顯著性,相對而言對其知名度的證據(jù)要求可能會適當放寬一些。值得注意的是,即使存在上述關聯(lián),但這種相互影響是有限度的,甚至只是輕微的,很好地滿足任一條件本身并不能完全免除馳名商標權利人在其他條件上的舉證責任。例如,即使馳名商標在所核定使用的商品或服務上非常馳名,仍然要求其具有高度的顯著性(商標或服務與權利人之間高度的對應關系),而不是一般的顯著性,也仍然要求其相關公眾能夠基本覆蓋淡化商標的相關公眾,而不僅僅是存在部分交叉。

四、反淡化理論與混淆理論適用的關系

混淆理論仍然是我國商標法以及商標侵權、確權案件審理的基本理論。只有在混淆理論無法適用的前提下,才能考慮適用反淡化理論。也就是說,反淡化理論需要貫徹按需認定的原則。

首先,在相同或者類似的商品或服務上,并不適用反淡化理論,仍然適用混淆理論。如果雙方商品存在競爭關系,則只能考慮混淆誤認,而不能考慮淡化。其次,在跨類保護的情況下,也應當首先考慮適用混淆理論。在馳名商標制度已經出現(xiàn)“異化”的情況下?夏君麗：《關于馳名商標司法保護價值取向及制度設置的思考》,載蔣志培主編《中國知識產權司法保護2008》,中國傳媒大學出版社2008年5月版,第230至232、240頁。,應避免為馳名商標提供更強有力保護的反淡化理論被濫用。適用反淡化理論可能導致對于某些商標全類保護的后果,如果適用反淡化理論的范圍過廣,則導致在馳名商標權利人與社會公眾利益衡量的天平上過于向權利人傾斜,無助于他人在與馳名商標完全不沾邊的商品或服務類別上通過誠實勞動獲得標識性的知識產權,不僅增加了他人規(guī)避侵權風險的成本,也限制了他人的行為自由以及市場競爭。同時,反淡化理論適用的多個考量因素均具有模糊性,不可避免地摻雜著大量的主觀判斷。因此,實踐中對反淡化理論的適用應當秉持審慎原則,并且只有在混淆理論無法適用的前提下,才考慮反淡化理論的可適用性。馳名商標司法解釋第九條第二款特別將混淆置于淡化之前作為馳名商標跨類保護的結果要件,似可解讀為適用應當存在先后順序。

五、結 語

反淡化理論的適用有助于保護在普通消費者中極為馳名、具有高度顯著性的商標不因其他與之相同或者高度近似的商標的商業(yè)性使用(或將來的使用)行為而受到顯著性模糊、商譽貶損的后果,從而維護其在消費者心目中業(yè)已建立的商業(yè)形象。在逐步加大商標權和馳名商標保護力度的社會潮流下,反淡化理論具有傳統(tǒng)混淆理論不可替代的作用。然而,給予馳名商標反淡化保護不能絕對化,是否跨類,跨類的范圍,仍然需要進行個案認定。在實踐中應當進一步明確反淡化原則適用的條件,劃定馳名商標跨類保護的邊界,使得對于馳名商標保護的寬窄程度與其馳名度、顯著性等因素相適應,避免類別跨度過大從而損害商標權利人以外的社會公眾的利益。

陳文烜,北京市第一中級人民法院知識產權庭法官。