王 鑫

摘要世界標準化工作的實踐表明標準化組織的專利政策規(guī)定存在諸多問題,本文圍繞標準化組織專利政策的核心內容——“必要專利”,就專利必要性的實質判斷要件、“必要專利”的形式構成、“必要專利”的評估機構設置和“必要專利”管理的異議程序等實體與制度保障方面的一些重要問題進行了研究。

關鍵詞標準化組織 專利政策 必要專利

中圖分類號:D923.4 文獻標識碼:A 文章編號:1009-0592(2009)05-337-02

一、技術標準中的“必要專利”

一般認為,“必要專利”(Essential Patent,又稱為“核心專利”),是指經技術標準體系認定為該技術標準體系所必不可少的一項技術,而該技術作為一項專利又被專利權人所獨占。①為解決專利進入技術標準所引發(fā)的標準公益性與專利排他性之間的矛盾,標準化組織多借助于專利政策以界定各利益方權責,其核心內容就是關于“必要專利”的相關規(guī)定。但是就目前實踐情況而言,國際上絕大多數標準化組織對“必要專利”的內涵理解和基本規(guī)定都缺少統(tǒng)一明確的認識,因此在很大程度上導致了其專利政策中對專利披露與許可規(guī)定的模糊與曖昧,極易引起反壟斷審查、專利權濫用訴訟等系列法律問題和糾紛。為此,如何對“必要專利”自身的一些基本問題做出回答也就成為標準化組織建立技術標準和制定專利政策時需要首先思考和面對的難題。

二、專利政策中關于“必要專利”的基本問題探討

(一)專利必要性的實質判斷要件

考察世界上一些主要標準化組織的專利政策,可以發(fā)現(xiàn)其對“必要專利”的實質構成或者說專利必要性的實質判斷要件規(guī)定存在著不小的差別。如,ITU知識產權政策界定的“必要專利”為任何“可能完全或部分覆蓋(may fully or partly)”標準草案的專利或專利申請;② ANSI認為是標準草案“可能需要使用(may require the use)”的某項專利發(fā)明;③ATSC則理解為“必然侵權”(necessarily infringed),并進一步指出“必然侵權僅指已沒有其它可替代或可選擇的實施標準文件而不侵權的技術?！雹?ETSI也有類似的解釋,認為“必要的”是指,“基于技術上而非商業(yè)上的原因,考慮到通常的技術慣例和標準制定之時的已有技術狀況,制造、銷售、出租或者其它處理、維修、使用或實施符合某一標準的設備或方法不可能不侵犯該項知識產權。”⑤

對此,筆者認為中國的AVS標準對“必要專利”的界定相對更為全面、準確,AVS提出認定標準所涉及的“必要專利”需滿足三方面條件:1.有效性:必須是有效專利,當專利因有效期、地域性等原因失效時,許可無效專利是濫用知識產權的商業(yè)欺詐行為;2.必要性:即被許可人實現(xiàn)標準、開發(fā)產品的相應技術要求時必然用到該專利,而不能用其它技術或專利替代;3.時間性:當出現(xiàn)新的技術或專利能夠替代時,相應“必要專利”的資格應該消失。⑥而對于在“專利池”(Patent Pool)模式下的“必要專利”判斷,還需要考慮反壟斷審查方面的要求,因為在非專利池許可的普通模式下,即使存在一定數量的競爭性專利,被許可人可以通過與專利權人的單獨談判選擇自己滿意的專利即可,“專利池”的打包許可模式使得被許可人沒有機會選擇專利池以外與標準兼容且技術或者價格上可能更具競爭性的專利,專利池內專利數量的增多,通常而言,也意味著專利許可價格的提高,對被許可人非常不利,極易引起反壟斷法上的爭議。因此,對專利池模式下的專利必要性實質判斷要件中,可以認為還應該增加“互補性”的規(guī)定,即“專利池”納入的必須是互補性的專利而非競爭性專利。

(二)“必要專利”的形式構成

除“必要專利”的內涵外,對“必要專利”的外延或者說“必要專利”具體指的是發(fā)明專利、實用新型、外觀設計的一種或者其中的某幾種的組合或者全部等。各標準化組織的規(guī)定雖不盡相同,但絕大多數標準化組織傾向于認為只有發(fā)明專利或者至少是實用新型專利才可能被認定是標準中涉及的“必要專利”,如《AVS知識產權政策》第四條第一款第3項規(guī)定,AVS標準的“必要專利”范圍僅限于發(fā)明和實用新型,而不包括外觀設計。究其原因,一方面是因為各技術標準所在行業(yè)領域的不同故而有所差別,另一方面也是為了保證 “必要專利”技術上的先進性,而ICT領域(信息通信產業(yè))興起電子信息類技術標準領先于產品的“前瞻性標準化”運動(Anticipatory Standardization),則更是明確地表明了其借助“必要專利”帶動技術標準超前性的追求,也在一定意義上反映了行業(yè)標準不同于國家標準的純商業(yè)化發(fā)展方向。

(三)“必要專利”的評估機構設置

對“準必要專利”的認定,是對專利進入標準的具體把關,如設置的“門檻”過低將誘發(fā)專利權人的投機行為,出現(xiàn)所謂的“過度披露”問題,導致技術標準或標準設置的專利池內“非必要專利”數量的增多,影響標準特別是其專利池的整體質量。更重要的是,魚目混珠的“非必要專利”必然造成標準或其專利池內“必要專利”的不清晰,使技術標準涉嫌反壟斷法規(guī)制的搭售許可、捆綁許可等行為,增大標準運作的法律風險。當然,從標準化組織的角度看,又不愿將“門檻”設得過高,因為客觀上很難保證如果要求過于嚴格,難免“百密一失”造成標準在構建中“必要專利”的遺漏,導致標準在市場化過程中可能會遇到有新的權利人突然出現(xiàn)主張權利或者提起訴訟等情況,使標準化組織及標準的推廣陷于困境。故而,目前絕大多數標準化組織采取的一般做法是在其專利政策中聲稱不對標準或專利池中的“必要專利”的有效性和必要性負責,事實上,幾乎只要權利人的專利被披露就基本上都會被認定為“必要專利”而獲得許可收費權。這樣的做法,雖然使標準化組織擺脫了涉訴的風險置身事外,但卻給標準實施者和廣大消費者增加了為“非必要專利”買單的負擔,顯然有失公允。

因此,筆者認為標準化組織應該考慮對“必要專利”的效力進行初步的鑒別或評估。就專利的有效性而言,專利無效的原因可能是存在無效理由,也可能是已過保護時限,而標準化組織完全可以通過簡單的檢索預先排除后者。特別是對于“專利池”模式的標準,在“必要專利”的評估采納過程中,更應該采取由管理機構聘任獨立、專業(yè)“專利評估人員”的方式,制定嚴格、公正的評估機制進行審核,以保證進入專利池的“必要專利”質量及技術標準對所有競爭者都是公平開放的,美國司法部在裁決MPEG-2技術標準的專利許可模式時的一個重要認可理由也在于此。實踐中,3G Patent Platform等標準化組織已認識到這一問題,在其專利政策中已有關于“必要專利”的評估組織和認定程序設置規(guī)定。3G Patent Platform設置了一個評估政策委員會、一個專利評估機制機構和一個評估專門小組。專利要進入專利池,程序上需要先后經過專利權人自評、許可管理委員會評估和專家評估小組最終確認后,才能成為“必要專利”。另外,為防止“過度披露”問題的出現(xiàn),提高評估機構的工作效率,筆者認為也可以考慮采取按提交的“準必要專利”數量收取審核費用的方式,以經濟的杠桿對“過度披露”進行調節(jié)限制。

(四)“必要專利”管理的異議程序

技術標準尤其是設置了專利池模式的技術標準的初衷之一,是為了給專利的使用人、實施者或者被許可人進行市場化應用時提供不落入“專利陷阱”(Patent Trap)或者“專利灌叢”(Patent Thicket)的可信賴的、穩(wěn)定和安全的預期保障。因此,技術標準在管理和運作時應盡可能的保持其穩(wěn)定性和安全性,恪守誠實信用原則,保護上述利益關系人的信賴權益。但與此同時,一方面,可能存在一些人為的,如鑒定人知識能力在某一方面的缺陷、疏忽大意或者特殊的考慮等因素影響。另一方面,客觀上,隨著標準的技術升級或者專利保護時限的到期、專利被裁定無效等情況的出現(xiàn),標準通過時的“必要專利”可能在一段時間或一定事件發(fā)生后已不能被認定為“必要”。因此,在技術標準的推廣實施階段都還需要不斷地淘汰、更新標準或專利池內的一部分“必要專利”,而不能認為只要技術標準草案的已通過就可以一勞永逸了。所以,無論是理論上還是實踐中,標準或者其專利池都需要具有一定的流動性,合理完善的標準或專利池應該是一個整體上穩(wěn)定而局部又具有一定動態(tài)性的技術、專利集合,當然這個動態(tài)一定要在一個合理且可控的范圍內,同時應該保證這個變化不會給專利的使用人或者其他被許可人造成損失或負擔,否則應該給予相應的補償。

故而,筆者認為,為持續(xù)保證“必要專利”的質量,標準化組織的專利政策中應該規(guī)定其有權間隔一定的時間或在認為必要時組織專家對“必要專利”的真實性、有效性和合法性進行復核,對標準實施者或者社會公眾發(fā)現(xiàn)的標準中的“非必要專利”一經確認立即剔除出標準。對采取“專利池”模式打包許可的技術標準則更是如此,以保證專利池的質量和對外許可的公平。

三、結語

“必要專利”作為知識產權(主要是專利)這一具有法律授予的有限壟斷性私權進入通常意義上認為屬于公共利益范疇的技術標準的關鍵性切入點,在實踐中圍繞這一核心內容而引發(fā)的“專利挾持”、“搭售許可”等問題層出不窮,急需針對性地重點研究以對技術標準的制定與運作進行嚴格的控制和監(jiān)管,從而保證權利間的平衡和維護社會公共利益與良好的市場競爭秩序,本文只是就其中的一些最基本問題做了初步的探究。對我國而言,入世以來,DVD產業(yè)的痛楚、WAPI的困境已經說明中國技術標準的相關工作受到了巨大的沖擊和挑戰(zhàn)?？梢哉f,對技術標準涉及專利的相關問題,特別是就“必要專利”等問題的研究,更顯得急迫而重要。

注釋:

①張平,馬驍.標準化與知識產權戰(zhàn)略.北京:知識產權出版社.2005(133).

②Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy, 12 March 2005.http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/glp20051102.pdf.

③Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy.http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards Activities/American National Standards/Procedures, Guides, and Forms/Guidelines for Implementation of the ANSI Patent Policy 2007.DOC.

④Advanced Television Systems Committee, Inc. Patent Policy.http://www.atsc.org/policydocuments/B-4%20Patent%20Policy%2012-13-07.doc.

⑤ETSI IPR Policy,.http://www.etsi.org/legal/ipr.htm ETSI IPR Policy.

⑥黃鐵軍.專利權和標準公益性中間 AVS的第三條道路.

http://column.chinabyte.com/160/2010160_1.shtml.