摘要：美國(guó)聯(lián)邦最高法院近年的判決表明，美國(guó)專利法將加大對(duì)專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人進(jìn)行必要限制的發(fā)展趨勢(shì)。未來專利申請(qǐng)的難度將增加，專利維權(quán)將更加困難，專利無效之訴的可能性會(huì)增大，專利域外保護(hù)的可能性減弱。

關(guān)鍵詞：美國(guó)專利法 永久性禁令 專利無效訴訟 非顯而易見 標(biāo)準(zhǔn) 專利屬地管轄

作為判例法國(guó)家，美國(guó)法院的判決也是法律淵源之一。近年來，美國(guó)聯(lián)邦最高法院審理了數(shù)起頗具影響的專利案件，審理的結(jié)果表明美國(guó)對(duì)專利法有了新的理解，在一定程度上反映了未來專利法的發(fā)展趨勢(shì)，也必將對(duì)專利案件的審判實(shí)務(wù)產(chǎn)生重要影響，企業(yè)界，包括中國(guó)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注這些變化，及時(shí)調(diào)整專利策略，謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

分析美國(guó)聯(lián)邦最高法院的判決，美國(guó)專利法的發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為：

一、永久禁令的核發(fā)更加困難

美國(guó)的禁令類似于我國(guó)的責(zé)令停止違法行為，不同的是禁令在美國(guó)多由法院核發(fā)。針對(duì)專利侵權(quán)行為，美國(guó)法院可以核發(fā)兩種禁令，即臨時(shí)禁令（preliminary injunction）和永久禁令（permanent injunction）。當(dāng)專利權(quán)遭到侵害，權(quán)利人在向法院提起侵權(quán)之訴后，可向法院請(qǐng)求核發(fā)臨時(shí)禁令，以命令涉嫌侵權(quán)人立即停止涉嫌的侵權(quán)行為。在案件審理過程中，法官初步審理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)核發(fā)臨時(shí)禁令的，法院會(huì)要求申請(qǐng)人提供擔(dān)保金并核發(fā)臨時(shí)禁令，臨時(shí)禁令的效力到本案訴訟終結(jié)時(shí)為止。永久禁令則是經(jīng)過完整的審理程序，法院判決原告勝訴后才予以核發(fā)，其效力是永久性的。

長(zhǎng)期以來，美國(guó)專利審判的一大特點(diǎn)就是法院做出專利侵權(quán)認(rèn)定后即簽發(fā)永久禁令，而這正是許多公司最擔(dān)心的事項(xiàng)，所以許多涉嫌侵權(quán)人在接到專利權(quán)人的警告函之后，為了避免敗訴的風(fēng)險(xiǎn)，只好采取妥協(xié)的策略，不得不支付高額的費(fèi)用。

美國(guó)聯(lián)邦最高法院在eBay公司訴MercExchange公司案中，[1]卻改變了這一慣例。MercExchange擁有在線拍賣技術(shù)專利，卻沒有實(shí)施這些專利，2001年MercExchange指控eBay使用的“立刻購(gòu)買”交易方法侵害其專利，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定eBay侵權(quán)并且簽發(fā)永久禁令。

2006年5月，最高法院對(duì)此案做出終審判決，強(qiáng)調(diào)核發(fā)永久禁令要比照如下的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（1）若不予核發(fā)禁令，該侵權(quán)行為將導(dǎo)致無法彌補(bǔ)的損害；（2）權(quán)衡雙方的損害，若不予核發(fā)禁令，對(duì)申請(qǐng)人造成的損害將大于核發(fā)禁令對(duì)被告造成的損害，即依法獲得的金錢補(bǔ)償不足以彌補(bǔ)該損害；（3）核發(fā)禁令不會(huì)對(duì)公共利益產(chǎn)生負(fù)面的影響。

根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，即使侵權(quán)事實(shí)成立，法院也不一定核發(fā)永久禁令。本案中，MercExchange并沒有將其專利予以實(shí)際應(yīng)用，eBay的侵權(quán)行為不會(huì)對(duì)其造成難以彌補(bǔ)的損害，因此最高法院拒絕核發(fā)永久禁令。但最高法院同時(shí)認(rèn)為，專利權(quán)人為研究機(jī)構(gòu)的例外，因?yàn)檠芯繖C(jī)構(gòu)一般不從事實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)作，而是以授權(quán)方式利用該專利，所以前述情況對(duì)于研究機(jī)構(gòu)而言，只要單純侵權(quán)就可能對(duì)其造成不可彌補(bǔ)的損害。因此，研究機(jī)構(gòu)即使沒有實(shí)際應(yīng)用其專利，也有機(jī)會(huì)申請(qǐng)核發(fā)永久禁令。

二、放寬專利無效訴訟的提起條件

長(zhǎng)期以來，在美國(guó)專利審判實(shí)務(wù)中，專利的被許可人不能輕易提起質(zhì)疑專利有效性的訴訟。一般只有存在重大違約行為或終止許可協(xié)議的情形下，被許可人才能提起專利有效性的訴訟。然而，2007年1月，美國(guó)聯(lián)邦最高法院在MedImmune公司訴Genentech公司的專利訴訟案中推翻了這一慣例。[2]

MedImmune公司為了經(jīng)營(yíng)一種兒科呼吸道藥品而“被迫”同意根據(jù)原先協(xié)議向Genentech公司支付專利費(fèi)。經(jīng)過近五年的訴訟，最高法院最后推翻了上訴法院的判決，認(rèn)為不必終止或?qū)嵸|(zhì)違反許可協(xié)議，被許可人就可以針對(duì)專利權(quán)人提起質(zhì)疑專利有效性的訴訟，或就是否侵害專利提起訴訟。

此一判決對(duì)未來類似案件的影響是巨大的。這意味著被許可人如果基于某種原因，被迫接受許可協(xié)議，在接受協(xié)議后，仍有權(quán)利提起專利無效訴訟。以前在這種情形下，立案的可能性很小。今后只要被許可人能證明接受該許可協(xié)議是被迫的，就可以在支付專利許可費(fèi)的同時(shí)，主張專利無效。

本案表明美國(guó)聯(lián)邦最高法院放寬了提起專利無效訴訟的條件，等于給了企業(yè)更多的選擇，企業(yè)可以視情況先接受許可協(xié)議再提起訴訟，但對(duì)于專利權(quán)人來說，這一判決無疑是不利的。

三、提高專利的“非顯而易見性”標(biāo)準(zhǔn)

“非顯而易見性”(non-obviousness)，是取得美國(guó)專利的一個(gè)實(shí)質(zhì)性條件，類似于我國(guó)專利所要求的“創(chuàng)造性”。美國(guó)法院對(duì)非顯而易見性的判斷是根據(jù)專利法第103條的規(guī)定發(fā)展出的教導(dǎo)-建議-動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(teaching-suggestion-motivation，簡(jiǎn)稱TSM標(biāo)準(zhǔn))。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于由分散在數(shù)個(gè)在先發(fā)明的要件所組成的一項(xiàng)新發(fā)明，在沒有教導(dǎo)、建議或動(dòng)機(jī)來將這些要件組合出這件發(fā)明的專利范圍的條件下，這件發(fā)明不被視為顯而易見，因此可以獲得專利權(quán)。然而，2007年4月，美國(guó)聯(lián)邦最高法院在KSR公司訴Teleflex公司案中推翻了這一標(biāo)準(zhǔn)。[3]

2002年11月Teleflex公司向美國(guó)地方法院起訴KSR公司生產(chǎn)的可調(diào)節(jié)油門踏板裝置侵害其專利權(quán)，Teleflex的專利是一種經(jīng)電子傳感器控制引擎的可調(diào)油門踏板，在該發(fā)明被公開之前，就有公司生產(chǎn)和銷售可調(diào)油門踏板以及帶有電子傳感器的踏板。因此，KSR認(rèn)為該專利顯然是根據(jù)這兩種既有設(shè)計(jì)方案結(jié)合而來，不能被授予專利權(quán)。地方法院同意KSR公司的觀點(diǎn)，但上訴法院認(rèn)為該專利符合TSM標(biāo)準(zhǔn)，具有非顯而易見性。

2007年4月最高法院做出終審判決，認(rèn)為TSM標(biāo)準(zhǔn)并非一個(gè)硬性規(guī)則，上訴法院對(duì)于TSM標(biāo)準(zhǔn)的解讀過于僵化。最高法院認(rèn)為，在判定其是否具有非顯而易見性的過程中，應(yīng)考慮既有技術(shù)的既定功能，其后的改良是否超越了既有技術(shù)要素可預(yù)見的用途，以及既有技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員是否能得出此推論或創(chuàng)新步驟。如果不能的話，這一技術(shù)方案才具有非顯而易見性。

最高法院的判決提高了專利的非顯而易見性的標(biāo)準(zhǔn)，提高了獲取專利的門檻，當(dāng)然也有助于提高專利品質(zhì)。這一判決對(duì)于商業(yè)方法、軟件專利的影響尤為重大，因?yàn)樵谶@些專利的申請(qǐng)范圍中，往往有一部分在既有技術(shù)中已經(jīng)存在。依據(jù)此判決，美國(guó)專利局未來可能以不具有非顯而易見性為由，駁回申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)，這自然增加了獲得專利的難度，涉嫌侵權(quán)人在訴訟中也可以以涉案的專利不具有非顯而易見性為由，主張專利權(quán)無效從而降低自己的辯護(hù)難度。

四、強(qiáng)化專利制度的屬地管轄

專利屬地主義是國(guó)家主權(quán)原則在專利領(lǐng)域中的體現(xiàn)。在專利屬地主義之下，各國(guó)均有權(quán)決定本國(guó)的專利制度，而專利權(quán)也僅在該國(guó)有效。如果專利權(quán)受到侵害，專利權(quán)人只能向?qū)＠麢?quán)所屬國(guó)請(qǐng)求保護(hù)。如果專利權(quán)人希望自己的專利在他國(guó)得到保護(hù)，則需要向他國(guó)提出專利申請(qǐng)并取得專利權(quán)。

美國(guó)是當(dāng)今世界的科技大國(guó)，為維護(hù)本國(guó)利益，美國(guó)專利實(shí)務(wù)界近年來興起一種司法單邊主義的傾向。美國(guó)專利法正日益擴(kuò)大地融入國(guó)際活動(dòng)之中，企圖擴(kuò)張美國(guó)法院的管轄權(quán)，使其能夠?qū)Πl(fā)生于他國(guó)的專利侵害事實(shí)施加管轄。美國(guó)專利法第271(f)條，將“從美國(guó)出口專利產(chǎn)品部件到國(guó)外組裝侵害成品專利”的行為，列為專利侵權(quán)行為。這就是美國(guó)專利法中的域外效力條款，是美國(guó)擴(kuò)張其專利司法管轄權(quán)的重要表現(xiàn)。

然而2007年4月，美國(guó)最高法院在微軟訴AT&T一案中表明，[4]域外效力是專利屬地主義原則的例外，法院應(yīng)當(dāng)采取謹(jǐn)慎的態(tài)度適用該條款，避免對(duì)其做進(jìn)一步的擴(kuò)張解釋。最高法院在判決中重申專利屬地主義的基本原則。專利權(quán)人以第271(f)條為由主張對(duì)專利權(quán)實(shí)施域外保護(hù)的難度加大。

AT&T在美國(guó)擁有一項(xiàng)語音數(shù)字編碼和壓縮專利，這種技術(shù)可以對(duì)語音文件進(jìn)行壓縮，使之變小更容易進(jìn)行傳輸和儲(chǔ)存。微軟承認(rèn)，由其開發(fā)的Windows操作系統(tǒng)中嵌入了語音處理技術(shù)。該操作系統(tǒng)經(jīng)過安裝，電腦就可以處理語音信號(hào)。這樣的電腦就成為AT&T可主張權(quán)利的對(duì)象。

AT&T表示：微軟從美國(guó)境內(nèi)提供侵犯AT&T專利保護(hù)的操作系統(tǒng)供境外組裝，違反專利法271(f)條，構(gòu)成專利侵權(quán)。而微軟辯稱，微軟只是將操作系統(tǒng)以原始版本形式(Master Version)發(fā)送給國(guó)外的制造商，由這些制造商制成操作系統(tǒng)的拷貝版的光盤。微軟提供的原始版本不能直接為計(jì)算機(jī)讀取，因此不屬于專利法271(f)條所說的部件。并且，國(guó)外制造商在境外進(jìn)行安裝用的拷貝版，是在國(guó)外制造的，不是微軟從美國(guó)提供的，因此只能適用國(guó)外的專利法。

在地方法院以及上訴法院看來，微軟向國(guó)外制造商提供原始版本的行為符合專利法271(f)條所規(guī)定的“從美國(guó)向國(guó)外提供部件”的情形，軟件的復(fù)制行為已經(jīng)包含在軟件的“供應(yīng)行為”之中，因此判決微軟敗訴。

微軟認(rèn)為，上訴法院的裁決是令人擔(dān)憂的，因?yàn)樗鼜?qiáng)加給在美國(guó)進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)的公司過多的責(zé)任，而在海外進(jìn)行研發(fā)的公司卻無需承擔(dān)同樣的責(zé)任。微軟甚至還不無威脅地表示，如果在這起案件中敗訴，微軟公司可能會(huì)將研發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)往國(guó)外，以躲避美國(guó)專利法的管轄。在這起訴訟案中，布什政府認(rèn)為，如果判決微軟敗訴，美國(guó)軟件公司將在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。

最高法院在判決中闡明：專利法271(f)條要求所提供的部件必須直接是用來組裝產(chǎn)品的。微軟公司的原始版本不能直接安裝，所以不能認(rèn)定為271(f)條所說的部件。其次，拷貝相當(dāng)于一種制造行為，與提供行為可作明顯區(qū)分。271(f)條的規(guī)定針對(duì)的是從美國(guó)提供的部件，而非在國(guó)外生產(chǎn)或制造的部件，本案中在國(guó)外組裝的部件，事實(shí)上是由國(guó)外制造商所制造的拷貝版。

最高法院解釋，在專利領(lǐng)域中，發(fā)生在國(guó)外的行為通常由國(guó)外法來管轄，如果適用271(f)條來審理本案，就必須擴(kuò)張對(duì)“部件和從美國(guó)提供”的解釋，而這種擴(kuò)張解釋已經(jīng)超越了法院的職權(quán)。如果AT&T想要防止軟件在國(guó)外拷貝，就只能通過獲得外國(guó)專利，行使外國(guó)專利的方式得到保護(hù)和取得救濟(jì)。

其實(shí)，因?yàn)檐浖陨淼奶攸c(diǎn)，原始版與拷貝版之間并無實(shí)質(zhì)性的不同。最高法院的判決體現(xiàn)了對(duì)美國(guó)軟件行業(yè)的特殊照顧，同時(shí)也表明了美國(guó)最高法院對(duì)271(f)條的態(tài)度，即謹(jǐn)慎適用域外效力條款，堅(jiān)持專利制度的屬地管轄原則。

美國(guó)聯(lián)邦最高法院的上述判決表明，美國(guó)專利法未來的發(fā)展趨勢(shì)將可能對(duì)專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人進(jìn)行必要的限制。美國(guó)專利法的這一趨勢(shì)對(duì)于專利被許可人，以及打算進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來說，無疑是有利的。但打算申請(qǐng)美國(guó)專利或已經(jīng)取得美國(guó)專利的中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到，未來專利申請(qǐng)的難度將加大，專利維權(quán)將更加困難，被提起專利無效之訴的可能性會(huì)增大，專利域外保護(hù)的可能性會(huì)有所減弱。

參考文獻(xiàn)：

[1] eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

[2] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

[3] KSR International Co. v. Teleflex Inc.,http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf.

[4] Microsoft Corp. v. AT&T Corp., http://www.supremecourtus.gov/opinions/06Pdf

/05-1056.pdf. 關(guān)于本案更詳細(xì)地情況可以參見李海濤：《美國(guó)法院寬容對(duì)待軟件行業(yè)》，法制日?qǐng)?bào)2007－11－18（4）。

（作者單位系河南省委黨校，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)所博士研究生）