[摘要] 目前世界上各主要專利實體均已承認了商業(yè)方法軟件的專利性，關注的重點已轉為商業(yè)方法發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。美國對于商業(yè)方法發(fā)明采用了創(chuàng)造性“分部”審查標準，只要商業(yè)方法部分或技術部分其中之一非顯而易見即符合創(chuàng)造性要求。歐盟要求發(fā)明的技術部分必須實現(xiàn)“技術貢獻”。日本則采用了創(chuàng)造性“整體”審查標準，要求發(fā)明整體非顯而易見。我國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性表述方式及其審查標準不盡合理，實踐運行效果也不理想。因此，我國商業(yè)方法發(fā)明的“創(chuàng)造性”要求應采用國際通行的“非顯而易見性”表述方式，并借鑒組合發(fā)明的本質特征和日本的有益經驗，采用創(chuàng)造性“整體”審查標準。

[關鍵詞] 商業(yè)方法軟件專利 創(chuàng)造性 非顯而易見性

歷史上，商業(yè)方法一直被視抽象觀念，排除于專利保護之外。然而，隨著互聯(lián)網和計算機技術的發(fā)展，商業(yè)方法與計算機技術、信息網絡技術相結合，逐步走入了專利保護的視野。商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性也成為各國關注的重點。“創(chuàng)造性”即是指對相關技術領域中的一般技術人員而言，申請專利的發(fā)明與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的。一項發(fā)明只有是非顯而易見的，才能真正推動技術進步與科技發(fā)展。

一、各國商業(yè)方法軟件專利創(chuàng)造性標準之比較

1.美國

根據美國《專利法》第103條之規(guī)定，非顯而易見性是為了保證只對那些超過擁有相關技術領域全部知識的普通技術人員視野的新方案授予專利。例如，Hotchkiss V. Greenwood案中，法院認為Hotchkiss的發(fā)明“與了解某一事物的一般技師相比，除非有更多的獨創(chuàng)性和技能存在……就不存在那種程度的構成每一項發(fā)明基本要素的技能和獨創(chuàng)性?！币虼耍瑢＠暾埲吮仨殞仓R領域做出創(chuàng)造性貢獻，方能獲得專利保護。根據聯(lián)邦最高法院Graham v. John Deere Co.案的判決精神，在判斷非顯而易見性時必須考慮三個要素：(1)現(xiàn)有技術的范圍；(2)現(xiàn)有技術與專利保護要求的區(qū)別；(3)一般技術水平的人員。

據此，美國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“分部”審查標準即從發(fā)明的商業(yè)方法部分和技術部分分別入手進行審查，只要兩者其中之一是非顯而易見的，發(fā)明就具備創(chuàng)造性。

2.歐盟

歐洲專利局（EPO）于2000年在新的審查指南中規(guī)定了有關商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性判斷，在一件涉及商業(yè)方法的專利申請中，如果商業(yè)方法特征對于本領域的普通技術人員來說是非顯而易見的，但其他技術特征是顯而易見的，則認為權利要求缺乏創(chuàng)造性。例如，在Sohei Management System案中，EPOBA就認為：“這兩個管理系統(tǒng)……具有共同的輸入設備……可以利用任何一個系統(tǒng)輸入信息。反過來也是一樣，若有需要，任何一個系統(tǒng)都可以調取輸入的信息”，實現(xiàn)了“技術貢獻”（在不同設備之間實現(xiàn)信息的輸入與調?。?，從而授予專利權。

據此，歐盟對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“技術貢獻”審查標準即只承認發(fā)明技術部分的創(chuàng)造性。

3.日本

JPO于2000年頒布了一份名為《商業(yè)方法發(fā)明不具有專利性的范例》明確了“一項使用計算機的商業(yè)方法發(fā)明其應以整體的包括涉及到商業(yè)方法部分的創(chuàng)造性的判斷”即意味著涉及到計算機硬件的部分、軟件的部分，以及涉及到商業(yè)方法的部分都要考察其創(chuàng)造性。并且明確指出，公知技術、公知商業(yè)方法的簡單發(fā)明，以及公知技術和公知方法的簡單組合，必須以發(fā)明整體作為判斷其創(chuàng)造性的基礎。

據此，日本對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性采用了“整體”審查標準即從發(fā)明的整體上進行考察，要求發(fā)明整體非顯而易見，而不苛求其中之一部分是否具有創(chuàng)造性。

二、各國商業(yè)方法軟件專利創(chuàng)造性標準之分析

美國創(chuàng)造性“分部”審查標準過于寬松，對商業(yè)方法軟件專利的授予缺乏有效控制。一個典型的例子就是USPTO授予了一個名為“利用一個現(xiàn)有的塑料容器作為鍛煉器材的商業(yè)方法”以專利權。這個所謂的鍛煉器材就是一個用于盛裝產品的塑料容器。在最初的產品消費完后，就在這個容器中裝入一定的物質以達到鍛煉所需的重量。這種商業(yè)方法實質上毫無新穎性和創(chuàng)造性。Robert J. Hart教授就批評道：“這種發(fā)明的本質就像在水桶上貼一個標簽借以說明如何填裝物體進行鍛煉?！睔W盟“技術貢獻”審查標準也非盡善盡美。一方面，歐洲專利制度和EPO對“技術貢獻”認定非常混亂。Graphic案和Character案不同的處理結果正好說明這一問題。在Graphic案中，EPOBA認為：“Graphic發(fā)明具有技術貢獻，因為該發(fā)明超越了以往任何一種系統(tǒng)，使用戶可以更精確的旋轉圖片資料。”但是在Character案中，EPOBA認為：“盡管發(fā)明比以往任何一種系統(tǒng)都更快速的翻譯，并以便于閱讀的方式顯示譯文，但該發(fā)明沒有充分實現(xiàn)技術上的創(chuàng)造性。”Rochelle Cooper Dreyfuss教授就指出：“Graphic與Character的發(fā)明是否有本質的不同……由這一決定表現(xiàn)出的可專利發(fā)明與不可專利發(fā)明之間的界定似乎相當隨意?！绷硪环矫?，過分強調發(fā)明的“技術貢獻”，忽視了商業(yè)方法發(fā)明的真正目的。在這一標準下，可能會使一個完全無用且缺乏創(chuàng)造性的商業(yè)方法僅僅由于某一方面涉及了“技術考慮”就可以獲得專利。相反，一個極具實用價值和創(chuàng)新的商業(yè)方法可能未涉及這種“技術考慮”而遭駁回。這種處理方法顯失公平，忽視了發(fā)明的本質。

日本采用創(chuàng)造性“整體”審查標準，既克服了歐盟偏面強調“技術貢獻”的不足，也避免了美國創(chuàng)造性“分部”審查標準的缺陷?！凹词乖摲桨福ㄉ虡I(yè)方法發(fā)明）中所使用的商業(yè)方法或者計算機信息網絡技術部分不具有創(chuàng)造性，只要方案整體是非顯而易見的，不是同領域技術人員經過簡單推理便能想象出來的，超出了人們的預期能力，便符合創(chuàng)造性條件，而不必苛求其中的計算機信息網絡技術部分具備相當?shù)膭?chuàng)造高度?！倍?，發(fā)明“整體非顯而易見性”也更符合商業(yè)方法發(fā)明的根本目的。

三、對我國之啟示

對我國電子商務企業(yè)而言，商業(yè)方法軟件專利也已經是山雨欲來了。我國應根據本國產業(yè)發(fā)展水平，以及日本創(chuàng)造性標準的有益經驗綜合衡量確定我國的審查標準。

1.我國商業(yè)方法軟件創(chuàng)造性標準之缺陷

我國《專利法》第22條第3款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步?！备鶕秾＠麑彶橹改稀返?部第4章有關“突出的實質性特點和顯著的進步”之規(guī)定，突出的實質性特點是指“對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的?！憋@著的進步是指“發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產生有益的技術效果?！蔽覈秾＠麑彶橹改稀返?部分第4章規(guī)定：“根據專利法第二十二條第三款的規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實質性特點，同時還應當審查發(fā)明是否具有顯著的進步。在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域，所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待?！?/p>

筆者認為，我國對于商業(yè)方法發(fā)明的創(chuàng)造性表述方式及其審查標準不盡合理，理由是：其一創(chuàng)造性表述方式不統(tǒng)一。我國未采用國際上通行的“非顯而易見性”的表述方式，而是規(guī)定為“具有突出的實質性特點和顯著的進步”。我國又強行將“顯著的進步”納入創(chuàng)造性的概念之中，人為造成表述方式不統(tǒng)一；其二創(chuàng)造性內涵界定混亂。我國將“顯著的進步”規(guī)定為“發(fā)明能夠產生有益的技術效果”。其三創(chuàng)造性審查標準把握偏面。我國《專利審查指南》強調要考慮“發(fā)明所屬技術領域”、“所解決的技術問題”和“所產生的技術效果”，堅持偏面的創(chuàng)造性“技術貢獻”審查標準。

2.我國商業(yè)方法軟件創(chuàng)造性標準之完善

我國對于商業(yè)方法發(fā)明的“創(chuàng)造性”要求應采用國際通行的“非顯而易見性”的表述方式，從而實現(xiàn)概念統(tǒng)一、內涵明確。對于創(chuàng)造性的審查標準，筆者認為，應當從組合發(fā)明的創(chuàng)造性角度入手進行分析。創(chuàng)造性要件的設立旨在要求一項獲得專利的發(fā)明必須具有一定的創(chuàng)造高度，達到較高的創(chuàng)新水平，以免導致專利過多過濫而束縛產業(yè)部門的競爭自由，進而對經濟發(fā)展與科技進步造成不利影響。這就要求發(fā)明不是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，而且必須超出了人們依據現(xiàn)有方案所能夠想象的范圍。在創(chuàng)造性理念下，組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷必須綜合考慮：組合后的各部分在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術中是否存在組合的啟示，以及組合后的綜合效果等，即從發(fā)明整體上進行考察，如果組合的各部分在功能上彼此支持，并取得了新的功能或效果；或者說組合后的綜合效果比各部分單個效果的總和更優(yōu)越，超出了同一領域普通技術人員的預期能力，無法通過簡單推理想象出來，則這種組合具有非顯而易見性。

相反，如果要求保護的發(fā)明僅僅是將某些已知方案排列、組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的效果是各組合部分效果之總和，組合后的各部分之間在功能上無相互作用關系，僅僅是一種簡單的疊加，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。商業(yè)方法軟件專利本質上是通過計算機技術和信息網絡技術實施商業(yè)方法的發(fā)明，是計算機技術、信息網絡技術和商業(yè)方法的統(tǒng)一體，從結構上看類似于組合發(fā)明。因而，對其創(chuàng)造性的審查也應適用組合發(fā)明的審查方式，從發(fā)明整體上進行考察。只要商業(yè)方法發(fā)明整體與現(xiàn)有技術相比是非顯而易見的，便滿足了創(chuàng)造性要求。即使商業(yè)方法部分或技術部分其中之一不具有非顯而易見性，但從發(fā)明整體上考慮是非顯而見的，那么該發(fā)明滿足創(chuàng)造性。因此，對于商業(yè)方法軟件專利的創(chuàng)造性我國應借鑒日本的有益經驗，采用發(fā)明“整體非顯而易見性”審查標準。

參考文獻:

[1]李明德:美國知識產權法[M].北京：法律出版社，2003：39-42

[2]郭斯倫:電子商務商業(yè)方法專利的創(chuàng)造性判斷標準分析[J].云南大學學報:法學版，2006，19（3）：36-41

[3]Matthew E. Fink. Patenting Business Methods in Europe: What Lies Ahead?[J]. Indiana Law Journal， 2004， 299 (79):299-321

[4]張平:論商業(yè)方法軟件專利保護的創(chuàng)造性標準——美、日、歐三方專利審查之比較[J].知識產權，2003（1）：25-29