李遼

編者按：

在推進(jìn)全面依法治國(guó)不斷深入的大背景下，企業(yè)法治建設(shè)持續(xù)發(fā)展。對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域及核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不斷加強(qiáng)，對(duì)有再生希望的企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)重組，為推動(dòng)依法合規(guī)治企提供指導(dǎo)和借鑒。本刊邀請(qǐng)法學(xué)專家、法律學(xué)者、專業(yè)律師等，針對(duì)一些典型案例進(jìn)行解析，以期對(duì)企業(yè)法治建設(shè)與合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

近年來，專利侵權(quán)訴訟案件數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，涉及新一代信息技術(shù)的案件明顯增多，專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案件也呈現(xiàn)逐年增多趨勢(shì)。

對(duì)于專利侵權(quán)訴訟案件的被告而言，對(duì)原告用于維權(quán)的專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起無效宣告，往往是應(yīng)對(duì)專利侵權(quán)訴訟的必選方案。而對(duì)于原告而言，專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案件的勝負(fù)往往決定著其專利維權(quán)前景。備受業(yè)界關(guān)注的“小i機(jī)器人訴蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司（下稱‘蘋果貿(mào)易公司）發(fā)明專利侵權(quán)索賠百億人民幣”案件歷經(jīng)8年拉鋸戰(zhàn)，其中“小i機(jī)器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案”經(jīng)歷了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效審理，北京市第一中級(jí)人民法院一審，北京市高級(jí)人民法院二審，最高人民法院再審等程序，案件結(jié)果兩次反轉(zhuǎn)，可謂跌宕起伏，被列為“2020年中國(guó)法院十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件”之一。

案件原告為上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（下稱“小i機(jī)器人”）。該公司擁有一項(xiàng)申請(qǐng)日為2004年8月13日、名稱為“一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)”、專利號(hào)為 ZL200410053749.9的中國(guó)發(fā)明專利，并于2009年成功獲得授權(quán)。而蘋果貿(mào)易公司在2010年收購(gòu)了 Siri 公司，并于第二年12月首次在 iPhone 4S 手機(jī)中加入智能語音助手 Siri。

2012年6月，小i機(jī)器人基于該“一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)”發(fā)明專利對(duì)蘋果貿(mào)易公司提起專利侵權(quán)訴訟，主張?jiān)摴?Siri 的技術(shù)方案落入該專利保護(hù)范圍。當(dāng)年11月，蘋果貿(mào)易公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)該發(fā)明專利提出無效宣告請(qǐng)求，請(qǐng)求宣告該專利的權(quán)利要求全部無效。2013年9月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出決定，維持小i機(jī)器人上述專利權(quán)有效。兩個(gè)月后，蘋果貿(mào)易公司針對(duì)該無效審查決定向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。2014年7月，北京市第一中級(jí)人民法院作出判決，維持被訴決定。隨后，蘋果貿(mào)易公司向北京市高級(jí)人民法院提起行政上訴。2015年4月，北京市高級(jí)人民法院作出二審判決，認(rèn)為根據(jù)專利授權(quán)歷史檔案，小i機(jī)器人認(rèn)可游戲服務(wù)器功能是該專利具備創(chuàng)造性的重要原因，專利說明書對(duì)于游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接完全沒有記載，未充分公開如何實(shí)現(xiàn)該專利限定的游戲功能，違反了專利法第二十六條第三款的內(nèi)容，該專利應(yīng)當(dāng)被宣告無效，據(jù)此撤銷一審判決和被訴決定。

2015年5月，小i機(jī)器人向最高人民法院提起行政再審。2020年3月27日，最高人民法院作出判決〔最高人民法院（2017）最高法行再34號(hào)行政判決書〕，撤銷二審判決，維持一審判決。最高人民法院認(rèn)定，涉案專利中的游戲服務(wù)器特征不是該專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，在這種情況下，對(duì)于涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案可以不作詳細(xì)描述。該案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)專利說明書的相關(guān)記載內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)，聊天機(jī)器人的一端連接用戶，另一端連接游戲服務(wù)器，用戶通過即時(shí)通信平臺(tái)或短信平臺(tái)與聊天機(jī)器人進(jìn)行對(duì)話，可以使用格式化命令語句與機(jī)器人做互動(dòng)游戲。因此，該專利涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案符合專利法第二十六條第三款關(guān)于充分公開的要求。

值得一提的是，該案再審判決明確了專利說明書充分公開的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并合理平衡了公共利益保護(hù)和創(chuàng)新激勵(lì)二者的關(guān)系。對(duì)指導(dǎo)創(chuàng)新主體把握人工智能等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域?qū)＠f明書的充分公開判斷標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)企業(yè)自主創(chuàng)新成果，助力中國(guó)加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造和儲(chǔ)備具有重要意義。

【專家點(diǎn)評(píng)】

實(shí)施好專利授權(quán)和專利確權(quán)“說明書充分公開”的攻守之道

三大焦點(diǎn)問題

趙禮杰

第一，要明確中國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)專利說明書充分公開的要求。

專利法第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)?！薄秾＠麑彶橹改希?010）》第二部分第二章第2.1節(jié)規(guī)定了說明書應(yīng)當(dāng)滿足的要求：說明書對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。也就是說，說明書應(yīng)當(dāng)滿足充分公開發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷囊螅徽f明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)清楚，具體應(yīng)滿足主題明確、表達(dá)準(zhǔn)確；完整的說明書應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)理解、實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦退璧娜考夹g(shù)內(nèi)容；所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于“專利說明書對(duì)游戲服務(wù)器的記載是否滿足充分公開的要求”。對(duì)此，最高人民法院、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、北京市第一中級(jí)人民法院與北京市高級(jí)人民法院作出了截然不同的認(rèn)定。前三者均認(rèn)為說明書對(duì)游戲服務(wù)器的記載符合專利法提到的“充分公開”，而北京市高級(jí)人民法院則認(rèn)為專利說明書未充分公開如何實(shí)現(xiàn)專利限定的游戲功能。

第二，何為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”？

基于專利法第二十六條第三款以及《專利審查指南（2010）》的前述有關(guān)規(guī)定可知，專利說明書是否充分公開，判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，判斷標(biāo)準(zhǔn)是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠?qū)崿F(xiàn)”。因此，對(duì)“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的界定，對(duì)于“充分公開與否”的判斷至關(guān)重要。

根據(jù)《專利審查指南（2010）》第二部分第四章的規(guī)定可見，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是一種假設(shè)的人，這個(gè)假設(shè)的人既不是專利審查員，也不是法官、技術(shù)調(diào)查官，更不是該領(lǐng)域的某個(gè)具體的技術(shù)人員。只有充分理解和把握該指南對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的界定，才能客觀判斷說明書是否充分公開。

第三，本案中“游戲服務(wù)器”是否已經(jīng)充分公開？

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于專利說明書對(duì)游戲服務(wù)器的記載是否滿足充分公開的要求。北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，根據(jù)該專利授權(quán)歷史檔案，小i機(jī)器人認(rèn)可游戲服務(wù)器功能是該專利具備創(chuàng)造性的重要原因，該專利說明書對(duì)于游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接完全沒有記載，因此，未充分公開如何實(shí)現(xiàn)該專利限定的游戲功能。最高人民法院則對(duì)此給出了指導(dǎo)性意見，最終認(rèn)定，該專利涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案符合專利法關(guān)于充分公開的要求。

合理平衡公共利益保護(hù)和創(chuàng)新激勵(lì)

“以公開換保護(hù)”是專利制度的基本原則，判斷作為專利申請(qǐng)的技術(shù)方案是否已經(jīng)充分公開，是專利審查和訴訟中的疑難問題，也是專利領(lǐng)域不容回避的重要問題。專利法于1984年頒布，至今已近40年，而實(shí)務(wù)界對(duì)于專利說明書是否充分公開的討論和爭(zhēng)議從未停止。

對(duì)于在專利申請(qǐng)過程中被專利申請(qǐng)人聲稱為發(fā)明點(diǎn)，但在無效程序中未被視為發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征，如何判斷其是否充分公開，在“小i機(jī)器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案”再審作出判決之前，我國(guó)司法實(shí)踐中也沒有形成結(jié)論。

無疑，這是一個(gè)教科書式的經(jīng)典案例，最高人民法院在合理平衡公共利益保護(hù)和創(chuàng)新激勵(lì)二者關(guān)系的基礎(chǔ)上，明確了專利說明書充分公開的司法判斷標(biāo)準(zhǔn)：本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)專利說明書的記載就可以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)內(nèi)容，應(yīng)認(rèn)定符合專利法對(duì)充分公開的要求；對(duì)于不是區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)方案，說明書可以不作詳細(xì)描述。

企業(yè)應(yīng)科學(xué)把握專利充分公開標(biāo)準(zhǔn)

專利訴訟是企業(yè)間一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，也是一把雙刃劍，運(yùn)用得好壞直接影響企業(yè)發(fā)展?！靶機(jī)器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案”對(duì)于企業(yè)的專利申請(qǐng)與專利無效宣告都具有重要意義。

一方面，從專利申請(qǐng)角度而言，作為專利申請(qǐng)人，企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分意識(shí)到專利說明書充分公開的重要性，科學(xué)把握專利充分公開的標(biāo)準(zhǔn)，極力確保每一個(gè)專利申請(qǐng)均滿足專利法對(duì)充分公開的要求。對(duì)于專利的發(fā)明點(diǎn)，在專利說明書中的記載應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，盡量避免因說明書公開不充分導(dǎo)致專利申請(qǐng)無法被授權(quán)，或者授權(quán)專利在無效宣告程序中因公開不充分被宣告無效。

在專利申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)厘清權(quán)利要求中的各個(gè)技術(shù)特征是否為發(fā)明點(diǎn)。對(duì)于發(fā)明點(diǎn)相關(guān)技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)在說明書中充分記載，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的技術(shù)方案。而對(duì)于非發(fā)明點(diǎn)相關(guān)技術(shù)特征則可以簡(jiǎn)要描述，以提高申請(qǐng)文件的撰寫效率。

另一方面，在實(shí)踐中，專利無效程序多被專利權(quán)人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用來反擊專利侵權(quán)指控。從專利無效的角度來看，作為無效宣告請(qǐng)求人，企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視利用公開不充分的無效理由對(duì)目標(biāo)專利發(fā)起無效宣告請(qǐng)求，重視對(duì)目標(biāo)專利說明書是否充分公開的分析和論證，特別是對(duì)于發(fā)明點(diǎn)相關(guān)技術(shù)特征是否滿足充分公開應(yīng)當(dāng)進(jìn)行深入全面分析，不能放棄任何公開不充分的蛛絲馬跡。如果發(fā)現(xiàn)專利說明書對(duì)發(fā)明點(diǎn)的公開不充分，無效宣告請(qǐng)求人應(yīng)抓住機(jī)會(huì)對(duì)該專利施以“致命一擊”。

總之，無論是作為專利申請(qǐng)人，還是專利無效宣告請(qǐng)求人，企業(yè)都應(yīng)當(dāng)對(duì)專利說明書是否充分公開給予足夠的重視，參照最高人民法院對(duì)“小i機(jī)器人發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案”一案所明確的說明書充分公開判斷標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施好專利授權(quán)和專利確權(quán)案件的攻守之道。

（責(zé)編惠寧寧）