馮亞平 張健東

中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學，上海 200043

日前，國務院印發(fā)的《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》（國辦發(fā)〔2021〕51號）強調(diào)“大力促進技術(shù)要素向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化”，具體路徑包括“支持相關(guān)高校和科研院所探索創(chuàng)新職務科技成果轉(zhuǎn)化管理方式”。近年來在持續(xù)的科技成果轉(zhuǎn)化激勵政策刺激下，我國科技成果轉(zhuǎn)化率已有大幅提高，但是比起發(fā)達國家，整體轉(zhuǎn)化率仍處于較低水平，特別是受職務發(fā)明權(quán)屬不清等因素影響，科研機構(gòu)和高等院校成果轉(zhuǎn)化推進問題頻出，已嚴重影響我國科技創(chuàng)新對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐能力。

職務發(fā)明是科研創(chuàng)新成果最常見的載體之一，是科技成果轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)和核心。清晰的職務發(fā)明權(quán)屬是職務發(fā)明轉(zhuǎn)化的前提，合理且明確的確權(quán)規(guī)則既有利于激發(fā)發(fā)明人和單位機構(gòu)的積極性，也有助于職務發(fā)明的后續(xù)交易及商業(yè)利用。［1］

按照《專利法》第六條規(guī)定，職務發(fā)明的判定由“執(zhí)行本單位的任務”（以下簡稱“任務標準”）和“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”（以下簡稱“物質(zhì)技術(shù)條件標準”）構(gòu)成。然而具體制度上還存在諸多解釋空間，法院在司法實踐中對職務發(fā)明的認定標準不完全一致，在科技成果轉(zhuǎn)化視域下，這種不一致會對發(fā)明人的技術(shù)權(quán)益以及單位的整體利益造成影響，從而影響科技成果轉(zhuǎn)化的順利推進。本文旨在通過分析某醫(yī)院與其單位職工李某某專利權(quán)權(quán)屬糾紛案，總結(jié)司法實踐中職務發(fā)明的認定及適用思路，并對我國高?？蒲袡C構(gòu)職務發(fā)明科研管理提出建議，以促進職務發(fā)明管理精度，充分釋放制度紅利，提高高?？蒲袆?chuàng)新群體創(chuàng)新積極性，以期能從源頭上促進科技成果轉(zhuǎn)化發(fā)展。

一、案例簡介

李某某系某醫(yī)院骨科醫(yī)生，某醫(yī)院所屬骨科為醫(yī)治創(chuàng)傷的?？漆t(yī)療機構(gòu)，同時也是創(chuàng)傷骨科研究中心。該醫(yī)院曾組織人員在課題任務下申請“組合式防旋轉(zhuǎn)髓內(nèi)針”（以下簡稱“髓內(nèi)針”）專利，該專利權(quán)利人為某醫(yī)院，李某某系發(fā)明人。后該醫(yī)院發(fā)現(xiàn)李某某以其自己和李某防（此前曾在某醫(yī)院骨科進修，非某醫(yī)院職工）、華某某（時任某大學力學系教授）及案外人鄒某某（二審中聲明放棄涉案專利權(quán)人身份，保留發(fā)明人身份）為申請人和發(fā)明人向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名為“組合式自鎖防旋轉(zhuǎn)髓內(nèi)針”（以下簡稱“自鎖髓內(nèi)針”）的發(fā)明專利，該申請已獲得授權(quán)。某醫(yī)院認為該發(fā)明專利的技術(shù)方案與其享有專利權(quán)的“髓內(nèi)針”實用新型專利并無本質(zhì)區(qū)別，應屬對“髓內(nèi)針”專利技術(shù)的改進，所以權(quán)屬應歸于自己，故向法院提起訴訟。①參見北京市高級人民法院，（2004）高民終字第899號民事判決書，某醫(yī)院與李某某專利權(quán)權(quán)屬糾紛案。

二、爭議焦點及判決結(jié)果

本案的爭議焦點在于涉案“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的專利權(quán)權(quán)屬。

一審法院認為李某某在某醫(yī)院工作期間，其本職工作除作為醫(yī)師的醫(yī)療工作外，還應包括其所在骨科的醫(yī)療技術(shù)研發(fā)工作。因此，李某某對“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利技術(shù)研發(fā)工作的參與應屬其本職工作范疇。且李某防、華某某并非某醫(yī)院的職工，其二人行為不具有某醫(yī)院職務行為性質(zhì)，也未提交證據(jù)證明二人參與“自鎖髓內(nèi)針”研發(fā)工作系受某醫(yī)院的委托或存在其他情形，故二人系以個人身份參與該項研發(fā)工作，由此判決確認“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的專利權(quán)歸某醫(yī)院與李某防、華某某共同所有。

各當事人均不服，向北京市高級人民法院提起上訴，二審法院結(jié)合某醫(yī)院骨科具有臨床治療和醫(yī)學科研的雙重職能和任務，髓內(nèi)針方面的研究事實上一直在某醫(yī)院進行，“自鎖髓內(nèi)針”屬于對“髓內(nèi)針”專利技術(shù)的改進；某醫(yī)院擁有從事髓內(nèi)針方面研究的專門設(shè)備和條件等事實。綜合考慮“自鎖髓內(nèi)針”專利技術(shù)成果的完成與臨床實踐具有密切關(guān)系這一特點，認定“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的完成主要是利用了某醫(yī)院的物質(zhì)技術(shù)條件。且李某防、華某某沒有提供就“自鎖髓內(nèi)針”的研發(fā)或者利用某醫(yī)院的物質(zhì)技術(shù)條件進行髓內(nèi)針方面的研發(fā)的問題與某醫(yī)院曾建立委托開發(fā)或合作開發(fā)關(guān)系的證據(jù)。故在“自鎖髓內(nèi)針”的完成主要是利用某醫(yī)院的物質(zhì)條件的情況下，二審法院判決確認“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的專利權(quán)歸某醫(yī)院享有。

三、案例評析

（一）為何本案二審判定職務發(fā)明的理由為“物質(zhì)技術(shù)條件標準”，推翻了一審中的“任務標準”理由

在本案法院審判中，一審法院認為“自鎖髓內(nèi)針”是李某某執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，而二審法院基于證據(jù)不足，否定了這一結(jié)論，認為李某某主要是利用了某醫(yī)院的物質(zhì)技術(shù)條件進而認定涉案發(fā)明專利是李某某的職務發(fā)明。同一案件對于職務發(fā)明的認定理由發(fā)生根本性變化。二審法院認定某醫(yī)院未能就“自鎖髓內(nèi)針”屬于該單位職工的本職工作或者履行單位交付的本職工作之外的任務提供充分的證據(jù)因而不能以某醫(yī)院具有醫(yī)療和研究的雙重職能為由，判定研發(fā)“自鎖髓內(nèi)針”屬于醫(yī)生李某某的“本職工作”，因此就一審的“任務標準”判決理由予以推翻。

可見法院在判定醫(yī)生發(fā)明醫(yī)療器械是職務發(fā)明所采用的“任務標準”極其嚴苛，由于醫(yī)生的本職工作是以人體為對象，治病救人，醫(yī)療器械的技術(shù)領(lǐng)域?qū)贆C械設(shè)計，本質(zhì)上與醫(yī)療業(yè)務無關(guān)，在涉案專利不是單位的具體科研任務的情況下，一般很難認定其屬于醫(yī)生“執(zhí)行本單位的工作任務”的完成的職務發(fā)明。

此外在“物質(zhì)技術(shù)條件標準”認定方面，醫(yī)生做出醫(yī)療器械發(fā)明，本身與其以人體為對象、治病救人的本職工作關(guān)系甚遠，因此對單位物質(zhì)技術(shù)條件的利用，遠遠談不上“主要利用”。本案的特殊點在于“自鎖髓內(nèi)針”屬于對某醫(yī)院“髓內(nèi)針”專利技術(shù)的改進，且髓內(nèi)針方面的研究事實上一直在某醫(yī)院進行。二審法院綜合考慮“自鎖髓內(nèi)針”的完成與臨床實踐具有密切關(guān)系這一特點，認定“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的完成主要是利用了某醫(yī)院的物質(zhì)技術(shù)條件。這一判定印證了在不能判定對本單位物質(zhì)技術(shù)條件是“主要利用”還是“次要利用”時，可以通過分析發(fā)明與“本職工作”的關(guān)系來判斷利用單位物質(zhì)技術(shù)條件的性質(zhì)。［2］這在醫(yī)療器械專利的職務發(fā)明權(quán)屬判定中尤其值得適用。

（二）涉案發(fā)明專利是職務發(fā)明的情況下，在非本單位人員參與發(fā)明設(shè)計是發(fā)明人的情況下，什么情況下其不是專利權(quán)人

一審法院判定涉案“自鎖髓內(nèi)針”發(fā)明專利的專利權(quán)歸某醫(yī)院與李某防、華某某共同所有，二審法院判決確認涉案專利權(quán)屬為某醫(yī)院單獨享有。原因在于二審中李某防、華某某沒有提供與某醫(yī)院曾建立委托開發(fā)或合作開發(fā)關(guān)系的證據(jù)。故在“自鎖髓內(nèi)針”的完成主要是利用某醫(yī)院的物質(zhì)條件的情況下，其無權(quán)以其并非某醫(yī)院的工作人員為由主張對“自鎖髓內(nèi)針”享有專利權(quán)。

從一審、二審法院截然不同的權(quán)屬判定結(jié)果可以看出，在對非本單位人員參與了利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件進行的發(fā)明的權(quán)屬的判定中，在無合同關(guān)系約定的前提下，“物質(zhì)技術(shù)條件標準”仍然適用。法院的這一判定是在認定涉案發(fā)明主要是利用某醫(yī)院的物質(zhì)條件，非本單位職工也沒有和本單位簽訂委托開發(fā)或合作開發(fā)合同的情況下，發(fā)明人不享有發(fā)明專利。因而在判定非本單位研發(fā)人員是不是專利權(quán)人的過程中，首先判定研發(fā)人員與本單位是否簽訂委托開發(fā)或者合作開發(fā)合同，如果有合同約定，則依據(jù)約定判定專利權(quán)歸屬。其次就是在沒有合同約定情況下，要判定發(fā)明主要利用的物質(zhì)技術(shù)條件是否是本單位的，如果是本單位的，則專利權(quán)歸屬于本單位。

四、對職務發(fā)明認定與適用的思考

（一）職務發(fā)明的法定認定標準

按照《專利法》第六條規(guī)定，職務發(fā)明的判定由“任務標準”和“物質(zhì)技術(shù)條件標準”構(gòu)成。結(jié)合《專利法實施細則》第十二條以及《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020年修正）（以下簡稱“《解釋》”），“任務標準”指發(fā)明創(chuàng)造是發(fā)明人在執(zhí)行本單位的任務，《專利法實施細則》和《解釋》對這一標準的詳細注釋，在學界和審判實務中基本沒有爭議?！拔镔|(zhì)技術(shù)條件標準”指發(fā)明創(chuàng)造是發(fā)明人主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成。“主要利用”應基于“全部或大部分利用”及“實質(zhì)性影響”兩個條件來判斷，這就給司法實務審判留下了諸多解釋空間。

（二）司法實踐中職務發(fā)明認定與適用的思路

在司法實踐中，法院在處理職務發(fā)明糾紛案件時的普遍裁判邏輯為：由于“任務標準”的內(nèi)涵較為明確，法院會優(yōu)先適用“任務標準”進行判定，在判斷案涉發(fā)明不滿足“任務標準”后，再進一步通過證據(jù)判定是否符合“物質(zhì)技術(shù)條件標準”。［3］

1.司法實踐中職務發(fā)明“任務標準”的認定

就一項發(fā)明創(chuàng)造是否屬于執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造的判斷而言，如何確定單位任務的范圍以及涉案專利技術(shù)與單位任務之間的關(guān)聯(lián)性是實踐中兩大難點。［4］

法院按照發(fā)明人單位規(guī)章制度對其工作任務進行認定，是實踐中一個常用的方式。例如在一起案件中，對醫(yī)生具體進行工作任務認定時法院結(jié)合了《醫(yī)院工作人員職責》以及單位的規(guī)章制度。①參見云南省昆明市中級人民法院，（2019）云01民初83號民事判決書，周世攀、趙曙云、徐帆與被告解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二O醫(yī)院專利權(quán)權(quán)屬糾紛案。如果沒有證據(jù)證明醫(yī)生具有研發(fā)涉案醫(yī)療醫(yī)械的科研任務，而醫(yī)生發(fā)明醫(yī)療器械又明顯依據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度不屬于其本職工作情況下，其明顯不符合“任務標準”。因此，“任務標準”一般均是通過合同明確約定或受單位專門指派任務而產(chǎn)生，即“職務標準”的“職務”指有特定發(fā)明義務的職務。［5］

2.司法實踐中職務發(fā)明“物質(zhì)技術(shù)條件標準”的認定

鑒于“物質(zhì)技術(shù)條件標準”濫用會損害創(chuàng)新的活力，司法實踐中對這一標準的把握也在逐漸趨向嚴格，目前“物質(zhì)技術(shù)條件標準”整體的判定邏輯順序如下：

首先遵從約定優(yōu)先。其次在無約定情況下，判定是否“主要利用”。在不能判定是“主要利用”還是“次要利用”時，可以通過分析發(fā)明與“本職工作”的關(guān)系來判斷利用單位物質(zhì)技術(shù)條件的性質(zhì)。最后在判定是“主要利用”情況下，再確定這些物質(zhì)條件對形成該技術(shù)成果是否具有實質(zhì)性的影響。如果由本單位提供的物質(zhì)條件對發(fā)明不具有實質(zhì)性影響，則發(fā)明不構(gòu)成職務發(fā)明。例如在一起案件中發(fā)明人在研發(fā)過程中某高校提供了基金、科研經(jīng)費以及動物實驗條件，同時其雇主提供了實驗場地、相關(guān)設(shè)備和部分試劑，法院認定，雇主提供的部分設(shè)備和原料，對研發(fā)有所貢獻，但是不能認定研發(fā)所產(chǎn)生的發(fā)明是主要利用雇主的物質(zhì)技術(shù)條件取得的成果。②參見上海市第二中級人民法院，（2011）滬二中民五（知）初字第107號民事判決書，上海其勝生物材料技術(shù)研究所有限公司與上海昊海生物科技股份有限公司專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案。

五、對科研單位及科研人員職務發(fā)明管理建議

我國職務發(fā)明專利權(quán)屬是根據(jù)“雇主優(yōu)先為主，約定歸屬為輔”的模式確定的，該模式側(cè)重和傾向于職務發(fā)明專利的創(chuàng)造，但不利于職務發(fā)明專利的轉(zhuǎn)化實施。在一些特殊領(lǐng)域，例如醫(yī)療器械研發(fā)，發(fā)明的形成需要多領(lǐng)域工作者通力合作才能完成，職務發(fā)明權(quán)屬不清極易發(fā)生。為了避免職務發(fā)明權(quán)屬糾紛和使科研成果能夠更好地轉(zhuǎn)化落地，為高?？蒲袉挝宦殑瞻l(fā)明科研管理以及科技人員更好維護自身技術(shù)權(quán)益提出以下兩點建議：

（一）提前做好合同約定

一方面是在司法實踐中，基于合作、協(xié)助或幫助關(guān)系而形成的臨時或兼職工作單位也屬于《專利法》第六條中的“本單位”，也有可能屬于職務發(fā)明。因此，當科研機構(gòu)以合作形式、科研人員以兼職等形式參與發(fā)明創(chuàng)造時，建議以未來的科技成果轉(zhuǎn)化為切入點，通過合同形式，提前對科技成果的權(quán)屬進行約定。另一方面對科研人員不屬于完成單位任務，但同時又利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造，建議在申請專利前，或者在進行科技成果轉(zhuǎn)化前，通過合同約定對專利的所有權(quán)、轉(zhuǎn)化方式以及未來的收益方式予以確定。這樣既可避免未來可能發(fā)生的專利所有權(quán)糾紛，同時也保障科技成果轉(zhuǎn)化的過程更為順暢。

（二）注意保存證據(jù)資料

建議科研單位以及科研人員，對完成發(fā)明創(chuàng)造所投入的資金、設(shè)備、器材或者原材料等物質(zhì)條件進行保存，對發(fā)明創(chuàng)造完成過程中雙方的信息來往等證明資料以郵件形式固定，對技術(shù)成果、知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的投入證明資料進行保存，以便后續(xù)發(fā)生職務發(fā)明權(quán)屬糾紛時作為證據(jù)材料。