黃 潔 童其磊 焦 文

一、引言

對于進(jìn)入實質(zhì)審查的專利申請而言，實質(zhì)審查程序主要由以下三種情況終結(jié)：授權(quán)、駁回和撤回。其中駁回是行政機(jī)關(guān)作出的不利于申請人的決定，對申請人而言關(guān)系重大，與其他情況相比較，在審查實踐中對于駁回的爭議也較多。審查員在駁回時除了有理有據(jù)外，還需要準(zhǔn)確把握駁回時機(jī)?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定，在駁回專利申請時，應(yīng)當(dāng)遵循聽證原則和程序節(jié)約原則，但如何把握、平衡聽證原則和程序節(jié)約原則是審查實踐中的疑難點。

下面，從法理學(xué)角度簡要闡釋專利實質(zhì)審查遵循聽證原則和程序節(jié)約原則的目的，以及聽證原則和程序節(jié)約原則的相互關(guān)系，加強(qiáng)審查員對立法宗旨、立法目的的理解，為正確適用《專利法》和《專利審查指南》，兼顧聽證原則和程序節(jié)約原則，正確把握各類案件的駁回時機(jī)提供參考。

二、聽證原則和程序節(jié)約原則

聽證原則是行政法領(lǐng)域的一項重要原則，是行政部門在作出不利于行政相對人的決定時，聽取行政相對人陳述、申辯、質(zhì)證的程序。對于專利實質(zhì)審查而言，作出駁回決定，意味著國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定一件發(fā)明專利申請不能被授予專利權(quán)，對申請人而言關(guān)系重大。因此，《專利審查指南》第二部分第八章第2.2節(jié)規(guī)定：審查員在作出駁回決定之前，應(yīng)當(dāng)給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)陳述意見和／或修改申請文件的機(jī)會，只有當(dāng)申請人在指定期限內(nèi)未能提出克服審查意見通知書所指出的缺陷的證據(jù)和理由，也未對申請文件進(jìn)行修改使之符合《專利法》和《專利法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，才能作出駁回決定。即審查員作出駁回決定時，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.《專利審查指南》[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：151-152，173.。這就是《專利法》意義上的聽證原則。

程序節(jié)約原則，顧名思義，要求行政機(jī)關(guān)盡可能簡化程序，提高效率。專利審批作為一項行政審批，應(yīng)當(dāng)滿足行政法高效便民的原則，這就要求行政機(jī)關(guān)在合法的基礎(chǔ)上盡可能簡化審批事項的手續(xù)，降低審批事項的社會成本，節(jié)約行政資源，提高辦事效率，提升行政效能，獲取更大的社會效益。對于專利實質(zhì)審查的程序節(jié)約原則，《專利審查指南》第二部分第八章第2.2 節(jié)規(guī)定：程序節(jié)約即要求審查員盡可能地縮短審查過程，設(shè)法盡早結(jié)案，盡量減少與申請人通信的次數(shù)②同注釋①。，即通過減少通信次數(shù)實現(xiàn)審批程序的簡化，在節(jié)約行政資源、降低申請人投入成本的基礎(chǔ)上為申請人提供優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)。

（一）遵循聽證原則和程序節(jié)約原則的目的

聽證原則體現(xiàn)的是法的公正價值。專利實質(zhì)審查是依照《專利法》進(jìn)行的，《專利法》在第四章規(guī)定了專利申請的審查和批準(zhǔn)，即專利審查必須依照法定程序進(jìn)行?？梢姡瑢＠麑嵸|(zhì)審查實質(zhì)上是《專利法》的實施，具有濃厚的司法性質(zhì)。而法的實施必然要體現(xiàn)法的價值，法最重要的價值之一便是公正價值，包括實體公正和程序公正。一方面，程序可以為實體權(quán)利的實現(xiàn)提供切實可行的保障，專利實質(zhì)審查作為一項行政審批工作，擁有一定的行政自由裁量權(quán)，要求正當(dāng)?shù)某绦驅(qū)π姓?quán)力進(jìn)行規(guī)范和制約，防止公權(quán)力濫用損害私權(quán)利；另一方面，程序本身應(yīng)當(dāng)被賦予公正性，而在專利實質(zhì)審查中聽證原則是體現(xiàn)和確保程序公正的核心原則。因此，專利實質(zhì)審查中遵循聽證原則體現(xiàn)的是法的公正價值，目的在于保障《專利法》實施過程中的公平正義。

程序節(jié)約原則體現(xiàn)的是法的效率價值。知識資源產(chǎn)權(quán)化的目的是為了提高知識資源的使用效率，效率是知識產(chǎn)權(quán)制度產(chǎn)生的基礎(chǔ)，也是知識產(chǎn)權(quán)制度追求的重要價值目標(biāo)。專利作為知識產(chǎn)權(quán)，因其自身特性對效率有著更高的要求。審查程序的過度延長會耗費大量人力、物力，追求效率的目的是為了以最少量的投入獲得最大量的產(chǎn)出。對知識產(chǎn)權(quán)排他性創(chuàng)設(shè)的成本，也是為了在知識產(chǎn)權(quán)使用環(huán)節(jié)上取得更大的收益③和育東.知識產(chǎn)權(quán)法的效率價值及其實現(xiàn)[J]，電子知識產(chǎn)權(quán)，2006(6)：21-24.。專利作為創(chuàng)新性的勞動成果，其價值依賴于創(chuàng)新性而存在。如果在專利審批流程中耗時過長，因科學(xué)進(jìn)步技術(shù)更迭導(dǎo)致專利價值減損甚至滅失，整個專利申請、審批流程便失去意義，這對保護(hù)和激勵創(chuàng)新，倡導(dǎo)創(chuàng)新文化是不利的。因此，專利實質(zhì)審查中遵循程序節(jié)約原則體現(xiàn)的是法的效率價值，而效率的最終價值是利益和進(jìn)步。

（二）聽證原則與程序節(jié)約原則的關(guān)系

聽證的目的是保證公正，程序節(jié)約的目的是提高效率。如同公正與效率的關(guān)系，聽證原則與程序節(jié)約原則也是對立統(tǒng)一的關(guān)系。在司法領(lǐng)域，在處理公正與效率的關(guān)系時，通常公正優(yōu)先，兼顧效率?！秾＠麑彶橹改稀芬裁鞔_規(guī)定，不得以節(jié)約程序為理由而違反請求原則和聽證原則。但犧牲效率追求絕對公正是難以高效推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的，因此，雖然聽證原則優(yōu)先于程序節(jié)約原則，但這種優(yōu)先并不是絕對的?！秾＠麑彶橹改稀吩诘诙糠值诎苏碌?.1.1 節(jié)也明確指出，如果申請人對申請文件進(jìn)行修改，即使修改后的權(quán)利要求仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應(yīng)當(dāng)給申請人再一次意見陳述和/或修改申請文件的機(jī)會，但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書（即同類缺陷兩次聽證），以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則④同注釋①。。也就是說，并不是每一次事實改變，都需要再次聽證，同類缺陷兩次聽證后作出駁回決定則認(rèn)為已經(jīng)遵循了聽證原則，這樣實質(zhì)審查才能兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則。

那么如何兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則呢？從立法本意出發(fā)，聽證的目的除了通過與申請人進(jìn)行意見交流，使得審查員能夠?qū)ι暾埼募懈?、深入的理解，以利于查清事實，發(fā)現(xiàn)真相外，另一個重要目的是使申請人直接參與到專利審批程序中來，給予申請人充分的申辯和/或修改申請文件的機(jī)會，讓申請人從內(nèi)心感受到審查程序的公正，從而接受審查結(jié)果?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.2 節(jié)關(guān)于“審查員作出駁回決定時，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應(yīng)當(dāng)在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人”的規(guī)定，也是為了使申請人對專利的前景有一個心理預(yù)判。但是在審查過程中，申請人修改申請文件后，按照請求原則，審查員必須以申請人修改的文本為審查基礎(chǔ)。這樣聽證的事實、理由、證據(jù)便處于不斷變化之中。那么，聽證到何種程度駁回不會超出申請人的心理預(yù)期，同時又能實現(xiàn)程序節(jié)約？下面通過案例分析，探討在駁回中如何遵循、平衡聽證原則和程序節(jié)約原則。

三、典型情況駁回時機(jī)的把握

在三性審查為主線全面審查的審查理念下，審查實踐中，駁回案件主要涉及《專利法》第22 條第3 款、《專利法》第22 條第2 款，即新創(chuàng)性條款，其中涉及《專利法》第22 條第3 款即創(chuàng)造性的案件所占比例最大。雖然不同領(lǐng)域涉及不同駁回條款的比例有所差別，但幾乎所有領(lǐng)域，涉及創(chuàng)造性的駁回是最多的。同時，這也是申請人接觸最多、最為熟悉的一個條款。下面就以不具備新穎性和/或創(chuàng)造性為理由駁回的案例一（表1）進(jìn)行分析、探討。

表1 案例一

此時如何處理？審查實踐中有以下兩種觀點：

觀點一：不接受三通后的修改，發(fā)出不予接受的審查意見通知書。

理由如下：對于上述案件三通后“主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過”的修改方式，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)規(guī)定，對于即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受。審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內(nèi)提交符合《專利法實施細(xì)則》第51 條第3 款（以下簡稱“R51.3”）規(guī)定的修改文本。到指定期限屆滿日為止，申請人所提交的修改文本仍不符合R51.3 規(guī)定的內(nèi)容，審查員將針對修改前的文本繼續(xù)審查，如作出授權(quán)或駁回決定。因此，按照《專利審查指南》的規(guī)定，上述案例三通后修改是不能被接受的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出不予接受的審查意見通知書。

觀點二：接受三通后的修改，直接作出駁回決定。

理由如下：一方面，依照觀點一的方式處理上述案例，第四次審查意見通知書以修改不符合R51.3 為由發(fā)出不予接受的審查意見，則案件至少在第四次審查意見通知書后才能作出駁回決定，審查程序過分延長，有違程序節(jié)約原則，應(yīng)當(dāng)對上述案件三通后的修改予以接受。

另一方面，《專利審查指南》規(guī)定，同類缺陷兩次聽證即可駁回。本案二通后對申請文件進(jìn)行修改導(dǎo)致事實改變后，已經(jīng)給申請人再一次意見陳述和修改申請文件的機(jī)會，三通后修改涉及同類缺陷，滿足《專利審查指南》規(guī)定的同類缺陷兩次聽證的原則，可以針對全部權(quán)利要求作出駁回決定。

上述觀點中，觀點一和觀點二對不符合R51.3 規(guī)定的修改文本是否接受主要考量的是程序節(jié)約原則。觀點一的做法符合《專利審查指南》規(guī)定，能夠給予申請人更多的聽證機(jī)會，最大程度保護(hù)申請人的利益，但沒有兼顧程序節(jié)約原則而降低了審查效率。對于觀點二的做法，第一，《專利法》及其實施細(xì)則并未明確規(guī)定，不能接受申請人在答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進(jìn)行修改而新增的權(quán)利要求。因此，是否接受修改屬于可自由裁量的事項，接受修改并不違反法律法規(guī)。第二，《專利審查指南》規(guī)定對于上述修改不予接受，其目的在于防止進(jìn)入實審后申請人在沒有繳納相應(yīng)費用的情況下新增大量權(quán)利要求，增加行政部門的負(fù)荷。但如果接受修改反而能夠節(jié)約程序，節(jié)約行政資源，降低申請人的成本，該做法與《專利審查指南》的規(guī)定殊途同歸。基于上述理由，筆者支持觀點二的做法。

對于表2 中二通后權(quán)利要求1 是否符合駁回時機(jī)，根據(jù)對新穎性創(chuàng)造性的內(nèi)在邏輯關(guān)系的理解不同有以下兩種觀點：

表2 案例二

觀點一：將新穎性和創(chuàng)造性的內(nèi)在邏輯關(guān)系解釋為對立的關(guān)系⑤張占江，汪衛(wèi)鋒.論專利法新穎性條款與創(chuàng)造性條款的邏輯關(guān)系[J].中國發(fā)明與專利[J]，2016(12) :97-100.。我國《專利法》對新穎性和創(chuàng)造性分別給出了明確的定義，就同一評價事實而言，新穎性和創(chuàng)造性也只能擇一使用，適用新穎性便不能適用創(chuàng)造性，適用創(chuàng)造性便不能適用新穎性。具體到該案，一通指出的新穎性和二通指出的創(chuàng)造性為不同缺陷，二通后駁回不滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此不符合駁回時機(jī)。

觀點二：將新穎性和創(chuàng)造性的內(nèi)在邏輯關(guān)系解釋為包容關(guān)系。雖然《專利法》未對新穎性和創(chuàng)造性的是否具有關(guān)系或者具有何種關(guān)系進(jìn)行規(guī)定或解釋，但千科理相通，萬法理可鑒，即使分屬不同的法律體系，但法理相通相融，因而可將《專利法》放到整個法律系統(tǒng)中作體系解釋，借鑒其他法律中相似的情況進(jìn)行處理。在刑法領(lǐng)域，由于立法者的設(shè)定，使得甲、乙罪之間存在包容（完全法）和被包容（不完全法）的關(guān)系，行為符合甲罪的構(gòu)成要件,必然也同時符合乙罪的構(gòu)成要件，但行為人成立甲罪，而排斥乙罪的適用，即重罪包容輕罪⑥周光權(quán)，法條競合的特別關(guān)系研究—兼與張明楷教授商榷[J].中國法學(xué)，2010(3)：158-171.。在專利實質(zhì)審查中，從審查邏輯看，除抵觸申請外，案件具備創(chuàng)造性，必然具備新穎性；案件不具備新穎性，必然不具備創(chuàng)造性，也即具備創(chuàng)造性的情況包容了具備新穎性的情況，不具備新穎性的情況包容了不具備創(chuàng)造性的情況。可見，新穎性和創(chuàng)造性的內(nèi)在邏輯關(guān)系傾向于一種規(guī)范意義上的包容關(guān)系。因而，不具備新穎性在規(guī)范意義上能夠被評價為不具備創(chuàng)造性。具體到該案，一通指出的新穎性和二通指出的創(chuàng)造性為同類缺陷，滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此符合駁回時機(jī)。

對于上述解釋的合理性也可以利用逆否命題思想進(jìn)行論證，如果本命題成立，則逆否命題成立。由于只有案件相對于現(xiàn)有技術(shù)具備新穎性，才會進(jìn)一步去評價其相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具備創(chuàng)造性，即案件創(chuàng)造性的評價以其具有新穎性為前提。因此，當(dāng)認(rèn)定一件發(fā)明具備創(chuàng)造性，其必然具備新穎性。即本命題“如果案件具備創(chuàng)造性，則具備新穎性”成立，那么其逆否命題“如果案件不具備新穎性，則不具備創(chuàng)造性”也成立。具體到該案，一通指出其不具備新穎性，包含了其不具備創(chuàng)造性的評價，二通后指出其不具備創(chuàng)造性后，實質(zhì)上已經(jīng)滿足同類缺陷兩次聽證的原則，因此利用逆否命題思想進(jìn)行論證該案二通后也符合駁回時機(jī)。

對于上述處理方式，觀點一將不同法律條款對應(yīng)不同理由，不考慮法條之間的內(nèi)在邏輯聯(lián)系，或者即便考慮法條之間的邏輯聯(lián)系，也不能突破這兩個法條對應(yīng)的是兩個不同的理由，因此，本案二通后駁回是違背聽證原則的。但是，按照該觀點，保護(hù)范圍較大的權(quán)利要求1 不符合駁回時機(jī)，保護(hù)范圍較小的權(quán)利要求2 反而符合駁回時機(jī)，審查邏輯上會出現(xiàn)矛盾。觀點二借鑒刑法領(lǐng)域的解釋方法，從審查邏輯角度辯證了該案二通后駁回滿足聽證原則，能夠?qū)υ撎幚矸绞阶鞒鲆粋€合理解釋。同時從邏輯學(xué)角度分析可對上述處理方式的合理性進(jìn)行佐證。

由上可知，理論上該案二通后符合駁回時機(jī)。但審查實踐中，除了法理外，也要考慮情理，無論如何解釋新穎性和創(chuàng)造性之間的關(guān)系，新穎性和創(chuàng)造性畢竟是兩個不同的理由，該案僅在二通時將不具備創(chuàng)造性的理由告知過申請人一次，隨著二通后申請文件的修改事實發(fā)生改變，二通后并不滿足明顯的同類缺陷兩次聽證，此時駁回可能并不符合申請人的心理預(yù)期。另外，法的價值是多元的，各價值的位階也不是一成不變的，在出臺明確規(guī)定前，程序節(jié)約原則和聽證原則難以平衡時，應(yīng)當(dāng)允許不同價值取向并存。在我國政府職能由“管理型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變的大背景下，為了更好地服務(wù)群眾，提升社會滿意度，善意審查再發(fā)一次審查意見通知書也是具有一定意義的。

四、結(jié)語

通過對上述典型情況駁回時機(jī)的分析可以看出，聽證是相對的，不是絕對的。在申請人參與到專利審批程序中來，并進(jìn)行了充分的申辯和/或修改申請文件后，申請人對案件走向已經(jīng)有了預(yù)判。再次修改涉及同類缺陷，用已通知過申請人的理由和證據(jù)可以駁回的，直接作出駁回決定并不會超出申請人的心理預(yù)期。對于同類缺陷，理論上，也可考慮法條之間的內(nèi)在邏輯，將新穎性和創(chuàng)造性的內(nèi)在邏輯關(guān)系解釋為包容關(guān)系，并不違背聽證原則，還能更好地兼顧程序節(jié)約原則。

另外，為了彌補法律規(guī)則的不確定性和滯后性，法律賦予了行政機(jī)關(guān)及執(zhí)法人員自由裁量權(quán)，行政機(jī)關(guān)可以靈活地處理職權(quán)范圍內(nèi)可自由裁量的事務(wù)，以便于調(diào)整豐富多彩且千變?nèi)f化的社會關(guān)系。事實上，實質(zhì)審查過程中聽證原則和程序節(jié)約原則的平衡實際上便是行政自由裁量權(quán)的行使。因此，在答復(fù)審查意見通知書時，對于申請文件進(jìn)行修改增加新的權(quán)利要求是否接受，行政機(jī)關(guān)可自由裁量。如果行政機(jī)關(guān)認(rèn)為該修改沒有超出申請文件記載范圍，且修改后的申請文件涉及同類缺陷，用已通知過申請人的理由和證據(jù)可以駁回的，其雖然不符合R51.3，但可以接受修改，以利于程序節(jié)約。這并不違反法律法規(guī)，反而有利于提高辦事效率，節(jié)約行政資源。

專利實質(zhì)審查是依法審查，但《專利法》和《專利審查指南》不可能窮舉所有符合駁回時機(jī)的情形。因此，對適用的法律我們應(yīng)當(dāng)從立法宗旨、立法目的出發(fā)進(jìn)行深入的理解，這樣對疑難案件能夠起到一個綱領(lǐng)性的指導(dǎo)作用。明晰聽證原則與程序節(jié)約原則旨在實現(xiàn)法的公正價值和效率價值的目的后，能幫助我們正確理解《專利審查指南》關(guān)于駁回時機(jī)的相關(guān)規(guī)定的真正含義，更好地遵循、平衡聽證原則和程序節(jié)約原則，更加準(zhǔn)確地把握駁回時機(jī)，保證客觀公正及時準(zhǔn)確，為全面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)助力。