胡琳萍　胡建平　劉秋芳

摘要：筆者結(jié)合實務(wù)中一個經(jīng)歷了無效和侵權(quán)訴訟的專利案例，對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用問題進(jìn)行了探討。現(xiàn)有技術(shù)抗辯是適用單獨對比的原則還是結(jié)合對比的原則，對現(xiàn)有技術(shù)抗辯和無效程序的適用如何把握，在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中法院是否應(yīng)該根據(jù)無效請求中止審理案件，現(xiàn)有抗辯中對于無效請求的創(chuàng)造性證據(jù)如何適用，如何把握現(xiàn)有技術(shù)抗辯、無效請求的程序切換和選擇，這都是技術(shù)法律司法者和從業(yè)者需要進(jìn)一步厘清的問題。

關(guān)鍵詞：現(xiàn)有技術(shù)抗辯? 中止? 單獨對比? 程序適用

一、專利技術(shù)現(xiàn)有技術(shù)抗辯構(gòu)成的要件

隨著專利侵權(quán)案件判賠額度提高的呼聲越來越重，專利權(quán)人也越來越愿意提起訴訟來維護(hù)自己的權(quán)利。通常，被控侵權(quán)人為了能夠勝訴，往往會選擇對涉案專利提起無效宣告請求，以便從權(quán)利的根源來進(jìn)行徹底抗辯。但是，專利無效往往耗時耗力而且有時還因為無法獲得中止而不能成行。特別是對被控侵權(quán)人來說，能夠通過不侵權(quán)抗辯獲得勝訴也是一種值得嘗試的方式。但是并不是所有的被控侵權(quán)人都能夠提出被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護(hù)范圍的有效證據(jù)，因而在專利的侵權(quán)抗辯中還有另一種例外方式，那就是現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯也稱公知技術(shù)抗辯。專利法第62條規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

2010年1月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱最高法解釋）、2016年4月1日起施行《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱最高法解釋二）的第十四條第一款對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的適用規(guī)定相同，均為：被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

由此可知，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的前提是被控產(chǎn)品與專利的保護(hù)范圍相同或等同，在不相同也不等同的情況下，通常不能適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

此外，現(xiàn)有技術(shù)抗辯指被控產(chǎn)品與一項已經(jīng)公知的完整技術(shù)相比是相同或?qū)嵸|(zhì)上相同。采用與新穎性判斷基本相同的方式，進(jìn)行單獨比對，且應(yīng)當(dāng)采用特征比對的方式。

二、案例介紹和分析

1、涉案專利介紹

涉案專利的名稱：一種單牙輪鉆頭，實用新型專利號ZL98219946.5，專利授權(quán)公告日：2000年4月26日，專利權(quán)人：江鉆股份公司。涉案專利權(quán)利要求1的內(nèi)容為：“一種單牙輪鉆頭，由鉆頭體（1）、球狀牙輪（6）、牙齒、密封件、潤滑系統(tǒng)等部分組成，牙齒與鉆頭以過盈配合形成連接，其特征在于鉆頭牙輪上連續(xù)或間斷布置耐磨齒，鉆頭體（1）上帶保徑塊（2），保徑塊上布置主動切削保徑齒（4）和被動保徑齒（3）。”

主要特點是通過在鉆頭體上設(shè)置保徑塊，在保徑塊上布置主動切削保徑齒和被動保徑齒，構(gòu)成單牙輪鉆頭的二級保徑結(jié)構(gòu)，其中第一級保徑由牙輪上間斷接觸區(qū)（G）的保徑齒排構(gòu)成，第二級保徑由設(shè)置在鉆頭體上的保徑塊、主動切削保徑齒和被動保徑齒三者相結(jié)合而構(gòu)成。提高單牙輪鉆頭的進(jìn)尺（鉆進(jìn)速率）、工作壽命和保徑效果（鉆井質(zhì)量），這也是評價一個單牙輪鉆頭性能優(yōu)劣的三大指標(biāo)。

根據(jù)實用新型專利的審查程序規(guī)定，2002年國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)請求出具檢索報告，報告表明全部權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性。

2、被控侵權(quán)產(chǎn)品介紹

江西宜春機械廠被控產(chǎn)品4-5/8GD517A型等系列單牙輪鉆頭的結(jié)構(gòu)為：一種單牙輪鉆頭，包括有鉆頭體、球狀牙輪、牙齒、密封件和潤滑系統(tǒng)等部分，牙齒與鉆頭以過盈配合相連接，牙輪上布置有聚晶金剛石硬質(zhì)合金復(fù)合齒，鉆頭體周向布設(shè)有四個保徑塊，在保徑塊下部布置主動切削保徑齒，保徑塊上部布置有被動保徑齒。

3、侵權(quán)訴訟情況

通過市場調(diào)查和收集相關(guān)證據(jù)，公證購買被控產(chǎn)品，并對被控產(chǎn)品進(jìn)行比對和分析，專利權(quán)人認(rèn)定被控產(chǎn)品落入了涉案專利的保護(hù)范圍，江西宜春機械廠未經(jīng)許可制造和銷售4-5/8GD517A型等系列單牙輪鉆頭的行為構(gòu)成專利侵權(quán)。

江鉆股份公司即原告逐于2003年1月向南昌中院提起專利侵權(quán)訴訟，請求法院判令被告停止侵權(quán)行為，并賠償原告的經(jīng)濟損失。

江西宜春機械廠即被告于2003年3月12日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了宣告涉案專利無效的請求，同時向南昌中院提出中止訴訟的請求，南昌中院于2003年3月24日下達(dá)了中止訴訟的裁定。

涉案專利的無效程序經(jīng)過復(fù)審委決定和北京中院行政訴訟后，2005年6月20日由北京高院做出了終局判決，維持專利復(fù)審委員會的決定，即涉案專利全部權(quán)利要求有效。2005年7月南昌中院恢復(fù)審理涉案專利的侵權(quán)訴訟案。并于2006年1月18日作出駁回原告訴訟請求的判決，理由是將三個證據(jù)簡單結(jié)合所構(gòu)成的公知技術(shù)與被控產(chǎn)品更為接近，因此現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，不構(gòu)成專利侵權(quán)。

原告不服上述判決，向江西高院提起上訴，江西高院最后要求雙方調(diào)解，調(diào)解書中被上訴人同意停止生產(chǎn)被控產(chǎn)品并賠償訴訟費用。

4、專利無效訴訟情況

在收到原告于2003年1月向南昌中院提起的專利侵權(quán)訴訟后，江西宜春機械廠即被告于2003年3月12日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了宣告涉案專利無效的請求，無效的主要證據(jù)為兩個書面證據(jù)。無效的理由是涉案專利與2篇對比文件的結(jié)合相比沒有新穎性。

經(jīng)口頭審理后復(fù)審委做出了第5537號無效審查決定，該決定維持權(quán)利要求全部有效。決定中對專利的創(chuàng)造性作了分析和論述。認(rèn)為在提高報警效果的同時提高了單牙輪鉆頭的進(jìn)尺（鉆進(jìn)速率）和工作壽命是具有創(chuàng)造性的。

請求人江西宜春機械廠不服復(fù)審委的無效審查決定向北京市中級人民法院提起了無效行政訴訟，請求法院撤銷復(fù)審委作出的無效決定。北京市中級人民法院經(jīng)開庭審理后作出了撤銷復(fù)審委第5537號決定的判決，一審法庭的理由為“專利復(fù)審委員會以單牙輪鉆頭與PDC鉆頭屬于不同類型為由，認(rèn)為證據(jù)3和11沒有給出涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)啟示，其理由是不充分的”，“現(xiàn)有證據(jù)不能證明存在否認(rèn)上述結(jié)合方式的教導(dǎo)和偏見”。

專利權(quán)人不服北京市中級人民法院決定向北京市高院提起上訴，請求撤銷一審判決，北京高院經(jīng)審理后作出了撤消北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第854號行政判決。二審判決為終局判決。即涉案專利的有效性得到了最終的確認(rèn)。

三、涉案專利爭議的焦點問題

涉案專利審理時上訴人與被上訴人雙方爭議的焦點主要集中在以下兩點：

其一、專利侵權(quán)是否構(gòu)成，而該問題的爭議焦點又在于被控產(chǎn)品的鉆頭體上是否存在保徑塊技術(shù)特征。

其二、現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立。

根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)和對被控產(chǎn)品的分析，明顯可以認(rèn)定被控產(chǎn)品的鉆頭體上存在有保徑塊，被控產(chǎn)品完全落入了涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍?；谏鲜銮闆r帶來的威懾，被上訴人或被告才提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，但其提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)由2～3個現(xiàn)有技術(shù)含糊拼湊而成，顯然不能成立。一審南昌中院判決以“被告提出的其所使用的技術(shù)與公知技術(shù)更接近”的含混的理由判定專利侵權(quán)不成立明顯屬于混淆概念。按照單獨對比的原則，現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。因而該案引發(fā)了針對現(xiàn)有技術(shù)侵權(quán)抗辯問題的一系列思考。

四、對現(xiàn)有技術(shù)抗辯和訴訟程序的相關(guān)問題思考

1、現(xiàn)有技術(shù)抗辯的立法宗旨和使用前提

現(xiàn)有技術(shù)抗辯本著節(jié)約程序和資源原則提出，目的是為了縮短侵權(quán)訴訟程序，盡快解決糾紛和爭議。由于專利審查的特點，在專利審查過程中，審查員不會也不可能窮盡所有的現(xiàn)有技術(shù)用來評價專利申請的新穎性和創(chuàng)造性。因此，總會存在一些不具有新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)被授予了專利權(quán)。為此，作為專利法的救濟措施，被控侵權(quán)人就會被賦予行使無效宣告制度的權(quán)利。但是專利無效程序需要較長的時間，耗時耗力。而在此過程中如果因為如果不能中止而造成侵權(quán)訴訟判決生效，則會造成無法挽回的損失。因而只要被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)方案或者設(shè)計方案屬于現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計，就能夠被直接判定為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)，從而節(jié)約時間，減少當(dāng)事人的訴累，更快地解決專利糾紛。

從上述立法的出發(fā)點來說，現(xiàn)有技術(shù)抗辯是防止被控侵權(quán)方被專利權(quán)誤傷的一種保護(hù)手段和方式。但是，被控侵權(quán)方在使用該手段的時候需要明確其使用方式和使用時機。

如最高法解釋一和二所述，現(xiàn)有技術(shù)抗辯的前提是被控產(chǎn)品與專利的保護(hù)范圍相同或等同，在不相同也不等同的情況下，通常不能適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。這說明現(xiàn)有技術(shù)抗辯的前提是必須要承認(rèn)專利侵權(quán)，或?qū)＠謾?quán)默認(rèn)，其實質(zhì)是侵權(quán)發(fā)生情況下對被控侵權(quán)方的一種例外免責(zé)。如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯無法成立則被控侵權(quán)成立。因此，被控侵權(quán)人在使用該抗辯手段前應(yīng)謹(jǐn)慎調(diào)查分析，以免在現(xiàn)有技術(shù)抗辯無法成立時處于被動狀態(tài)。

但在實務(wù)操作中，這種原則與被訴侵權(quán)人既提出被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護(hù)范圍的抗辯，又提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，并且對兩種抗辯都進(jìn)行舉證的事實相互矛盾。法院對此現(xiàn)象也并沒有嚴(yán)格遵循現(xiàn)有技術(shù)抗辯的前提，因而希望在后續(xù)的立法過程中能夠進(jìn)一步明確使用前提，以便正本清源回歸立法宗旨。

2、提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯后法院的侵權(quán)審理是否可以中止

在專利權(quán)侵權(quán)糾紛案件審理中，被訴侵權(quán)人先提出無效請求，又提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，并且對兩種抗辯都進(jìn)行舉證。那么侵權(quán)訴訟受理法院收到無效請求受理通知時，在專利權(quán)無法確權(quán)的前提下，侵權(quán)受理法院是否應(yīng)該中止侵權(quán)審理，還是從簡化審理程序、提高審判效率的角度考慮優(yōu)先審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯，法律并無明確的規(guī)定。筆者認(rèn)為從立法宗旨而言，現(xiàn)有技術(shù)抗辯視為了提高訴訟效率，減少當(dāng)事人的訴累，節(jié)省司法審判的資源，因而一旦被告提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的訴求，無論所審理案件為發(fā)明還是實用新型專利，法院在程序把握上應(yīng)當(dāng)堅持不中止審理，這在程序上對當(dāng)事人都有利，也有利于專利的高效保護(hù)。

3、提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的同時，有無必要提起專利無效

從節(jié)約時間和司法成本的角度考慮，如果被告能通過現(xiàn)有技術(shù)抗辯證明不侵權(quán)，可以不提起專利無效。但實際司法過程中，被訴侵權(quán)人往往是既提出被控侵權(quán)物未落入專利權(quán)保護(hù)范圍的抗辯，又提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，還會提起無效請求，這是一種更為穩(wěn)妥的方法，因為往往存在這種情況，當(dāng)某個證據(jù)不能單獨作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的有利證據(jù)，但其與專利的技術(shù)方案卻十分接近，將該證據(jù)與另一個證據(jù)結(jié)合可以作為無創(chuàng)造性的事實而將專利無效，在這種情況下，同時提起專利無效請求似乎更為保險和有利。當(dāng)然，被告應(yīng)當(dāng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆治龊蜋?quán)衡，在沒有較大把握的情況下不應(yīng)隨意提起現(xiàn)有技術(shù)抗辯，而是先啟動請求專利無效程序更為妥當(dāng)。

4、在無效程序中作為影響創(chuàng)造性的證據(jù)未被采納，能否作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的成立證據(jù)

現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)當(dāng)遵循單獨對比的原則，即公知技術(shù)的全部技術(shù)特征只能包含在一份出版物所公開或一件產(chǎn)品所公開的技術(shù)方案中，而不能將幾個文件或產(chǎn)品組合拼湊成公知技術(shù)，或者將被控產(chǎn)品分成幾部分分別與幾項公知技術(shù)相比。這里強調(diào)的是要有“一項單獨和完整的技術(shù)方案”存在。只有當(dāng)被控產(chǎn)品與一項單獨完整的公知技術(shù)方案完全相同或等同，公有技術(shù)抗辯才能成立。在無效階段作為無創(chuàng)造性的證據(jù)未被采納，是否能作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立的證據(jù)使用？答案顯然是否定的。

在無效程序中作為否定專利創(chuàng)造性的證據(jù)一般為兩份或兩份以上，或者說存在兩項技術(shù)或兩項以上技術(shù)的結(jié)合，適用結(jié)合對比的原則。在多項技術(shù)結(jié)合對比都不能以無創(chuàng)造性為由去無效專利的情況下，將其中的一項技術(shù)以單獨對比的方式進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯顯然是不能成立的。本文涉案專利中法院將兩篇對比文獻(xiàn)疊合作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)，顯然違背了單獨對比的原則。筆者認(rèn)為法院在現(xiàn)有技術(shù)抗辯中應(yīng)嚴(yán)格把控單獨對比原則，避免濫用。這對社會公眾對權(quán)利人都是一種公平。

以上疑問和分析均是筆者根據(jù)專利實務(wù)中的具體案例對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的思考，也希望借此機會促進(jìn)立法和執(zhí)法實踐過程中對現(xiàn)有技術(shù)抗辯立法釋意和適用原則的進(jìn)一步明確，以便更好保護(hù)專利權(quán)人權(quán)益，同時也能為科技從業(yè)者提供一個穩(wěn)定可操作的參考原則，更好的促進(jìn)科技創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，維護(hù)社會公平。

參考文獻(xiàn)

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[3]林建軍、楊金琪：《對已有技術(shù)抗辯的探討》，載程永順主編：《專利侵權(quán)判定實務(wù)》，法律出版社2002年版，第270-271頁;

[4]徐家力：《現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用順序》，暨南學(xué)報（哲學(xué)社會科學(xué)版），2017年第8期第15頁。

作者簡介：胡琳萍 1980年10月，女，漢，湖北南漳;機電部部長。職稱：專利代理師、專利管理工程師;碩士研究生;機電工程相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)挖掘、專利法及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。