張雨寧

（沈陽工業(yè)大學(xué)，遼寧 沈陽 110870）

商標(biāo)的核心價值在于自身的符號價值和所附著的商品或服務(wù)的來源指示價值。商標(biāo)受到法律保護(hù)的原因則在于其實現(xiàn)了消費者獲取經(jīng)濟信息、降低選擇成本的需求，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。商標(biāo)指示性使用（以下簡稱指示性使用），起源于美國新街邊男孩案，被告兩公司發(fā)起了有關(guān)“新街邊男孩中你最喜歡哪一位”的調(diào)查，隨后被原告新街邊男孩起訴稱其未經(jīng)許可也未支付費用便使用該組合名與照片，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院針對該案觀點是，因被告具備使用新街邊男孩商標(biāo)的必要性，也未暗示其與新街邊男孩存在許可或贊助關(guān)系，故構(gòu)成指示性使用，這是指示性使用被首次提出。部分國家和地區(qū)已經(jīng)在立法與司法中明確規(guī)定并應(yīng)用了指示性使用。指示性使用在防止商標(biāo)權(quán)人壟斷公共符號，保障消費者知情權(quán)等方面發(fā)揮了重要作用。

一、商標(biāo)指示性使用概述

關(guān)于指示性使用的定義，我國學(xué)界的認(rèn)識基本一致，即指經(jīng)營者為客觀說明商品或服務(wù)的品質(zhì)、用途或特性等而使用他人注冊商標(biāo)的行為。指示性使用典型適用場景包括銷售配件、維修服務(wù)和組配商品等，如“本刷頭適用于某電動牙刷”“本店提供某車維修服務(wù)”“本電腦預(yù)裝某軟件正版”。

相較于描述性使用，指示性使用之獨特性在于以下三方面：首先，二者使用商標(biāo)的含義不同。在指示性使用的情形下，經(jīng)營者使用的實際是商標(biāo)權(quán)人經(jīng)過經(jīng)營而具有相當(dāng)顯著性的商標(biāo)符號的第二含義，相反，描述性使用是對商標(biāo)原初含義的使用，如“小米”手機是我國知名國產(chǎn)手機品牌，“小米”的原初含義是一種糧食，因此“小米”手機的商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止售賣糧食的經(jīng)營者使用“小米”描述其所售小米的質(zhì)量等特點。其次，二者使用目的不同。經(jīng)營者對商標(biāo)的指示性使用雖指向的是商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)，但實際上意在指明其自身提供的商品或服務(wù)，描述性使用則是商標(biāo)權(quán)人為說明自己商品的特性而使用通用名稱、符號等，并未指向他人的商品或服務(wù)。最后，二者導(dǎo)致的混淆可能性不同。就指示性使用而言，因經(jīng)營者使用的是他人注冊商標(biāo)，有導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆的可能性，而描述性使用是對商標(biāo)原初含義的使用，相關(guān)公眾并不會因此而與其他注冊商標(biāo)混淆。

目前，我國在立法上未規(guī)定指示性使用，但各級法院在實踐中早已接觸相關(guān)案件，并使用相關(guān)理論進(jìn)行裁判。由于缺乏對指示性使用的具體規(guī)定，司法裁判難以統(tǒng)一，學(xué)界關(guān)于指示性使用的法律地位以及構(gòu)成要件也不乏爭論，基于此，需要對指示性使用的關(guān)鍵問題進(jìn)行探討，以求積極正確地發(fā)揮其在我國《商標(biāo)法》中的恰當(dāng)作用。

二、商標(biāo)指示性使用的不同認(rèn)識

當(dāng)下，理論界與司法實踐中對于指示性使用仍存在著不同認(rèn)識，以具體案例為例：2015年，A公司租賃某商場中的店鋪用于銷售正規(guī)渠道購得的大牌商品，2016年，B公司起訴A公司，稱其在店鋪招牌、購物袋和公眾號等處單獨、突出使用其商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。一審法院根據(jù)合理使用構(gòu)成要件，即“使用是否善意且合理、是否必要、是否會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)”，認(rèn)為A公司是為向相關(guān)公眾指明其出售商品的來源，而并非有意使相關(guān)公眾混淆，構(gòu)成合理使用。B公司上訴并提交了一份調(diào)查報告，報告顯示，在商場和附近隨機抽樣的42名受訪者中，69%的受訪者認(rèn)為涉案店鋪與B公司品牌方存在關(guān)系，66%表示并未注意到A公司自身的商標(biāo)，而在看到過上述標(biāo)識的10名受訪者中，仍有7人認(rèn)為A公司與B公司品牌方存在關(guān)系。二審法院認(rèn)同一審法院提出的合理使用構(gòu)成要件，但做出了截然相反的判決。二審法院認(rèn)為，A公司在店鋪上單獨使用B公司標(biāo)識，實質(zhì)仍是暗示其與B公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于善意合理使用，且超出必要范圍，易造成相關(guān)公眾混淆，故不構(gòu)成合理使用。A公司申請再審，再審法院則認(rèn)為，混淆可能性不應(yīng)作為判斷商標(biāo)合理使用的構(gòu)成要件，為說明商品真實信息而使用他人商標(biāo)的行為即使可能導(dǎo)致混淆，也應(yīng)以使用是否善意，方式是否合理、是否符合商業(yè)慣例作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。再審法院經(jīng)衡量，認(rèn)為即使無法在商鋪外顯著標(biāo)注所經(jīng)營的品牌名稱會削弱購物便利性，但A公司的行為容易導(dǎo)致混淆，從而直接損害商標(biāo)的來源識別功能，應(yīng)對A公司使用的必要范圍予以限縮。且A公司的行為模糊了專賣店與品牌集合店的界線，遏制競爭，不具有合理性，也不符合商業(yè)慣例。

上述案例中，三級法院的裁判結(jié)果或觀點產(chǎn)生的差異，歸根結(jié)底在于其對指示性使用的構(gòu)成要件及其具體適用的不同認(rèn)識，因而對此進(jìn)行明確與統(tǒng)一認(rèn)識具有重要意義。

（一）商標(biāo)指示性使用性質(zhì)之爭

指示性使用性質(zhì)的主要爭議在于：指示性使用是否屬于合理使用或正當(dāng)使用。有學(xué)者認(rèn)為，指示性使用并非對商標(biāo)的合理使用，原因在于第三人并未“合理”使用商標(biāo)，而是在非商標(biāo)意義上的使用［1］。另有學(xué)者認(rèn)為，指示性使用應(yīng)屬于正當(dāng)使用，如馮曉青認(rèn)為，指示性使用并非對商標(biāo)權(quán)的限制，正當(dāng)性使用能與商標(biāo)權(quán)的限制相區(qū)分［2］。

（二）商標(biāo)指示性使用司法認(rèn)定規(guī)則之爭

目前，關(guān)于指示性使用的司法認(rèn)定規(guī)則主要體現(xiàn)為三種學(xué)說：無混淆可能性說、三要件說以及二要件說，其爭議焦點均在于混淆可能性。支持無混淆可能性說的學(xué)者認(rèn)為，指示性使用屬于正當(dāng)使用，正當(dāng)使用的法律特征即為無混淆可能性，討論指示性使用是否會導(dǎo)致混淆并無意義［3］。也有學(xué)者從商標(biāo)性使用的角度入手，認(rèn)為指示性使用不構(gòu)成商標(biāo)性使用，而非商標(biāo)性使用不會導(dǎo)致侵權(quán)，故無需分析混淆可能性［2］。反駁此觀點的學(xué)者則認(rèn)為商標(biāo)性使用與混淆可能性是相互獨立的要件［4］。持三要件說觀點的學(xué)者認(rèn)為，認(rèn)定指示性使用的要件應(yīng)包括使用的必要性、使用善意且合理、不會導(dǎo)致混淆，原因在于指示性使用是否會導(dǎo)致混淆應(yīng)當(dāng)考慮消費者的判斷，并非一定不會導(dǎo)致混淆［5］。持二要件說觀點的學(xué)者認(rèn)為只需考慮使用商標(biāo)的必要性與善意程度［3］。

三、構(gòu)建我國商標(biāo)指示性使用制度的建議

（一）創(chuàng)設(shè)商標(biāo)指示性使用立法

1.明確商標(biāo)指示性使用定義

要解決有關(guān)指示性使用的爭議，首先應(yīng)當(dāng)在我國《商標(biāo)法》中明確規(guī)定指示性使用。對此域外已有先例，如《歐盟商標(biāo)條例》明確規(guī)定：歐盟商標(biāo)所有者無權(quán)禁止第三方在貿(mào)易過程中以符合工商業(yè)誠信慣例的方式，在需要使用該商標(biāo)以表明產(chǎn)品或服務(wù)的預(yù)期目的的情況下，使用其商標(biāo)以識別或指代該商標(biāo)所有者，特別是配件或零部件領(lǐng)域的使用。英國、法國及德國也均作出了類似規(guī)定。美國《蘭哈姆法》中僅規(guī)定了敘述性使用，指示性使用的構(gòu)成要件等問題則通過判例體現(xiàn)。

2020年，江蘇省高級人民法院公布的《侵害商標(biāo)權(quán)民事糾紛案件審理指南（修訂版）》中明確規(guī)定了指示性使用，對于將指示性使用引入《商標(biāo)法》具有參考意義。未來修改我國《商標(biāo)法》時，建議規(guī)定如下：商標(biāo)指示性使用指經(jīng)營者為向消費者描述其制造、銷售的商品或提供的服務(wù)的品質(zhì)、特性等真實信息等而使用商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)的行為。同時列舉指示性使用的常見類型，并設(shè)置開放性條款進(jìn)行兜底。

2.明確商標(biāo)指示性使用屬于正當(dāng)使用

在我國知識產(chǎn)權(quán)法領(lǐng)域中，傳統(tǒng)意義上的合理使用是指法律原本賦予創(chuàng)造成果權(quán)利人的某些權(quán)利，通過設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利限制制度，同時賦予了非知識產(chǎn)權(quán)人，如《著作權(quán)法》中設(shè)置了合理使用制度，目的是推動作品的演進(jìn)與創(chuàng)新。而在我國《商標(biāo)法》領(lǐng)域，商標(biāo)的存續(xù)與演進(jìn)完全不同于作品，新舊商標(biāo)之間應(yīng)當(dāng)界限分明，新商標(biāo)也無須承繼前人的商標(biāo)，故我國《商標(biāo)法》領(lǐng)域并不存在商標(biāo)的“合理使用”。指示性使用和敘述性使用都屬于非商標(biāo)性使用，且使用都具有正當(dāng)性，因此用正當(dāng)使用來描述這種商標(biāo)使用行為更為恰當(dāng)。

目前，我國《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定了正當(dāng)使用的兩種情形，該條有進(jìn)一步細(xì)化的空間。建議在第一款后增加一條關(guān)于指示性使用的規(guī)定，即“以符合商業(yè)慣例的方式，使用注冊商標(biāo)以說明自身商品或服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、用途等特點的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！?/p>

（二）統(tǒng)一商標(biāo)指示性使用司法認(rèn)定規(guī)則

1.認(rèn)定商標(biāo)指示性使用應(yīng)遵循二要件規(guī)則

認(rèn)定指示性使用的要件之一應(yīng)當(dāng)為：使用商標(biāo)的必要性及合理性，且必要性與合理性缺一不可，必要性是合理性的前提。其中必要性是指如不使用他人商標(biāo)，將無法描述自身商品或服務(wù)的用途、品質(zhì)或內(nèi)容等情況。即如果能通過其他途徑、不使用他人注冊商標(biāo)來準(zhǔn)確描述自身商品或服務(wù)，則不具備使用該注冊商標(biāo)的必要性。合理性則指使用他人注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)在合理限度內(nèi)，判斷是否在合理限度內(nèi)，需要衡量使用的方式是否合理以及使用的范圍是否適中。對于合理性應(yīng)當(dāng)著重審查使用商標(biāo)的數(shù)量是否適當(dāng)，是否以各種方式突出使用他人注冊商標(biāo)、弱化使用自己商標(biāo)的方式誤導(dǎo)消費者；使用的范圍則應(yīng)當(dāng)關(guān)注注冊商標(biāo)使用者在店鋪招牌、展板、購物袋等載體上的使用限度，應(yīng)以使消費者能夠獲取商品的真實信息為限。

認(rèn)定指示性使用的要件之二為是否善意使用他人注冊商標(biāo)，善意是行為人的主觀心理狀態(tài)，盡管無法準(zhǔn)確探知行為人的心理，但可以結(jié)合行為人的外在表現(xiàn)的行為推知。具體應(yīng)當(dāng)主要判斷行為人是否盡到了一定的注意義務(wù)：其一，是否在使用他人注冊商標(biāo)時積極主動與自己的商標(biāo)進(jìn)行區(qū)別，使一般消費者能夠自行區(qū)分；其二，使用他人注冊商標(biāo)是否符合行業(yè)慣例。

此外還應(yīng)當(dāng)注意，判斷時應(yīng)當(dāng)遵循利益平衡原則。如在上文A公司與B公司商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，上海市高級人民法院認(rèn)為，A公司所處的某商場通常會顯著標(biāo)注品牌名稱以便尋找。但盡管如此，A公司在店鋪招牌等多處使用B公司商標(biāo)的行為易導(dǎo)致消費者對其與B公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生混淆，因此應(yīng)對于A公司使用B公司商標(biāo)的必要范圍進(jìn)行限縮。

2.混淆可能性的例外規(guī)則地位

原則上，指示性使用屬于非商標(biāo)性使用、正當(dāng)使用，因而在判斷中無需適用混淆可能性標(biāo)準(zhǔn)，但這并不意味著指示性使用必然不會導(dǎo)致混淆。正如上述案例中，再審法院認(rèn)為，指示性使用行為即使可能導(dǎo)致混淆，也應(yīng)當(dāng)以使用是否善意、方式是否合理、是否符合誠信慣例作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此，應(yīng)當(dāng)注意到，實踐中的指示性使用行為往往有時并不規(guī)范，且不易于判斷，甚至存在導(dǎo)致消費者混淆的可能。但防止混淆并不是商標(biāo)法的唯一宗旨，商標(biāo)法在防止混淆的同時還應(yīng)維護(hù)商業(yè)表達(dá)自由與市場競爭自由，指示性使用應(yīng)當(dāng)包容一定程度的混淆可能性。

盡管指示性使用能夠與混淆可能并存，但不應(yīng)超過一定限度，否則對于商標(biāo)權(quán)人是不利的。至于如何把握該程度，應(yīng)當(dāng)分別從商標(biāo)權(quán)人與相關(guān)公眾視角入手：第一，被使用商標(biāo)的知名度或顯著性。被使用商標(biāo)的知名度越高或顯著性越強，消費者產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系混淆的可能性越大，此時使用人在使用該商標(biāo)時也應(yīng)當(dāng)負(fù)有更高的注意義務(wù)；第二，相關(guān)公眾的認(rèn)知。相關(guān)公眾除相關(guān)消費者外，還包括與該商品或服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。理論上，相關(guān)公眾具備該商品或服務(wù)領(lǐng)域的一般知識與注意程度，相較于價格較高、需要深思熟慮購買的商品或服務(wù)而言，相關(guān)公眾對于一般商品如日用品的注意程度往往更低，此時混淆可能性也就越大。

關(guān)于何時適用混淆可能性的例外規(guī)則地位，需要從裁判視角切入——原告一方主張被告的行為導(dǎo)致混淆，進(jìn)而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，被告則以指示性使用進(jìn)行抗辯，雙方均進(jìn)行舉證。隨后由法官綜合雙方舉證進(jìn)行定性，當(dāng)混淆可能性程度過重時，法官應(yīng)當(dāng)否定被告的指示性使用的抗辯。

四、結(jié)論

商標(biāo)指示性使用指經(jīng)營者為向消費者描述其制造、銷售的商品或提供的服務(wù)的真實信息而使用他人注冊商標(biāo)的行為，屬于正當(dāng)使用、非商標(biāo)性使用的范疇，應(yīng)當(dāng)立法明確規(guī)定指示性使用及其性質(zhì)。司法認(rèn)定中則應(yīng)遵循客觀必要合理、主觀善意的二要件規(guī)則，同時應(yīng)容忍指示性使用與一定程度的混淆可能性共存，但不應(yīng)超過合理限度。盡快厘清指示性使用的上述問題，對于推動商標(biāo)指示性使用的制度落實具有重要的理論及現(xiàn)實意義。