張 琦

在判斷外觀設計是否符合《專利法》第23條第1款和第2款的授權條件時，一般限于將涉案外觀設計與相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計進行單獨對比或組合對比。但現(xiàn)有設計的“轉用”可以突破產(chǎn)品類別的限制，其中，是否存在轉用啟示是問題的關鍵。

筆者通過檢索發(fā)現(xiàn)，使用“轉用”作為外觀設計專利權無效宣告的理由的案例較少。本文將通過介紹“轉用”的相關案例，厘清“轉用”適用的相關規(guī)則，希望明晰外觀設計專利權無效中“轉用”的判定思路。

一、《專利審查指南2010》對“轉用”的相關規(guī)定

現(xiàn)有設計的轉用是《專利審查指南2010》新增的內(nèi)容，規(guī)定在根據(jù)《專利法》第23條第2款“明顯區(qū)別”的審查項下?！稗D用，是指將產(chǎn)品的外觀設計應用于其他種類的產(chǎn)品。模仿自然物、自然景象以及將無產(chǎn)品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結合應用到產(chǎn)品的外觀設計中，也屬于轉用。”

在判斷是否具有明顯區(qū)別時，“轉用”不僅可以在外觀設計的單獨對比時運用，還可以應用于組合對比的情形；且可以考慮“在相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計中”存在轉用手法的啟示?！袄绗F(xiàn)有設計是將籃球造型轉用為座椅設計，涉案專利是將鍵盤按鍵造型轉用為座椅設計，不能視為現(xiàn)有設計給出了啟示。因為籃球和鍵盤的按鍵不是相同或相近種類產(chǎn)品。但是，如果現(xiàn)有設計是將籃球造型轉用為座椅設計，涉案專利是將橄欖球造型轉用為座椅設計，則這情形就應視為已有現(xiàn)有設計的啟示了?！薄秾＠麑彶橹改?010》列出了明顯存在轉用手法的啟示的四種情形。

《專利審查指南2010》還新規(guī)定了“轉用”的判斷方法，其本意是為了明確設計手法啟示（包括轉用手法的啟示）的重要性。該條款規(guī)定了通?？梢园凑盏呐袛嗖襟E，是先將涉案專利與現(xiàn)有設計／設計特征進行對比，然后再判斷是否存在轉用手法的啟示。

二、轉用啟示的認定

根據(jù)《專利審查指南2010》第四部分第五章判斷主體的規(guī)定，某種類外觀設計產(chǎn)品的一般消費者應當對相同種類或相近種類產(chǎn)品的轉用等常用設計方法有常識性的了解?！秾＠麑彶橹改?010》所列出的明顯存在轉用手法的啟示的四種情形，即表明這些情形屬于一般消費者的知識水平和認知能力的范圍。其中，前三種情形是非產(chǎn)品類設計的轉用，滿足前三種情形下的非產(chǎn)品類設計具有轉用為任何類別產(chǎn)品的外觀設計的啟示；第四種情形是指，在不同種類產(chǎn)品設計之間進行轉用時，任何種類的產(chǎn)品都具有轉用得到玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設計的啟示。

若不屬于上述默認的具有轉用啟示的情形，則需要舉證證明存在轉用啟示。對于是否存在轉用啟示，法院認為“需要考慮行業(yè)的常見做法，即兩類產(chǎn)品之間是否經(jīng)常存在設計轉用的情形，或者某類產(chǎn)品是否存在使用其他非產(chǎn)品類在先設計的常見做法?！雹賲⒁娮罡呷嗣穹ㄔ海?019）最高法知行終226號行政判決書。其中，“行業(yè)的常規(guī)做法”“經(jīng)常存在設計轉用情形”似乎表明，需要達到行業(yè)內(nèi)經(jīng)常轉用的程度，成為行業(yè)的常規(guī)做法，才具有轉用啟示。該標準較為嚴格，與國家知識產(chǎn)權局認定轉用啟示所持的標準不同，下文將詳述之。

（一）幾何形狀

明顯具有轉用啟示的第一種情形為“單純采用基本幾何形狀或者對其僅作細微變化得到的外觀設計”。還有類似規(guī)定在《專利審查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外觀設計專利權的情形 “（9）僅以在其產(chǎn)品所屬領域內(nèi)司空見慣的幾何形狀和圖案構成的外觀設計”。兩者相比，后者還限定了“產(chǎn)品所屬領域”。對于“基本幾何形狀”，例如長方形、正方形、圓形、橢圓形、長方體、正方體、圓柱體等，鑒于明顯具有轉用的啟示，應當是不限定產(chǎn)品類型及所屬領域的，而對于其他的幾何形狀，是否屬于產(chǎn)品所屬領域內(nèi)“司空見慣”，則需具體判斷。

（二）自然物、自然景象

明顯具有轉用啟示的第二種情形為“單純模仿自然物、自然景象的原有形態(tài)得到的外觀設計”。還有類似規(guī)定在《專利審查指南2010》第一部分第三章7.4不授予外觀設計專利權的情形包括“（7）以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設計，通常指兩種情形，一種是自然物本身；一種是自然物仿真設計”。其中，“自然物仿真設計”與明顯具有轉用啟示的“單純模仿自然物、自然景象的原有形態(tài)”相對應。

例如，在“酒瓶（石榴形）”外觀設計專利無效案中，一審法院和無效審查決定均認為，涉案專利屬于對自然界石榴的轉用，瓶蓋部分與自然界的石榴相比相對于整體而言屬于局部細微變化。②參見國家知識產(chǎn)權局第31684號專利權無效宣告審查決定書、北京知識產(chǎn)權法院（2017）京73行初4360號行政判決書。如表1所示：

表1 CN201430025290.6外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

若未完全模仿自然物原有形態(tài)或者對自然物原有形態(tài)進行了局部或整體改進的設計，有別于完全模仿自然物原有形態(tài)的產(chǎn)品的外觀設計，則不屬于“自然物仿真設計”。

例如，在“套盤（蘋果）”外觀設計專利無效案中，“涉案專利包含了五個盤子與一個蓋子，收納時可將其上下疊置形成類似蘋果狀的回轉體，……除第一層為蓋子外，其余五層為不同大小的圓形淺盤，每層之間具有分割線，每層色彩及色彩明度各異，形成六條圈狀圖案”。③參見國家知識產(chǎn)權局第31672號專利權無效宣告審查決定書。如圖1所示：

圖1 CN201330309109.X外觀設計專利視圖

無效審查決定認為：雖然涉案專利組合后的整體形狀類似自然物蘋果的形狀，但涉案專利規(guī)整的造型、表面的分割線和圈狀圖案與自然界中生長而成的蘋果有明顯差異；最主要的是，“涉案專利不是簡單地把一容器設計為蘋果的形狀，而是將使用時分散擺放、彼此獨立的盤子在收納時整合為視覺上具有整體感的造型，這是涉案專利外觀設計的特點，這種對分散組件進行整合的設計并不是對自然物的簡單模仿”。④芮松艷. 外觀設計法律制度體系化研究[M]. 知識產(chǎn)權出版社，2017年：258.

再如，在“貓爬架”外觀設計專利無效案中，“涉案專利的產(chǎn)品為仙人掌造型，由位于中間的主干和兩個呈L形的側枝和位于底部的底座組成，兩個側枝呈一高一低分別呈直角設置在主干兩側，主干和兩側枝高低錯落排列，主干高度最高，較大側枝與主干連接位置較低，較小側枝與主干連接位置較高，側枝與主干連接處有裝飾物，主干和側枝表面為橫向線繞表面，主干位于底座上，底座為三層圓臺堆疊的形狀”。⑤參見國家知識產(chǎn)權局第43990號專利權無效宣告審查決定書。如表2所示：

表2 CN201830090234.9外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

無效審查決定認為：首先雖然涉案專利的整體形狀類似自然物巨人柱仙人掌的形狀，但其主干和側枝以及整體造型與巨人柱仙人掌在形狀上存在一定差異，其主干和側枝的表面設計特征（橫向線繞表面）、連接處的裝飾物以及主干下部的底座也是自然物巨人柱仙人掌所不具有的，綜上，涉案專利的設計并不是對自然物的簡單模仿。⑥尹新天. 中國專利法詳解[M]. 知識產(chǎn)權出版社，2011:290-295.

（三）著名建筑物、著名作品

明顯具有轉用啟示的第三種情形為“單純模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形狀、圖案、色彩得到的外觀設計”。該種情形限定為“著名”建筑物或作品，但如何認定“著名”，還有待進一步澄清。對于非著名作品，則不屬于該種情形。

例如在“煙灰缸”外觀設計專利無效案中，無效審查決定認為：該 專利煙灰缸整體造型與鳥巢型國家體育館十分近似，該 專利實際上是將眾所周知且著名的建筑物——奧運主場館的鳥巢的外觀設計用于其煙灰缸上，其顯然屬于仿造行為，無實質(zhì)性創(chuàng)新內(nèi)容。⑦參見國家知識產(chǎn)權局第WX16730號專利權無效宣告審查決定書。如表3所示：

表3 CN200830177984.6外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

（四）不同種類產(chǎn)品之間的轉用

明顯具有轉用啟示的第三種情形為“由其他種類產(chǎn)品的外觀設計轉用得到的玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設計”。據(jù)此，玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設計可以由任何其他種類產(chǎn)品的外觀設計轉用得到，不受產(chǎn)品類別的限制。除這三類產(chǎn)品外，其他種類的產(chǎn)品之間的轉用需要舉證證明兩類產(chǎn)品之間存在設計轉用的情形。

1. 玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品種類的認定

如前所述，轉用的啟示不僅包括在相同種類產(chǎn)品，還可以在相近種類產(chǎn)品中去尋找。據(jù)此，不受產(chǎn)品類別限制轉用得到的玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品，不僅包括玩具、裝飾品、食品的產(chǎn)品種類，還包括與其相近的產(chǎn)品種類（用途相近）。

例如，在“跳繩把手（蘿卜）”外觀設計專利無效案中，無效審查決定認為：“涉案專利的跳繩把手屬于游戲玩具和體育用品類產(chǎn)品，證據(jù)1的筆屬于文具類產(chǎn)品，證據(jù)1產(chǎn)品與涉案專利用途不同，不屬于相同或相近種類的產(chǎn)品。但根據(jù)《專利審查指南2010》的規(guī)定，由其他種類的產(chǎn)品外觀設計轉用得到玩具類的產(chǎn)品外觀設計屬明顯存在轉用手法啟示的情形，因此將筆類產(chǎn)品形狀轉用于游戲玩具屬于明顯具有啟示的情形……。”⑧參見國家知識產(chǎn)權局第43726號專利權無效宣告審查決定書，涉案專利的專利號為CN201730162386.0。

對于“裝飾品”而言，洛迦諾分類的第11類為“裝飾物件”，包括“珠寶”、“小擺設”等，此外，其他類別中具有裝飾功能的產(chǎn)品，例如第6類“家具”中的“掛毯”，應當也屬于此處的“裝飾品”，在進行產(chǎn)品間的轉用時無需考慮產(chǎn)品種類的限制。

有學者認為：“雖然菜刀、海豚擺件、燈泡均為人們所熟知的產(chǎn)品，但將該類產(chǎn)品使用在耳環(huán)上，除非有證據(jù)證明該兩類產(chǎn)品中的現(xiàn)有設計中已存在轉用情形，否則也屬于設計的創(chuàng)意范疇?！雹嵬⑨將?。然而，“耳環(huán)”在洛迦諾分類中屬于第11類“裝飾物件”下的“珠寶”，具有裝飾的用途和功能。根據(jù)《專利審查指南2010》的規(guī)定，由其他種類產(chǎn)品的外觀設計轉用得到的“裝飾品”類產(chǎn)品的外觀設計屬于明顯存在轉用手法的啟示的情形。據(jù)此，將菜刀、海豚擺件、燈泡使用在耳環(huán)上，應當具有轉用啟示。

2. 其他種類產(chǎn)品之間的轉用

除了《專利審查指南2010》規(guī)定的“玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品”外，其他種類的產(chǎn)品之間的轉用需要舉證證明兩類產(chǎn)品之間存在設計轉用情形。如前所述，法院的標準是要求證明“經(jīng)?！贝嬖谵D用的情形和屬于行業(yè)的常規(guī)做法；而國知局僅要求存在轉用的先例，即表明該轉用手法不具有創(chuàng)新性⑩國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會. 以案說法——專利復審、無效典型案例指引[M]. 知識產(chǎn)權出版社，2018:408.。外觀設計的判斷已摒棄“混同論”而轉向“創(chuàng)新論”，即“是否被授予外觀設計專利權，應當取決于對產(chǎn)品的外觀是否作出了創(chuàng)新以及創(chuàng)新的程度是否符合規(guī)定的要求”。[11]同注釋⑥。因此，若不相同或不相近產(chǎn)品之間存在轉用的先例，則表明這種轉用手法不具有創(chuàng)新性，不應當予以保護，而無需證明到屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”的程度，這樣更符合專利法保護創(chuàng)新智力成果的制度理念。

例如，在“燈飾配件（茶壺）”外觀設計專利無效案中，無效宣告請求審查決定認為：“對比設計2中公開了一種茶壺狀的小夜燈，即公開了將茶壺的外觀形狀應用于與涉案專利相同產(chǎn)品種類的燈飾產(chǎn)品的設計手法，由此可認定將茶壺的外觀形狀應用于涉案專利燈飾類產(chǎn)品屬于在現(xiàn)有設計中存在轉用手法啟示的情形。[12]參見國家知識產(chǎn)權局第28647號專利權無效宣告審查決定書?！?如表4所示：

表4 CN201430296991.3外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

再如，在“修正帶（632）”外觀設計專利無效案中，無效宣告請求審查決定認為：“雖然對比設計1與涉案專利的產(chǎn)品種類不同，但是由于證據(jù)2和證據(jù)3均為手機形狀的修正帶，可以證明將手機外觀設計轉用為修正帶產(chǎn)品的外觀設計，在現(xiàn)有設計中存在轉用的啟示?！盵13]參見國家知識產(chǎn)權局第31687號專利權無效宣告審查決定書。如表5所示：

表5 CN201130481638.9外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

另外，“轉用”還可以用于外觀設計的組合比對中。例如，在“電話機（鋼琴型）”外觀設計專利無效案中，無效宣告請求審查決定認為：“涉案專利是鋼琴形電話機的外觀設計，證據(jù)1也是鋼琴形電話機的外觀設計，……證據(jù)2是鋼琴的外觀設計，由于證據(jù)1給出了將鋼琴的形狀轉用于電話機的設計啟示，因此證據(jù)2鋼琴的外觀設計也可以轉用于電話機，從而與涉案專利的外觀設計進行對比，進而也可以將證據(jù)1和證據(jù)2中的設計特征組合與涉案專利進行對比。”[14]參見國家知識產(chǎn)權局第19036號專利權無效宣告審查決定書。如表6所示：

表6 CN201130019443.2外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

若不能證明存在轉用啟示，則不能在不相同或不相近種類產(chǎn)品之間進行轉用或轉用后進行組合。例如，在“瓶（雷尼原創(chuàng)筆桿膠）”外觀設計專利無效案中，無效審查決定認為：“證據(jù)2的化妝刷和證據(jù)3腮紅刷通常用于蘸取固體粉末施于皮膚，證據(jù)4牙刷用于清潔牙齒，他們在用途、構造和使用方式上與證據(jù)1的指甲油瓶整體或用于蘸取少量液體涂抹指甲的、帶有刷子的瓶蓋頂不盡相同，即使認為證據(jù)1上的指甲油瓶蓋在實際使用中也客觀上發(fā)揮了涂刷和手持的功能，而認為二者由于存在功能的部分重疊可以認定為相近種類的產(chǎn)品，但也不意味著對一般消費者而言，無需任何啟示就可以想到將如證據(jù)2至證據(jù)4所示的其他化妝品或者日用清潔用品上的手持部分替換為證據(jù)1的指甲油瓶蓋體。對于一般消費者而言，證據(jù)2至證據(jù)4的刷子作為相對獨立的產(chǎn)品，并不與瓶子設計成緊密結合的組件產(chǎn)品。所以請求人主張用證據(jù)1的瓶身與證據(jù)2至證據(jù)4之一的手柄組合不屬于審查指南規(guī)定的、存在明顯轉用和/或組合手法啟示的任何一種情形?！盵15]參見國家知識產(chǎn)權局第34967號專利權無效宣告審查決定書。如表7所示：

表7 CN201630589685.8外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

（五）非產(chǎn)品類在先設計的轉用

對于非產(chǎn)品類在先設計的轉用，如前所述，法院認為，需要考慮“某類產(chǎn)品是否存在使用其他非產(chǎn)品類在先設計的常見做法”。但“常見做法”的標準較為嚴格，應當采用前述國家知識產(chǎn)權局的標準，認定存在非產(chǎn)品類在先設計轉用為某類產(chǎn)品的先例即可。

《專利審查指南2010》所列出的明顯存在轉用手法的啟示的前三種情形屬于非產(chǎn)品類設計的轉用。不過，需要注意的是，建筑物在洛迦諾分類中可歸屬于第25類“建筑物單位和建筑元素”下的“房屋，車庫和其他建筑”，因此，建筑物既可以作為外觀設計中的“產(chǎn)品”，適用產(chǎn)品之間轉用的規(guī)則，又可以作為著作權法上的“建筑作品”，適用非產(chǎn)品類在先設計轉用的規(guī)則。

對于非著名作品的轉用，因其不屬于《專利審查指南2010》所規(guī)定的明顯具有轉用啟示的情形，需要證明存在轉用為某類產(chǎn)品的先例，但無需證明到“常見做法”的程度。實踐中，因“著名”的認定標準不明確，不依據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定的明顯存在轉用啟示的第三種情形，而證明存在轉用的先例，能使證明的過程更加簡便，結論更加具有確定性。

在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設計專利無效案中（如表8所示），對于轉用啟示的認定，最高人民法院所持的是“行業(yè)常規(guī)做法”的標準，并認為：無效請求人（行政訴訟中第三人）“在無效階段提交的B組證據(jù)（三組證據(jù)）足以證明從卡通形象轉用到玩具類產(chǎn)品是行業(yè)的常規(guī)做法”，專利權人“二審提交的三份新證據(jù)亦可以證明將卡通形象轉用于玩具車十分常見”，“因此，對比設計對該專利存在轉用啟示”。[16]同注釋①。對于最高人民法院的上述證明標準，筆者認為：僅用3個例子是否足以證明屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”存在疑問；或許在該案中，無效請求人提交的3個例子和專利權人提交的3個例子，可以證明屬于“行業(yè)的常規(guī)做法”，但這也反映了“行業(yè)常規(guī)做法”的認定在實踐中的不確定性，并且“行業(yè)常規(guī)做法”過于嚴格。如前所述，基于專利法保護創(chuàng)新的制度理念，應當采用國家知識知識產(chǎn)權局的判定標準，證明存在非產(chǎn)品類在先設計轉用為某類產(chǎn)品的先例即可。據(jù)此，該案中，只要1個例子，便足以證明存在轉用啟示，而無需法院進行上述復雜的推理。

表8 CN201530186616.8外觀設計專利與現(xiàn)有設計對比表

三、“轉用”的判斷方法

如前所述，《專利審查指南2010》所規(guī)定的判斷步驟，是先將涉案專利與現(xiàn)有設計／設計特征進行對比，然后再判斷是否存在轉用手法的啟示。若涉案專利與現(xiàn)有設計及其特征的組合具有明顯區(qū)別，則不再評述轉用啟示，如國家知識產(chǎn)權局在“充裝單元”外觀設計專利無效案[17]參見國家知識產(chǎn)權局第33231號專利權無效宣告審查決定書。中的做法。

但在實踐中，國家知識產(chǎn)權局還會先判斷是否存在轉用手法的啟示，再進行比對，如在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設計專利無效案[18]參見國家知識產(chǎn)權局第37665號專利權無效宣告審查決定書。中的做法；如果不存在轉用手法的啟示，則不再進行比對，如在“瓶（雷尼原創(chuàng)筆桿膠）”外觀設計專利無效案[19]同注釋[15]。中的做法。在判斷不存在轉用手法的啟示之后，則沒有必要再進行對比，避免不必要的工作步驟。

“不具有明顯區(qū)別”和“存在轉用手法的啟示”是判斷“轉用”時的兩個必備條件，只要否定其中一個條件，便可得出不能“由現(xiàn)有設計現(xiàn)有轉用得到”的否定性結論，從而無需評價或判斷另一個條件。因此，從效率的角度，國家知識產(chǎn)權局的上述兩種做法都是合適的。

但由于國家知識產(chǎn)權局的上述第二種做法與《專利審查指南2010》的規(guī)定有所差異，在實踐中會受到當事人的質(zhì)疑，例如在“玩具（紅外線遙控恐龍）”外觀設計專利無效行政訴訟案[20]同注釋①。中。對此，最高人民法院知識產(chǎn)權庭在該案中確認：“謝海峰上訴主張被訴決定及原審判決在判斷本專利是否屬于現(xiàn)有設計的轉用時，未按照《專利審查指南》規(guī)定的判斷方法進行審查，未依據(jù)先判斷是否屬于明顯區(qū)別再判斷是否存在轉用啟示的判斷步驟。該院認為，判斷本專利是由現(xiàn)有設計轉用得到時，必須具備兩個條件：一是兩設計的設計特征相同或僅存在細微差別，二是存在具體的轉用啟示。在判斷本設計是否由現(xiàn)有設計轉用得到時，上述條件缺一不可，缺少其中任何一個條件均不能得出該專利是由現(xiàn)有設計轉用得到的結論。被訴決定和原審判決在評價該問題時，均對上述兩個必要條件予以考慮，判斷步驟的先后未對該案判斷結果產(chǎn)生實質(zhì)影響。故謝海峰的上訴主張不能成立，本院不予支持?！盵21]同注釋①。

四、結語

在具有“轉用”啟示的情形下，若存在轉用的先例，即可以突破產(chǎn)品類別的限制，將非產(chǎn)品類在先設計、不相同或不相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計與涉案外觀設計專利進行單獨對比或組合對比。因此，在進行外觀設計專利權無效時，可以不把目光局限于相同或相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計。拓寬思路，發(fā)現(xiàn)另一種可能。