程 晨

（華東政法大學知識產權學院,上海 200436）

1 問題的提出

描述性正當使用的構成要件問題在我國一直存在著很大的爭議，無論是我國的理論界還是實務界，對此都有著不同的看法。理論界大部分學者認為，描述性正當使用的構成要件中無須添加客觀上不存在混淆可能性的要件；然而在司法實踐中，大多數(shù)案例都將客觀上不存在混淆可能性納入成立正當使用的關鍵因素之一。厘清描述性正當使用的構成要件，有利于在司法案例中形成統(tǒng)一的判例。

2 二要件與三要件之爭

2.1 理論界內部的二要件與三要件之爭

關于商標正當使用的構成要件，學界存在不同的看法。武敏（2002）認為，描述性正當使用有三個標準：（1）這種使用并非屬于商標性質的使用；（2）這種使用是誠實、公平、善良的使用；（3）這種使用僅僅是描述一種商品或服務，不會導致消費者對商品或服務來源的誤認或混淆[1]。王艷麗（2002）認為描述性正當使用要求使用人主觀上是善意的，并且客觀上這種行為不會造成消費者的混淆[2]。傅鋼（2002）認為，描述性正當使用要求不會導致消費者對商品或服務來源的誤認[3]。曹遠鵬（2008）認為，商標正當使用需要滿足以下條件：（1）這種使用必須是不得已才使用，且使用行為符合慣例；（2）這種使用并不屬于商標功能的使用，公眾不會產生混淆的可能性[4]。王蓮峰（2011）認為，商標正當使用的構成要件主要包括使用人主觀是善意的、客觀上的使用行為合理以及使用者擁有自己的商標[5]。張玉敏（2012）認為，商標正當使用的構成要件為主觀上的善意和客觀上使用方式的合理[6]。

如上所述，理論界有關商標正當使用構成要件的討論五花八門，但梳理歸納后主要有以下兩種：（1）支持二要件說的學者認為，商標正當使用的構成要件包括主觀上的善意與客觀上使用方式的合理性；（2）支持三要件說的學者認為，商標正當使用的構成要件包括主觀上的善意、客觀上使用方式的合理性，還有客觀上不存在混淆的可能性。

二要件說與三要件說均認可了主觀上的善意與客觀上行為上的合理性這兩個要件。因此，爭議的焦點在于，客觀上存在混淆可能性是否應當作為商標正當使用的必要條件。

2.2 實務界的二要件與三要件之爭

在司法實踐中，關于描述性使用抗辯是否需要客觀上不存在混淆可能性這一要件，不同的法院存在不同的做法。一部分法院并未將是否造成混淆納入考慮范圍之內。杭州市中級人民法院在判決書中認為，構成正當使用商標的行為，首先應當具備主觀上的使用是出于善意，并不是將其作為自己的商標使用，并且這種使用只是為了描述或者說明自己的商品①。另外一部分法院認為，描述性正當使用抗辯必須同時認定客觀上不存在混淆可能性。上海知識產權法院在判決書中認為，在處理涉及正當使用抗辯的問題時，應當分析使用人是否盡到了善意和合理的義務，并且使用行為是否會導致相關公眾產生混淆的可能性，從而綜合判斷被控侵權行為是否屬于商標正當使用行為。在該案中，是否導致相關公眾混淆誤認被作為認定是否構成正當使用的要素之一②。最高人民法院在另一案件中認為，判斷是否構成商標正當使用需要滿足以下幾點要求：（1）使用人所使用的商標標識具有描述性的特征，同時具備第一含義與第二含義；（2）使用人主觀上出于說明或描述商品或服務的目的；（3）使用人通過合理的方式在必要的范圍內對標志予以標注；（4）該使用不會讓相關公眾產生混淆商品來源的可能性③。

在青島啤酒股份有限公司與趙金全等商標權侵權糾紛一案④中，商標法還未進行第三次修改，法院在適用描述性正當使用時所依據的是《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》。法院認為：在界定被告的行為是否屬于描述性使用時，重點在于被告使用的是否是該商標的第一含義。針對主觀上善意的判斷，需要通過被告客觀上的表現(xiàn)行為從而推斷主觀上的意圖。若被告僅使用描述性詞語的第一含義來描述和說明該商品的特點，此時應當認定其主觀上存在善意；若被告將該注冊商標在自己商品的包裝上突出使用，存在使消費者產生混淆自己與他人商品的可能性，那么就應當認定其主觀上存在惡意。在判斷被告主觀上是否存在善意時，還應該考慮該使用行為是否符合誠實信用原則和商業(yè)習俗。

在湖南鍋嚕嚕公司訴湖南三錢之府公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案⑤中，法院認為在明知某地名是注冊商標的情況下，仍然在相同商品或服務上對該商標進行突出使用，造成容易使相關公眾產生混淆可能性的后果，此時應認定被控侵權行為是商標侵權。但僅僅將該商標作為地名使用并說明和描述商品服務信息的，不屬于商標性使用，不構成商標侵權。

法院對于商標侵權的基本認定思路：（1）是否構成正當使用；（2）商標性使用是否構成混淆。在近幾年的案例中，多數(shù)法官在認定描述性正當使用抗辯時，都會將客觀上不存在混淆可能性視為正當使用構成要件之一。法官在判斷被告所提出的描述性正當使用侵權抗辯事由時，都明確要求被告的使用行為不具有混淆商品或服務來源的可能性。

3 混淆可能性與描述性正當使用的共存

3.1 正當性基礎

3.1.1 支持三要件說的原因基礎已不存在

支持三要件說的學者，大多是援引美國《蘭哈姆法》第三十三條⑥的規(guī)定，其中明確說明描述性正當使用必須是正當?shù)?、誠實的使用。我國學者對這一條款的解讀是，這種正當使用并不會導致消費者對商品或服務來源的誤認或混淆。事實上，美國法院對于描述性正當使用的認識經歷了一個逐漸深入的過程。美國聯(lián)邦巡回法院對于存在混淆可能性是否應當屬于描述性正當使用構成要件這一問題，存在兩種截然相反的看法。一種觀點認為描述性正當使用必須滿足客觀上不存在混淆可能性這一構成要件。另一種觀點認為，即使存在混淆可能性，描述性使用也可以成立，混淆可能性與描述性正當使用可以同時存在。最終，2004年美國聯(lián)邦最高法院在KP Permanent Make-up Inc V.Lasting Impression Inc.一案（以下簡稱“K.P.案”）中對該爭論做出了回應。美國聯(lián)邦最高法院在判決中分析并反駁了描述性正當使用與混淆的可能性不能共存的觀點。上述支持三要件說的學者武敏和傅鋼，其文章均完成于2002年，而美國法院有關描述性構成要件的K.P.案于2004年終審判決。由此可以看出，早年間我國學者支持三要件說的依據已經不復存在。

此外，我國對混淆可能性這一理論的研究也一定程度上影響了描述性正當使用構成要件的判斷。我國《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）在2013年修改前，尚未在法條中正式引入混淆可能性的概念。2001年《商標法》第五十二條第（一）項⑦規(guī)定所采用的是“相同/近似標準”，混淆可能性只是判斷類似商品的一個因素⑧。2013年以前，商標法始終未將混淆可能性作為商標侵權的前提[7]。學術界和實務界對商標侵權的判定標準存在不同的理解，正是由于這一制度的缺失所導致的。因此在構建商標正當使用制度時，將客觀上不存在混淆可能性作為構成要件之一，從而彌補在商標侵權認定過程中混淆可能性這一要件的缺失。

3.1.2 邏輯的合理性

2004年，北京市高級人民法院發(fā)布了《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》。北京市高級人民法院認為，商標正當使用應當符合下列構成要件：（1）使用出于善意；（2）不是作為商標使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務；（4）使用不會造成相關公眾的混淆、誤認。而在2006年，北京市高級人民法院又新發(fā)布了《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，對于商標正當使用行為所應當具備的構成要件，刪去了“使用不會造成相關公眾的混淆、誤認”這一款內容。這一修改也反映了北京高院對正當使用中構成要件的觀念的轉變。雖然該文件僅是地方司法文件，但對于全國法院對正當使用構成要件的判定仍具有一定的指導意義。

商標正當使用屬于不侵權抗辯。若他人能夠證明自己對涉案商標的使用屬于正當使用，則根本不構成侵權。商標法上判斷是否存在侵權行為的核心是判斷是否可能導致消費者產生混淆的可能性。這要求原告必須首先證明侵權行為成立，也就是要求原告對混淆可能性的存在進行證明。若原告想要控告對方的侵權行為成立，則混淆可能性必然是已經存在的。而被告提出正當使用抗辯的前提是原告已經證明了商標侵權行為的成立。這意味著正當使用抗辯必然以混淆可能性存在為前提。如果商標正當使用的構成要件中添加了客觀上不存在混淆可能性，便會存在邏輯上的矛盾。這會導致正當使用抗辯永遠無法成立。侵權構成要件制度中的混淆可能性已經可以解決這些問題，那么商標正當使用制度存在的意義只是一種制度的浪費。僅允許被告在發(fā)生混淆的可能性最小的情況下才能主張描述性正當使用，實際上會使得該抗辯歸于無效[8]。

3.1.3 價值取向

商標的描述性使用，重點在于構成該商標的詞語本身是一種描述性的詞匯。一般消費者并不會認為它是一個商標，只有經過長期在商業(yè)中的使用，該商標取得了事實上的區(qū)別作用，即“第二含義”，最終才能被允許注冊。強有力的合理使用抗辯也減輕了人們對言論自由不必要限制的擔憂。商標權人所享有的專有權僅僅是針對該描述性詞匯的第二含義，第一含義屬于公共財產，應當供所有人使用[9]。若商標權人完全禁止他人對該描述性詞匯的第一含義和第二含義的使用。便會造成對信息資源的壟斷，妨害公眾的表達自由。描述性正當使用的存在意義也在于此。為了保障公眾對商標第一含義的自由使用，描述性正當使用作為一種侵權抗辯具有深刻的意義。針對描述性標志只有獲得第二含義才能獲得商標法保護的這一要求，有必要在獨占描述性語言的人所獲得的不公平利益與保護使用描述性術語來識別特定商品或服務的人的善意之間取得平衡。

一些學者在正當使用抗辯問題上還提出了“搭便車”的問題。如果使用人通過正當使用抗辯從而有權使用與商標權人相同或相似的語言，那么使用人有可能從商標權人的商譽中獲得不公平的利益。然而，反對這種“搭便車”行為是沒有意義的。因為商標法的目的從來不是以犧牲競爭者和消費者的利益為代價，而為商標權人帶來最大的利益。正如Lemley教授所指出的那樣，法院應該指導排除“所有從使用知識產權中獲得的財富必然是不公平的”這一假設。

3.2 域外經驗借鑒

3.2.1 美國描述性正當使用的構成要件

在美國的《蘭哈姆法》中，商標合理使用（fair use）指的是描述性正當使用。美國最高法院在作出K.P案的終審判決前，各下級法院在對待商標合理使用中的“混淆可能性”存在兩種態(tài)度。一種觀點認為合理使用與混淆可能性不能同時存在，因為商標法最重要的目標是防止消費者混淆。這種觀點以美國第六、第九巡回法院為代表。另一種觀點認為，只要滿足《蘭哈姆法》第三十三條所規(guī)定的條件，即描述性使用是誠實、善意的使用，就屬于合理使用，即便該使用會引起混淆。這種觀點以美國第二、第四、第七巡回法院為代表[10]。

美國第九巡回法院在具體的司法案例中，過度強調了混淆可能性在合理使用中的地位。在Lindy Pen Company v.Bic Pen Corporation一案中，第九巡回法院認為被告的使用存在混淆可能性，并以此為由判定合理使用抗辯不成立⑨。隨后，第九巡回法院在Transgo,Inc.v.Ajac Transmission Parts一案中，再次認為被告的使用存在混淆可能性，并以此為由判定合理使用抗辯不成立。第二巡回法院則意識到合理使用與混淆可能性可以同時存在，并認為合理使用是一種絕對的抗辯。這種絕對的抗辯意味著即便被告的行為會構成對另一商標權的侵犯，合理使用抗辯也可以成立⑩。在1924年的案件中，美國法院表明：他人使用相同或相似的商標中的第一含義來描述或說明自己商品的信息，在法律和道德上均沒有任何問題，即便這種使用會導致公眾誤認商品的來源?。第二巡回法院強調，商標權人應當接受混淆可能性與合理使用抗辯的同時存在。因為合理使用會促進公眾的利益，使得公眾可以自由使用商標上的第一含義，并且這也是那些選擇了描述性詞匯作為商標的人所應當接受的后果?。

在此背景下，美國最高法院對KP Permanent Make-Up v.Lasting Impression一案作出了終審判決：被告在提出合理使用抗辯時，混淆可能性可以與合理使用抗辯同時存在，被告無須證明其對商標的使用不存在混淆可能性。即便是涉及不可爭議性商標的案件，原告也負有證明混淆可能性的責任??！短m哈姆法》第三十三條規(guī)定合理使用需要滿足：使用人對商標的使用是作為名稱、術語等的使用而非作為商標的使用，并且要求誠實、善良地描述使用人的商品或服務。這里“誠實、善良地描述”不能理解為不存在混淆可能性。如果立法機關在侵權判定中如此強調混淆可能性的存在，那么其也不可能粗心到用誠實、善良的使用來代替混淆可能性[11]。雖然最高法院指出合理使用可能伴隨著某種程度的混淆而發(fā)生，但是其沒有排除消費者混淆程度在評估被告的使用是否客觀上合理的相關性。KP II一案的判決也表明法院鼓勵商標權人選擇鮮明的獨特商標的趨勢。顯著性強的商標消除了許多與合理使用和混淆可能性有關的問題。通過鼓勵選擇顯著性強的商標，法院希望減少侵權判定和合理使用之間的矛盾。任何選擇描述性詞語作為商標的經營者都必須承擔可預見的市場后果，即市場上的其他所有人仍然可以自由使用其原始的描述性含義，即第一含義。當一方被允許壟斷一個描述性術語時，就會給競爭者造成不公平的進入壁壘，因為被剝奪了使用描述性術語權利的競爭者必須付出更大的努力來傳達相同的信息，而不能獲得商標保護[12]。

3.2.2 德國的有關規(guī)定

德國《商標和其他標志保護法》第二十三條規(guī)定：只要不與善良風俗相沖突，商標或商業(yè)標志所有人無權要求禁止第三人在商業(yè)流通中使用與商標或商業(yè)標志相同或近似的標識，以及對商品或服務的特征或性質的標注。這說明德國商標法中關于描述性正當使用所需具備的要件是：（1）該使用不違反善良風俗原則；（2）該使用是用以描述商品或服務的特征或屬性，說明具體的信息。二者都沒有將客觀上不存在混淆可能性納入描述性正當使用的構成要件判斷之中。

4 結語

一個誠實、善良的使用人，在使用他人商標時會十分注意使用的方式。在僅僅將他人商標作為說明商品真實信息的方法，并注意與自己的商標進行有效區(qū)分的前提下，本身便無產生混淆的可能性。真正的描述性商標并不會讓公眾產生混淆。此外，商標權人從注冊商標時起就應當能夠預料到，存在第二含義的商標，有可能會出現(xiàn)這種情形。法律賦予商標權人對商標第二含義的壟斷權，但是沒有賦予他壟斷其第一含義的權利。在具體的司法實踐中，法官無法避免不適用混淆可能性的判斷。但是，不能混淆可能性是因為混淆可能性的存在就完全排除描述性正當使用的成立?；煜赡苄耘c描述性正當使用可以同時存在。為了防止存在惡意混淆消費者的意圖，實際上可以通過主觀上的善意這一構成要件去認定不構成正當使用。是否存在混淆可能性可以作為判斷主觀上是否善意的一個考量因素。

選擇注冊顯著性強的商標可以從源頭上消除合理使用抗辯與混淆可能性之間的矛盾。因為顯著性強的商標表明利益更容易區(qū)分。隨著商標顯著性變強，允許從市場語言中刪除商標的情況也就越來越容易。將顯著性過于強的商標從市場語言中剔除是合理的，因為這類商標提供了明顯的利益。描述性正當使用抗辯更廣泛的自由使用是為了阻止經營者選擇顯著性較弱的描述性標記作為自己的商標。

注釋：

①(2014）浙杭知終字第203號。

②(2018）滬73民終289號。

③(2017）最高法民申4380號。

④(2006)二中民終字第07218號。

⑤(2019)湘0103民初6704號。

⑥See 15 U.S.C $1115(b)(4)(1999)，第三十三條：“將并非作為商標，而是對有關當事人自己的商業(yè)上的個人名稱的使用，或對與該當事人的產地有合法利益關系的任何人的個人名稱的使用，或對該當事人的商品或服務，或其地理產地有敘述性的名詞或圖形的使用，作為合理使用；當然這種使用必須是只用于敘述該當事人的商品或服務的正當?shù)?、誠實的使用。

⑦《中華人民共和國商標法(2001年修正)》第五十二條，“【商標侵權行為】有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”。

⑧《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“商標法第五十二條第（一）項規(guī)定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。”

⑨725 F.2d 1248 (9th Cir.1984).

⑩Cosmetically Sealed Indus.,Inc.v.Chesebrough-Pond’s USA Co.,125 F.3d 28 (2d Cir.1997).

?William R.Warner & Co.v.Eli Lilly & Co.,265 U.S.526,528 (1924).

?See Cosmetically Sealed,125 F.3d at 30–31.

?KP II,125 S.Ct.548 (2005).