劉林濤 李 敏 馬永芬 張建綱 李博洋

一、通過產(chǎn)業(yè)鏈布局權(quán)利要求書主題

按照《專利審查指南》的規(guī)定，權(quán)利要求書按照性質(zhì)進(jìn)行劃分，分為兩種類型，即產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。產(chǎn)品權(quán)利要求包括物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設(shè)備等權(quán)利要求；方法權(quán)利要求包括制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途的方法等權(quán)利要求①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:141.。

發(fā)明人在撰寫技術(shù)交底書時，受技術(shù)思維的局限，側(cè)重點往往只停留在直接改進(jìn)點上，故此技術(shù)主題比較單一。例如改進(jìn)點在產(chǎn)品上，僅提供產(chǎn)品的內(nèi)容，對產(chǎn)品制造工藝所做出的改進(jìn)往往會被忽略。對于這種普遍現(xiàn)象，作為專利代理師而言，需要在閱讀完技術(shù)交底書后，與發(fā)明人進(jìn)行深入的溝通，遵循于技術(shù)交底本身，而又要超越技術(shù)交底，由此幫助發(fā)明人掙脫技術(shù)思維的局限，在改進(jìn)點的基礎(chǔ)上，啟發(fā)其思維的延伸和拓展，從而實現(xiàn)對技術(shù)主題的全方位延伸，以形成更周密的保護(hù)網(wǎng)②曲桂芳.從便于尋找侵權(quán)人的角度談權(quán)利要求書的布局[C].中華全國專利代理師協(xié)會.第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2014:18-24.。

那么如何對權(quán)利要求主題進(jìn)行合理的布局呢？要遵循一“小”兩“拓展”。

一“小”，即專利代理師在布局權(quán)利要求主題時，應(yīng)當(dāng)首先從構(gòu)造“最小侵權(quán)客體”著手?！白钚∏謾?quán)客體”為可以獨立制造并銷售的結(jié)構(gòu)，對應(yīng)申請可解決的技術(shù)問題，其具有最少的技術(shù)特征，在“全面覆蓋原則”的基礎(chǔ)上，他人較難采用刪減技術(shù)特征的方式規(guī)避侵權(quán)責(zé)任，在訴訟過程中也較容易判定侵權(quán)，因而“最小侵權(quán)客體”的權(quán)利要求往往具有最大的保護(hù)范圍③徐申民.中國專利侵權(quán)訴訟實務(wù)[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2017:64-65.。

兩“拓展”，即在完成“最小侵權(quán)客體”的構(gòu)造后，針對并列型主題和拓展型主題兩個角度的延伸。其中，并列型主題，為位于產(chǎn)業(yè)鏈同層級的圍繞產(chǎn)品為核心的集產(chǎn)品、制造方法、制造設(shè)備、使用方法、用途的主題集合。拓展型主題，則是以產(chǎn)業(yè)鏈為軸線的上下游可專利主題，覆蓋了上游供應(yīng)及下游制造、下游使用，從而可以構(gòu)造串聯(lián)上下游布局，覆蓋更多布局節(jié)點。

舉例來說，對于產(chǎn)品類技術(shù)方案，專利代理師布局權(quán)利要求時通常需要考慮拓展型主題。例如發(fā)明人請求保護(hù)一種新型的汽車發(fā)動機，專利代理師經(jīng)過與發(fā)明人溝通后，發(fā)現(xiàn)該新型的汽車發(fā)動機的主要改進(jìn)點為轉(zhuǎn)軸，而客觀分析轉(zhuǎn)軸其自身可以被獨立制造并進(jìn)行銷售，因此轉(zhuǎn)軸可以作為實際的“最小侵權(quán)客體”。專利代理師在對權(quán)利要求書進(jìn)行布局時，就不應(yīng)當(dāng)將汽車發(fā)動機作為“最小侵權(quán)客體”，此時應(yīng)當(dāng)從上游供應(yīng)商的角度進(jìn)行考慮，優(yōu)先對轉(zhuǎn)軸進(jìn)行保護(hù)，然后延伸至汽車發(fā)動機，同時還應(yīng)進(jìn)一步延伸至下游的運營商，由于汽車發(fā)動機將被應(yīng)用到車輛領(lǐng)域，因此專利代理師還應(yīng)當(dāng)布局“一種機動車”這一技術(shù)主題。從而真正實現(xiàn)從轉(zhuǎn)軸到發(fā)動機到機動車的全鏈條保護(hù)。

二、全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建權(quán)利要求主題的意義

（一）尋找侵權(quán)方角度

專利代理師在布局權(quán)利要求時，經(jīng)常會有如下的疑惑：既然已經(jīng)構(gòu)造最小侵權(quán)客體的主題了，此時權(quán)利人所能獲得的保護(hù)范圍已經(jīng)是最大的了，為什么還要構(gòu)造全部的侵權(quán)客體呢？

《專利法》第11條規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

《專利法》第69條第1款：專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)。

《專利法》第70條：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第12條第1款：將侵犯發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為。

通過《專利法》第69條第1款的規(guī)定，制造產(chǎn)品的專利權(quán)人一旦將產(chǎn)品售出后，其權(quán)利將會“用盡”，此時侵權(quán)方在購買專利產(chǎn)品后以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用該產(chǎn)品，將不會視為侵權(quán)行為。同時，《專利法》第70條規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。也即，只要侵權(quán)方能夠證明其不知道使用的產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品，其仍可以繼續(xù)使用，直到“得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥铡睘橹?。但是，從侵?quán)方開始使用專利產(chǎn)品到專利權(quán)人知曉并發(fā)出警告或者律師函這一段時間內(nèi)，專利權(quán)人實際已經(jīng)遭受了損失。

為了方便理解，在此舉例進(jìn)行解釋：

申請人A提供的技術(shù)方案涉及壓縮機，專利代理師在與發(fā)明人的溝通過程中，得知壓縮機還可以應(yīng)用于申請人A所制造的空調(diào)器和冰箱中。對于上述的方案，可以有如下兩種撰寫思路：

思路一：僅撰寫一套與壓縮機相關(guān)的權(quán)利要求；

思路二：首先撰寫一套與壓縮機相關(guān)的權(quán)利要求，然后分別撰寫與壓縮機并列的空調(diào)器和冰箱這兩套獨立權(quán)利要求。

有些專利代理師認(rèn)為僅需要按照思路一對申請文件進(jìn)行撰寫即可，理由是：單獨保護(hù)壓縮機已經(jīng)保護(hù)到最小侵權(quán)單元了，無論后期侵權(quán)廠家制造壓縮機，或者包含壓縮機的空調(diào)器，或者包含壓縮機的冰箱，按照全面覆蓋原則，也會落入本申請的保護(hù)范圍中。

事實果真如此么？通過對《專利法》第69條第一款的解讀，按照思路一布局的權(quán)利要求書存在如下的風(fēng)險：

1.如果壓縮機被A公司出售，B公司可以從市場上購買到A公司在市面上銷售的壓縮機，同時將壓縮機應(yīng)用到自家生產(chǎn)的空調(diào)器或者冰箱中，使得B公司最終制造或銷售的空調(diào)器或者冰箱也具備了A公司生產(chǎn)的空調(diào)器或者冰箱的性能。但是，《專利法》第69條第一款的規(guī)定，由于A公司的專利權(quán)用盡，B公司制造空調(diào)器或者冰箱的行為不屬于侵權(quán)行為，此時A公司將無權(quán)要求B公司承擔(dān)對于空調(diào)器或者冰箱的賠償責(zé)任。

2.A公司的競爭對手C公司同時制造本申請所要保護(hù)的壓縮機，然后C公司將壓縮機賣給D公司，D公司作為生產(chǎn)廠商，將購買得到的壓縮機應(yīng)用到空調(diào)器或冰箱中。此時，A公司僅能要求C公司承擔(dān)對于壓縮機的賠償責(zé)任，而D公司可以通過《專利法》第70條的規(guī)定，證明自己并不知道所使用的從C公司購買得到的壓縮機是未經(jīng)A公司許可而制造并售出的，同時還能提供發(fā)票等購買該壓縮機該產(chǎn)品合法來源，此時A公司將無法要求D公司承擔(dān)到得知日之前對空調(diào)器或者冰箱的賠償責(zé)任。

如果采用思路二中的撰寫方式，則可以避免上述問題的出現(xiàn)：由于A公司已經(jīng)在權(quán)利要求中保護(hù)了包含壓縮機的空調(diào)器或者冰箱，根據(jù)《專利法》第11條的規(guī)定，任何制造包含該壓縮機的空調(diào)器或者冰箱的行為都屬于行為，也即，無論D公司是否知曉其購買的壓縮機是否是侵權(quán)產(chǎn)品，只要不經(jīng)過A公司同意而制造空調(diào)器或者冰箱，都是構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。同時，專利權(quán)人還可以避免自身由于權(quán)利用盡造成無法對空調(diào)器和冰箱的維權(quán)情況發(fā)生④姚建軍.論多項獨立權(quán)利要求之間的對應(yīng)關(guān)系與基本定理[J].中國專利與商標(biāo),2014（03）:51-59.。

同時，通過思路二對權(quán)利要求書的主題進(jìn)行布局，還具有如下的優(yōu)勢：按照《民事訴訟法》第二十八條的規(guī)定，因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄⑤徐申民.中國專利侵權(quán)訴訟實務(wù)[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2017:93-103.?，F(xiàn)如今很多“最小侵權(quán)客體”往往都是采用訂單式的生產(chǎn)模式，因此在市面上不容易發(fā)現(xiàn)制造、使用、銷售、許諾銷售“最小侵權(quán)客體”的行為，而通過使用“最小侵權(quán)客體”制造得到的下游產(chǎn)品，由于其主要面向廣大消費者，因此其取證難度將顯著降低。例如上文所說的A公司制造的壓縮機，往往不會在市面上公開銷售，而是直接供貨到下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，此時A公司的競爭對手B公司從市場上購買到A公司在市面上銷售的壓縮機并生產(chǎn)空調(diào)器的情況便難以實現(xiàn)。如果在權(quán)利要求中布局了采用該壓縮機的空調(diào)器，由于空調(diào)的銷售地點一般便于全國，并且對公眾銷售，便于取證，使侵權(quán)訴訟地點的選擇相對自如。

（二）獲取專利權(quán)角度

對于“最小侵權(quán)客體”來說，其所包含的組件較少，因此很可能存在創(chuàng)造性甚至新穎性的問題。在案件申請階段和審查階段，如果“最小侵權(quán)客體”無法獲得保護(hù)，此時專利權(quán)人或者專利代理師可以通過“最小侵權(quán)客體”的擴展主題進(jìn)行爭辯，由于擴展主題包含了“最小侵權(quán)客體”與其他結(jié)構(gòu)的裝配關(guān)系，那么審查員需要重新檢索相關(guān)的證據(jù)。這也對專利代理師在撰寫申請文件提出了一些要求，即在撰寫擴展主題的權(quán)利要求時，需要寫明“最小侵權(quán)客體”在擴展主題中與其他組件的位置關(guān)系、裝配關(guān)系等⑥張輝,錢春喜,龐靜.從一件侵權(quán)糾紛案談并列獨立權(quán)利要求的撰寫[J].專利代理,2016（01）:79-82.。

舉例來說：

1.一種平衡塊，其特征在于，包括

主體，適于安裝在轉(zhuǎn)動件上；

運動塊，通過彈性件與所述主體相連接；

……

2.一種轉(zhuǎn)子組件，其特征在于，包括：

轉(zhuǎn)子，所述轉(zhuǎn)子包括轉(zhuǎn)主體，以及安裝在所述轉(zhuǎn)子主體的軸向兩端的前端蓋和后端蓋；

權(quán)利要求1所述的平衡塊，所述平衡塊安裝在所述前端蓋和所述后端蓋上；

……

如果權(quán)利要求1的“最小侵權(quán)客體”的侵權(quán)客體無法滿足新穎性或者創(chuàng)造性等授權(quán)的實質(zhì)條件，此時申請人可以通過擴展主題中“最小侵權(quán)客體”與其他組件之間的連接關(guān)系等內(nèi)容，重新尋找擴展主題中的區(qū)別技術(shù)特征并對非顯而易見性進(jìn)行爭辯。

（三）增加判賠額角度

通過合理進(jìn)行主題設(shè)置，可以增加權(quán)利要求書所能覆蓋的侵權(quán)產(chǎn)品的種類，進(jìn)而可以增加專利權(quán)人在維權(quán)過程中所能獲得的賠償額度⑦曹柯.論并列獨立權(quán)利要求的司法保護(hù)[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報:社會科學(xué)版,2015（11）:91-96.。

下面舉例來說：現(xiàn)有技術(shù)中的手表中，其對時間進(jìn)行調(diào)整的轉(zhuǎn)軸往往設(shè)置在表盤的右側(cè)，上述結(jié)構(gòu)在使用過程中，如果遇到使用者對手腕進(jìn)行彎折的情況時，轉(zhuǎn)軸很可能會與手背發(fā)生接觸，引起使用者的不適。為此發(fā)明人提供了一種將轉(zhuǎn)軸設(shè)置在表盤正面位置的手表，從而可以解決現(xiàn)有技術(shù)中的手表所存在的問題。

對此，代理師首先撰寫了如下的權(quán)利要求書：

1.一種手表，其特征在于，包括：

表盤；

轉(zhuǎn)軸，設(shè)置在所述表盤的正面位置，用以對表盤中的指針進(jìn)行調(diào)整；

表帶，設(shè)置在所述表盤上，用以將表盤固定在使用者的手腕上。

專利權(quán)人或者專利代理師在布局權(quán)利要求書時，直接將保護(hù)對象定位到了手表上。但是在計時領(lǐng)域，除了手表以外，懷表自身也可以采用上述的設(shè)計思路。但是對于懷表來說，其并不會設(shè)置表帶，而是替換成掛鏈。通過上文的分析可知，當(dāng)需要進(jìn)行侵權(quán)判定時，由于被控侵權(quán)產(chǎn)品懷表并沒有全面覆蓋到手表的權(quán)利要求，因此從字面侵權(quán)的角度來講，被控侵權(quán)產(chǎn)品懷表自身并不侵權(quán)，此時專利權(quán)人只能尋求從等同侵權(quán)的角度進(jìn)行維權(quán)，這無疑將增加專利權(quán)人維權(quán)的難度。

對于上述情況，專利權(quán)人或者代理師可以考慮如下的撰寫思路：

1.一種表盤，其特征在于，包括：

本體，其上設(shè)置有連接部；

轉(zhuǎn)軸，設(shè)置在所述表盤的正面位置，用以對表盤中的指針進(jìn)行調(diào)整。

2.一種表，其特征在于，包括：權(quán)利要求1中所述的表盤。

3.根據(jù)權(quán)利要求2中所述的表，其特征在于，所述表為手表，所述表盤的連接部上設(shè)置有表帶。

通過上述的撰寫方式，不管被控侵權(quán)產(chǎn)品是手表還是懷表，由于其均采用了表盤這一結(jié)構(gòu)，因此專利權(quán)人可以通過第二套獨立權(quán)利要求所保護(hù)的“表”進(jìn)行維權(quán)和索賠⑧張玉敏,楊曉玲.美國專利侵權(quán)訴訟中損害賠償金計算及對我國的借鑒意義[J].法律適用,2014（8）:114-120.⑨王翠平,于立彪.論專利侵權(quán)訴訟中并列獨立權(quán)利要求的解釋與作用[J].中國發(fā)明與專利,2014（05）:68-72.。

三、如何撰寫拓展主題權(quán)利要求書

當(dāng)專利代理師通過全產(chǎn)業(yè)鏈原則布局權(quán)利要求書的主題名稱時，往往會把精力放在最小保護(hù)單元上，對于拓展的下游權(quán)利要求的主題，可能是由于發(fā)明人提供的材料有限，往往描述的比較簡單，舉例來說：

1.一種A，其特征在于，包括……；

……

5.一種B，其特征在于，包括權(quán)利要求1—4中任一所述的A。

對于上述的撰寫方式，在專利的申請階段，一旦第一套技術(shù)方案（權(quán)利要求1—4中的方案）無法滿足授權(quán)條件，由于權(quán)利要求5中并未記載除第一套技術(shù)方案外額外的結(jié)構(gòu)，此時權(quán)利要求5自身也將無法滿足授權(quán)條件，此時權(quán)利要求5對于專利的授權(quán)將沒有任何幫助。

同樣的，當(dāng)案件授權(quán)后，在需要進(jìn)行專利訴訟時，由于權(quán)利要求5中并沒有公開與方案A所保護(hù)的“最小侵權(quán)客體”的其他配合結(jié)構(gòu)，因此法院有理由懷疑專利權(quán)人并未掌握所要保護(hù)的擴展主題的技術(shù)，因此，在確定合理利潤時往往會讓專利權(quán)人限于被動，導(dǎo)致專利權(quán)人很難通過權(quán)利要求5中的內(nèi)容獲得顯著利益。

因此，在撰寫類似本部分權(quán)利要求5中的技術(shù)方案時，專利代理師應(yīng)當(dāng)盡量寫出所要保護(hù)的擴展主題中最小侵權(quán)客體與其它結(jié)構(gòu)之間的位置關(guān)系、裝配關(guān)系等，以證明專利權(quán)人的確將最小侵權(quán)客體應(yīng)用到自己的其它產(chǎn)品中。

四、結(jié)語

綜上，權(quán)利要求書的靈魂地位，是需要其保護(hù)范圍和布局架構(gòu)來共同保證的，合理設(shè)置權(quán)利要求書的主題，是權(quán)利要求書的最基礎(chǔ)要求，也是核心要求。專利代理師應(yīng)當(dāng)從保障申請人權(quán)益的最樸素理念出發(fā)，重視權(quán)利要求主題設(shè)置和布局，多方位實現(xiàn)申請人利益最大化。