郝海鵬
在外觀設(shè)計專利申請中,存在著一種特殊類型的產(chǎn)品。根據(jù)現(xiàn)行審查規(guī)則,對于該類型產(chǎn)品,申請人既可以以成套產(chǎn)品的方式進行合案申請,又可以以組件產(chǎn)品的形式提交相關(guān)專利申請。該類常見特殊產(chǎn)品包括組合沙發(fā)、組合茶幾和同一產(chǎn)品不同部位的標(biāo)貼等。在審查實踐中,對于該類特殊產(chǎn)品,如果申請人在申請文件中已經(jīng)表達意愿,則審查員一般會尊重申請人的意愿。如果申請人的意愿不明確,也允許申請人以“件1”、“件2”等對各單件進行順序標(biāo)注。但是對于該類特殊產(chǎn)品,申請人采取不同的產(chǎn)品提交方式進行專利申請,有可能會對其相關(guān)專利穩(wěn)定性及后續(xù)權(quán)利保護范圍產(chǎn)生截然不同的影響。
本文將結(jié)合具體案例,對該類特殊產(chǎn)品不同提交方式可能會對相關(guān)專利權(quán)利的穩(wěn)定性及權(quán)利保護范圍產(chǎn)生何種影響進行詳細(xì)分析。
《專利法實施細(xì)則》第35 條第2 款對“成套產(chǎn)品”進行了定義,《專利審查指南》第一部分第三章第9.2 節(jié)則對允許以“成套產(chǎn)品”形式提交專利申請的要素條件進行了詳細(xì)解釋。那么,對于“成套產(chǎn)品”的專利,其保護范圍如何界定呢?
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》中第15 條規(guī)定,對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項外觀設(shè)計相同或者近似的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。
下面我們結(jié)合具體的無效案例1(無效號:第37338 號)對上面的規(guī)定進行理解,該涉案專利與對比文件的附圖分別如圖1、圖2 所示。
該案例中涉案專利套件2 椅子的底座和靠背形狀與對比文件基本相同,二者的區(qū)別點在于底座中部外鼓的程度、靠背向后彎曲的弧度以及底座和靠背的高度變化,均屬于局部的細(xì)微變化,沒有對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響。因此,涉案專利套件2 與對比文件相比不具有明顯區(qū)別,不符合《專利法》第23 條第2 款的規(guī)定。最終,涉案專利的套件2 所示外觀設(shè)計專利權(quán)被宣告無效,套件1 所示外觀設(shè)計專利權(quán)被維持有效。
圖1 案例1涉案專利附圖(外觀設(shè)計專利號:201630113194.6)
圖2 案例1對比文件附圖
通過上述案例,我們可以發(fā)現(xiàn):對于以“套件產(chǎn)品形式”提交視圖的外觀設(shè)計專利來說,判斷對比設(shè)計是否侵犯其專利權(quán),需要將外觀設(shè)計專利中與對比文件較為相近的套件與之進行單獨對比。也可以這樣理解:對于具有多個套件的外觀設(shè)計專利來說,其中的每一個套件都屬于一項單獨的專利權(quán)權(quán)利,整件外觀設(shè)計專利權(quán)權(quán)利保護范圍相對較大,但其他人可提交單一套件的對比文件,單獨無效專利中某一套件的專利權(quán),造成其中單一套件的專利權(quán)并不穩(wěn)定的后果。
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》中第16 條規(guī)定,對于組裝關(guān)系中唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其組合狀態(tài)下的外觀設(shè)計相同或者近似的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。對于各構(gòu)件之間無組裝關(guān)系或者組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其全部單個構(gòu)件的外觀設(shè)計均相同或者近似的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍;被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其單個構(gòu)件的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。
下面我們結(jié)合具體的無效案例2(無效號:第26170 號)來對上面的規(guī)定進行理解,該涉案專利與對比文件的附圖分別如圖3、圖4 所示。
圖3 案例2涉案專利附圖(外觀設(shè)計專利號:ZL201430061911.6)
圖4 案例2對比設(shè)計附圖(外觀設(shè)計專利號:ZL 201330379372.6)
該案例中涉案專利的產(chǎn)品為首飾,包括組件1 手鐲和組件2 掛墜兩項設(shè)計。后無效宣告請求人提交證據(jù),請求宣告該件外觀設(shè)計專利專利權(quán)無效,提交的證據(jù)為組件1 的對比文件。無效宣告請求人主要認(rèn)為:(1)涉案專利的組件1、2 沒有組裝關(guān)系或者沒有組裝在一起的可能性,其實質(zhì)上不能作為一件產(chǎn)品予以保護,而應(yīng)以套件產(chǎn)品來保護;(2)若涉案專利的產(chǎn)品作為套件,其手鐲套件則與對比文件屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計,不符合《專利法》第23 條第1 款的規(guī)定。
對于無效請求人的這兩條理由,合議組認(rèn)為:(1)根據(jù)《專利審查指南》(2010 版)的規(guī)定,組件產(chǎn)品是指由多個構(gòu)件相結(jié)合構(gòu)成的一件產(chǎn)品,其中包含有無特定組裝關(guān)系的情形。涉案專利授權(quán)公告文本中明確其為組件產(chǎn)品,而且涉案專利包括的產(chǎn)品為手鐲和掛墜,屬于沒有組裝關(guān)系的組件產(chǎn)品,其并沒有違反組件產(chǎn)品的定義,因此涉案專利要求保護的產(chǎn)品是組件產(chǎn)品。(2)根據(jù)授權(quán)公告文本的記載,涉案專利要求保護的產(chǎn)品為組件產(chǎn)品,也就是說盡管包括組件1和組件2,但實質(zhì)還是構(gòu)成一件產(chǎn)品,請求人沒有在規(guī)定期限內(nèi)提交可以與涉案專利組件2 進行對比的證據(jù),因此涉案專利整體上作為一件產(chǎn)品,與對比設(shè)計套件1 相比并不相同或?qū)嵸|(zhì)相同。合議組最終維持了涉案專利權(quán)全部有效。
從無效案例2 中不難發(fā)現(xiàn),請求人請求以組件產(chǎn)品形式保護手鐲和掛墜的外觀設(shè)計,并獲得授權(quán),無疑是最終維持專利權(quán)有效的關(guān)鍵因素。如果該件專利專利權(quán)人在申請時以套件產(chǎn)品的形式請求保護這兩項外觀設(shè)計,手鐲的外觀設(shè)計專利有很大可能會被無效。不同的專利請求保護策略最終獲得了不同的結(jié)果。
事實上,對于以組件產(chǎn)品形式提交的專利,也大致包含三種類型:(1)構(gòu)件之間無組裝關(guān)系;(2)構(gòu)件之間組裝關(guān)系不唯一;(3)構(gòu)件之間組裝關(guān)系唯一。對于前兩種組件形式的專利,考慮對比設(shè)計是否落入其保護范圍時,需將對比設(shè)計與其全部單個構(gòu)件的外觀設(shè)計分別進行對比,只有對比設(shè)計的各個構(gòu)件均與涉案專利相同或?qū)嵸|(zhì)相同,才認(rèn)為對比設(shè)計侵犯了涉案專利的專利權(quán),若對比設(shè)計缺少涉案專利中的某個單個構(gòu)件或者其中有個別構(gòu)件與涉案專利中的構(gòu)件不相同或不實質(zhì)相同的情況下,則可認(rèn)定對比設(shè)計并未落入涉案專利的專利權(quán)保護范圍。對于組裝關(guān)系唯一的組件產(chǎn)品來說,判斷對比設(shè)計是否侵犯涉案專利的專利權(quán)時,需嚴(yán)格遵從整體觀察、綜合判斷的原則,將專利產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計與對比文件的整體外觀設(shè)計進行對比。對此,我們不難發(fā)現(xiàn)以組件形式提交的外觀設(shè)計專利,其保護范圍的判斷方式與成套產(chǎn)品外觀設(shè)計專利的保護范圍考慮方式明顯不同,組件產(chǎn)品外觀設(shè)計專利保護范圍相對套件產(chǎn)品專利權(quán)的保護范圍較小,但優(yōu)點在于專利權(quán)權(quán)利更為穩(wěn)定,不易在無效宣告程序中被他人輕易無效。而套件產(chǎn)品專利的保護范圍不同之處在于,其各個套件的外觀設(shè)計分別受到保護,保護范圍更大,但其各個套件的專利也相對更為容易被無效。
在專利申請中,經(jīng)常會有產(chǎn)品難以確定是屬于“成套產(chǎn)品”還是屬于“組件產(chǎn)品”,如:組合沙發(fā)、汽車用腳墊和同一產(chǎn)品不同部位的標(biāo)貼、貼花等。這種情況下,申請人既可以將產(chǎn)品按照套件形式提交,也可以按照組件形式提交,申請人意愿不明確的話,允許以“件1”、“件2”等對各單件進行順序標(biāo)注。
那么,以這種特殊方式提交的外觀設(shè)計專利其保護范圍如何劃定?跟以“組件產(chǎn)品”或“套件產(chǎn)品”形式提交的外觀設(shè)計專利的保護范圍有什么不同呢?我們結(jié)合司法判例來對這個問題進行討論。
2014 年廣東省高級人民法院就廣東鴻業(yè)家具制造有限公司與東莞光潤家具股份有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛上訴案做出終審判決(案號:(2014)粵高法民三終字第426 號)。涉案專利名稱為班臺(FD-9H738),專利號為:ZL200830102744.X,該專利以件1、件2、件3 的方式對3 個單件進行了標(biāo)注。被訴侵權(quán)產(chǎn)品也是班臺,與涉案專利相比,該被訴侵權(quán)產(chǎn)品的設(shè)計僅包括件1 和件3 的設(shè)計。一審法院認(rèn)為被訴侵權(quán)設(shè)計中件1 的設(shè)計與涉案專利件1 的設(shè)計相近似,被訴侵權(quán)設(shè)計中件3 的設(shè)計與涉案專利件3 的設(shè)計既不相同也不相近似,從而得出結(jié)論認(rèn)為被訴侵權(quán)設(shè)計落入了涉案專利的專利權(quán)保護范圍。而后被告不服,進行了上訴。終審法院廣東省高級人民法院認(rèn)為:涉案專利是由多個構(gòu)件相結(jié)合構(gòu)成的一件產(chǎn)品,因此是組件產(chǎn)品,同時涉案專利是組裝關(guān)系唯一的組件產(chǎn)品。因此,在進行近似性比對時,既要把各個組件進行單獨對比,又要進行組合狀態(tài)下的整體比對,從而得出是否相同或近似的結(jié)論。廣東省高級人民法院認(rèn)可一審判決對各個組件進行單獨比對后得出的結(jié)論。在組裝狀態(tài)下進行整體比對時,被訴侵權(quán)產(chǎn)品雖然缺失涉案專利件2 設(shè)計,被訴侵權(quán)設(shè)計件3 與涉案專利件3 設(shè)計既不相同也不相近似,但由于涉案專利件1 的設(shè)計在整體設(shè)計中所占比例較大,被訴侵權(quán)設(shè)計件1 與涉案專利件1 相近似,足以對整體視覺效果產(chǎn)生顯著的影響。從一般消費者的角度經(jīng)過整體觀察、綜合判斷,被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案外觀設(shè)計在整體視覺效果上并無實質(zhì)性差異,兩者構(gòu)成相近似,被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利的保護范圍。
分析上述判例我們發(fā)現(xiàn):對于以“件1、件2”對單件進行標(biāo)注的方式提交的外觀設(shè)計專利,考慮其保護范圍時,一審法院分別以其單件與被訴侵權(quán)設(shè)計的單件進行單獨對比,在件2、件3 均不相同或?qū)嵸|(zhì)相同的前提下,僅僅被訴侵權(quán)產(chǎn)品包含有與涉案專利件1 實質(zhì)相同的部件,即得出結(jié)論認(rèn)為被訴侵權(quán)設(shè)計落入了涉案專利的專利權(quán)保護范圍。一審法院在認(rèn)定以“件1”、“件2”形式提交專利文本的專利權(quán)保護范圍時,傾向于類比以套件產(chǎn)品形式提交專利文本的專利權(quán)保護范圍,而終審法院的認(rèn)定方式則有所不同,終審法院在被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利若存在部分單件相近似,則會繼續(xù)考慮相似單件的設(shè)計在整體設(shè)計中所占比例大小,以及產(chǎn)品整體組裝情況下,被訴侵權(quán)外觀設(shè)計與涉案專利外觀設(shè)計的視覺效果差異性的大小來判定被訴侵權(quán)外觀設(shè)計是否落入了涉案專利的保護范圍。若相似部分占到整體外觀設(shè)計的比例較大,則會認(rèn)為被訴侵權(quán)外觀設(shè)計落入涉案專利專利權(quán)范圍內(nèi)。終審法院更傾向于類比以組件產(chǎn)品形式提交專利的專利權(quán)保護范圍。
兩級法院在對該種形式提交的專利權(quán)范圍判定有著不同的認(rèn)識。需要注意的是:該案涉案專利僅僅是司法實踐中以“件1”、“件2”形式提交專利,而又判定其專利權(quán)保護范圍的一種情況,有其特殊性。如果該案中相似部件占到整體外觀設(shè)計的比例較小,是否判定侵權(quán),則很難斷言。兩級法院在對該種形式提交的專利權(quán)保護范圍判定有著不同的認(rèn)識。對于專利權(quán)人是個人或中小微企業(yè)來說,在提交專利申請時,就需要意識到以該種形式提交的專利在后續(xù)侵權(quán)判定、維護權(quán)益過程中,存在著事實認(rèn)定風(fēng)險,以及維權(quán)訴訟周期長的劣勢,最好能結(jié)合自己產(chǎn)品的外觀設(shè)計具體問題具體分析,選擇最優(yōu)的提交方式。
綜上所述,筆者認(rèn)為以組件形式提交的外觀設(shè)計專利,專利權(quán)保護范圍較小,但專利權(quán)權(quán)利相對較為穩(wěn)定。以套件形式提交專利的專利,其保護范圍相對組件產(chǎn)品專利權(quán)的保護范圍更大,但專利中某一套件作為一項單獨的權(quán)利,較以組件形式提交的專利其專利權(quán)穩(wěn)定性較差,被無效的概率更高。針對不同的申請情況,具體建議如下:
(1)如果申請人在包含多個構(gòu)件的外觀設(shè)計產(chǎn)品中,僅僅對其中的部分構(gòu)件進行了創(chuàng)新,其他構(gòu)件為現(xiàn)有設(shè)計,則建議申請人采取以組件產(chǎn)品的形式來提交外觀設(shè)計專利申請。
(2)若申請人對各個構(gòu)件均進行了一定程度的創(chuàng)新,且不構(gòu)成與現(xiàn)有設(shè)計實質(zhì)相同的缺陷,申請人則可以采取以套件產(chǎn)品的形式提交專利申請,以期獲得相對較大的專利權(quán)保護范圍。
(3)在實踐中,申請人為了更加全面地保護自己的外觀設(shè)計,也可以“組件產(chǎn)品”、“套件產(chǎn)品”形式各提交一件專利申請,因兩件專利申請請求保護的外觀設(shè)計權(quán)利范圍不同,兩件申請并不違反《專利法》第9 條的規(guī)定。如圖5、圖6 所示:專利號為201830367049X 和2018303671492 的兩件專利就是在各個構(gòu)件實質(zhì)相同的情況下,分別以組件形式、套件形式提交的外觀設(shè)計專利。
圖5 以成套形式提交的專利(專利號:ZL201830367049.X)
圖6 以組件形式提交的專利(專利號:ZL201830367149.2)
(4)不建議申請人以“件1”、“件2”的形式提交專利申請。一直以來,無論是在專利無效過程中還是在司法實踐中,以“件1”、“件2”形式提交的專利,其專利權(quán)保護范圍都沒有被明確地限定。若專利權(quán)人的權(quán)利在后期被侵犯的話,則存在維權(quán)周期長、侵權(quán)事實認(rèn)定困難等風(fēng)險。
總之,申請人應(yīng)結(jié)合自己所設(shè)計的外觀設(shè)計的具體情況,選擇最優(yōu)的專利申請?zhí)峤环绞健?/p>