代群群 杜袁成 劉元翔 王澤洋 陳賽飛

筆者近期代理了一起中國電商在亞馬遜平臺被投訴侵權(quán)美國發(fā)明專利的案件。涉案的專利是一件享有臨時申請（provisional application）優(yōu)先權(quán)的美國發(fā)明專利。由此引發(fā)了筆者對美國專利臨時申請制度的興趣和關(guān)注。

一、美國臨時申請制度簡介

從1995 年6 月開始，美國專利法允許申請人向美國專利商標局提出一種新的專利申請，該申請被稱為“臨時專利申請”。

美國專利法35 U.S.C.§111、112、119、120、121 條均涉及臨時申請制度。其中，第111（b）條對臨時申請做了基本介紹。

其一，文件方面：只需要遞交說明書，必要時提交附圖，不要求遞交權(quán)利要求書。

其二，臨時申請的申請日的確定：臨時申請的提交日期即為臨時申請的申請日，提交日期應(yīng)為專利商標局收到說明書和任何所需附圖的日期。

其三，期限方面：在臨時申請遞交后，可以12個月內(nèi)遞交在后的正式申請。12 個月后，臨時申請即視同放棄，且不得恢復。

其四，臨時申請，必須未享受過其他在先申請的優(yōu)先權(quán)，無論所述在先申請是美國的還是美國之外的。另外，臨時申請不適用于外觀設(shè)計專利。

二、臨時申請制度上的優(yōu)勢

基于第111（b）條，我們可以看出，臨時申請制度給申請人帶來了諸多好處。

（一）12 個月的充分考慮時間，可進可退的“極品備胎”

對于申請人來說，如果有了一個明確的發(fā)明構(gòu)思，但是尚處于初級階段，還在猶豫后續(xù)是否申請專利、是否公開該技術(shù)方案、對應(yīng)的產(chǎn)品是否有市場前景。這些方面都還需要再做考察，那么，發(fā)明人可以先行遞交臨時申請。那么，接下來可根據(jù)不同的情況選擇：

情況一，在臨時申請遞交之日起12 個月內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)發(fā)明對應(yīng)的技術(shù)或產(chǎn)品，并沒有預期中的前景或市場價值，或是技術(shù)經(jīng)過近一年的發(fā)展，申請人發(fā)現(xiàn)并不可行，則申請人不再遞交正式申請即可，該臨時申請會在滿12 個月后自動失效，且美國專利商標局并不會公開該申請，臨時申請中記載的技術(shù)內(nèi)容仍舊處于保密狀態(tài)；情況二，如果在臨時申請日期12個月內(nèi)，申請人后續(xù)遞交了正式申請，那么則享受了臨時申請的申請日，相當于早早地占住了一個“申請日”，對于后續(xù)爭取專利審查授權(quán)大有裨益。

（二）可變相延長專利保護期限

對于臨時申請，申請人在12 個月內(nèi)后續(xù)遞交正式申請時有兩種選擇：一種做法是以臨時申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)遞交正式申請，另一種則是直接將臨時申請轉(zhuǎn)化為正式申請（如圖1 所示）。

圖1 臨時申請轉(zhuǎn)正式申請的兩種選擇

兩種選擇到底有何區(qū)別和影響呢？具體如下：

情況一：如圖2 所示，選擇將臨時申請作為正式申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，則正式申請的遞交日為專利申請日。專利保護期限20 年的起算日為正式申請的申請日。由于要求了優(yōu)先權(quán)，實際上臨時申請的保護期限則有21 年。相比于普通美國發(fā)明專利申請（如圖2 中的情況三），多了一年。同時，正式申請中可以增加新的內(nèi)容，只不過新增內(nèi)容不享有該臨時申請的優(yōu)先權(quán)（如圖2 中的情況一）；

情況二：選擇將臨時申請直接轉(zhuǎn)換為正式申請（如圖2 中的情況二），就是將臨時申請的申請日作為正式申請日，專利保護期限起算日是臨時申請的申請日，實際保護期限仍舊是20 年。但是，轉(zhuǎn)換后的正式申請不能增加新的內(nèi)容。在這種情況下，臨時申請的作用僅僅是搶占了一個較早的申請日（如圖2 中的情況二）。

實務(wù)中，采用情況一的做法，較為多見。

圖2 兩種選擇的區(qū)別

（三）文件要求簡單，費用低廉

在專利申請官費方面，臨時申請相比普通發(fā)明專利申請，官費十分低廉。以small entity (即小實體，指規(guī)模在500 人以下的公司或個人發(fā)明人) 來說，正式申請的申請費為790 美元，臨時專利申請只需140美元。

在專利律師費方面，由于臨時申請文件上較為簡單，只需要說明書和/或附圖。相比于一件正式的申請，工作量大大減小，所以節(jié)省了高昂的專利律師費用。

讀到此，讀者可能會感嘆，這簡直是一項百利而無一害的制度啊！業(yè)界也是一片稱贊。但是，世界上真有這樣的大便宜嗎？結(jié)合美國相關(guān)司法判例，筆者認為，美國臨時申請制度乃是一把雙刃劍。用得好，企業(yè)創(chuàng)新保護的城墻又固了一層；用不好，則是玩火燒身，挖坑自埋。

下面我們來看一個與美國臨時申請制度有關(guān)的司法案例。

該案涉及兩件美國發(fā)明專利，專利權(quán)人拔劍維權(quán)，本想殺敵千里，卻不料被對手來個釜底抽薪，損兵折將。訴訟過程中，兩件專利均被法院無效，甚是可惜。究其原因，是在于專利權(quán)人的專利申請策略錯誤，對于臨時申請制度運用不當。

三、美國聯(lián)邦巡回法院“鉆頭”案

（一）案件基本信息

原告New Railhead 公司擁有2 項在同一天申請的美國發(fā)明專利“一種用于巖層水平定向鉆進的鉆頭”（專利號US5899283A，簡稱’283 專利）和“巖層水平定向鉆進方法”（US5950743A，簡稱’743 專利）。使用’283 專利的鉆頭，就需要實施’743 專利的方法（原告在訴訟中陳述）。

在德克薩斯州北區(qū)的美國地方法院，專利權(quán)人New Railhead 就這兩項專利分別起訴了Vermeer 公司和Earth Tool 公司制造和銷售鉆頭的侵權(quán)行為。

美國地方法院宣告兩件發(fā)明專利無效。專利權(quán)人New Railhead 上訴至聯(lián)邦巡回法院，聯(lián)邦巡回法院維持了地方法院判決（案號：298 F.3d 1290，裁判時間：2002，如圖3 所示）。

圖3 “鉆頭”案基本信息

（二）專利基本內(nèi)容

該專利屬于地表鉆探技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及地表水平定向鉆進技術(shù)。當在道路、河流或湖泊等不可移動物體周圍安裝公用設(shè)施時，必須進行水平（或橫向）定向鉆孔。為了解決對硬巖層進行水平鉆探的現(xiàn)有技術(shù)問題，這兩項專利分別公開了一種用于水平定向鉆進的鉆頭（’283 專利）和相應(yīng)的鉆進方法（’743 專利）。

’283 專利的權(quán)利要求1，記載（翻譯）如下：

1.一種用于巖石水平定向鉆井的非對稱鉆頭，包括：

附在探空儀外殼末端的鉆頭；

整體式鉆頭本體相對于主機箱成一定角度，在鉆探操作中，鉆頭本體相對于主機箱不可動；

所述鉆頭本體安裝有多個從所述鉆頭本體的前面延伸的基本面向前的端部螺柱。

即，’283 專利的權(quán)利要求1 要求保護一種如圖4所示結(jié)構(gòu)的鉆頭。

圖4 ’283專利的摘要附圖

’743 專利的權(quán)利要求1，記載（翻譯）如下：

1.一種在巖石中進行水平定向鉆進的方法，包括以下步驟：使鉆柱一端的鉆頭在鉆入時間歇地旋轉(zhuǎn)，停止旋轉(zhuǎn)直到巖石破裂，然后在破裂后隨機移動，軌道間歇運動。

即，’743 專利的權(quán)利要求1 要求保護一種如圖5所示的鉆孔方法。

圖5 ’743專利的摘要附圖

（三）裁判思路及要點

1.’283 專利

’283 專利的申請日是1997 年11 月12 日，享有1997 年2 月5 日遞交的臨時申請優(yōu)先權(quán)。美國專利法35 U.S.C.§ 102（b）規(guī)定，如果在本國已經(jīng)銷售超過一年，再向美國申請專利的，則喪失專利權(quán)。

雙方對于以下銷售事實均無異議：在1996 年春季和夏季之間，專利權(quán)人對’283 專利對應(yīng)的鉆頭產(chǎn)品進行了公開銷售。而正式專利申請的申請日是1997 年11 月，即產(chǎn)品銷售時間在’283 專利要求了優(yōu)先權(quán)的臨時申請的申請日（1997.2.5）一年之內(nèi)，卻在’283 專利正式申請?zhí)峤蝗眨?997.11.12）一年之外。時間先后關(guān)系如圖6 所示。

圖6 ’283專利的相關(guān)時間關(guān)系

也就是說，如果’283 專利不能享有臨時申請的優(yōu)先權(quán)，則會由于專利權(quán)人在專利申請日的一年之外進行了公開銷售而無效。所以，能否享有臨時申請的優(yōu)先權(quán)，成了決定’283 專利生死的關(guān)鍵。

被告Earth Tool 公司對’283 專利發(fā)起了無效。Earth Tool 公司稱，該專利申請無權(quán)享有臨時申請的優(yōu)先權(quán)日，因為臨時申請的說明書的內(nèi)容，未能充分描述以披露’283 專利要求保護的發(fā)明創(chuàng)造，以符合美國專利法35 U.S.C.§ 112 第一段的要求：

“換句話說，臨時申請的說明書應(yīng)當‘包括對發(fā)明創(chuàng)造、其制造、使用方法和過程的文字描述，采用完整、清晰及精簡、準確的措辭，’使得本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)非臨時申請的發(fā)明創(chuàng)造?！?/p>

法院認為，’283 專利是一件享有1997 年2 月5日遞交的臨時申請優(yōu)先權(quán)的專利，但是，“臨時申請未示出鉆頭附接到鉆頭殼體。此外，在臨時申請中，沒有任何地方明確地描述如’283 專利的權(quán)利要求1中所述的相對于主機箱傾斜的鉆頭體。”

最終法院認定，由于’283 專利無權(quán)要求臨時專利的優(yōu)先權(quán)日，而New Railhead 在1996 年春夏期間中的商業(yè)銷售又在正式專利申請日的一年之外，故根據(jù)美國專利法35 U.S.C.§ 102（b）的規(guī)定，該專利無效。

2.’743 專利

該案另一被告Vermeer 公司，對’743 專利提起了無效。根據(jù)美國專利法35 U.S.C.§ 102（b），如果一件發(fā)明在專利申請日期之前，已經(jīng)在美國公開使用一年以上，則該專利無效。

Vermeer 公司稱，因為’743 專利要求保護的方法在臨時申請的申請日1997 年2 月之前已經(jīng)在公開使用超過一年，所以該專利應(yīng)當無效。具體來說，’743專利的發(fā)明人考克斯（Cox），從1996 年1 月開始，多次允許一位熟人厄爾·弗里曼（Earl Freeman）擔任第三方鉆探隊的工頭，在公共工作現(xiàn)場對鉆頭進行測試，以確定它們是否正常運行。時間先后關(guān)系如圖7 所示。

圖7 ’743專利的相關(guān)時間關(guān)系

地區(qū)地方法院認為，’743 專利有權(quán)獲得臨時申請的優(yōu)先權(quán)日（1997 年2 月5 日），即便如此，’743 專利仍然無效。因為地區(qū)法院認定厄爾·弗里曼（Earl Freeman）反復使用’743 專利公開的方法測試鉆頭的耐久性，這是’283 專利的物理性的實施，屬于公開使用，而非實驗性用途。即地方法院仍認為’743 專利無效，因為專利要求保護的方法早在1996 年1 月就已經(jīng)公開使用，公開使用的時間在正式申請的申請日一年之外。

（四）案件啟示

（1）’283 專利被無效，其根本原因在于，臨時申請未充分披露后續(xù)正式申請所要求保護的發(fā)明技術(shù)方案完整內(nèi)容，導致優(yōu)先權(quán)不能成立。

在該案中法院認定，“臨時申請未示出鉆頭附接到鉆頭殼體。此外，在臨時申請中，沒有任何地方明確地描述如’283 專利的權(quán)利要求1 中所述的相對于主機箱傾斜的鉆頭體?！闭缴暾埖貌坏脚R時申請記載內(nèi)容的支持，故不享有臨時申請的優(yōu)先權(quán)。由于臨時申請的準備不充分，正式申請無法要求其優(yōu)先權(quán)，正式申請的申請日只能是其本身的申請日，即1997 年11 月12 日，而不是1997 年2 月5 日（臨時申請的申請日）。1997 年11 月12 日離專利權(quán)人銷售時間（1996 年春夏之間）超過了一年，所以該專利無效。

（2）對于’743 專利，被無效的根本原因在于臨時申請遞交的時機不當。在1996 年1 月，專利權(quán)人已經(jīng)公開使用’743 專利，而臨時申請的申請日為1997 年2 月5 日，即臨時申請遞交在公開使用一年之后。根據(jù)美國專利法35 U.S.C.§ 102（b）條款，該專利無效。

四、分析與總結(jié)

由于臨時申請的運用不當，導致兩件發(fā)明專利均被無效。這給專利申請人重重地敲響了警鐘！一件是由于正式申請中要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求無法得到臨時申請內(nèi)容的支持，使得優(yōu)先權(quán)無法成立，只能以正式申請的申請日作為有效的申請日，并進一步使得公開銷售時間超出了正式申請日一年之外，專利被無效。另一件，則是由于臨時申請的時機選擇不當，使得公開使用的時間在臨時申請的時間一年之外，導致專利無效。

對臨時申請認識不清、運用不當?shù)膶＠暾埲?，何止該案。伴隨著臨時申請的諸多優(yōu)點，有不少申請人錯誤地以為，公司可以低成本地草草準備即可獲得臨時申請這個占位符。殊不知在實踐中，草率提交的臨時申請帶給專利申請人的弊，遠大于利。因為臨時申請不僅要滿足簡單的文件形式要求，更重要的是正式申請中享有優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求必須得到臨時申請內(nèi)容的支持，而且還要把握好臨時申請的時機與公開使用/銷售的關(guān)系。公開使用/銷售起一年之內(nèi)，是遞交臨時申請的關(guān)鍵時機，必須要牢牢把握。

五、思考與建議

美國臨時專利申請幾乎已經(jīng)成為國際大制藥公司以及生物醫(yī)藥研究機構(gòu)申請專利的必經(jīng)之路，IT 行業(yè)也越來越多的通過臨時申請進行前瞻性的專利布局。中國企業(yè)如何運用好美國臨時申請制度，對于企業(yè)做好全球?qū)＠季志哂兄匾獞?zhàn)略意義。具體建議如下：

（1）在產(chǎn)品研發(fā)初期，直接以中文遞交美國臨時申請（省時、高效、費用低），這樣有12 個月的考慮期。如果最終確定產(chǎn)品不適合申請正式專利或?qū)＠麩o潛在的商業(yè)價值，則可以選擇直接放棄該臨時申請。同時該臨時申請也依然會處于保密狀態(tài)，不會公之于眾。如果確定遞交在后的正式申請，那么還需慎重考慮選擇哪種類型的正式申請，可將美國專利申請、PCT 或巴黎公約結(jié)合起來全盤考慮，構(gòu)建國際專利申請組合，制定全球的專利戰(zhàn)略，以服務(wù)企業(yè)商業(yè)目的。

（2）臨時申請的文件，一定要充分公開本發(fā)明創(chuàng)造，再三確認臨時申請的內(nèi)容是否足夠清楚、完整，使得本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠?qū)嵤┗驅(qū)崿F(xiàn)臨時申請中記載的發(fā)明，從而足以用作后續(xù)正式申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，不要給被告留下在專利訴訟環(huán)節(jié)依據(jù)美國專利法35 U.S.C.§ 112 攻擊該專利優(yōu)先權(quán)不成立的機會。

（3）由于臨時申請有12 個月的有效期，在此期間申請人可根據(jù)需要考慮持續(xù)遞交多個臨時申請，將陸續(xù)完善的實施例通過臨時申請的方式搶占申請日，并在最終的正式申請中，通過要求優(yōu)先權(quán)的方式一并得到保護。

（4）慎重進行公開使用或銷售，降低因為在專利申請日一年之外公開使用或銷售而被無效的風險。比較穩(wěn)妥謹慎的 做法是，將公開使用或銷售的時間均控制在臨時申請的申請日及正式申請的申請日的一年內(nèi)。