胡恒瑞

摘 要：2015年國家知識產(chǎn)權(quán)局公布了《專利法》第四次修改草案的征求意見稿，意見稿中提到允許設(shè)計者對產(chǎn)品某一個局部外觀作出創(chuàng)新性設(shè)計—即承認(rèn)對局部外觀設(shè)計的保護(hù)。局部外觀設(shè)計立法在即，作為一種制度，僅有宣示性的條款是不夠的，更需要有救濟(jì)規(guī)定與其相互配合。文章擬借鑒局部外觀設(shè)計之濫觴—美國的侵權(quán)判定經(jīng)驗，以明確我國“整體觀察、綜合判斷”和“創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)”的關(guān)系。

關(guān)鍵詞：局部外觀設(shè)計;侵權(quán)判定;創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn);美國專利

在2017年的專利法第四次全面修改工作中，公開征求意見的《專利法修訂草案（送審稿）》建議在專利法第2條第4款中引入對局部外觀設(shè)計的保護(hù)。局部外觀設(shè)計（partial design），是指對產(chǎn)品局部的形狀、圖案、顏色或其組合以及在產(chǎn)品整體所在的位置而做出的能夠帶來美感的新設(shè)計。在我國目前的司法實踐中，適用于外觀設(shè)計的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)為“整體觀察、綜合判斷”原則，該原則強(qiáng)調(diào)設(shè)計和產(chǎn)品整體在視覺和感官上的關(guān)系，當(dāng)局部不能在整體中占據(jù)顯著地位時，則不會判定侵權(quán)，這對于大多數(shù)情況對原設(shè)計的局部作出改良的創(chuàng)造者來說是不利的。無救濟(jì)就無權(quán)利，由于我國目前并未明確將局部外觀設(shè)計納入外觀設(shè)計的保護(hù)范圍之內(nèi)，所以需要借鑒域外經(jīng)驗，以期為我國局部外觀設(shè)計的保護(hù)帶來新的思路并避免走入可能會出現(xiàn)的誤區(qū)。

1? ? 回顧：我國的外觀設(shè)計侵權(quán)判定思路與爭議

由于我國目前并未完全承認(rèn)局部外觀設(shè)計在專利法中的地位，故權(quán)利人在申請時只能將局部包含在整體產(chǎn)品中去申請整體外觀設(shè)計，所以對外觀設(shè)計現(xiàn)有侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，在侵權(quán)判定中，局部可能只是作為整體的一個設(shè)計要點進(jìn)行侵權(quán)比對的參考。由于我國現(xiàn)階段并未引入局部外觀設(shè)計的保護(hù)制度，在將其引入之后現(xiàn)有的整體外觀設(shè)計的侵權(quán)保護(hù)制度是否能繼續(xù)適用于局部外觀設(shè)計侵權(quán)判定中，值得思考。目前，我國外觀設(shè)計在司法實踐中的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)來自于最高院的司法解釋，司法解釋的第9、10、11條分別規(guī)定了產(chǎn)品類別確定、一般消費(fèi)者視角和“整體觀察、綜合判斷”的比對標(biāo)準(zhǔn)。其中根據(jù)第11條第二款的立法意思，盡管可將該產(chǎn)品局部的設(shè)計視為其設(shè)計要部，但該局部只有在能夠達(dá)到影響產(chǎn)品整體視覺效果的情況下才不會被認(rèn)定為侵權(quán)，局部的設(shè)計有大有小，因設(shè)計者而異。但此種判定方法在司法實踐中也具有一定的不確定性，如在“浙江萬豐公司案”中，涉案專利是一種“摩托車車輪”的外觀設(shè)計，該案中，創(chuàng)新部分是輻條的意見較為統(tǒng)一，而到底能否對整體視覺效果造成什么影響，卻分歧較大，且不論是法院還是復(fù)審委，雖在裁判文書中都明確注明了適用的方法為“整體觀察、綜合判斷”，但得到的結(jié)果卻是大相徑庭。除司法實踐中的判決出現(xiàn)部分前后否定之外，學(xué)界對于侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)也是眾說紛紜，代表性意見主要有混淆模式、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)。

混淆模式最初見于最高院1999年的公報案例—富士寶家用電器案，涉案專利是一種自動電加熱水瓶的外觀設(shè)計，一審法院認(rèn)為，在將兩個產(chǎn)品的重要部位進(jìn)行對比和整體觀察之后可以得出二者的設(shè)計易于使一般消費(fèi)者在視覺上產(chǎn)生混淆的結(jié)論，故應(yīng)該被認(rèn)定為相近似。反對混淆模式的觀點主要理由為，該模式將外觀設(shè)計中的混淆和商標(biāo)法中的混淆混為一談，是對外觀設(shè)計立法原意的誤認(rèn)。創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)，指在判斷兩外觀設(shè)計是否侵權(quán)時，被控侵權(quán)產(chǎn)品的創(chuàng)新內(nèi)容是關(guān)鍵，即是否包含授權(quán)外觀設(shè)計中的創(chuàng)新內(nèi)容，且這種內(nèi)容是一般消費(fèi)者在正常使用狀態(tài)下能夠捕捉到的。認(rèn)可的觀點理由在于相對于以往的標(biāo)準(zhǔn)，這種判斷標(biāo)準(zhǔn)由于其將視角鎖定在了創(chuàng)新的部分而體現(xiàn)了對外觀設(shè)計產(chǎn)品的行業(yè)和現(xiàn)狀的關(guān)注，同時更能體現(xiàn)以鼓勵創(chuàng)新為目的的外觀設(shè)計保護(hù)，以及更能保護(hù)設(shè)計空間較小的局部外觀設(shè)計。目前我國在局部外觀設(shè)計方面，走在前列的是GUI（圖形用戶界面設(shè)計）的侵權(quán)判定，但其重點在于產(chǎn)品種類的確定，對于相同或近似性判定，采用的依舊是“整體觀察、綜合判斷”標(biāo)準(zhǔn)。且GUI由于其外觀畫面處于變化狀態(tài)，其相同或近似判定的經(jīng)驗也不能直接適用于基本的具有產(chǎn)品載體的一般性局部外觀設(shè)計中，所以域外經(jīng)驗，尤其是來自于局部外觀設(shè)計之濫觴—美國的經(jīng)驗就尤為重要。

2? ? 梳理：美國局部外觀設(shè)計的判定思路

美國的專利法中對于外觀設(shè)計（designs）保護(hù)的規(guī)定較為籠統(tǒng)，僅僅體現(xiàn)在美國《專利審查手冊》第171條這樣的宣示性條款中，規(guī)定為制造產(chǎn)品而創(chuàng)造具有新穎性、獨(dú)創(chuàng)性的外觀設(shè)計的，可以依照本法的條件和要求申請專利。外觀設(shè)計專利除另有規(guī)定外，適用本法發(fā)明專利的規(guī)定。早期的美國并沒有將外觀設(shè)計的保護(hù)延伸至局部，但法院在早期的判決中體現(xiàn)了一些保護(hù)局部外觀設(shè)計的想法，直到20世紀(jì)80年代的Zahn案。在該案中，Hajo Zahn于1976年提交了一份關(guān)于電鉆鉆頭柄的專利，并且在申請文件中將鉆頭以點斷線的方式畫出，將鉆頭柄以實線的方式畫出，以此請求對以實線方式標(biāo)注的部分予以保護(hù)。但該種申請方式被美國專利與商標(biāo)局（USPTO）和美國專利商標(biāo)局上訴委員會（PTAB）均以違反專利法第171條和專利審查指南1503.02（繪圖的方式）而駁回。但Zahn并沒有放棄對自己權(quán)利的追求，在1980年向美國海關(guān)和專利上訴法院（CCPA）提出上訴，要求撤銷委員會的不予授權(quán)的裁定。上訴法院在審理中認(rèn)為隨著時代的發(fā)展，之前由Blum案確立的“外觀設(shè)計沒有哪一部分是無形的或者是不重要的，所以不應(yīng)當(dāng)用點斷線來表示保護(hù)范圍”的裁判要旨已難以繼續(xù)適用，故做出了設(shè)計可以應(yīng)用于整個產(chǎn)品或應(yīng)用于產(chǎn)品的局部（部分），同時也可用實線和點短線結(jié)合的方式申請外觀設(shè)計專利的肯定判決。

2.1? 從普通觀察者到新穎點測試法

早在1871年的Gorham案中，美國的外觀設(shè)計侵權(quán)比對就確立了“普通觀察者”的比對方法，即以一個普通觀察者的視角來確定兩設(shè)計在整體感官上是否相似，該標(biāo)準(zhǔn)至今仍在美國法院中廣泛適用，在1980年開始保護(hù)的局部外觀設(shè)計中，該標(biāo)準(zhǔn)也同樣適用，其內(nèi)涵和我國規(guī)定的“一般觀察者”標(biāo)準(zhǔn)基本相同，但在司法適用中有著一些差別。何為“普通觀察者”，最高法院在Gorham中的判決中指出，“他不是專家，專家是不會被欺騙的人;也不是專利律師，而是作為產(chǎn)品購買者的一種的一般觀察者”。這種“普通觀察者”測試法貫穿了美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定的整個歷史進(jìn)程。

在1984年的Litton案中，上訴法院在審判中表示“即使法院用普通觀察者的視角來比較兩個項目，但要發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，必須將它們的相似之處歸因于將特定部分與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別開來的新穎性”。也就是說判定兩個外觀設(shè)計侵權(quán)，首先要找出原告設(shè)計的新穎點，和被告設(shè)計進(jìn)行比較，只有二者既在新穎點上又在整體視覺上以“普通觀察者”視角觀察后一致的情況下，才可以判斷侵權(quán)的成立?？梢姡靶路f點測試法”的提出無疑為局部外觀設(shè)計專利侵權(quán)提供了很大的便利，但其弊端也很明顯，在適用“新穎點測試法”的情形下，權(quán)利人需要對自身設(shè)計所具有的新穎點進(jìn)行舉證，這無疑大大加重了權(quán)利人的舉證負(fù)擔(dān)。

再觀局部外觀設(shè)計，1998年的Goodyear案中，涉案局部外觀設(shè)計專利是輪胎的花紋，上訴法院接著又將該輪胎面的局部外觀設(shè)計進(jìn)行了分界，并命名為“產(chǎn)生特定外觀特征的比較”（a comparison of some of the features which give rise to those appearances），分別是胎肩、方形塊和凹槽，并在確定原被告設(shè)計整體感官足以造成混淆的情況下認(rèn)定由于指出的新穎點并不構(gòu)成相似，故兩個局部外觀設(shè)計不侵權(quán)。

2.2? 結(jié)合現(xiàn)有設(shè)計的普通觀察者標(biāo)準(zhǔn)的確立

使美國局部外觀設(shè)計乃至外觀設(shè)計侵權(quán)判定制度產(chǎn)生巨大變化的是2007年的Egyptian Goddess案，法院在判決中明確說明了“新穎點測試法”所具有的弊端，即在外觀設(shè)計專利可能存在好幾個新穎設(shè)計點的情況下，法院的注意力被限定在了被控侵權(quán)設(shè)計是否使用了該新穎點，而忽視了對外觀設(shè)計整體設(shè)計的考察。同時法院還認(rèn)為在現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展如此迅速的前提下，外觀設(shè)計上的設(shè)計空間已經(jīng)越來越狹窄，這就導(dǎo)致很多新設(shè)計是在組合現(xiàn)有設(shè)計的基礎(chǔ)上完成的，那么就這種組合本身，算不算一種新穎點，是需要考慮的。最終巡回法院確定了“現(xiàn)有設(shè)計背景下的普通觀察者”作為侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)。

在2015年的CROCS案中，上訴法院首先明確了在局部外觀設(shè)計的侵權(quán)判斷中，要始終以不同設(shè)計的外形為主要判斷對象，而不能將注意力過多地放在原告或被告的口頭描述和解釋中，避免可能會出現(xiàn)不適當(dāng)?shù)貜?qiáng)調(diào)設(shè)計的某個特定特征而忽略了對設(shè)計整體的審查。所以在侵權(quán)判斷的主要爭議焦點上，上訴法院認(rèn)為依然應(yīng)當(dāng)在結(jié)合現(xiàn)有設(shè)計背景的情況下堅持“普通觀察者測試法”，至于設(shè)計中的“新穎點”，理應(yīng)被拋棄。

2.3? 小結(jié)

經(jīng)過從“普通觀察者”到“新穎點測試法”再到“現(xiàn)有設(shè)計背景下的普通觀察者”，美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定制度也逐漸走向成熟。在上述兩案例中，上訴法院在比對已獲授權(quán)設(shè)計和被訴侵權(quán)設(shè)計時，均是只比對實線部分而并未將視角置于虛線表示的其他部分，同時在確定現(xiàn)有設(shè)計時，也并沒有要求其檢索范圍以涉案局部外觀設(shè)計為限，而是將其他范圍類內(nèi)的產(chǎn)品也納入了對比之中，可見美國的局部外觀設(shè)計相同或近似判定中并不僅僅局限在本產(chǎn)品上，這也表明了美國對局部外觀設(shè)計的保護(hù)重點在于設(shè)計而不是與其相結(jié)合的產(chǎn)品的理念。

可見，美國的司法實踐并沒有將局部外觀設(shè)計和整體外觀設(shè)計區(qū)分的過于明顯，最大的不同點就是在解釋權(quán)利要求的時候，局部外觀設(shè)計要考慮整體的比例、大小、位置等要求。真正的難點在于找到一個置于整體外觀設(shè)計和局部外觀設(shè)計都可以良好適用的侵權(quán)判定方法。

3? ? 借鑒：美國經(jīng)驗對我國的啟示

局部外觀設(shè)計由于其空間較小，在相同或近似判定中，相比整體外觀設(shè)計要考慮更多要素。應(yīng)針對授權(quán)外觀設(shè)計的虛線部分和被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比較，對局部外觀設(shè)計在整體外觀設(shè)計中的位置、大小以及比率關(guān)系等因素進(jìn)行綜合判斷。關(guān)于局部外觀設(shè)計的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，人們面臨的最大問題不是沒有可供使用的理論，而是缺乏對理論的統(tǒng)一認(rèn)識，正是由于缺乏統(tǒng)一認(rèn)識，才使得司法裁判中不同把握的出現(xiàn)。2006年以前我國采納的是“要部觀察、綜合判斷”的方法，由于“要部”的確定具有不確定性被廢除。從美國的侵權(quán)判斷發(fā)展過程，不難看出美國在侵權(quán)判定中是經(jīng)歷過過于注重部分的新穎性而忽視了整體性的彎路的，由“普通觀察者測試法”到“新穎性測試法”再到拋棄“新穎性測試法”的過程中，法院對于局部外觀設(shè)計保護(hù)側(cè)重點也在發(fā)生著從新穎性到創(chuàng)新性的變化。在Goodyear案中，“新穎點”測試法確實為容易分離外觀設(shè)計和現(xiàn)有設(shè)計的新穎性的簡單設(shè)計提供了很好的解決思路，一旦某外觀設(shè)計的新穎性特征不僅僅存在于一個現(xiàn)有設(shè)計，而是在多個現(xiàn)有設(shè)計的情況下，“新穎點”測試法就產(chǎn)生了偏離，因為現(xiàn)有設(shè)計的有機(jī)結(jié)合而不是簡單拼湊也同樣重要。在CROCS案中，法院堅持回歸了“普通觀察者”測試法，盡管在其中引入了更多的考量因素。所以在局部外觀設(shè)計侵權(quán)判定中，整體的感官效果依然重要，我國也不能在局部外觀設(shè)計創(chuàng)新點的尋找過程中，只將新穎點進(jìn)行清單式的列舉，會使得局部外觀設(shè)計侵權(quán)判定落入又一個“新穎點測試法”的窠臼。這一點也同樣值得思考，局部外觀設(shè)計作為未來外觀設(shè)計制度的新晉保護(hù)客體，在引入之后勢必會引起局部外觀設(shè)計專利申請量的井噴，我國現(xiàn)有的“整體觀察、綜合判斷”仍舊是一個抽象性較強(qiáng)的原則。首先，在“整體觀察、綜合判斷”和“創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)”的選擇中，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵在于保持一般消費(fèi)者視角不變的情況下，將產(chǎn)品的設(shè)計要部與被告產(chǎn)品的對應(yīng)部分進(jìn)行比對，若二者構(gòu)成相同或近似，則可以認(rèn)定侵權(quán)成立。對比來看，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的要求和美國的新穎點測試法十分相似，均是以設(shè)計之間的創(chuàng)新點作為比較的對象。值得肯定的是，此種判斷方法有助于增強(qiáng)權(quán)利人和研發(fā)者的創(chuàng)新意識，與外觀設(shè)計保護(hù)的宗旨較為一致。但其同時也存在和Litton案同樣的弊端，就是過度局限于某個點的判斷而忽略了整體上的差異性。

對于局部外觀設(shè)計而言，整體觀察的原則應(yīng)當(dāng)保留，而綜合判斷的要素應(yīng)當(dāng)予以變化，目前在司法實踐中，法院在判定侵權(quán)時注重的綜合判斷因素主要有設(shè)計空間、現(xiàn)有設(shè)計、功能性設(shè)計等要素，局部外觀設(shè)計的設(shè)計創(chuàng)新部分相對較小，很多情況下其本身就是設(shè)計要點，設(shè)計人員的創(chuàng)意基本都凝結(jié)在了該要點上，所以在觀察時，需要以實線部分為主，同時弱化虛線部分的指導(dǎo)作用。美國在實踐中，對于局部外觀設(shè)計侵權(quán)判定的做法是僅觀察實線部分，實線部分依“現(xiàn)有設(shè)計背景下的普通觀察者”標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為構(gòu)成實質(zhì)相似，則直接認(rèn)定侵權(quán)。結(jié)合我國現(xiàn)有外觀設(shè)計的侵權(quán)判定規(guī)則，本文認(rèn)為對于“創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)”的應(yīng)用，更多是對“整體觀察、綜合判斷”的補(bǔ)足，而不應(yīng)當(dāng)單獨(dú)成為一種侵權(quán)判定方法，尤其是在設(shè)計空間本就十分有限的局部外觀設(shè)計中。正如Crocs案判決所述，檢查外觀設(shè)計的新穎性特征是對比原設(shè)計和被訴侵權(quán)設(shè)計以及現(xiàn)有設(shè)計的重要環(huán)節(jié)，但是這種涉及幾個設(shè)計之間的比對，包括檢查其中的新穎性特征，應(yīng)當(dāng)作為普通觀察者法的一部分內(nèi)容來使用，而不能作為僅為了適用訴訟程序而將視角聚集在特定新穎點的獨(dú)立方法的一部分使用。也就是說，檢查創(chuàng)新性或者新穎性部分，也要作為整體判斷的方法的一部分進(jìn)行，而不能單獨(dú)在近似判定中使用。

4? ? 結(jié)語

局部外觀設(shè)計的侵權(quán)判定不僅是一個簡單的事實問題，其本質(zhì)涉及產(chǎn)品保護(hù)范圍的確定、法官判斷時的視角、相同或近似比對的標(biāo)準(zhǔn)等具體法律問題，深究起來并非易事。美國局部外觀設(shè)計侵權(quán)判定的發(fā)展歷程為我國提供了一條思路，但也應(yīng)當(dāng)明晰，知識產(chǎn)權(quán)作為一種激勵保護(hù)措施，其與地區(qū)的發(fā)展和政策是密不可分的，對于美國經(jīng)驗，應(yīng)當(dāng)在探究其制度原因和本質(zhì)的基礎(chǔ)上結(jié)合我國經(jīng)驗借鑒和學(xué)習(xí)，不應(yīng)完全照搬，不能將現(xiàn)有的“整體觀察、綜合判斷”規(guī)則完全摒棄。

[參考文獻(xiàn)]

[1]歐陽峰，劉宇暉，梁平.對外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的幾點質(zhì)疑[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2007（3）：38-40.

[2]胡充寒.外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定—理論與實務(wù)研究[M].北京：法律出版社，2010.

[3]林楠.外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)重構(gòu)[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2012（12）：93-97.

[4]胡充寒.外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定混淆標(biāo)準(zhǔn)的反思與重構(gòu)[J].法律適用，2010（6）：55-59.

[5]馬云鵬.外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定模式的比較與選擇[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2014（3）：85-89.