孫大勇

北京大成（深圳）律師事務(wù)所，廣東 深圳 518038

《中華人民共和國專利法》經(jīng)過第三次修改后明確規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)（現(xiàn)有設(shè)計(jì)）抗辯①。2010年4月28日，最高人民法院在主題為《能動(dòng)司法、服務(wù)大局，努力實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作新發(fā)展》的全國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作座談會(huì)上提出，被訴侵權(quán)人以實(shí)施抵觸申請中的技術(shù)方案或者外觀設(shè)計(jì)主張其不構(gòu)成專利侵權(quán)的，可以參照現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)予以評判。在2011年12月16日印發(fā)的《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》中，最高人民法院再次強(qiáng)調(diào)，可以參照現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)來評判抵觸申請抗辯。

最高人民法院的指導(dǎo)意見無疑對下級(jí)法院產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，上海市高級(jí)人民法院于2011年發(fā)布《專利侵權(quán)糾紛審理指引》，其中第十四條和第十九條分別規(guī)定：“在相同侵權(quán)中，被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請中的技術(shù)方案相同時(shí)，可類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯。被訴侵權(quán)人以實(shí)施的技術(shù)是抵觸申請中公開的技術(shù)方案主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，在相同侵權(quán)中才可以類推適用現(xiàn)有技術(shù)抗辯，且被控侵權(quán)技術(shù)方案與抵觸申請中公開的技術(shù)方案相同時(shí)，不侵權(quán)抗辯才能夠成立”和“被訴侵權(quán)人以其產(chǎn)品中的外觀設(shè)計(jì)屬于抵觸申請中公開的外觀設(shè)計(jì)主張不構(gòu)成侵權(quán)的，可以類推適用現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯。但以被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)屬于抵觸申請中公開的外觀設(shè)計(jì)與慣常設(shè)計(jì)的簡單組合為由，抗辯不構(gòu)成侵權(quán)的，抗辯不能成立”。北京市高級(jí)人民法院于2013年發(fā)布《專利侵權(quán)判定指南》，其中第一百二十七條條和第一百三十二條分別規(guī)定“被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施的是屬于抵觸申請的專利的，可以參照本指南第125條關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定予以處理”和“被訴侵權(quán)人主張其實(shí)施的是外觀設(shè)計(jì)專利的抵觸申請的，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)與抵觸申請進(jìn)行比對。被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)與抵觸申請相同或相近似的，被訴侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)”。

筆者認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件往往跟新發(fā)展的技術(shù)或者新產(chǎn)生的業(yè)務(wù)模式有關(guān)，立法時(shí)時(shí)刻刻跟新技術(shù)、新模式的發(fā)展亦步亦趨并兼具前瞻性實(shí)屬不易。在法無明文規(guī)定，最高人民法院又對新類型的案件的認(rèn)識(shí)尚未完全明了、不具備發(fā)布司法解釋的情況下，為避免一刀切或思慮不周所帶來的弊端，通過發(fā)布指導(dǎo)意見、講話的形式引導(dǎo)全國各級(jí)法院的司法判決，以便在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)為未來制定、發(fā)布司法解釋提供參考和案例基礎(chǔ)，該作法未嘗不可。

一、眾說紛紜，觀點(diǎn)爭鳴

有觀點(diǎn)認(rèn)為適用抵觸申請抗辯的理由是可以繞開國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的無效宣告審查，直接由法院判定被告不侵權(quán)，減少了專利無效審查環(huán)節(jié)，能夠減少被告的訟累。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，存在抵觸申請的情況下，說明原告用于起訴的專利屬于重復(fù)授權(quán)或者屬于應(yīng)當(dāng)被宣告無效的專利，人民法院對其不予保護(hù)具備法理基礎(chǔ)。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為被告不能適用抵觸申請抗辯，若被告確實(shí)認(rèn)為原告的專利存在抵觸申請的情形，應(yīng)當(dāng)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請宣告原告的專利無效，在技術(shù)審查方面，顯然國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局比法院更專業(yè)；繞開國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審查但卻在實(shí)質(zhì)上使得原告的專利成為一紙空文，客觀上剝奪了原告享有的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的行政審查救濟(jì)和北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、最高人民法院的行政訴訟救濟(jì)，使原告喪失至少三次程序利益，該作法有失公允。

二、適用抵觸申請抗辯的道德風(fēng)險(xiǎn)因素辨析

在關(guān)于專利侵權(quán)抗辯能否適用抵觸申請抗辯的問題上，筆者認(rèn)為：抵觸申請抗辯適用于專利侵權(quán)抗辯能夠很好的遏制抄襲與非正常申請專利的道德風(fēng)險(xiǎn)。一項(xiàng)好的技術(shù)一定要盡快申請專利，但一項(xiàng)技術(shù)從提出申請到最終專利授權(quán)往往需要6-36個(gè)月的時(shí)間。申請人提出申請后都會(huì)盡快的把專利技術(shù)推向市場，以爭取市場先機(jī)。一律要求專利申請人在專利授權(quán)之后才把產(chǎn)品推向市場不符合目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況。而在申請日之后、專利授權(quán)期間，模仿自不可避免，更有甚者在研究申請人的技術(shù)或者外觀設(shè)計(jì)后重新向國家專利局提出申請，利用國家專利局對實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的便利，讓在后申請通過審查并授權(quán)。雖然國家專利局已經(jīng)加大了初步審查力度，對明顯不具備新穎性的外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型予以駁回，但掛一漏萬，總有一部分在后申請通過了審查并得到授權(quán)。

在后申請的權(quán)利人一旦授權(quán)作為原告來打擊在先申請的專利權(quán)人以及其他的社會(huì)公眾時(shí)，能否在專利侵權(quán)訴訟中適用抵觸申請抗辯將變得極為重要。能適用抵觸申請抗辯，則在先專利權(quán)人以及其他社會(huì)公眾就能夠利用在先申請文件很快擺脫侵權(quán)訴訟或者侵權(quán)投訴，否則一律須經(jīng)過8個(gè)月左右的無效宣告審查程序，再回到侵權(quán)訴訟審查程序，產(chǎn)品的市場先機(jī)將可能消失殆盡。

另外，筆者認(rèn)為隨著跨境電商事業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)品走到國外將變得非常容易，申請國外或境外專利將成為中國生產(chǎn)者的又一重要選擇。如果在先申請的技術(shù)或者外觀設(shè)計(jì)被公開銷售后，有人將其在國內(nèi)惡意申請專利，并以此遏制在先申請人的產(chǎn)品制造和出口，在先申請人的利益將會(huì)受到非法侵害。按照我國目前的專利制度架構(gòu)，國外或者境外的在先申請尚無法構(gòu)成國內(nèi)在后專利的抵觸申請，無法用于將在后的國內(nèi)專利宣告無效。若又不允許比照抵觸申請排除國內(nèi)在后專利的侵權(quán)訴訟或者投訴的干擾，此舉必然會(huì)產(chǎn)生新的社會(huì)不公。

三、適用抵觸申請抗辯的必要性分析

有人可能會(huì)認(rèn)為，針對在后專利，筆者所舉的以上兩種情形均涉及到了在先制造或者在先公開銷售的問題，被控侵權(quán)人完全可以以先用權(quán)或者現(xiàn)有技術(shù)（包括現(xiàn)有設(shè)計(jì)，下同）抗辯來對抗在后申請人的專利侵權(quán)指控或者投訴，沒必要新設(shè)抵觸申請抗辯制度。對此筆者認(rèn)為，針對現(xiàn)有技術(shù)抗辯，從邏輯上講以上主張沒有問題，但從實(shí)踐角度尤其是證據(jù)的角度來講，以公開銷售證據(jù)來主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯具有非常大的難度。被告往往需要提供有關(guān)公開銷售的合同、廣告記錄、單據(jù)、付款憑證以及相互對應(yīng)的技術(shù)資料等。實(shí)踐中很多交易沒有合同；也不一定具有轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水等，例如現(xiàn)金交易；交易中一般也不提供有關(guān)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖紙或者六面視圖。況且很多被告也無法掌握其他人在先制造與銷售的相關(guān)證據(jù)。

針對先用權(quán)抗辯而言，首先先用權(quán)的抗辯主體僅限于申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用必要準(zhǔn)備的主體，而不是全部的社會(huì)公眾，有資格采用此抗辯的主體有限；其次，“申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用必要準(zhǔn)備”的事實(shí)舉證不易，同樣面臨著前述公開制造、銷售方面的舉證難題；再次，該抗辯成功的后果僅是“在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”，擴(kuò)大范圍經(jīng)營仍受到限制，即抗辯存在缺憾。

很顯然，先用權(quán)抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯的舉證具有很大難度和不確定性。允許采用抵觸申請抗辯將大大的降低被告的舉證難度，避免被告的合法權(quán)益受損。

四、結(jié)論

考慮到抵觸申請抗辯涉及到的在先申請和在后申請應(yīng)為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，由法院來判斷在先申請和在后申請是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，經(jīng)過前期對現(xiàn)有技術(shù)抗辯的司法適用，人民法院已經(jīng)有能力為之。因此在專利侵權(quán)抗辯中適用或者比照適用抵觸申請抗辯將會(huì)有利于遏制抄襲與非正常申請專利的道德風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國目前的基本國情。另鑒于，抵觸申請是《中華人民共和國專利法》中的一個(gè)特定的概念，若人民法院比照適用抵觸申請抗辯，例如深圳中院在一件名為“便攜式數(shù)碼顯微鏡”的外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案件②中，引證了一件我國臺(tái)灣地區(qū)的證書號(hào)為D118565的外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn)，判定涉外在先專利申請可以比照抵觸申請作不侵權(quán)抗辯，那么建議最高人民法院澄清或者設(shè)定專利侵權(quán)抗辯中適用抵觸申請或者比照適用抵觸申請這一抗辯的法定概念以及適用該種抗辯的條件，避免法律理論界和實(shí)務(wù)界在法理或者概念上的無謂紛爭。

注釋：

①《中華人民共和國專利法（2008修正）》第六十二條規(guī)定：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)．

②（2012）深中法知民初字第607號(hào)案．