李晶晶，杜驍勇

實用新型創(chuàng)造性的探討——由一件無效案例引發(fā)的思考

李晶晶，杜驍勇

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160）

由一件無效案例引發(fā)了對實用新型創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)如何把握的思考，從技術(shù)領(lǐng)域、最接近的現(xiàn)有技術(shù)、技術(shù)啟示三方面對實用新型創(chuàng)造性的判斷方法進(jìn)行了探討，闡述了對于實用新型專利在進(jìn)行創(chuàng)造性評判時所涉及的現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域以及對于相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)的考量，為實用新型的創(chuàng)造性評判提供參考。

實用新型創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)領(lǐng)域；電路模塊；電子閥門

1 引言

《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。從創(chuàng)造性的法條中不難看出，實用新型的創(chuàng)造性比發(fā)明的創(chuàng)造性少了“突出的”和“顯著”的要求，實用新型專利創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀诎l(fā)明專利創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)[1]。

近些年，以實用新型專利不具備創(chuàng)造性提出的無效案件數(shù)量不斷增加，如何對實用新型的創(chuàng)造性進(jìn)行準(zhǔn)確評判，客觀把握實用新型創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)內(nèi)一直關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

接下來，筆者通過一件無效案例來探討實用新型創(chuàng)造性的判斷方法。

2 案例介紹

復(fù)審無效案例[2]涉及申請?zhí)枮?01320826793.3的實用新型專利，權(quán)利要求如下。

充電器租售機(jī)的特征在于包括機(jī)柜1，機(jī)柜1上設(shè)有1個以上的充電模塊保管倉11，在充電模塊保管倉11中存放有移動充電模塊2；在機(jī)柜1上還設(shè)有支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊。

支付管理模塊識別管理用戶支付的費(fèi)用，并連接主控電路模塊，向主控電路模塊提供檢測識別信號；主控電路模塊管理控制電子閥門模塊；電子閥門模塊控制充電模塊保管倉的開啟，以及向主控電路模塊提供移動充電模塊是否放回充電模塊保管倉的存放檢測信號；電源模塊，用于為支付管理模塊、主控電路模塊和電子閥門模塊供電，同時為移動充電模塊充電。

根據(jù)權(quán)利要求2所述的充電器租售機(jī)，其特征在于，所述的硬幣識別模塊包括有硬幣尺寸檢測單元和檢測硬幣重量的壓力傳感器單元。

本實用新型專利的相關(guān)附圖如圖1所示。

圖1 充電器租售機(jī)

證據(jù)1（CN 203151138U）公開了一種電池充電機(jī)柜，相關(guān)附圖如圖2所示。

圖2 電池充電機(jī)柜

證據(jù)3（US 2011/0258251A1）公開了一種便攜電源發(fā)布系統(tǒng)，相關(guān)附圖如圖3所示。

證據(jù)6（CN 201489594U）公開了一種公交車硬幣檢偽裝置。

針對本實用新型專利（下稱“本專利”），請求人與專利權(quán)人之間的主要爭議焦點(diǎn)在于：①本專利涉及對手機(jī)、數(shù)碼設(shè)備充電服務(wù)的租售機(jī)，證據(jù)1涉及電動車電池的充電柜，本專利與證據(jù)1的所屬技術(shù)領(lǐng)域是否不同；②證據(jù)1和證據(jù)

3是否存在結(jié)合啟示；③證據(jù)6涉及用于公交車的硬幣檢偽裝置，是否能夠用于結(jié)合評述權(quán)利要求5的技術(shù)方案。

圖3 便攜電源發(fā)布系統(tǒng)

之后，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告決定（下稱第36684號決定），認(rèn)為本專利權(quán)利要求1保護(hù)一種給手機(jī)或數(shù)碼設(shè)備充電的充電器（移動充電模塊）的租售機(jī)，證據(jù)1公開一種對電動車或電動小車的電池提供充換電服務(wù)及收費(fèi)的電池充電機(jī)柜，證據(jù)1的電池充電機(jī)柜的整體架構(gòu)與本專利權(quán)利要求1中租售機(jī)的整體架構(gòu)基本相同，均包括機(jī)柜、一個以上的充電模塊保管倉、支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊。本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別在于：請求保護(hù)的主題不同，本專利權(quán)利要求1請求保護(hù)的是充電器租售機(jī)，其中相應(yīng)存放的是移動充電模塊，可以對移動充電模塊進(jìn)行租售；而證據(jù)1中公開的是電池充換電機(jī)柜，其中相應(yīng)存放的是電池，電池可以進(jìn)行交換。

由此可以確定權(quán)利要求1實際要解決的問題是：用戶可以取走移動充電模塊為手機(jī)、數(shù)碼設(shè)備充電或供電，使用后還可歸還（租模式），從而靈活、方便地對手機(jī)、數(shù)碼設(shè)備充電或供電。證據(jù)3公開了一種便攜電源發(fā)布系統(tǒng)，其中，公開了一種移動充電模塊（例如電源站1310）的付費(fèi)租借系統(tǒng)，可以租借并取走移動充電模塊為便攜電子設(shè)備供電或充電，使用后可歸還，從而能夠靈活、方便地對便攜電子設(shè)備供電或充電。因此，證據(jù)3中給出了對移動充電模塊進(jìn)行租借的啟示，在證據(jù)3給出的啟示的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到可以對證據(jù)1中的電池充換電機(jī)柜進(jìn)行改造，在其中存放移動充電模塊，從而實現(xiàn)對移動充電模塊的租借，至于售賣則是在租借的基礎(chǔ)上易于實現(xiàn)的常見的商業(yè)模式，對整體技術(shù)方案并未作出技術(shù)上的貢獻(xiàn)。因此，本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1和證據(jù)3的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

對于爭議焦點(diǎn)1，合議組認(rèn)為：移動充電模塊實質(zhì)上是可充電電池加上電源管理功能模塊而構(gòu)成的組件，無論是電動車電池還是移動充電模塊都是一種可再充電的、能夠給其他設(shè)備供電的電源組件，從可充電電池的領(lǐng)域來看證據(jù)1和本專利至少屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。

對于爭議焦點(diǎn)2，合議組認(rèn)為：證據(jù)3的電源站可被取走給便攜電子設(shè)備充電，其功能與本專利的移動充電模塊完全相同，盡管證據(jù)3具體租借的過程和整體架構(gòu)與本專利存在區(qū)別，但證據(jù)3已明確給出了可以租借移動充電模塊的啟示，在證據(jù)1公開的對可充電電池?fù)Q電使用的機(jī)柜的整體架構(gòu)的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到也可以使用該機(jī)柜來租借移動充電模塊。

對于爭議焦點(diǎn)3，合議組認(rèn)為：權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征被證據(jù)6公開，因此權(quán)利要求5不具備創(chuàng)造性。

3 案例淺析

筆者將從本案例所涉及的技術(shù)領(lǐng)域、最接近的現(xiàn)有技術(shù)、技術(shù)啟示三個方面對實用新型創(chuàng)造性判斷進(jìn)行探討。

3.1 技術(shù)領(lǐng)域

現(xiàn)有技術(shù)的所屬技術(shù)領(lǐng)域是實用新型創(chuàng)造性判斷需要重點(diǎn)考察的方面之一。因此，首先分析本專利、證據(jù)1、證據(jù)3以及證據(jù)6所涉及的技術(shù)領(lǐng)域。

《審查指南》規(guī)定了“發(fā)明或者實用新型的技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)是要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，而不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。該具體的技術(shù)領(lǐng)域往往與發(fā)明或者實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關(guān)”，“所屬技術(shù)領(lǐng)域是根據(jù)權(quán)利要求書中限定的內(nèi)容來確定的，特別是根據(jù)明確指出的那些特定的功能和用途以及相應(yīng)的具體實施例來確定的。審查員確定的表示發(fā)明信息的分類號，就是申請的主題所屬的技術(shù)領(lǐng)域”[1]。從《審查指南》給出的信息中可以看出，在確定一件專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域時，可以參考本專利的分類號信息以及根據(jù)權(quán)利要求所限定的內(nèi)容，結(jié)合技術(shù)方案所實現(xiàn)的特定的功能和用途來進(jìn)行 考慮。

具體到本案，本專利的分類號為G07F17/00：用于出租物品的投幣式設(shè)備，投幣式器具或設(shè)施。該分類下并沒有與本專利技術(shù)主題相對應(yīng)的小組位置，再進(jìn)一步結(jié)合本專利的技術(shù)方案，可以確定其技術(shù)領(lǐng)域涉及一種用于移動充電器的充電、租售設(shè)備。

證據(jù)1的分類號為H02J 7/00：用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置，該分類信息較為準(zhǔn)確地表達(dá)了證據(jù)1的技術(shù)主題，結(jié)合證據(jù)1的技術(shù)方案，可以確定其技術(shù)領(lǐng)域涉及一種用于電池組的可收費(fèi)充電機(jī)。因此，本專利與證據(jù)1所應(yīng)用的對象不同，不屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。最高人民法院在（2011）知行字第19 號行政裁定書中對相近技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了解釋，相近的技術(shù)領(lǐng)域一般指與實用新型專利產(chǎn)品功能以及具體用途相近的領(lǐng)域[3]，本專利保護(hù)的產(chǎn)品與證據(jù)1的產(chǎn)品僅在應(yīng)用對象上有所差別，一個用于對移動充電器進(jìn)行充電和租售，一個用于對電池組進(jìn)行充電和收費(fèi)。因此，可以確定證據(jù)1與本專利屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。

證據(jù)3的分類號為H02J 7/00：用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置，該分類信息相比證據(jù)3的技術(shù)主題較為上位，證據(jù)3公開了一種移動充電模塊（例如電源站1310）的付費(fèi)租借系統(tǒng)，可以租借并取走移動充電模塊為便攜電子設(shè)備供電或充電，使用后可歸還，從而能夠靈活、方便地對便攜電子設(shè)備供電或充電。因此，結(jié)合其技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途，可以確定其具體的技術(shù)領(lǐng)域為一種用于移動充電器的充電、租售設(shè)備，其與本專利屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域。

證據(jù)6公開了一種公交車硬幣檢偽裝置，結(jié)合分類號信息以及其技術(shù)主題，很容易就能判斷出其與本申請既不屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，也不屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。則其是否屬于相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域呢？最高人民法院在行政裁定書中指出：相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域一般指實用新型專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征所應(yīng)用的功能領(lǐng)域[3]。權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征所應(yīng)用的領(lǐng)域為硬幣識別領(lǐng)域，而證據(jù)6涉及的也是硬幣識別領(lǐng)域。因此，證據(jù)6的技術(shù)領(lǐng)域即為本專利的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域。

3.2 最接近現(xiàn)有技術(shù)

《審查指南》中指出：最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)[1]。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。而對于實用新型專利創(chuàng)造性的判斷，由于實用新型專利創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)。因此，一般首先關(guān)注其所屬的技術(shù)領(lǐng)域，即相同的技術(shù)領(lǐng)域。本無效案例以證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并且在決定中指出證據(jù)1所屬技術(shù)領(lǐng)域為本專利的相近技術(shù)領(lǐng)域。在判斷實用新型創(chuàng)造性時，對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇，只要現(xiàn)有技術(shù)中所公開的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)相同的功能，且公開了較多的技術(shù)特征，則也應(yīng)該考慮其相近的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。

3.3 技術(shù)啟示

《審查指南》中指出：對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載，促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的，可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域[1]。在采用“三步法”判斷實用新型專利創(chuàng)造性時，第三步判斷要求保護(hù)的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，該步驟就是要確定現(xiàn)有技術(shù)是否給出了將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。對于發(fā)明專利而言，在尋找解決其存在的技術(shù)問題的區(qū)別技術(shù)特征時，應(yīng)該考慮所有技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，即本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在除了相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域之外的其他技術(shù)領(lǐng)域中，尋找解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)手段。而對于實用新型專利而言，在尋找解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)手段時，需要考慮相同、相近、相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，縮小了實用新型在創(chuàng)造性判斷時所需要考慮的技術(shù)領(lǐng)域的范圍。

具體到本專利，證據(jù)3與本專利屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，其公開了本專利與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征，給出了對移動充電模塊進(jìn)行租售的技術(shù)啟示，由于其與本專利屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，因此，將其結(jié)合到證據(jù)1中得到本專利的技術(shù)方案，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。

證據(jù)6的技術(shù)領(lǐng)域為本專利的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域，創(chuàng)造性評判時，在相同技術(shù)領(lǐng)域沒有尋找到解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)手段時，需要進(jìn)一步擴(kuò)展技術(shù)領(lǐng)域，考慮產(chǎn)品的功能和具體用途類似的技術(shù)領(lǐng)域，以及技術(shù)手段的功能所在的技術(shù)領(lǐng)域。由于《審查指南》規(guī)定了在相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中尋找技術(shù)手段時，需要具有明確的技術(shù)啟示，因此，對比文件應(yīng)當(dāng)給予本領(lǐng)域技術(shù)人員更加明確的引導(dǎo)，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠更加容易得到本專利的技術(shù)方案。對于明確的技術(shù)啟示，一般要求該區(qū)別技術(shù)特征在相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的對比文件中被公開或直接、毫無疑義地確定，且具有相同的功能，當(dāng)其被用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)時不存在技術(shù)障礙。如果被相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)手段用于最接近現(xiàn)有技術(shù)時，還需要對該技術(shù)手段進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)才能結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)得到本專利，則需要謹(jǐn)慎考慮現(xiàn)有技術(shù)是否給出了明確的技術(shù)啟示。因此，筆者認(rèn)為在相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中尋找解決技術(shù)問題的技術(shù)手段時，一般不需要對技術(shù)手段進(jìn)行進(jìn)一步概括或擴(kuò)展之后再檢索。

4 結(jié)論

為了合理把握實用新型的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，需要對實用新型專利所屬技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行確認(rèn)，從相同的技術(shù)領(lǐng)域、相近的技術(shù)領(lǐng)域、相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中尋找合適的對比文件，由此對技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行限制，使得能夠評述實用新型創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的范圍被縮小。

對于實用新型專利來說，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，除了考慮相同的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)之外，還應(yīng)當(dāng)考慮與產(chǎn)品的功能和用途相近的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。

在相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中尋找解決其存在的技術(shù)問題的技術(shù)手段時，現(xiàn)有技術(shù)給出的技術(shù)啟示應(yīng)當(dāng)是明確的。明確的技術(shù)啟示可以理解為，區(qū)別技術(shù)特征在相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)中被公開或直接、毫無疑義地確定，且具有相同的功能，當(dāng)其被用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)時也不存在技術(shù)障礙。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南2010版［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：134，172，207，411-412.

［2］中華人民共和國最高人民法院（2011）知行字第19號行政裁定書［EB/OL］.［2018-05-09］http://rsj.xxz.gov.cn/ zwgk_170/ztzl/fzrsjs/201912/t20191220_1487885.html.

D923.42

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.12.063

2095－6835（2020）12－0142－03

〔編輯：張思楠〕