暢君元

【摘 要】科技的發(fā)展促使更多的產業(yè)向ICT領域轉型，越來越多的企業(yè)參與ICT領域標準的實施，在標準實施過程中，SEP專利權人與專利實施人就SEP許可談判出現(xiàn)了諸多問題。日本《專利法》規(guī)定日本專利局可以提供專利權范圍的官方意見書，并新建了一套咨詢意見制度，同時制定了《涉及標準必要專利的許可談判指南》保障該制度的實施。通過對我國現(xiàn)狀及問題進行分析，綜合我國具體國情，提出我國目前不必建立由國家專利主管部門負責管理與實施的咨詢意見制度，應當建立針對專利許可談判中SEP認定與評估的規(guī)范性流程，并且在制定相關規(guī)范時，關注SEP的國際統(tǒng)一性問題。

【關鍵詞】專利許可;標準必要專利;認定;評估;國際標準

1 問題的提出

隨著科技的進步，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算等高新技術深入人們的生活，出現(xiàn)了許多“傳統(tǒng)產業(yè)+新技術”的創(chuàng)新模式。在產品制造和服務提供領域，越來越多的企業(yè)需要參與制定或實施相應的技術標準。對于同處于ICT（Information and Communication Technology）領域的企業(yè)來說，相同行業(yè)的企業(yè)可以相對輕松地評估彼此擁有專利的價值，并且對本領域的專利許可費率擁有一定的共識，專利糾紛通?？梢酝ㄟ^企業(yè)間的專利交叉許可處理解決。專利的交叉許可不僅可以快速解決專利糾紛，還能降低企業(yè)的談判與訴訟成本，因此這種模式成為ICT企業(yè)解決專利糾紛時的首選方式。

然而，隨著“第四次工業(yè)革命”的到來，物聯(lián)網(wǎng)將萬物互聯(lián)，來自不同行業(yè)的公司都需要通過ICT技術接入互聯(lián)網(wǎng)。這就導致各個行業(yè)的企業(yè)都需要實施ICT領域的技術標準，從而需要進行SEP的許可談判。這些其他行業(yè)的企業(yè)本身并不持有ICT技術方面的專利，但卻必須使用這些專利，這就導致這些公司無法通過交叉許可的方式獲得標準必要專利（SEP，Standard Essential Patent）的使用權，只能通過一輪又一輪艱難的談判獲得專利權人的許可。由于談判雙方對ICT行業(yè)標準及必要專利的理解存在差異，所以實際增加了ICT標準必要專利權人與這些標準實施者的談判成本。

在專利權人及專利實施者就專利許可問題進行談判時，對于涉及的專利是否為SEP的判定，會對所涉專利的許可談判及許可費率產生極大的影響，對談判雙方都尤為重要。但現(xiàn)實生活中，對于那些中小規(guī)模企業(yè)，甚至是沒有實施過標準、未涉及SEP談判的傳統(tǒng)行業(yè)的公司而言，其與SEP專利權人對于標準及相關專利的理解必然存在一定的差距，而且專利許可費的確定目前也并沒有統(tǒng)一的標準，故在談判時會遇到層層阻力，出現(xiàn)各種難以解決的矛盾。

2 日本的做法

根據(jù)日本現(xiàn)行《專利法》第71條的規(guī)定，利益相關方可以請求日本專利局（JPO，Japan Patent Office）確定相關發(fā)明專利的技術范圍（包括與其他發(fā)明之間的關系等），并提供官方意見書[1]。2018年4月1日，JPO為強化并擴展這一制度，建立了一套新的咨詢意見制度（稱為判定制度），該制度主要規(guī)定通過JPO的咨詢意見判斷一件專利是否屬于SEP。2018年6月5日，為了使JPO的咨詢意見制度可以在SEP許可談判中起到更為重要的作用，JPO又發(fā)布了《涉及標準必要專利的許可談判指南》（簡稱《指南》），為相關權利人進行SEP許可談判提供指導意見。這些制度與《指南》的制定標志著JPO致力于為相關利益人提供一個簡單、迅速解決SEP爭議機制的方式，幫助相關權利人降低許可磋商成本，使其能夠繼續(xù)合理、高效地開展后續(xù)的工作。

JPO的意見書及判定結果雖然不具有法律約束力，但由于JPO的權威性和中立性，所以其對專利權范圍及專利是否為SEP的判定類似于我國的司法鑒定意見書，具有一定的權威性，是談判或訴訟的重要參考。同時，咨詢意見制度還有另外的優(yōu)勢，包括其流程便捷、速度快、費用低，對承受不起高額的談判、訴訟成本且時間緊迫的個人或中小企業(yè)尤為適合。

當然，日本律師聯(lián)合會在日本專利局對《標準必要專利的許可談判準則》進行意見征集時也提出了一些看法：第一，該準則的國際協(xié)調性考慮不足，適用的國際標準的范圍及對SEP的認定標準不夠明確，對于有無FRAND聲明對SEP許可的影響沒有涉及。第二，SEP的情況非常復雜，其許可談判應由企業(yè)雙方自主進行，而該指南的內容較為僵化，行政機關也有其自身的局限性和困難，這些因素不僅不會對談判起到積極的作用，反而會為雙方的許可談判帶來阻力。第三，《指南》與JPO的關系不明確，與其行政職能不能對應，可能導致指南執(zhí)行力度及效率受到影響。第四，《指南》對于具體步驟的規(guī)定過于詳細，有可能被不愿意進行談判的當事方惡意利用，通過利用《指南》的具體規(guī)定，當事方可以假意參與談判，實則在某些細節(jié)上做文章，結束談判或拖延時間[2]。

3 我國的現(xiàn)狀及困境

我國目前尚未出臺在專利許可過程中對SEP進行評估的程序及方法，也沒有明確規(guī)定由哪些主體對其進行認定和評估。實踐中，可以對SEP進行認定與評估的主體主要分為3類，分別為標準化組織、第三方評估機構及人民法院[3]。

首先，對標準化組織而言，雖然技術標準是其組織專家成員共同制定的，對標準的整體情況及其中專利技術的具體情況有一定的了解，但標準畢竟不是標準化組織直接制定的，標準化組織僅僅是標準制定的組織方，其內部的技術人員也不具備認定與評估SEP的能力[4]。同時，一個技術標準會涉及數(shù)量眾多的專利技術，也會涉及數(shù)量眾多的專利權人及專利實施人，此時可能涉及的專利許可情況也就千差萬別，復雜程度可想而知。如果重新組織標準組織成員對SEP進行認定，就會耗費標準化組織及其成員單位大量的時間與精力，根本無法實現(xiàn)。所以，在SEP許可實踐中，標準化組織幾乎不會對納入標準的專利技術的必要性進行認定。

其次，專利權人和專利實施人都可以聘請第三方評估機構對涉及的專利在標準中是否“必要”進行評估。實踐中，通常是爭議雙方單獨去聘請評估機構或者專家，單方面組織評估流程并支付費用[5]，所以導致最終出具的評估意見書可能存在傾向性問題，難以得到對方的認可。

最后，法院可以根據(jù)雙方的舉證情況對爭議專利是否屬于SEP做出判斷。但法官并不具備技術標準的相關專業(yè)知識，無法對其中具體的技術問題進行直接的判斷，還是需要借助于專業(yè)領域專家或機構的支持，如進行司法鑒定或聘請第三方評估機構進行評估。這就會產生額外的時間和金錢成本，不利于糾紛迅速、高效地解決。

4 解決對策

通過分析日本專利局解決相關利益人SEP的許可問題的實踐經驗及教訓，結合我國國情提出以下解決對策。

首先，我國不必建立由國家專利主管部門負責管理與實施的咨詢意見制度。國家專利主管部門有其固定的行政職責，SEP涉及的內容錯綜復雜，對處理時效要求較高，專利主管部門并不具備認定與評估SEP的職能屬性、工作時間及相關的技術實力。專利主管部門在SEP認定與評估的過程中，能夠起到的作用十分有限。所以，不建議由專利主管部門組織開展SEP的認定與評估工作，可以直接將此項內容交由爭議雙方自行解決。

其次，我國應建立針對專利許可談判中SEP認定與評估的規(guī)范性流程。許可談判本是專利權人與專利實施人之間的談判，是私主體間的市場行為，除非其談判行為出現(xiàn)違反法律法規(guī)的情形，不應對其有過多的限制或干預。但為了規(guī)范許可過程中SEP認定與評估流程，避免當事人不想?yún)⑴c談判、惡意拖延時間或破壞談判機會，制造善意談判的假象，還需結合我國國情制定類似于日本《標準必要專利的許可談判準則》的規(guī)范性流程，包括聘請第三方評估機構或司法鑒定機構的程序及要求、雙方當事人應提供的材料要求及時限等，通過嚴格的流程控制，實現(xiàn)快速解決糾紛的目的。

最后，在制定相關規(guī)范時，還應關注SEP的國際統(tǒng)一性問題，尤其是涉及國際標準的專利一般都會在多個國家申請并獲得專利權。雖然知識產權存在地域性的特征，相關權利及立法情況在各個國家也不盡相同，但在進行SEP認定、評估與許可費確定時，還是應當將國際因素考慮進去，明確對國際考察內容及流程的要求，以實現(xiàn)與國際標準的統(tǒng)一。

參 考 文 獻

[1]電子政府的e-Gov法律檢索.日本專利法（生效日期：1991年7月1日）[EB/OL].https：//elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail？lawId=334AC0000000121#F，2019-10-19.

[2]日本律師協(xié)會聯(lián)合會.關于“標準必要專利的許可談判準則”的意見書[EB/OL].https：//www.nichibenren.or.jp/ac-tivity/document/opinion/year/2017/171114.html，2019-10-20.

[3]張偉昌.標準必要專利認定問題研究——以無線星球訴華為案為考察[D].廈門：廈門大學，2018.

[4]徐曾滄.WTO背景下技術標準中專利并入的法律問題研究[D].上海：華東政法大學，2008.

[5]王學先，楊異.技術標準中必要專利的認定[J].學術論壇，2011（10）：42.