(湘潭大學 湖南 湘潭 411100)

一、不具加害故意的商標在后使用人的概念

(一)在先申請人與在后使用人

在先申請人與商標專用權人是兩個不同的概念，前者尚未獲得權利，只是一種對財產(chǎn)的先占利益，尚未上升到權利層面，不具有法定性。而商標權人是商標的所有權人。商標權具有堅硬的權利外觀，如果發(fā)生未經(jīng)授權使用商標的行為被認定為侵權的可能性很高，法官進行利益權衡的天平通常會傾向權利人。在后使用人是相對于在先申請人而言，其使用商標的行為后于在先申請人。商標使用是指為建立商標與其商譽之間的來源識別性，對商標價值進行實際投入。

(二)不具加害的故意在知識產(chǎn)權領域，對過錯的討論主要集中于“知情說”和“故意加害說”

“知情”說的主要觀點就是知情即非善意，即使用人對于商標權的存在是知曉的，認定為非善意，即有惡意?！肮室饧雍φf”指的是僅僅知情是不夠的，還應當有加害的故意。此處的加害指的是對商譽的加害，具體指通過模仿等行為，對他人的商品或服務進行指向性的復制，從而將其經(jīng)濟利益嫁接到自己身上。故意加害說的本質(zhì)是搭便車行為，是對他人商譽的攀附，并對他人商譽造成一定的損害。與上述故意不同，不具加害的故意是指由于客觀能力或認識水平不足，導致未發(fā)現(xiàn)在先申請行為而進行使用。故意加害說在美國司法實踐中甚為盛行，美國第十巡回上訴法院在 GTE v.Willianms 案中認為，“后使用人知曉他人對商標的使用當然可以推定惡意……但單純知情不應該關閉對“善意”的進一步調(diào)查。最終的檢驗標準在于，后使用人是否具有在先使用人名譽或商譽的故意”。①

二、利益平衡理論和拒絕禁令制度

利益平衡理論是知識產(chǎn)權糾紛處理的核心框架。該理論肇始于英國1862年Cartier v.Carlie案所確立商標財產(chǎn)屬性，商標因使用獲得市場認知而成為財產(chǎn)的邏輯，已被普遍接受。②商標在先申請人與善意在后使用人的利益沖突歸根結底是在先財產(chǎn)利益與在后投資利益的沖突。原則上，傳統(tǒng)財產(chǎn)法的處理方式是保護在先財產(chǎn)的優(yōu)先權。

為避免上述框架導致明顯的有失公允，借鑒知識產(chǎn)權法中的拒絕禁令救濟制度予以平衡。拒絕禁令救濟，即權利人遭受侵權時可請求被告停止侵權行為，這被稱做禁令；然而，若發(fā)布禁令對被告帶來的損失遠遠大于原告遭受的損失，法院也可能會拒絕禁令救濟請求，不會強迫被告停止侵權行為，而是要求被告支付原告損害賠償。

三、不具加害故意的商標在后使用人風險防控建議

(一)注意搜集在先使用證據(jù)，降低賠償風險

不管是從訴訟或風險防范的角度，搜集、保留證明自身不具惡意的證據(jù)是排除成立惡意侵權的關鍵。商標已在先申請的狀態(tài)可能由于各種原因不能被發(fā)現(xiàn)，但往往申請人在申請之后獲得商標權之前就會實際使用商標，典型如其宣傳行為、銷售行為。細言之，如公開的、大量的廣告投放行為或在實體店、網(wǎng)絡店鋪存在一定規(guī)模的銷售記錄。如果出現(xiàn)上述情況，則很難認為在后使用人不知道在先申請人的存在，則判定在后使用人存在惡意的可能性就非常大。如出現(xiàn)上述情況，在后使用人應當暫停對標的商標的進一步投入，盡早與該在先使用者溝通了解其是否已經(jīng)申請商標注冊，如存在在先申請行為并且先申請人還實際使用了商標，則很難排除在后使用人不具惡意。

(二)利用拒絕侵權禁令救濟制度，保證商標繼續(xù)合法使用

在判斷是否構成知識產(chǎn)權侵權時，主觀上是否具有惡意并不是侵權的必要構成要件，但其卻為是否需要進行賠償、是否適用禁令的重要權衡依據(jù)。在我國司法實踐中也存在一些法院拒絕發(fā)布禁令救濟的專利侵權案件。如著名的微信商標案中，一審判決法官之所以依據(jù)《商標法》第十條第一款第(八)項，認定在先申請行為具有“其他不良影響”的情形，否定原告在先申請利益。二審法院雖否定了適用公序良俗申請條款的適用，但卻用缺乏顯著性否定了原告利益，推其根源都是源于騰訊公司毋庸置疑的善意和前期巨大的對商標價值的投入。這是構成得以繼續(xù)合法使用商標的重要因素。我國在證明構成拒絕侵權禁令方面尚沒有明細的證明標準，可以借鑒美國相關經(jīng)驗。2006年的eBay專利侵權案是拒絕禁令救濟的典型案例，聯(lián)邦最高法院將衡平法的規(guī)則直接造用于該案中。即使被訴侵權行為成立，也不意味著原告一定能夠獲得禁令救濟，發(fā)布禁令之前，法院應當考慮此等因素，如原告是否因此遭受了難以彌補的損失、原告的損失是否可用金錢賠償彌補、發(fā)布禁令是否會損害公共利益及發(fā)布禁令對雙方的利弊等等。需要注意的是，上述因素沒有一個可以單獨成為決定性因素，而需要法院綜合權衡。在后使用人應按照上述因素清單盡量收集相關證據(jù)，以證明禁令發(fā)布的不合理性。

(三)商討建立商標共存模式，實現(xiàn)雙方利益共贏

世界知識產(chǎn)權組織(WIPO)指出，“商標共存是指兩個不同的企業(yè)在同一種商品或服務上使用相同或近似的商標而不必然影響各自商業(yè)活動的情形。”我國目前的立法和司法現(xiàn)狀中對商標共存這一法律問題較為模糊，并沒有作出明確的規(guī)定。學界通過對比分析和類型化研究對商標共存的認定因素進行了歸納，可資參考。首先是混淆可能性，其在共存判定中起到非常重要的作用，但應當明確混淆并不意味著不能共存，如果存在特定的歷史原因，使用人善意并長期的使用商標的，商標共存應當容忍一定程度的混淆；第二是特定歷史的條件，應當考察該商標的具體使用時間、具體使用的地理區(qū)域、商譽的大小和客觀市場的劃分。第三，是否不具加害的故意。此處的判斷過錯的標準應當采用惡意加害說，因為惡意加害說不僅考察商標使用人是否知曉，還在知曉的基礎上進一步考察是否有有損害他人商譽的故意，是否有搭便車和攀附他人商譽的故意，當存在這些故意時才應當判定侵權。最后，商標共存協(xié)議的效力，注意避免存違反合同法強制性規(guī)定。③基于以上四點嘗試訂立商標共存協(xié)議，在雙方都獲得商標權的基礎上實現(xiàn)共贏，相比于傳統(tǒng)的支付許可費方式更為經(jīng)濟。

【注釋】

①黃武雙,劉維.商標共存：原理與判例[M].法律出版社.2013:53.

②黃武雙,阮開欣.商標申請人與在后使用人利益的沖突與權衡[J].知識產(chǎn)權,2015(04):45-52.

③趙振芳.商標共存的認定標準及法律完善[D].華東政法大學,2018.