苗曉靜

一、創(chuàng)造性的定義和審查標(biāo)準(zhǔn)

《專利審查指南》（2010 版）及《專利法》中規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。

根據(jù)《專利審查指南》（2010 版）關(guān)于“創(chuàng)造性”的定義可知，在判斷一件發(fā)明申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)判斷兩方面內(nèi)容，分別為：①判斷該發(fā)明申請(qǐng)是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；②判斷該發(fā)明申請(qǐng)是否具有顯著的進(jìn)步。

一般情況下，在判斷一件發(fā)明申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性時(shí)，應(yīng)先判斷該發(fā)明申請(qǐng)是否滿足條件①，只有在該發(fā)明申請(qǐng)滿足條件①的前提下，才會(huì)繼續(xù)判斷該發(fā)明申請(qǐng)是否滿足條件②，而且通常條件②相對(duì)容易判斷，因此，在判斷一件發(fā)明申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性時(shí)，關(guān)鍵點(diǎn)就落在了判斷該發(fā)明申請(qǐng)是否滿足條件①。

根據(jù)《專利審查指南》（2010 版）中的規(guī)定，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)。而根據(jù)《專利審查指南》（2010 版）中的記載，要判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，就是采用經(jīng)典的“三步法”進(jìn)行顯而易見(jiàn)性判斷，其最后落腳點(diǎn)就是要判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。

也即，上面創(chuàng)造性的判斷過(guò)程可以總結(jié)成以下思路：判斷是否具備創(chuàng)造性→判斷是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)→判斷相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)→判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。

可見(jiàn)，在判斷一件發(fā)明申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性時(shí)，落腳點(diǎn)就是要判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。根據(jù)《專利審查指南》（2010 版）中的記載，現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示共有以下3 種情況：

(1)區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)；

(2)區(qū)別技術(shù)特征被對(duì)比文件1（以下簡(jiǎn)稱D1）中的其他相關(guān)方案公開；這里的“公開”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同；

(3)區(qū)別技術(shù)特征被其他對(duì)比文件（如對(duì)比文件2，以下簡(jiǎn)稱D2）公開；這里的“公開”是指，特征相同且特征在各自文件中所起的作用也相同。

因此，審查員在認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示時(shí)，只要采用上面三種理由的任意一種即可。

通過(guò)對(duì)平時(shí)遇到的審查意見(jiàn)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)審查員找不到滿足上面理由(2)或理由(3)的證據(jù)時(shí)，通常都會(huì)采用上面理由(1)給出現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示的結(jié)論。而上述理由(1)恰恰是導(dǎo)致創(chuàng)造性評(píng)述結(jié)論容易存在“主觀性”的罪魁禍?zhǔn)?。這是因?yàn)椋河捎趯?duì)“公知常識(shí)”的認(rèn)定往往不可避免地存在主觀因素，進(jìn)而使得創(chuàng)造性的評(píng)述不可避免地也容易引入審查員的主觀思維。

目前，對(duì)“公知常識(shí)”較為統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)是其包括兩部分內(nèi)容，一部分是字面記載的內(nèi)容，如教科書上記載的內(nèi)容；另一部分是本領(lǐng)域的技術(shù)人員經(jīng)?；驊T用采用的技術(shù)手段，也即本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段（有時(shí)也稱慣用技術(shù)手段）。所以目前的一些審查意見(jiàn)中，一部分是采用“公知常識(shí)”進(jìn)行評(píng)述的，一部分是采用“公知常識(shí)”的下位概念“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”進(jìn)行評(píng)述的。而由于審查員使用“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”這一理由在理論上不擔(dān)負(fù)舉證的責(zé)任，因此，“公知常識(shí)”的下位概念“本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段”常常被使用。

此外，關(guān)于創(chuàng)造性的評(píng)述容易存在主觀性的另一個(gè)原因，還在于創(chuàng)造性的評(píng)述理論上應(yīng)該是以申請(qǐng)日之前的視角進(jìn)行審視，但是在實(shí)際審查操作中由于無(wú)法做到這一點(diǎn)（一般都是在發(fā)明公開之后也即得知發(fā)明內(nèi)容之后進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)述），因此，不可避免地容易對(duì)創(chuàng)造性的估計(jì)偏低，進(jìn)而犯“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。

二、“公知常識(shí)”出現(xiàn)的幾種常見(jiàn)場(chǎng)景

通過(guò)對(duì)審查員以“區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)”為理由否定專利申請(qǐng)創(chuàng)造性的情形進(jìn)行總結(jié)分析后發(fā)現(xiàn)，大致存在以下兩種典型場(chǎng)景：

(1)區(qū)別技術(shù)特征相對(duì)于對(duì)比文件已經(jīng)公開的特征屬于替代方案，故區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的方案，因此區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。

(2)區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)選擇，在對(duì)比文件公開的內(nèi)容前提下，所述區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理的推理、判斷和實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫降姆桨浮?/p>

三、關(guān)于被認(rèn)定為“公知常識(shí)”的答辯思路

下面結(jié)合兩個(gè)具體的案例對(duì)上面兩種典型場(chǎng)景的答辯思路進(jìn)行說(shuō)明。

（一）案例1

一種平面靶材的磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)，其特征在于，包括：第一級(jí)磁鐵陣列和第二級(jí)磁鐵陣列，且第一級(jí)磁鐵陣列和第二級(jí)磁鐵陣列相互垂直，第一級(jí)磁鐵陣列通電，第二級(jí)磁鐵陣列斷電，形成平行于靶材的一級(jí)刻蝕跑道；第二級(jí)磁鐵陣列通電，第一級(jí)磁鐵陣列斷電，形成垂直于一級(jí)刻蝕跑道的二級(jí)刻蝕跑道。

D1 公開了“一種可升降的移動(dòng)式磁鐵組，包括：磁性裝置、平移裝置和升降裝置；借助該平移裝置及升降裝置，使該磁性裝置可水平與直立地移動(dòng)，進(jìn)而調(diào)整該磁性裝置的磁場(chǎng)覆蓋該靶材的區(qū)域，使該靶材可更均勻地被濺射，以達(dá)到延長(zhǎng)靶材使用壽命的目的?！?/p>

該申請(qǐng)和D1 的區(qū)別技術(shù)特征為：本申請(qǐng)采用的是相互垂直的第一級(jí)磁鐵陣列和第二級(jí)磁鐵陣列，第一級(jí)磁鐵陣列通電，第二級(jí)磁鐵陣列斷電，形成平行于靶材的一級(jí)刻蝕跑道；第二級(jí)磁鐵陣列通電，第一級(jí)磁鐵陣列斷電，形成垂直于一級(jí)刻蝕跑道的二級(jí)刻蝕跑道。

審查意見(jiàn)中認(rèn)為：盡管D1 是通過(guò)一組磁性裝置既可水平移動(dòng)又可直立移動(dòng)實(shí)現(xiàn)提高靶材刻蝕均勻性和提高靶材利用率的，但是對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，采用兩組相互垂直的磁性裝置，使其中一組通電形成一級(jí)刻蝕跑道，再使另一組通電形成垂直于一級(jí)刻蝕跑道的二級(jí)刻蝕跑道也是通過(guò)磁性裝置的移動(dòng)以調(diào)整磁場(chǎng)覆蓋靶材的區(qū)域以使得靶材更均勻地被建設(shè)以達(dá)到延長(zhǎng)靶材使用壽命的目的，且該方案實(shí)質(zhì)上是利用相互垂直的兩組磁鐵矩陣在相互垂直的兩個(gè)方向上的移動(dòng)實(shí)現(xiàn)的，因此利用該方案代替使可在水平和豎直方向均可移動(dòng)的一組磁性裝置以達(dá)到提高靶材刻蝕均勻性和提高靶材利用率的技術(shù)問(wèn)題是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，其技術(shù)效果也是可以預(yù)期的。

通過(guò)對(duì)審查意見(jiàn)進(jìn)行分析可知，該審查意見(jiàn)屬于上面兩種情形中的第(1)種情形，也即審查意見(jiàn)認(rèn)為本申請(qǐng)和D1 的區(qū)別技術(shù)特征相對(duì)于對(duì)比文件已經(jīng)公開的特征來(lái)說(shuō)，屬于替代方案，故上述區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的方案，因此上述區(qū)別技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。

筆者認(rèn)為，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征屬于解決相同問(wèn)題的替代方案的審查意見(jiàn)答復(fù)，可以從兩個(gè)方案解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)原理（也即方案出發(fā)點(diǎn)）是否相同進(jìn)行考慮。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，假設(shè)目前需要解決的技術(shù)問(wèn)題是如何提高跑步速度，方案1 是增加肌肉力量；方案2 是提高步頻。對(duì)于方案1 和方案2 來(lái)說(shuō)，雖然兩者都是解決如何提高跑步速度的問(wèn)題，但是兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)卻不同，由于通過(guò)肌肉力量的方式是通過(guò)改變身體內(nèi)在素質(zhì)的方式，而通過(guò)提高步頻屬于使用技巧或策略的方式，因此兩個(gè)方案解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)原理也即兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)不同。

再舉個(gè)反面的例子，假設(shè)目前需要解決的技術(shù)問(wèn)題同樣是如何提高跑步速度，方案3 是穿上舒服的跑步鞋，方案4 是穿上透氣的短褲。對(duì)于方案3 和方案4 來(lái)說(shuō)，雖然兩者都是解決如何提高跑步速度的問(wèn)題，但是兩個(gè)方案解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)原理卻比較相似，由于穿上舒服的跑步鞋和穿上透氣的短褲都屬于通過(guò)改變運(yùn)動(dòng)裝備的手段使得跑步速度得以提升，因此兩個(gè)方案解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)原理也即兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)相同或類似。

因此，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征屬于解決相同問(wèn)題的替代方案的審查意見(jiàn)答復(fù)，若可以分析出兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)不同，則可以爭(zhēng)辯區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對(duì)比文件之后容易想到的特征，因此區(qū)別技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。

現(xiàn)在結(jié)合上面的案例1 進(jìn)行分析后可知，雖然兩個(gè)方案解決的問(wèn)題相同，但是兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)不同，一個(gè)是通過(guò)改變外部條件，一個(gè)是通過(guò)改變磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)本身?xiàng)l件。具體地，D1 通過(guò)改變外部條件，即利用平移裝置和升降裝置來(lái)使得磁性裝置達(dá)到覆蓋靶材不同區(qū)域的目的。而本申請(qǐng)通過(guò)改變自身?xiàng)l件，即使得磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)包括相互垂直的第一級(jí)磁鐵陣列和第二級(jí)磁鐵陣列，形成相互垂直的一級(jí)刻蝕跑道和二級(jí)刻蝕跑道，進(jìn)而達(dá)到靶材刻蝕均勻的目的?？梢?jiàn)，由于兩個(gè)方案的出發(fā)點(diǎn)不同，因此就有理由爭(zhēng)辯上述區(qū)別技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對(duì)比文件之后容易想到的特征，因此上述區(qū)別技術(shù)特征不能認(rèn)定為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。

（二）案例2

一種信息展示系統(tǒng)，包括：分層單元，適于設(shè)定所述展示窗口的Z 軸坐標(biāo)小于桌面背景的Z 軸坐標(biāo)，并且大于桌面元素的Z 軸坐標(biāo)；所述桌面元素包括存放在桌面上的文件、快捷方式，以及用戶打開的非展示窗口；其中，Z 軸是從屏幕上垂直向屏幕外延伸的一個(gè)虛擬坐標(biāo)軸，所述展示窗口、桌面背景，以及桌面元素在Z 軸方向上的順序?qū)?yīng)于其Z 軸坐標(biāo)。

審查意見(jiàn)提到，D3 公開了一種安裝時(shí)鐘軟件WinClock Plus，圖1 為軟件安裝后的“時(shí)鐘窗口”。由圖1 可知，D3 公開的“時(shí)鐘窗口”位于桌面元素（桌面元素指桌面上的文件或快捷方式等）之上。

圖1 時(shí)鐘窗口

本申請(qǐng)和D3 的區(qū)別技術(shù)特征為：本申請(qǐng)中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，D3 公開的“時(shí)鐘窗口”位于桌面元素之上。

審查意見(jiàn)中認(rèn)為，展示窗口和桌面元素在Z 軸上的坐標(biāo)關(guān)系只有兩種：“展示窗口在桌面元素之上”和“展示窗口在桌面元素之下”，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理地推理、判斷和實(shí)驗(yàn)，而將展示窗口設(shè)置在桌面元素之下或者之上都是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)選擇，屬于公知常識(shí)。

通過(guò)對(duì)審查意見(jiàn)進(jìn)行分析可知，該審查意見(jiàn)屬于上面兩種情形中的第(1)種，也即審查意見(jiàn)認(rèn)為本申請(qǐng)和D3 的區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)選擇，在D3 公開的內(nèi)容的前提下，所述區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理地推理、判斷和實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫降姆桨浮?/p>

筆者認(rèn)為，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征看似為兩種或多種常規(guī)選擇中的一種或多種時(shí)，可以從各個(gè)方案能夠帶來(lái)的效果層面分析，若能找到本申請(qǐng)方案的效果明顯優(yōu)于其他方案的證據(jù)時(shí)，則可以否定這種結(jié)論。

例如，假設(shè)對(duì)比文件公開了方案A，本申請(qǐng)公開了方案B，而方案A 和方案B 之間的關(guān)系屬于非A 即B 的選擇性方案。此時(shí)，若能夠找到方案B 的效果明顯優(yōu)于方案A 的證據(jù)，則可以說(shuō)明本申請(qǐng)?zhí)峁┑姆桨窤 不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)選擇。理由可以是：如果方案A 屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)技術(shù)選擇，且這種選擇還具有明顯優(yōu)于方案B 的技術(shù)效果，那么為何這樣的方案不被現(xiàn)有技術(shù)所采用？這樣的事實(shí)明顯有悖于審查意見(jiàn)中認(rèn)定的“常規(guī)技術(shù)選擇”。

因此，對(duì)于在對(duì)比文件公開的內(nèi)容的前提下，區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理地推理、判斷和實(shí)驗(yàn)?zāi)軌虻玫降姆桨傅膶彶橐庖?jiàn)答復(fù)，若可以分析出區(qū)別技術(shù)特征具有明顯優(yōu)于對(duì)比文件方案的效果，則可以爭(zhēng)辯區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理地推理、判斷和實(shí)驗(yàn)就能夠得到的方案，因此區(qū)別技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)選擇。

現(xiàn)在結(jié)合上面的案例2 進(jìn)行分析后可知，本申請(qǐng)中的“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，相對(duì)于D3 中的時(shí)鐘窗口位于桌面元素之上，具有如下的有益效果：

第一，本申請(qǐng)中的“展示窗口”位于桌面元素之下，因此“展示窗口”不會(huì)遮擋桌面元素。這樣在視覺(jué)上，既不遮擋用戶視線，方便用戶快速查找到桌面上的相關(guān)文件，給人的感覺(jué)也比較舒服，顯得不雜亂。

第二，本申請(qǐng)將“展示窗口”位于桌面背景之上且位于桌面元素之下，是為了使得“展示窗口”盡可能地和“桌面背景”進(jìn)行融合，從而使得桌面元素凸顯出來(lái)，進(jìn)而使得“展示窗口”不影響用戶對(duì)桌面元素的操作。這里所述的“影響用戶對(duì)桌面元素的操作”并不是指“用戶無(wú)法操作桌面元素”，而是指造成了用戶操作上的不方便，包括不方便找到桌面元素，以及由于“時(shí)鐘窗口”的遮擋，造成的對(duì)桌面元素的點(diǎn)擊不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的多次點(diǎn)擊才能打開的情況。此外，本申請(qǐng)將“展示窗口”位于“桌面背景”之上，使得“展示窗口”和“桌面背景”盡量相融合，是因?yàn)椋赫故敬翱谡故镜囊话愣际翘嵝研畔?，而很少是操作信息，因此“展示窗口”和“桌面背景”的功能很類似，它們兩者相鄰層設(shè)置，比較容易融合在一起，視覺(jué)上看著比較舒服，且這樣“展示窗口”不會(huì)遮擋“桌面背景”，一舉兩得。

可見(jiàn)，上面清楚說(shuō)明了該申請(qǐng)區(qū)別技術(shù)特征具有明顯優(yōu)于D3 方案的效果，且充分論證了這種效果產(chǎn)生的原因。因此，基于上述理由就可以爭(zhēng)辯上述區(qū)別技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過(guò)合理地推理、判斷和實(shí)驗(yàn)就能夠得到的方案，因此上述區(qū)別技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)選擇。

四、思考與啟示

對(duì)于屬于本領(lǐng)域的“公知常識(shí)”這一問(wèn)題，審查員特別容易犯“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤，而且由于審查員是在得知本申請(qǐng)和對(duì)比文件之后的思路倒推，所以評(píng)述起來(lái)一般也顯得特別合情合理，無(wú)懈可擊，所以針對(duì)這種情況，代理師一定不要被審查員的思路帶偏，而要時(shí)刻提醒自己本申請(qǐng)和對(duì)比文件存在技術(shù)方案上的區(qū)別，并盡量從這種區(qū)別出發(fā)，尋找本申請(qǐng)為什么會(huì)存在這種區(qū)別（出發(fā)點(diǎn)）以及這種區(qū)別的優(yōu)勢(shì)到底是什么（效果），進(jìn)而找到突破口，有理有據(jù)地進(jìn)行反駁。